Рішення № 9569371, 06.04.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 18/30706.04.10 За позовом          Відкритого акціонерного товариства «Молочник»; До                    Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Петра»

(відповідач 1);

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України (відповідач 2);

Про                    визнання недійсним патенту на промисловий зразок №15234 та спонукання до

виконання дії;

Суддя Мандриченко О.В.

Представники

Від позивача:                    Спиридонова К.С., представник, довіреність №27 від 01.07.2009 р.;

Від відповідача 1:          Контарєва С.О., представник, довіреність б/н від 16.02.2010 р.;

Від відповідача 2:          не з'явились;

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2008 р. порушено провадження у справі №18/307, справа призначена слуханням на 16.10.2008 р.

Справа, в порядку статті 77 ГПК України, була відкладена слуханням: з 16.10.2008 р. до 13.11.2008 р., з 20.11.2008 р. до 16.12.2008 р., з 16.12.2008 р. до 22.01.2009 р., про що господарським судом винесені відповідні ухвали.

На підставі статті 77 ГПК України у справі з 13.11.2008 р. до 20.11.2008 р. була оголошена перерва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2008 р. до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на боці відповідача 1 залучено Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма «Моліс».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2009 р. провадження у справі було зупинене, у зв’язку з призначенням у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності до закінчення її проведення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2010 р. провадження у справі поновлено, справа призначена слуханням на 18.02.2010 р.

Справа, в порядку статті 77 ГПК України, була відкладена слуханням: з 18.02.2010 р. до 11.03.2010 р., з 11.03.2010 р. до 23.03.2010 р., з 23.03.2010 р. до 06.04.2010 р., про що господарським судом винесені відповідні ухвала вид 18.02.2001 р., від 11.03.2010 р. та від 23.03.2010 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.03.2010 р. замінено неналежного відповідача –Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче об’єднання «Моліс», на належного –Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Петра», виключивши останнього з участі у справі як третю особу без самостійних вимог на предмет спору.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить визнати недійсним патент на промисловий зразок №15234 від 25.10.2007 р.; зобов”язати відповідача 2 здійснити публікацію в офіційному бюлетені про визнання недійсним патенту на промисловий зразок №15234; стягнути з відповідачів витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу з мотивів, вказаних у позовній заяві.

У судових засіданнях представник позивача позовні вимоги підтримав, просив позов задовольнити у повному обсязі.

Відповідач 1 у наданому відзиві на позов та представник останнього у судових засіданнях позовні вимоги позивача заперечував, у задоволенні позову просив відмовити, посилаючись на наступне:

—продукція з етикеткою для сиру плавленого «Народний сирок»за спірним патентом була введена на ринок ще у 2000 році (не тільки до моменту виникнення прав у позивача на використання знаку, а й навіть раніше заявленого ним пріоритету);

—спірний промисловий зразок з використанням відповідного дизайну етикетки та стилістики був розроблений ВАТ «Дніпрорудненський сироробний комбінат» та використовувався ним в подальшому в господарській діяльності при виготовленні молочної продукції;

—відповідно до листа Антимонопольнго комітету України №27-264/11-2795 від 18.04.2008 р. ВАТ «Дніпрорудненський сироробний комбінат»здійснювало випуск сиру плавленого із етикеткою «Народний сирок»відповідно до договорів на поставку продукції, укладених з Підприємством «Об’єднанні Молочні Підприємства –Україна»за 100% інвестицією Акціонерного товариства «Об’єднанні молочні підприємства»(м. Запоріжжя) в період з 2000 по 2007 рік;

—відповідач 2 зазначає про добросовісне використання ВАТ «Дніпрорудненський сироробний комбінат»з 2000 року (до моменту заявленого пріоритету) етикетки з характерним дизайном та стилістикою та визначає його, як право попереднього користування;

—під час припинення діяльності ВАТ «Дніпрорудненський сироробний комбінат»останнім були передані виключні права на проведення державної реєстрації вказаного дизайну етикетки сиру плавленого з використанням відповідної стилістики написання позначення «Народний сирок»та отримання відповідних правозахисних документів, а також для використання у своїй господарській діяльності ТОВ «Торгівельна фірма «Моліс», правонаступником якої є відповідач 1.

Підсумовуючи вищезазначене, відповідач 1 зазначає про те, що патент на спірний промисловий зразок було видано відповідно до законодавства (статті 470, 500 Цивільного кодексу України, статей 5, 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») та без порушення будь-яких прав чи охоронюваних законом інтересів інших осіб, в тому числі і позивача.

Відповідач 2 у наданому відзиві на позов та представник останнього у судовому засіданні повідомив про те, що під час видачі патенту України №15234 на промисловий зразок відповідач 2 не порушив жодної з вимог законодавства України, діяв відповідно до принципів, встановлених статтею 19 Конституції України, а саме, на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

15.12.2004 р. між Компанією «Лінкстар Лімітед»та позивачем укладений ліцензійний договір, за умовами якого позивач отримав ліцензію на використання знаку для товарів та послуг «Народний продукт»відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг №43390 від 21.10.2002 р. стосовно товарів та послуг 29, 30 та 43 класів МКТП.

Згідно з патентом №15234 від 25.10.2007 р. відповідач 1 є власником промислового зразка «Етикетка для сиру плавленого».

Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджені в засіданні суду докази, господарський суд вважає позовні вимоги позивача обґрунтованими та такими, що підлягають частковому задоволенню, виходячи з наведеного нижче.

Як визначено частинами 1-3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг №43390 від 21.10.2002 р. Компанія «Альфа –Брокер ЛТД»являвся власником знаку «Народний продукт»для товарів та послуг 29, 30 та 43 класів МКТП.

На підставі доповнення до вищезазначеного свідоцтва на знак для товарів і послуг 15.12.2004 р. відбулася передача права власності на знак «Народний продукт»Компанії «Лікнстар Лімітед».

15.12.2004 р. між Компанією «Лікстар Лімітед»та позивачем укладений ліцензійний договір, за умовами якого позивач отримав ліцензію на використання знаку для товарів та послуг «Народний продукт»відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг №43390 від 21.10.2002 р. стосовно товарів та послуг 29, 30 та 43 класів МКТП.

Згідно з пунктами 4-7 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»використанням знака визнається:

—нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

—застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

—застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

—зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

—зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

—позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

—позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору.

Пунктом 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Позивач відповідно до ліцензійного договору від 15.12.2004 р., укладеного з Компанією «Лікстар Лімітед», отримав ліцензію на використання знаку для товарів та послуг «Народний продукт»відповідно до свідоцтва на знак для товарів та послуг №43390 від 21.10.2002 р. стосовно товарів та послуг 29, 30 та 43 класів МКТП, а отже є належним власником знаку «Народний сирок»для товарів та послуг зазначених класів МКТП.

Згідно з частинами 1, 2 статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Згідно з частинами 1, 6 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності; обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Частинами 1, 2 статті 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Відповідно до частини 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

22.01.2009 р. господарським судом була призначена у даній справі судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої були поставлені наступні запитання:

—Чи є напис «Народний сирок», що міститься на зображенні промислового зразка за патентом України №15234, тотожним або схожим до ступеня змішування із зображенням знака для товарів та послуг за свідоцтвом №43390?

—Чи виготовлений промисловий зразок за патентом України №15234 з використанням всієї сукупності суттєвих ознак знака для товарів та послуг за свідоцтвом №43390?;

—Чи є застосування напису «Народний сирок» на зображенні промислового зразка за патентом України №15234 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, по відношенню до знака для товарів і послуг «Народний продукт»за свідоцтвом №43390?

Згідно з висновком №2740 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у господарській справі №18/307, складеним Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз 20.01.2010 р., напис «Народний сирок», що міститься на зображенні промислового зразка за патентом України №15234, не є тотожним, але є схожим до ступеня змішування із зображенням знака для товарів і послуг за свідоцтвом №43390; застосування напису «Народний сирок»на зображенні промислового зразка за патентом України №15234 не є оманливим, але є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар по відношенню до знака для товарів і послуг «Народний сирок»за свідоцтвом №43390.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво на знак для товарів і послуг надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»будь-яке посягання на права власника свідоцтва, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Частиною 3 статті 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»встановлено, що при визнанні патенту чи його частини недійсними установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. З огляду на зміст зазначеної норми Закону господарський суд вважає обґрунтованою позовну вимогу позивача щодо зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про визнання недійсним патенту на промисловий зразок №15234.

Посилання відповідача 1 на те, що останній має право попереднього користувача на знак для товарів та послуг «Народний сирок»спростовується наведеним нижче.

Відповідно до статті 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Відповідачем 1 не доведені належними засобами доказування, що останній має право попереднього користувача на знак для товарів та послуг «Народний сирок», а відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Як визначено статтею 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до статті 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача 1.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити повністю.

          2.          Визнати недійсним патент №15234 від 25.10.2007 р. на промисловий зразок «Етикетка для сиру плавленого».

3.          Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (інд. 01601, м. Київ, вул. Глазунова, 1, код ЄДРПОУ 21716978) внести зміни до Державного реєстру патентів України про недійсність патенту №15234 від 25.10.2007 р. та опублікувати ці зміни в офіційному бюлетені «Промислова власність». Видати наказ.

4.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Петра»(інд. 69068, м. Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, код ЄДПРОУ 33095108) на користь Відкритого акціонерного товариства «Молочник»(інд. 10025, м. Житомир, вул. Заводська, 21, код ЄДРПОУ 00445392) 85 (вісімдесят п’ять) грн. витрат по сплаті держмита та 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

5.          Накази видати після набрання рішенням законної сили.

6.          Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

СуддяО.В. Мандриченко