Рішення № 9028109, 29.03.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/16129.03.10 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Аромат»

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

про визнання недійсним свідоцтва України № 23286 на знак для товарів і послуг «Тройной»

Суддя Гумега О.В.

Представники:

Від позивача: не зявилися

Від відповідача-1: не зявилися

Від відповідача-2: Саламов О.В. (довіреність № 16-08/15 від 11.01.2010р.)

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аромат»(позивач) звернулося до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»(відповідач-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 23286 на знак «Тройной»для усіх заявлених товарів класу 03 МКТП.

Позивач також просить суд зобовязати відповідача-2 вилучити товари класу 03 МКТП за свідоцтвом України № 23286 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що:

відповідачем-2 на підставі заявки № 95092719 від 12.09.1995р. зареєстровано знак «Тройной»для товарів та послуг 03, 35 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), видано відповідне свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 23286 від 15.03.2002р. на імя ОАО «ЮНІТОП»та 15.03.2002р. здійснена публікація відомостей про видачу свідоцтва в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 3;

відповідачем-2 зареєстровано доповнення до свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 23286 від 15.03.2002р., відповідно до якого право власності на вказане свідоцтво передане ООО «Парфюм-Топ»та 15.06.2005р. здійснена публікація відомостей про передачу права власності на свідоцтво в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 6;

рішенням відповідача-2, зареєстрованим 27.08.2007р. за № 5519, внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 23286 від 15.03.2002р. відповідачу-1 та здійснено відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 13;

однак позначення «Тройной»використовувалося і продовжує використовуватися багатьма виробниками і тому не може виконувати основну функцію знака для товарів і послуг як «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб», оскільки не має розрізняльної здатності. Крім того, відповідно до п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції 2002р., яка діяла на момент видачі свідоцтва відповідачу-1) не могло бути зареєстроване як знак позначення, яке добросовісно використовувалося до 01.01.1992р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

Позивач зазначає, що його інтереси полягають у тому, щоб продовжувати виготовляти і вводити у господарський обіг одеколон під позначенням «Тройной» та стверджує, що порушення його прав та інтересів відповідачем-2 полягає у тому, що відповідач-2 неправомірно надав правову охорону позначенню «Тройной»як знаку для товарів і послуг, тобто надав відповідачу-1 виключні права забороняти використання без його дозволу позначення, яке насправді не є і не було охороноздатним, чим і скористався відповідач-1, а порушення його прав та інтересів відповідачем-1 полягає у забороні позивачу використовувати позначення «Тройной».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2008р. (суддя Палій В.В.) порушено провадження у справі № 20/161, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 06.05.2008р. о 14:50.

06.05.2008р. позивач через відділ діловодства суду подав заяву про зміну позовних вимог, в якій просив суд визнати недійсним свідоцтво України № 23286 на знак «Тройной» для усіх заявлених товарів і послуг класів 03 та 42 МКТП та зобовязати відповідача-2 вилучити товари і послуги класів 03 та 42 МКТП за свідоцтвом України № 23286 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Змінені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

06.05.2008р. відповідач-1 через відділ діловодства суду подав відзив на позовну заяву, в якому проти заявлених позовних вимог заперечував та просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі з огляду на те, що до спірних правовідносин повинно застосовуватись законодавство, яке діяло на дату подання заявки 12.09.1995р., однак ані Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції, яка діяла на дату подання відповідачем-1 заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Тройной», ані Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995р. не було передбачено положення щодо неможливості реєстрації як знака позначення, яке добросовісно використовувалося до 01.01.1992р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів, на яке посилається позивач як на підставу своїх позовних вимог.

Відповідач-1 також зазначив, що твердження позивача про те, що жоден з власників свідоцтва № 23286 не вводив у господарський обіг позначення «Тройной»і не використовував його іншим чином, є безпідставними та спростовуються рядом документів, які свідчать про використання відповідачем-1 позначення «Тройной»починаючи з 2004р.

В судовому засіданні 06.05.2008р., відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, була оголошена перерва до 15.05.2008р. о 10:00 для надання можливості позивачу ознайомитись з відзивом відповідача-1 на позов та надання можливості відповідачу-1 підготувати заперечення на змінені позовні вимоги.

15.05.2008р. відповідач-1 через відділ діловодства суду подав письмові пояснення по справі щодо розрізняльної здатності знака для товарів і послуг «Тройной»за свідоцтвом України № 23286, в яких зазначив, що правовідносини, які склалися між відповідачем-1 та ВАТ МПКК «Алые паруса», свідчать про те, що відповідач-1 є правонаступником ВАТ МПКК «Алые паруса» в частині використання знака для товарів і послуг «Тройной». Відповідач-1 також вказав, що надає можливість українським виробникам укладати з ним ліцензійні угоди на використання знака «Тройной»за свідоцтвом № 23286.

В судовому засіданні 15.05.2008р. представник позивача надав письмові пояснення у відповідь на відзив відповідача-1 на позовну заяву, в яких вказав, що при вирішенні спору необхідно застосовувати не законодавство, яке діяло на момент подання заявки на реєстрацію знака, як вказує відповідач-1, а законодавство, чинне на дату прийняття рішення про реєстрацію знака.

Представник відповідача-1 також подав суду клопотання про проведення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, у якому просив суд доручити її проведення Київському НДІ судових експертиз, та визначив перелік питань, які просить поставити перед судовим експертом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2008р., відповідно до ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 03.06.2008р. об 11:50.

У судовому засіданні 03.06.2008р. представник відповідача-2 надав відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі посилаючись на те, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно законодавства, що діяло на дату подання заявки, та вказав, що експертиза заявки на знак «Тройной»була проведена відповідачем-2 у повній відповідності із законодавством, діючим на момент її подання.

03.06.2008р. судом одержано письмові пояснення по справі від відповідача-1, у яких відповідач-1 навів практику ефективного захисту прав на знаки для товарів і послуг, що належать конкретній особі, незважаючи на використання в минулому таких позначень іншими особами, яка, на думку відповідача-1, підтверджує правомірність реєстрації в Україні знака «Тройной»за свідоцтвом № 23286.

У судовому засіданні 03.06.2008р. представник позивача подав суду клопотання про залучення до участі у справі у якості третьої особи Антимонопольного комітету України. Клопотання обґрунтовано тим, що відповідач-1 звертався до Антимонопольного комітету України із заявою про недобросовісну конкуренцію з боку позивача, в результаті розгляду якої відповідача-1 було визнано порушником законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та відповідачу-1 надано обовязкові для розгляду рекомендації припинити вчиняти дії щодо створення перешкод виробникам одеколону «Тройной» у використанні цього комерційного позначення у господарській діяльності.

Клопотання позивача судом відхилено, оскільки позивачем не обґрунтовано, що рішення із даного господарського спору може вплинути на права або обовязки Антимонопольного комітету України щодо однієї із сторін.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Оскільки для розяснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору, необхідні спеціальні знання, суд вважає за необхідне призначити у справі № 20/161 судову експертизу обєктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.06.2008р. у справі № 20/161 призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі.

22.12.2008р. на адресу Господарського суду м. Києва надійшов висновок № 33/08 від 28.11.2008р. судової експертизи у сфері інтелектуальної власності разом з матеріалами справи № 20/161.

Розпорядженням заступника Голови Господарського суду м. Києва від 22.12.2008р. № 20/161 у зв'язку із закінченням повноважень судді Палія В.В. справу № 20/161 передано для подальшого розгляду судді Гумезі О.В.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.12.2008р., відповідно до ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, поновлено провадження у справі № 20/161, прийнято справу до провадження, розгляд справи призначено на 19.01.2009р. об 11:40.

19.01.2009р. представник відповідача-1 через відділ діловодства суду подав письмові пояснення по справі щодо протиправних та недобросовісних дій позивача, в яких зазначив, що позивач звернувся до суду з недобросовісних мотивів, а тому його дії щодо звернення до суду слід розцінювати як зловживання правом, а дії щодо використання позначення «Тройной»слід вважати протиправними.

В судовому засіданні 19.01.2009р. представник позивача надав суду письмове мотивоване пояснення по справі з урахуванням висновку судової експертизи № 33/08, в якому зазначив, що оскільки згідно висновку судової експертизи знак «Тройной»за свідоцтвом № 23286 не має розрізняльної здатності для товарів та послуг 03 та 42 класів МКТП, для яких його було зареєстровано, вказане позначення не відповідає умовам надання правової охорони і тому повинно бути визнане недійсним.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.01.2009р., відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 16.02.2009р. об 11:20.

16.02.2009р. представник відповідача-1 через відділ діловодства суду подав мотивоване заперечення на висновок судової експертизи № 33/08, в якому відповідач-1 просив суд відхилити висновок судової експертизи № 33/08 при вирішенні судом по справі № 20/161 питань, що потребують спеціальних знань, у звязку з його необгрунтованістю.

16.02.2009р. представник відповідача-1 через відділ діловодства суду подав клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, оскільки висновок судової експертизи № 33/08 є необґрунтованим та суперечить іншим матеріалам справи. Клопотання відповідача-1 про призначення у справі повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності судом відхилено.

У судовому засіданні 16.02.2009р. представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення на висновок судової експертизи № 33/08, в яких просить суд не приймати висновок судової експертизи № 33/08 як доказ у справі та відмовити у задоволенні позову з огляду на те, що висновок № 33/08 є необґрунтованим та таким, що викликає сумнів у його правильності.

В судовому засіданні 16.02.2009р. судом оголошено перерву до 23.02.2009р. о 12:40.

Частинами третьою і четвертою статті 42 Господарського процесуального кодексу України передбачено право господарського суду призначити додаткову або повторну судову експертизу.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.02.2009р. у справі № 20/161 призначено додаткову судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні, та зупинено провадження у справі.

03.03.2010р. на адресу Господарського суду м. Києва надійшов висновок № 49/09-НМ судової експертизи обєктів права інтелектуальної власності від 25.12.2009р. разом з матеріалами справи № 20/161.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.01.2010р., відповідно до ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, поновлено провадження у справі № 20/161, розгляд справи призначено на 22.02.2010р. о 10:50.

В судовому засіданні, призначеному на 22.02.2010р., оголошувалася перерва до 12.03.2010р. о 10:40.

12.03.2010р. представник відповідача-1 через відділ діловодства суду подав письмове мотивоване заперечення на висновок судової експертизи № 49/09-НМ, в якому просив суд відхилити вказаний висновок додаткової судової експертизи у звязку з його необгрунтованістю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.03.2010р., відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 29.03.2010р. о 15:10.

22.03.2010р. представник відповідача-1 через відділ діловодства суду подав письмові пояснення у справі, в яких вказав, що оскільки одеколони, в назві яких використовується позначення «Тройной», використовуються споживачами в якості дешевого алкогольного напою, а не за призначенням, як товари 3 класу МКТП, можна стверджувати, що їх виробники фактично здійснюють виробництво товарів 33 класу МКТП, що відносяться до алкогольних напоїв, у звязку з чим немає підстав вважати, що знак «Тройной»використовувався різними виробниками для однорідних або споріднених товарів та послуг 3, 35 та 42 класів МКТП та ставити під сумнів розрізняльну здатність знака «Тройной»за свідоцтвом № 23286 для товарів і послуг, для яких він був зареєстрований.

В судовому засіданні 29.03.2010р. за згодою представника відповідача - 2 олошувалися вступна та резолютивна частини рішення.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач є субєктом господарювання, основним видом діяльності якого є виробництво парфумерних та косметичних засобів (24.52.0 за КВЕД), що підтверджується наявним у матеріалах справи витягом з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) № 21-10/2227 від 17.04.2008р., виданим Головним міжрегіональним управлінням статистики у м. Києві.

В процесі розгляду справи судом було встановлено, що позивач здійснює виготовлення та реалізацію, зокрема, одеколону «Тройной».

З матеріалів справи вбачається та підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 23286 за вих. № 214 від 21.04.2008р., наданою відповідачем-2, наступне:

відповідачем-2 за результатами кваліфікаційної експертизи на імя ОАО «ЮНІТОП»було зареєстровано словесний знак для товарів і послуг «Тройной», призначений для маркування товарів та послуг класів МКТП 3 «парфюмерные изделия; кометические средства; косметические средства жидкие», 35 «изучение рынка; исследования в области деловых операций; оценки в деловых операциях; справки о деловых операциях; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; помощь в управлении коммерческими или промышленными операциями; консультации профессиональные в области бизнеса; информация о деловой деятельности; стимулирование сбыта товара»та 42 «реализация товаров 3 класса», заявка на реєстрацію якого № 95092719 була подана 12.09.1995р., свідоцтво України № 23286 видане 15.03.2002р., охорона встановлена до 12.09.2005р., а публікація про видачу свідоцтва здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 3 від 15.03.2002р.;

рішенням відповідача-2, зареєстрованим 15.06.2005р. за № 3402, внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 23286 від 15.03.2002р. ООО «Парфюм-Топ», про що 15.06.2005р. здійснена відповідна публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 6;

дія свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 23286 від 15.03.2002р. була продовжена до 12.09.2015р., про що 17.10.2005р. здійснена відповідна публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 10;

рішенням відповідача-2, зареєстрованим 27.08.2007р. за № 5519, внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 23286 від 15.03.2002р. відповідачу-1, про що 27.08.2007р. здійснена відповідна публікація в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 13.

Крім того, в судовому засіданні було встановлено, що відповідач-1 також є власником серії знаків для товарів та послуг на основі використання словесного елемента «Тройной», а саме: комбінованого знака «Тройной одеколон»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 55066, призначеного для маркування товарів та послуг 3, 16 та 35 класів МКТП; комбінованого знака Y TROJNOJ TRIPLE COLOGNE»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58178, призначеного для маркування товарів та послуг 3, 16 та 35 класів МКТП; словесного знака «Тройной одеколон»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 84071, призначеного для маркування товарів 3 класу МКТП та словесного знака «Тройной»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 84900, призначеного для маркування товарів та послуг 3, 5 та 35 класів МКТП.

Судом було досліджено, що відповідач-1 неодноразово звертався до позивача щодо негайного припинення дій, які порушують права відповідача-1 як власника позначення «Тройной», що являється знаком для товарів і послуг згідно свідоцтва України № 23286, а саме: припинити нанесення зазначеного позначення на будь-який товар, для якого зареєстрований вказаний знак, а також на упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, повязану з ним, етикетку, інший прикріплений до такого товару предмет; припинити зберігання товару, на який нанесене вказане позначення, а також будь-якого іншого товару, для якого зареєстрований знак за свідоцтвом № 23286 від 15.03.2002р., із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування його для продажу, імпорту та експорту; припинити застосування позначення «Тройной»під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстрований знак за свідоцтвом № 23286; припинити застосування вказаного позначення в документації чи в рекламі, а також у мережі Інтернет, у тому числі у доменних іменах; вилучити з торгової мережі всі примірники товару з нанесеним на нього чи упаковку позначенням «Тройной», а також щодо ненадання відповідачем-1 дозволу позивачу на використання позначення «Тройной».

Так, в матеріалах справи наявні направлені на адресу позивача вимоги відповідача-1 щодо припинення використання позначення «Тройной»за вих. № 866 від 15.10.2007р. та № 89 від 28.01.2008р., а також роздрукований електронний лист про ненадання дозволу на використання позначення «Тройной»від 23.01.2007р.

Судом також було встановлено, що відповідач-1 звертався із заявами щодо порушення, зокрема позивачем прав відповідача-1, як власника позначення «Тройной»за свідоцтвом № 23286, до Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Херсонській області, Антимонопольного комітету України та Жовтневого РВ ГУМВС України в Харківській області.

13.11.2007р. відповідачем-1 на адресу позивача був направлений лист за вих. № 985 з пропозицією надати позивачу дозвіл на використання позначення «Тройной»при умові виплати відповідної винагороди. Однак, як підтверджується матеріалами справи, позивач фактично відмовився від отримання дозволу на використання позначення «Тройной», про що направив на адресу відповідача-1 лист за вих. № 435/07 від 15.11.2007р., в якому вказав про неможливість виплачувати вказану відповідачем-1 винагороду за використання позначення «Тройной».

З матеріалів справи вбачається, що позивачем на певний час було припинено використання позначення «Тройной»шляхом припинення виробництва одеколону «Тройной»з 17.10.2007р. та припинення його реалізації з 15.11.2007р., що підтверджується листами за вих. № 446/07 від 28.11.2007р. та № 018/08 від 31.01.2008р., направленими позивачем на адресу відповідача-1, листом № 495/07 від 26.12.2007р., направленим позивачем на запит Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Херсонській області № 4/7-4619 від 24.12.2007р., листом за вих. № 095/08 від 05.03.2008р., направленим позивачем на запит Антимонопольного комітету України № 27-26/11-1047 від 11.02.2008р. та листом за вих. № 056/08 від 27.02.2008р., направленим позивачем на запит Жовтневого РВ ГУМВС України в Харківській області № 65/512-к від 26.02.2008р.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, повязані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, повязаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До обєктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Субєктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) обєкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору (ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України).

Субєктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Відповідно до ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема є виключне право дозволяти використання обєкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню обєкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема є право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, повязаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначені способи захисту цивільних прав та інтересів та встановлено, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач звернувся до суду про визнання недійсним свідоцтва України № 23286 на знак «Тройной»для усіх заявлених товарів і послуг 03 та 42 класів МКТП.

Отже, причиною виникнення спору у справі є питання щодо наявності правових підстав для визнання недійсним свідоцтва України № 23286 на знак «Тройной»щодо усіх заявлених товарів і послуг 03 та 42 класів МКТП та питання щодо наявності порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача.

Предметом спору в даній справі є вимога про визнання недійсним свідоцтва України № 23286 на знак «Тройной»щодо усіх заявлених товарів і послуг 03 та 42 класів МКТП, а підставами позову є неправомірне надання правової охорони позначенню «Тройной», що не було охороноздатним і не могло бути зареєстровано у звязку з відсутністю розрізняльної здатності та у звязку з наявністю фактів добросовісного його використання до 01 січня 1992р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям «охоронюваний законом інтерес», відповідно до рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004р., необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Суд вважає, що позивач належним чином довів факт порушення його охоронюваних законом інтересів, що надає йому право звертатися до суду за їх захистом.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що позивач внаслідок видачі відповідачем-2 свідоцтва України № 23286 на знак для товарів і послуг «Тройной»на імя відповідача-1 та внаслідок конкретних дій відповідача-1, що полягають у забороні використання позначення «Тройной», права на яке належить відповідачу-1 за свідоцтвом України № 23286, фактично позбавлений можливості здійснювати виготовлення і введення у господарський обіг товару під позначенням «Тройной», що використовувалося і продовжує використовуватися багатьма виробниками і не може виконувати основну функцію знака для товарів і послуг як «позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб», оскільки не має розрізняльної здатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 10.04.2008р., чинній на момент прийняття рішення, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 23286 за вих. № 214 від 21.04.2008р. та копій матеріалів заявки № 95092719 за цим свідоцтвом, датою подання заявки на реєстрацію знаку «Тройной»є 12.09.1995р., отже відповідність заявленого на реєстрацію знака умовам його реєстрації повинна була визначатися відповідачем-2 згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 15.12.1993р.

За таких обставин суд відхиляє твердження позивача про те, що при вирішенні спору необхідно застосовувати законодавство, чинне на дату прийняття рішення про реєстрацію знака, та погоджується з твердженням відповідача-2 стосовно того, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно законодавства, що діяло на дату подання заявки.

Судом відхилено також твердження позивача про невідповідність заявленого на реєстрацію знака «Тройной»умовам його реєстрації у звязку з наявністю фактів добросовісного його використання до 01 січня 1992р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів з урахуванням вищевикладеного та з огляду на наступне.

Як вже зазначалося, відповідність заявленого на реєстрацію знака «Тройной»умовам його реєстрації повинна визначатися на дату подання заявки, тобто станом на 12.09.1995р. Судом встановлено, що на момент подання заявки на реєстрацію знака «Тройной»був чинним Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 15.12.1993р.

З аналізу змісту ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 15.12.1993р., якою передбачені підстави для відмови в наданні правової охорони заявленим позначенням, вбачається, що вказана стаття на момент подання заявки на реєстрацію знака «Тройной»12.09.1995р. не містила положення про неможливість реєстрації як знака позначення, яке добросовісно використовувалося до 01 січня 1992р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів. Суд вважає за необхідне зазначити, що вказана норма була передбачена п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 16.06.1999р., тобто після подачі заявки на реєстрацію знака «Тройной».

За таких обставин суд погоджується з твердженням відповідача-1 про те, що ані Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 15.12.1993р., ані Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Держпатенту України від 28.07.1995р. № 116 (без будь-яких змін та доповнень), що діяли на момент подачі заявки № 95092719 на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг «Тройной», не містили положень, які б унеможливлювали здійснення реєстрації як знака позначення, яке добросовісно використовувалося до 01 січня 1992р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів.

Однак, проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені законом (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 15.12.1993р.).

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так, відповідно до положень ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 15.12.1993р., не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема не мають розрізняльної здатності.

Як вже зазначалося, підставою позову, окрім відхиленої судом, що полягала у неправомірному наданні правової охорони позначенню «Тройной», що не було охороноздатним та не могло бути зареєстровано у звязку з наявністю фактів добросовісного його використання до 01 січня 1992р. двома і більше юридичними особами для позначення однорідних товарів, є також неправомірне надання правової охорони позначенню «Тройной», що не було охороноздатним та не могло бути зареєстровано у звязку з відсутністю розрізняльної здатності.

За таких обставин вбачається, що доведенню у даній справі підлягає факт відсутності у позначення «Тройной»розрізняльної здатності для товарів та послуг 3 та 42 класів МКТП, для яких його було зареєстровано, а обовязок доведення вказаних фактів повинен бути покладений на позивача.

З огляду на вищевикладене, твердження відповідача-1 про те, що позивач не має правових підстав для порушення питання щодо визнання недійсним свідоцтва України № 23286 на знак для товарів і послуг «Тройной», судом відхилене.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити: чи має оспорюваний знак «Тройной»розрізняльну здатність для товарів та послуг, для яких його було зареєстровано.

У вирішенні спорів, повязаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для зясування питань, що потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Пунктом 45 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 встановлено, що відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою обєктивного вирішення спору у справі № 20/161, оскільки вказане питання належить до предмету доказування по справі, а для встановлення суттєвих ознак промислового зразка необхідні спеціальні знання, судом відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослудному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експерта було поставлено наступне питання:

1. Чи є має знак для товарів і послуг «Тройной»(свідоцтво України № 23286 від 15.03.2002р.) розрізняльну здатність для товарів 03 класу МКТП та послуг 42 класу МКТП, для яких його було зареєстровано?

22.12.2008р. судом одержано висновок № 33/08 судової експертизи обєктів права інтелектуальної власності від 28.11.2008р. разом з матеріалами справи № 20/161.

При наданні відповіді на поставлене питання експерт дійшла наступних висновків:

1. Знак для товарів і послуг «Тройной»(свідоцтво України № 23286 від 15.03.2002р.) не має розрізняльної здатності для товарів 03 класу МКТП та послуг 42 класу МКТП, для яких його було зареєстровано.

У дослідницькій частині висновку судової експертизи № 33/08 експерт, проаналізувавши матеріали, що підтверджують використання позначення «Тройной»кількома виробниками, приходить до висновку, що одеколон «Тройной»виготовлявся і реалізовувався як на території України, так і на території Російської Федерації, і у колишньому СРСР тривалий час різними виробниками, у звязку з чим позначення «Тройной»через вживання його різними виробниками по відношенню до однорідних товарів не може асоціюватися споживачами з конкретним виробником товару і, відповідно, не може виконувати одну із своїх основних функцій.

У заключній частині висновку № 33/08 експерт приходить до висновку, що знак для товарів і послуг «Тройной»за свідоцтвом № 23286 не має розрізняльної здатності для товарів та послуг 3 і 42 класів МКТП, для яких його було зареєстровано.

Проте, дослідницька частина висновку № 33/08 не містить: дослідження обставин щодо використання кількома виробниками позначення «Тройной»для інших косметичних, парфумованих засобів, що відносяться до 3 класу МКТП, крім одеколону, а також дослідження в частині послуг 42 класу МКТП та дослідження спільних якостей або інших характеристик товарів і послуг, для яких іншими виробниками використовувалось позначення «Тройной»із товарами 3 класу та послугами 42 класу МКТП, для яких зареєстровано свідоцтво № 23286.

Відповідно до ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку про неповноту висновку судової експертизи № 33/08, що неможливо усунути шляхом заслуховування пояснень експерта у судовому засіданні.

Крім того, в процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно також визначити: чи мають товари і послуги, для яких іншими виробниками використовувалось позначення «Тройной», спільні якості та/або інші характеристики із товарами та послугами, для яких зареєстровано спірний знак «Тройной».

В матеріалах справи наявні подані позивачем документи, які підтверджують факт використання позначення «Тройной»юридичними особами для позначення одеколону, зокрема виробниками ВАТ «Комбінат «Кримська роза», ВАТ «Золотоніська парфумерно-косметична фабрика», ПП «Глорія-Приват»(т.с. ІІІ а.с. 86-192, т.с. І а.с. 40-77).

З метою обєктивного вирішення спору у справі № 20/161, відповідно до ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, судом призначено додаткову судову експертизу обєктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

1. Чи є має знак для товарів і послуг «Тройной»(свідоцтво України № 23286 від 15.03.2002р.) розрізняльну здатність для товарів 03 класу МКТП та послуг 42 класу МКТП, для яких його було зареєстровано?

2. Чи мають товари і послуги, для яких іншими виробниками використовувалось позначення «Тройной»спільні якості та/або інші характеристики із товарами 3 класу МКТП та послугами 42 класу МКТП, для яких зареєстровано свідоцтво України № 23286 від 15.03.2002р.?

03.03.2010р. судом одержано висновок № 49/09-НМ судової експертизи обєктів права інтелектуальної власності від 25.12.2009р. разом з матеріалами справи № 20/161.

При наданні відповіді на поставлені питання експерт дійшла наступних висновків:

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 23286 «Тройной»не має розрізняльної здатності для товарів 03 класу МКТП та послуг 42 класу МКТП, для яких його було зареєстровано.

2. Товари «одеколон», для яких тривалий час в Україні кількома виробниками використовувалось позначення «Тройной», мають спільні якості і характеристики із товарами 3 класу МКТП «парфумерні вироби; косметичні засоби; косметичні засоби рідинні»та послугами 42 класу МКТП «реалізація товарів 3 класу», для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 23286.

Як вбачається з матеріалів справи, висновки первинної та додаткової судових експертиз обєктів права інтелектуальної власності № 33/08 від 28.11.2008р. та № 49/09-НМ від 25.12.2009р. обґрунтовано підтвердили той факт, що спірний знак «Тройной»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 23286 від 15.03.2002р. для товарів та послуг 3 та 42 класів МКТП не відповідав умовам надання правової охорони за критерієм розрізняльної здатності, як передбачено ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 15.12.1993р., що діяла на момент подання заявки.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що у відповідача-2 були наявні підстави для відмови у її наданні відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 15.12.1993р., оскільки ч. 10 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 15.12.1993р. було встановлено, що якщо за результатами експертизи заявки по суті буде визначено, що позначення відповідає умовам надання правової охорони, відомство (Державний комітет України з питань інтелектуальної власності (Держпатент України) згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 15.12.1993р.) надсилає заявнику рішення про реєстрацію знака; у противному разі заявнику надсилається рішення про відхилення заявки.

Суд критично оцінює і не бере до уваги у звязку з необгрунтованістю та неналежністю твердження відповідача-1 про відсутність підстав вважати, що знак «Тройной»використовувався різними виробниками для однорідних або споріднених товарів та послуг 3, 35 та 42 класів МКТП та ставити під сумнів розрізняльну здатність знака «Тройной»за свідоцтвом № 23286 для товарів і послуг, для яких він був зареєстрований, у звязку з використанням споживачами одеколону «Тройной»в якості дешевого алкогольного напою, що фактично відноситься до товарів 33 класу МКТП.

У відповідності до п. «а»п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 10.04.2008р., що діє на момент прийняття рішення, свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Згідно ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 10.04.2008р., що діє на момент прийняття рішення, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

За таких обставин вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України № 23286 на знак «Тройной»для усіх заявлених товарів і послуг 03 та 42 класів МКТП є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду про зобовязання відповідача-2 вилучити товари і послуги 03 та 42 класів МКТП за свідоцтвом України № 23286 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 10.04.2008р., що діє на момент прийняття рішення, при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Як вже зазначалося, на підставі вивчених матеріалів справи, результатів первинної та додаткової експертиз (експертні висновки № 33/08 від 28.11.2008р. та № 49/09-НМ від 25.12.2009р.) та пояснень сторін, суд дійшов висновку, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 23286 від 15.03.2002р. підлягає визнанню частково недійсним для усіх заявлених товарів і послуг 3 та 42 класів МКТП.

За таких обставин вимоги позивача про зобовязання відповідача-2 вилучити товари і послуги 03 та 42 класів МКТП за свідоцтвом України № 23286 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що позивач належними засобами доказування довів факт порушення його охоронюваного законом інтересу та факт відсутності у позначення «Тройной»розрізняльної здатності для товарів та послуг 3 та 42 класів МКТП, для яких його було зареєстровано, тоді як відповідач-1 та відповідач-2 належних доказів на спростування наведених позивачем обставин суду не надали.

Суд вважає за необхідне зазначити, що під час розгляду справи ним критично оцінені та не прийняті до уваги у звязку з неналежністю наступні документи:

подані відповідачем-1 в якості доказів тривалого використання оспорюваного позначення «Тройной»відповідачем-1 та його попередниками (т.с. ІІ а.с. 7-98), зокрема історична довідка Державного архіву Миколаївської області від 01.09.2004р. № 01-19/469, договір № ПП-400 від 01.07.2004р. про передачу права на одержання свідоцтва України на знак для товарів і послуг між відповідачем-1 та ВАТ «МПКК «Алые паруса», договір № ПП-419 від 27.08.2004р. про передачу права на одержання свідоцтв України на знаки для товарів і послуг між відповідачем-1 та ВАТ «МПКК «Алые паруса», бухгалтерська довідка № 417 від 08.05.2008р. про загальний обєм продажу відповідачем-1 одеколону «Тройной»за період з 2004р.-1 квартал 2008р., договори поставки № СБ 236 від 28.04.2004р. між відповідачем-1 та МП ВКАП фірма «Автоелектроніка»та накладна до нього № 69 від 27.05.2004р., № СБ 766 від 20.10.2006р. між відповідачем-1 та ПП «Медицина для Вас»та накладні до нього № 2438 від 30.05.2007р., № 4789 від 31.10.2007р., № 4172 від 03.08.2006р., № СБ 699 від 11.04.2006р. між відповідачем-1 та ТОВ «Торговий Дім «Синес»та накладна до нього № 1154 від 14.03.2007р., № СБ 585 від 06.06.2005р. між відповідачем-1 та СПД ОСОБА_1 та накладна до нього № 5932 від 28.12.2005р., № СБ 574 від 06.05.2005р. між відповідачем-1 та СПД ОСОБА_2 та накладні до нього № 5875 від 27.12.2005р., № 4175 від 04.08.2006р., № 3400 від 23.06.2006р., № СБ 554 від 31.03.2005р. між відповідачем-1 та ПП «Седа-Нова»та накладна до нього № 1184 від 14.03.2007р., № 414 від 20.08.2004р. між відповідачем-1 та ПП «Геракл 1»та накладна до нього № 876 від 23.03.2005р., № СБ 353 від 06.08.2004р. між відповідачем-1 та ЗАТ «Фоззі Юг»та накладна до нього № 414 від 16.02.2005р., № СБ 380 від 15.07.2004р. між відповідачем-1 та НЦРА № 30-філіалом ПКСО «Фармація»та накладна до нього № 1451 від 08.10.2004р., № СБ 368 від 25.06.2004р. між відповідачем-1 та СПД ОСОБА_3 та накладна до нього № 4162 від 04.08.2006р., № СБ 360 від 18.06.2004р. між відповідачем-1 та ПП ОСОБА_4 та накладна до нього № 4163 від 04.08.2006р., № СБ 367 від 06.06.2004р. між відповідачем-1 та СПД ОСОБА_5 та накладні до нього № 3373 від 20.07.2007р., № 1500 від 14.10.2004р., № СБ 18 від 24.05.2007р. між відповідачем-1 та СПД ОСОБА_6 та накладна до нього № 2437 від 30.05.2007р., № СБ 335 від 24.05.2004р. між відповідачем-1 та ТОВ фірма «Магія»та накладна до нього № 821 від 18.03.2005р., № СБ 282 від 05.05.2004р. між відповідачем-1 та СПД ОСОБА_7 та накладні до нього № 1612 від 12.04.2007р., № 3367 від 22.06.2006р., № СБ 294 від 05.05.2004р. між відповідачем-1 та ТОВ «Бренд-Фарма-Сервіс»та накладна до нього № 597 від 02.03.2005р., № СБ 242 від 29.04.2004р. між відповідачем-1 та СПД ОСОБА_8 та накладна до нього № 5072 від 23.11.2005р., № СБ 249 від 29.04.2004р. між відповідачем-1 та ПП «Ангеліна+»та накладні до нього № 1417 від 07.10.2004р., № 48 від 27.05.2004р., № СБ 287 від 29.04.2004р. між відповідачем-1 та ПКФ «Віза»та накладні до нього № 561 від 12.08.2004р., № 1515 від 14.10.2004р., накладна № 4920 від 08.11.2007р. (СПД ОСОБА_9), свідоцтва про присвоєння ідентифікаційного номера в міжнародній системі EAN-UCC № 291-37 від 04.04.2000р. та № 8806-7 від 12.07.2005р.;

подані відповідачем-1 в якості доказів введення ним в господарський обіг позначення «Тройной»(т.с. І а.с. 93-96, 101-105, 112-113, 129-151, 153), зокрема висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи від 10.07.2002р. № 5.10/25304, договори поставки № СБ-107 від 16.02.2004р. між відповідачем-1 та ВАТ НПКК «Алые паруса»та накладна до нього № 2963 від 21.05.2004р., від 07.10.2004р.та 03.01.2005р. між відповідачем-1 та ВАТ НПКК «Алые паруса», рекламні статті про одеколон «Тройной», повідомлення Державної митної служби України № 18/18-2/1243 від 30.11.2007р. про включення знаку «Тройной»до митного реєстру;

подані відповідачем-1 в якості доказів звернень до прокуратури та органів внутрішніх справ України та їх відповідей по факту незаконного використання деякими підприємствами України знака для товарів і послуг «Тройной»(т.с. ІІ а.с. 128-167), зокрема: заяви № 1040 від 05.12.2007р., № 1030 від 04.12.2007р., № 1052 та 1051 від 07.12.2007р., № 1079 від 17.12.2007р., № 842, 843, 847 та 840 від 03.10.2007р., № 879 від 16.10.2007р., № 56 від 23.01.2008р., № 1043 та 1044 від 06.12.2007р., № 1038 та 1039 від 05.12.2007р., № 1031, 1032 та 1034 від 04.12.2007р., № 1085 від 20.12.2007р., постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 19.12.2007р., 01.11.2007р., 27.12.2007р., 05.02.2008р. та листи № 01-08 від 21.04.2008р., № 4/7-547 від 08.02.2008р., № 31/22 від 18.12.2007р., № 4/1700 від 07.04.2008р., № 5/4937 від 22.10.2007р., № 4/6037 від 09.11.2007р., № 163 від 20.12.2007р., № 32/283/4 від 28.02.2008р., № 52/3723 від 26.03.2008р., № 16/14-2908 від 31.03.2008р., № 4/23-Я-221 від 28.01.2008р., № 32/Я-128/4 від 26.12.2007р., № 32/Я-127/4 від 25.12.2007р., № 7/2432 від 21.04.2008р.

Вказані вище документи не являються належними доказами по справі з огляду на наступне.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтується вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ст. 32 Господарського процесуального кодексу України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Зі змісту вищевикладених документів, поданих відповідачем-1 у якості доказів по справі, вбачається, що всі вони стосуються взаємовідносин, що виникали між відповідачем-1 та іншими, окрім позивача, субєктами.

Вищевказані документи не можуть являтися належними доказами по справі та не мають суттєвого значення для вирішення спору, оскільки:

свідчать про існування фактів, які не заперечуються, зокрема щодо використання відповідачем-1 належного йому згідно свідоцтва № 23286 позначення «Тройной»передбаченими законодавством способами;

не підтверджують і не спростовують існування юридичних фактів, що мають значення для вирішення спору, зокрема щодо наявності чи відсутності у оспорюваного знака «Тройной»розрізняльної здатності для товарів та послуг, для яких його було зареєстровано, та щодо наявності чи відсутності у товарів та послуг, для яких іншими виробниками використовувалось позначення «Тройной», спільних якостей чи інших характеристик із товарами та послугами, для яких зареєстровано оспорюваний знак «Тройной».

З огляду на вищевикладене судом також не прийняті до уваги у звязку з неналежністю до справи, що розглядається, подані відповідачем-1 в якості доказів незаконного використання позивачем інших знаків, окрім позначення «Тройной», права на які належать іншим особам (т.с. IV а.с. 23-63).

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Згідно п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107, за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

Зібрані у справі докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 7106,40 грн. платіжним дорученням № 8598 від 14.07.2008р. та за проведення додаткової судової експертизи в розмірі 7780,80 грн. платіжним дорученням № 692 від 17.02.2010р.

За таких обставин, на відповідача-1 покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118,00 грн., витрати на проведення судової експертизи в розмірі 7106,40 грн. та витрати на проведення додаткової судової експертизи в розмірі 7780,80 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним свідоцтво України № 23286 на знак «Тройной»для усіх заявлених товарів і послуг класів 03 та 42 МКТП.

3. Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Урицького, 45) вилучити товари і послуги класів 03 та 42 МКТП за свідоцтвом України № 23286 з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс» (місцезнаходження: 54002, Миколаївська область, м. Миколаїв, Заводський р-н, вул. Громадянська, буд. 119, кв. 109, ідентифікаційний код 32719869, р/р 260088896 в МОД ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 326182) або з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Аромат»(місцезнаходження: 62461, Харківська область, Харківський район, м. Південне, вул. Жовтнева, 101/2, ідентифікаційний код 30226021, р/р 26004700559101, 26003700559102 в Харківській філії ВАТ «Експобанк», МФО 351964) 85,00 (вісімдесят пять) грн. 00 коп. державного мита, 118,00 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 7106,40 (сім тисяч сто шість) грн. 40 коп. витрат на проведення судової експертизи, 7780,80 (сім тисяч сімсот вісімдесят) грн. 80 коп. витрат на проведення додаткової судової експертизи.

5. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 ГПК України.

Суддя Гумега О. В.

Дата підписання повного

тексту рішення

31.03.2010 року