Постанова № 8674436, 22.03.2010, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2010                                                                                           № 20/247

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Коротун О.М.

суддів:           

при секретарі:           

За участю представників:

від позивача -Кобилецький О.І. – представник за довіреністю № 183 від 05.08.2009 року

Боровик П.А. – представник за довіреністю № 280 від 02.01.2009 року

Андрієнко Л.О. – представник за довіреністю № 281 від 02.01.2009 року

від відповідача 1 - не з’явився

від відповідача 2 -Коваль А.М. – представник за довіреністю №б/н від 12.09.2006 року

від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України: Петренко Сергій Анатолійович – не з’явився

Дорошенка Олександр Федорович - не з’явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Компанія "Гуала Кложерс С.П.А."

на рішення Господарського суду м.Києва від 19.06.2009

у справі № 20/247 ( .....)

за позовом                               Іноземне унітарне виробниче підприємство "Алкопак"

до                                                   Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

                                                  Компанія "Гуала Кложерс С.П.А."

третя особа позивача           

третя особа відповідача           

про                                                   визнання недійсним патенту України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки,що запобігає випадковому розкриванню"

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Іноземне унітарне виробниче підприємство «Алкопак» (попереднє найменування Іноземне унітарне виробниче підприємство «Белкепс») звернувся до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (надалі- Держдепартамент) , з позовом про визнання недійсним патенту України на винахід 37205 «Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню», виданого 15 травня 2001 р. з мотивів невідповідності запатентованого рішення одному із законодавчо встановлених умов патентоздатності, а саме: винахідницького рівня. В якості прототипу Позивач вказував на винаходи, захищені патентом США № 4458817 та № 3850328 , Італії № 1230242.

Правове обгрунтування вимог здійснено з посиланням на ст. ст. 7, 33 Закону України “Про охорону прав на винаходи та корисні моделі”та на ту обставину, що винахід, захищений патентом України в об’ємі незалежного пункту формули явним чином випливає з рівня техніки, а тому не відповіда умов патентоздатності.

У процесі розгляду справи Позивач заявив клопотання про залучення до участі у справі в якості відповідача – 2 власника патенту - Компанію «Гуала Кложерс С.П.А.», а також подав додаткові пояснення з приводу того, що використання патенту України на винахід № 37205 «Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню» Компанією «Гуала Кложерс С.П.А.» (надалі - Компанія), яка діє на одному сегменті ринку і конкурує з Позивачем у виробництві пристроїв закупорювання пляшок, здійснила спробу заборонити виробництво аналогічної і конкурентної продукції Позивача, звернувшись до контрагентів останнього із відповідними вимогами.

Такі дії Компанії , на думку Позивача , містили ознаки зловживання правом та недобросовісної конкуренції.

Окрім цього, підчас розгляду спору у суді першої інстанції Позивач просив задоволити вимоги про визнання недійсним патенту з підстав невідповідності запатентованого винаходу іншим умов патентоздатності: «новизна» та «промислова придатність». В обгрунтування доводів Позивач надав офіційно завірену в патентному відомстві Португалії та належним чином легалізовану копію заявки на винахід № 90801, з усіма додатками до неї .

Держдепартамент вимог не визнав і вказував, що ні він, ні його правопопередник, ДП «Укрпатент», який приймав рішення про видачу патенту, не порушили жодної із вимог законодавства при проведенні кваліфікаційної експертизи заявки Компанії від 02.11.1994 р., а тому рішення про видачу патенту України № 37205 є законним.

За твердженням Держдепартаменту, при розгляді заявки Компанії ДП «Укрпатент» виходив із звіту про пошук, здійсненого Європейським патентним Відомством за заявкою № 94202893.7 на видачу Європейського патенту, і яким найбільш близьким аналогом з числа аналогів, розкритих у патентних документах, що зазначені у звіті про пошук , є кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню,за патентом США № 4458817. Утім, ознаками рішення, заявленими у п. 1 формули винаходу і за якою видано патент України № 37205, винахід відрізнявся від прототипу за патентом США, відрізняючими ознаками, а саме: «крышка содержит муфту, которая установлена между трубчатой и разливочной частями».

Таким чином, вважав Держдепартамент, результати вивчення патентних документів, зазначених у звіті про пошук ЄПВ, вказували на відсутність рішень, які мали ознаки, що збігаються з відрізняючими ознаками винаходу за п. 1 формули винаходу за спрним патентом.

Окрім цього, Держдепартамент, посилаючись на ту обставину, що він згідно Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2000 р. № 997, є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міністерства освіти і науки України як головного органа у системі центральних органів виконавчої влади по забезпеченню реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, зазначав, що єдиним відповідачем у цьому спорі, має бути власник патенту, оскільки право інтелектуальної власності на об’єкт інтелектуальної власності, належить Компанії, тоді як залучення в якості відповідача органу державного управління є неправомірним.

Для роз’яснення питань, які потребують спеціальних знань, на підставі п. 6.1. Рекомендацій Президії Вищого Господарського Суду України № 04-5/76 від 29.03.2005 р. «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності", згідно з яким фактичні дані про наявність новизни винаходу на дату подання заявки на видачу патенту, наявність у винаходу винахідницького рівня можуть бути встановлені господарським судом лише за допомогою експертного дослідження, та за клопотанням позивача та відповідача-2 24.10.2006 р. місцевим господарським судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту за спеціальністю № 13.3. "Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції" Петренку Сергію Анатолійовичу відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів.

Направлений суду після проведення дослідження висновок № 245 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 16.07.2007 р. (надалі – висновок –1), був відхилений судом першої інстанції з посиланням на наявність у ньому неоднозначних та чітких висновків з приводу поставлених питань.

У зв’язку із тим, що сторонами надано нові об’єкти для експертного дослідження, і згідно з п. 9.1. Роз’яснень Вищого арбітражного суду України №02-5/424 від 11.11.1998 р. «Про деякі питання практики призначення судової експертизи», за змістом якого у разі необхідності здійснення дослідження нових об’єктів або з інших обставин справи, призначається нова, а не повторна експертиза, суд першої інстанції призначив нову судову експертизу об’єктів інтелектуально власності, проведення якої доручив атестованому судовому експерту за спеціальністю № 13.3. "Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції" Дорошенку Олександру Федоровичу.

Рішенням господарського суду міста Києва від 19.06.2009 (суддя Т. С. Демченко), постановленим на підставі висновку № 390 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 15.12.2008 р (надалі - висновок –2), позов задоволено частково і визнано недійсним повністю патент України № 37205 на винахід «Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню»; Департамент зобов’язано опублікувати відповідні відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність»; на Компанію віднесено судові витрати зі справи.

Не погодившись із судовим рішенням, Компанія «Гуала Кложерс С.П.А.» звернулася із апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду і просила рішення суду скасувати та прийняти нове - про відмову у задоволенні позову.

Скаргу обґрунтовано, зокрема, тим, що судом першої інстанції у вирішенні спору порушено норми матеріального та процесуального права, зокрема Цивільного кодексу України, Закону «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», Господарського процесуального кодексу України. Як зазначено скаржником, попередньою судовою інстанцією не досліджено належним чином подані позивачем докази зі справи, що є порушенням статей 33 і 34 ГПК України, оскільки проведені експертизи об’єктів інтелектуальної власності є необґрунтованими, суперечливими, неповними та складеними з істотним порушенням процесуальних норм. Крім того, на думку скаржника, з яким погодився Держдепартамент, місцевий господарський суд не обґрунтував свій висновок у рішенні про порушення прав Позивача патентом України № 37205 .

У відзиві на апеляційну скаргу, який приєднано до матеріалів справи, Позивач заперечив проти доводів скарги і просив судове рішення зі справи залишити без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.11.2009 року колегією суддів у складі головуючий Коротун О.М., суддів Кропивна Л.В., Поляк О.І. апеляційну скаргу Компанії "Гуала Кложерс С.П.А." було прийнято до провадження та призначено до розгляду у судовому засіданні на 23.12.2009 року.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.12.2009 року розгляд справи було відкладено на 11.01.2010 року у зв’язку з неявкою у судове засідання представника Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Розпорядженням Голови Київського апеляційного господарського суду № 01-23/1/1 від 06.01.2010 року здійснено заміну у складі колегії суддів та передано справу № 20/247 для подальшого апеляційного провадження колегії у складі головуючого судді: Коротун О.М., суддів: Вербицька О.В., Кропивна Л.В.

У судовому засіданні 11.01.2010 року було оголошено перерву на 13.01.2010 року на підставі ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2010 року розгляд справи було відкладено на 27.01.2010 у зв’язку з викликом у судове засідання експертів Петренка Сергія Анатолійовича та Дорошенка Олександра Федоровича.

Розпорядженням Голови Київського апеляційного господарського суду № 01-23/1/1 від 27.01.2010 року здійснено заміну у складі колегії суддів та передано справу № 20/247 для подальшого апеляційного провадження колегії у складі головуючого судді: Кропивна Л.В., суддів: Поляк О.І., Ропій Л.М.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.01.2010 року розгляд справи було відкладено на 15.02.2010 у зв’язку з необхідністю витребування нових доказів по справі.

Розпорядженням Голови Київського апеляційного господарського суду № 01-23/1/4 від 10.02.2010 року здійснено заміну у складі колегії суддів та передано справу № 20/247 для подальшого апеляційного провадження колегії у складі головуючого судді: Коротун О.М., суддів: Кропивна Л.В., Поляк О.І.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 15.02.2010 року розгляд справи було відкладено на 01.03.2010.

Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від Компанії "Гуала Кложерс С.П.А." надійшли письмові пояснення з урахуванням роз’яснень експертів С.А. Петренко та О.Ф. Дорошенка щодо складених ними висновків від 23.02.2010 року (вх. № 02-7.1/827).

Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від Компанії "Гуала Кложерс С.П.А." надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи від 23.02.2010 року (вх. № 02-7.1/828).

Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від Іноземного унітарного виробничого підприємства "Алкопак" надійшли письмові щодо порушених прав та охоронюваних законом інтересів позивача від 25.02.2010 року (вх. № 02-7.1/886).

У судовому засіданні 01.03.2010 року було оголошено перерву на 22.03.2010 року на підставі ст. 77 ГПК України.

Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від Державного департаменту інтелектуальної власності надійшло клопотання про призначення повторної експертизи від 01.03.2010 року (вх. № 02-7.1/931).

Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від Державного департаменту інтелектуальної власності надійшли пояснення від 01.03.2010 року (вх. № 02-7.1/932), в якому він просив скасувати рішення Господарьского суду м. Києва від 19.06.2009 року по справі № 20/247 і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшли заперечення проти клопотання Компанії «Гуала Кложерс С.П.А.» про призначення повторної експертизи від 22.03.2010 року ( вх. № 02-7.2/1404).

У судове засідання 22.03.2010 року з’явились представники Іноземного унітарного виробничого підприємства "Алкопак" та Компанії "Гуала Кложерс С.П.А.". Представник Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України у призначене судове засідання не зявився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання, про що свідчить розписка про оголошення перерви, яка наявна в матеріалах справи.

Явка представників учасників судового процесу у судове засідання не визнавалася обов’язковою, а заяви, клопотання про відкладення розгляду справи від Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України не надходили, тому Київський апеляційний господарський суд визнав за можливе розглянути апеляційну скаргу у справі № 20/247за відсутності представника Держдепартаменту, повідомленого під розписку про час, дату судового засідання.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм чинного законодавства, Київський апеляційний господарський суд не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги і скасування рішення суду першої інстанції з наступних підстав.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності (далі –підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно зі ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Умотивовуючи вимоги про визнання недійсним патенту України № 37205, Позивач зазначав, що є виробником закупорювальних пристроїв для пляшок, які поставляються ним на лікеро-горілчані заводи України.

Утім, у грудні 2005 р. до споживачів продукції позивача від представників Компанії надійшли претензії про порушення ними прав Компанії, як власника патенту України , з вимогами припинити використання закупорювальних пристроїв на виробах цих підприємств.

Зазначені дії Компанії, на думку Позивача, порушували його права на безперешкодне ведення господарської діяльності на території України, містили ознаки зловживання правом, з огляду на безпідставне розширення обсягу прав при тлумаченні патентної формули винаходу за патентом № 37205, та були розцінені ним як недобросовісна конкуренція.

У апеляційній скарзі однією з підстав для скасування рішення суду першої інстанції Компанія наводила ту обставину, що у рішенні місцевого господарського суду відсутнє посилання на встановлене судом право, яке Позивач захищав, звертаючись із позовом, і яке суд визнав порушеним видачею патенту України № 37205.

На думку апелянта, Позивач не довів, які його права порушує виданий Компанією охоронний документ,як і власне сама Компанія.

Колегія суддів вважає доводи апелянта з цього приводу слушними, і тому, здійснюючи перегляд справи у повному обсязі та оцінюючі матеріали справи, пояснення Позивача, заперечення Компанії та Держдепартаменту, приходить до наступних висновків.

За статетю 23 ГПК України «позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох відповідачів». При цьому вказується, що «кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої сторони виступає у судовому процесі самостійно».

За змістом пункту 4 частини1 статті 54 ГПК України процесуальний закон вимагає викладати у позовній заяві, якщо позов подано до кількох відповідачів, зміст позовних вимог щодо кожного з них.

У свою чергу, процесуальним законом імперативно встановлено, що у резолютивній частині рішення господарського суду має міститися висновок про задоволення позову або про відмову в позові повністю чи частково по кожній з заявлених вимог, а якщо у справі беруть участь кілька позивачів і відповідачів, - вказувати , як вирішено спір щодо кожного із них. ( ст. 84 ГПК України).

Позивач зажадав залучення до справи в якості другого відповідача Компанію, проте, окремих вимог до неї , крім вже заявлених до Держдепартаменту, не сформулював.

Зважаючи на те, що Компанія, поряд із Держдепартаментом, відповідає у суді самостійно, від власного імені, і не відповідає за вимогами, заявленими до іншого відповідача Держдепартаменту, а можливість їх процесуальної співучасті законом не передбачена, у задоволенні позову до Компанії слід відмовити.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що Компанія є власником патенту України № 37205 на винахід «Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню», виданому їй ДП «Укрпатент». Датою подання заявки є 02.11.1994 р., а датою публікації відомостей про видачу патенту –15.05.2001 р.

З урахуванням дати подання Компанією заявки на винахід (02.11.1994 р.) правовою базою для оцінки відповідності винаходу по спірному патенту умовам патентоспроможності був Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-ХП «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (надалі -Закон № 3687-ХП), уведений у дію з 1 липня 1994 року Постановою Верховної Ради N 3769-XII від 23. 12.93 р. ( п. 1 Постанови.)

Згідно з абзацом 6 пункту 3 вказаної Постанови заявки на видачу патентів України на винаходи, діловодство за якими не завершено на 1 липня 1994 року, розглядаються у порядку, встановленому цим Законом. При цьому відповідність винаходів умовам патентоспроможності визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

За змістом частин 2, 3 статті 23 Закону № 3687-ХП, патент надає його власнику виключне право використовувати винахід за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, і надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадків , коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Відповідно до ч. 1 ст. 464 ЦК України власнику патенту, зокрема, належать виключні права дозволяти використання винаходу та перешкоджати неправомірному використанню винаходу, у тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Господарського кодексу України держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання.

Проаналізувавши матеріали справи, та пояснення представників сторін, суд апеляційної інстанції встановив, що Позивач , з однієї сторони, та Компанія (власник патенту), з іншої , діють на одному сегменті ринку, до якого відноситься запатентований винахід, на ринку закупорювальних пристроїв для пляшок. При цьому Позивач, будучи виробником таких пристроїв, поставляє їх на лікеро-горілчані заводи України на підставі господарських договорів .

Наявними у матеріалах справи доказами, поданими Позивачем (а.с 90-114, т. 2), підтверджується та обставина, що юридична і патентна фірма, яка представляла інтереси Компанії щодо захисту її інтелектуальних прав на Україні, звернулася до контрагентів Позивача з претензіями, де вимагала припинити використання кришки для пляшки на горілчані вироби, які випускалися задоводами , умотивувавши тим , що при виробництві кришки для пляшки використано технічне рішення, захищене патентом на винахід № 37205. За свідченням ініціатора претензії, проведені ним порівняльний аналіз формули винаходу та конструкції кришки, а також дослідження спеціалістами об’єктів інтелектуальної власності КНДІСЕ підтвердили, що конструкція кришки виконана за усіма ознаками формули винаходу, захищеного патентом України (а.с. 91, та 115-125 т. 2).

На підставі цього Позивач переконував , що переданий ним на вирішення господарського суду спір стосується його господарських інтересів і поданий на протидію не зовсім добросовісним методам ведення конкурентної боротьби , коли патентується вже відоме за межами України рішення з метою використання переваг, які надаються національним законодавством України патентоволодільцям,позатим іншої можливості припинити такі дії , ніж шляхом визнання недійсним патенту, йому законом не надано.

Позивачем має інтерес доведення перед судом тієї обставини, що завдяки законодавчо встановленій правовій охороні винаходу, який на дату подання заявки не відповідав умовам патентоспроможності( зокрема, не був новим, або не мав винахідницького рівня, або не був промислово придатним), право Позивача на випуск та реалізацію власної продукції, яка є предметом його господарської діяльності , гарантоване чинним законодавством України, тим не менше суттєво обмежене і знаходиться під загрозою застосування з боку патентоволодільця передбачених законом процедур ,у тому числі заборон виробництва аналогичної конкурентної продукції, або можливості отримання пропозицій укласти з патентоволодільцем ліцензійного договору з відрахуванням роялті на користь останнього.

Колегія суддів враховує надане Конституційним Судом України тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес» у рішенні від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес), яке є обов’язковим до виконання на всій території України.

Зокрема, відповідно до п. 3.1 Рішення КСУ у справі про охоронюваний законом інтерес «зміст слова «інтерес» включає: а) увагу до кого-, чого-небудь, зацікавлення кимсь, чимось; цікавість, захоплення; б) вагу; значення; в) те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст чиїхось думок і турбот; г) прагнення, потреби; д) те, що йде на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось прагненням, потребам; вигоду, користь, зиск»; а до п. 3.6. - «законний інтерес відбиває легітимне прагнення свого носія до того, що не заборонено законом, тобто тільки його бажання, мрію, потяг до нього, а отже – й не юридичну, а фактичну (соціальну) можливість. Це прагнення у межах сфери правового регулювання до користування якимсь конкретним матеріальним або нематеріальним благом».

Проаналізувавши вказані поняття, Конституційний суд України у п. 1 резолютивної частини у згаданій справі зробив висновок, що «поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в законах України, треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам».

У відповідності з приписами частини 1 статті 28 Закону патент може бути визнано недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; порушення вимог пункту 2 статті 32 цього Закону

За змістом частини 2 цієї статті будь-яка особа протягом шести місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту може подати до Апеляційної ради заперечення проти видачі патенту, однак якщо такі заперечення не надійшли, то патент може бути визнано недійсним тільки у судовому порядку. Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Оскільки отриманню правової охорони на винахід передує вчинення органом, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері правової охорони винаходів, певних процедур, включаючи прийняття до розгляду заявки, її експертизу, державну реєстрацію, публікацію офіційних відомостей , прийняття рішення про видачу патентів тощо, суд апеляційної інстанції не може погодитися з доводами Держдепартаменту стосовно того, що він є неналежним відповідачем у спорі про визнання недійсним патенту.

За змістом статей 1 , 5, 6 та 12 Закону № 3687-ХП, винаходом (корисною моделлю) є результат творчої діяльності людини у будь-якій галузі технології. Пропозиція винахідника - людини, творчою працею якої створено винахід, викладається у формулі винаходу, при цьому правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить суспільним інтересам,принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об’єктом винаходу може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини); спосіб. При цьому тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі, а формула винаходу (корисної моделі) - виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло.

Поряд із цим, як Позивач, так і Держдепартамент та Компанія, в обґрунтування своїх доводів та заперечень посилалися на відрізняльну частину формули винаходу, захищеного патентом України № 37205, ознаки якої, виходячи з опису до патенту та креслень винаходу, є наступним технічним рішенням: кришка містить «муфту , яка встановлена між трубчатою та розливочною частиною» та порівнювали її з найближчими аналогами.

Статтею 6 Закону № 3687-ХП передбачена сукупність умов для патентоспроможності винаходу.

Так, за вказаним Законом, винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і промислово придатний.

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу можуть враховуватися лише окремо. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу патенту України та міжнародної заявки, в якій зазначена Україна, в тій редакції, в якій її було подано спочатку, за умови, що ця заявка або виданий за нею патент згодом будуть опубліковані у встановленому порядку і що дата подання такої заявки або, якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету передує відповідній даті, зазначеній у пункті 3 цієї статті.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не випливає з рівня техніки.

Винахід визнається промислово придатним, якщо його може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Однак, вирішення питань відповідності технічного рішення умовам патентоспроможності потребує спеціальних знань, якими суд, як юрисдикційний орган, не володіє.

У зв’язку зі цим, та враховуючи Рекомендації Президії Вищого Господарського Суду України № 04-5/76 від 29.03.2005 р. «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності», відповідні клопотання сторін, місцевий господарський суд обґрунтовано звернувся до експертного дослідження.

Згідно з ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, які виникають при вирішенні господарського спору й потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У пункті 1.8 Інструкції про призначення й проведення судових експертиз і експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145), зазначено, що експертизи й дослідження проводяться фахівцями, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах, атестовані й отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності й внесені до державного реєстру атестованих судових експертів.

Як видно з рішення Господарського суду м. Києва, місцевим господарським судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, а її проведення доручено атестованому судовому експерту Петренку С.А., який має необхідну кваліфікацію і внесений до державного реєстру атестованих судових експертів за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції».

Утім, як вбачається з представленого експертом Петренком С. А. і з наявного у справі висновку № 245 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 16.07.2007 р ( надалі Висновок –1), експерт, порівнюючи креслення, які містилися в описі винаходу, з такими ж кресленнями найближчих аналогів , не виявив муфти, як окремою деталі.

Встановивши неузгодженість між відрізняльною частиною формули винаходу за оспорюваним патентом , описом зазначеного винаходу та кресленнями, експерт вдався до припущень , що призвело до відсутності чіткого і однозначного висновку про суттєві ознаки винаходу та їх вплив на технічний результат, унеможливило встановлення відповідності винаходу за патентом України умовам патентоспроможності на дату подання заявки.

На підставі цього місцевий господарський суд, з яким погоджується суд апеляційної інстанції, правомірно і вмотивовано відхилив висновок № 1 судового експерта, зазначивши про це у рішенні.

Доводи апелянта з приводу того, що місцевий господарський суд не дав оцінки висновку № 1 , не проаналізував його, а оцінював поряд із іншими докази, спростовуються змістом рішення суду першої інстанції і тому є неспроможними. .

У зв’язку з тим, що вказані дефекти спростовували доказову значимість висновку на підставі ч. 4 ст. 42 ГПК України та виходячи з необхідності передання на вирішення експерта (на предмет їх дослідження та порівння) додатково поданих сторонами доказів, у тому числі поданої 22.10.2007 р. та 15.11.2007 р. Позивачем офіційно завіреної у патентному відомстві Португалії та належним чином легалізованої копії заявки на винахід № 90801 з повним комплектом креслень та докази на підтвердження промислової придатності винаходу за патентом України № 37205, копій 18 патентів, виданих у 18 різних країнах світу на підставі італійської заявки № МІ93 А 002327 із встановленою датою пріоритету – 03.11.1993 р. (підґрунтям для видачі оспорюваного патенту стала вищезазначена первісна італійська заявка) та інші документи, надані Компанією, місцевий господарський суд обгрнутовано призначив нову експертизу і доручив її проведення іншому судовому експерту.

Як випливає з матеріалів справи, нова експертиза об’єктів інтелектуальної власності була доручена і проводилася атестованим судовим експертом за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов’язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції» Дорошенком Олександром Федоровичем, результати дослідження матеріалів справи якого були оформлені висновком № 390 від 15.12.2008 р. (надалі- висновок № 2 ).

Під час розгляду справи Київський апеляційний господарський суд відхилив клопотання представників Компанії про призначення повторної судової експертизи, обґрунтоване наявністю у матеріалах справи двох , на думку апелянта, протилежних висновків експертизи №№ 1 та 2.

Відхиляючи призначення повторної судової експертизи , колегія суддів не знайшла достатньо обгрунтованих підстав для її призначення , виходячи при цьому з таких мотивів.

Повторна судова експертиза призначається за ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

Як зазначено у пункті 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 № 8«Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» повторна експертиза призначається, коли є сумніви у правильності висновку експерта, пов'язані з його недостатньою обґрунтованістю чи з тим, що він суперечить іншим матеріалам справи, а також за наявності істотного порушення процесуальних норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи.

Відповідну правову позицію відображено також у пункті 9.2 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 № 02-5/424"Про деякі питання практики призначення судової експертизи".

Відповідно до ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим й оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу, тобто на рівні з іншими доказами у їх сукупності, і жодний доказ не має для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Разом з тим, тягар доведення обставин, на які посилається сторона в обґрунтування своїх вимог чи заперечень , покладається на таку сторону.

У апеляційного господарського суду не існувало сумнівів у тому, що експертиза була належним чином проведена, експерт є фахівцем у проведеному ним дослідженні, сумнівів у його неупередженості сторони не висловлювали, відводів йому не заявляли, доказів , які свідчили би про наявність законодавчо встановлених підстав для можливості виключення його участі у справі,у т. ч. перебування його у службовій або в іншій залежності від осіб , які беруть участь у справі, не подавали.

Переглядаючи судове рішення першої інстанції і розглядаючи спір по суті заявлені вимоги заново, суд апеляційної інстанції на підставі оцінених ним матеріалів справи , прийшов до таких висновків.

За змістом частини 1 ст. 28 Закону № 3687-ХП патент, який не був оскаржений протягом шести місяців від дати публікації відомостей про видачу патенту до Апеляційної ради, може бути визнаний у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом; наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці; порушення вимог пункту 2 статті 32 цього Закону.

Незалежний пункт формули винаходу за патентом України № 37205 наступний: “Крышка для бутылки , предотвращающая случайное вскрытие , состоящая из разливочной части, имеющей свободную кромку , наружную резьбовую направляющую и кольцевой наружный фланец, трубчатой части, имеющей кольцевой буртик на внутренней стороне, выступы и впадины, образующие желобчатый профіль, и кольцевую загибающую лапку, и різьбового колпачка, имеющего внутреннюю резьбовую направляющую, которая соответствует наружной резьбовой направляющец разливочной части, при этом резьбовой колпачок прикреплен к трубчатой части посредством перфорированной полосы, отличающаяся тем, что содержит муфту, которая установлена между трубчатой и разливочной частями”.

Колегія суддів відносно умови, передбаченої частиною 2 статті 6 Закону № 3687-ХП щодо визнання винаходу промислово придатним, прийшла до таких висновків.

Наявними у справі доказами , серед яких претензія юридичної і патентної фірми, яка представляла інтереси Компанії щодо захисту її інтелектуальних прав на Україні, висновок- 2, надані Компанією суду апеляційної інстанції рекламні буклети власної продукції , спростовуються посилання Позивача на невідповідність винаходу за спірним патентом України умові патентоспроможності «промислова придатність» , адже свідчать про те, що технічна задача, викладена у формулі, може бути використана у промисловості або в іншій сфері .

Стосовно невідповідності винаходу за спірним патентом умові патентоспроможності “новий”.

Винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об’єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу можуть враховуватися лише окремо (ч. 2 ст. 6 Закону).

У цьому зв’язку Позивач мав довести, що сукупність суттєвих ознак відповідного винаходу на дату подання заявки, або пріоритету, вже була загальнодоступною у світі, через наявність цих ознак у джерелах інформації у тому числі з відкритих публікацій (опублікованих патентних документів, науково-технічної літератури, періодики, и т.п.), а також відомостей           про технічні засоби, як таких.

При цьому суд апеляційної інстанції не вбачає жодних обмежень у використанні інформаціі з друкованих засобах масової інформації (газет , журналів, книг ), каталогах, брошурах, буклетах, рекламних матеріалах, матеріалах виставок, конференцій, круглих столів, так і з мережі Інтернет.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-IV Інтернет – це всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами».

З висновку № 6382 спеціалістів з дослідженння об’єктів інтелектуальної власності ( а.с. 115-125, т. 2) випливає, що суттєва ознака у формулі винаходу за патентом України № 37205 «муфта», спеціалісти, які проводили дослідження, назвали неточним перекладом опису та формули винаходу і вказали, що згадану ознаку можна назвати як «муфтою», такі «з”днанням», що більш відповідає суті винаходу. При цьому муфту (з”єднання ) можна описати як конструкцію, виконану у формі зубців, що виступають із бурта трубчатою частини , зубців, що виступають із фланця розливної частини .

Суд апеляційної інстанції вважає доведеною і підтвердженою спеціалістами у цій галузі знань невідповідність винаходу по спірному патенту вказаній умові, адже згідно з висновком № 2 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у результаті порівняльного аналізу всіх наданих експерту матеріалів з суттєвими ознаками винаходу за оспорюваним патентом встановлена відсутність у матеріалах справи відомостей , згідно з якими технічне рішення за патентом України № 37205 «Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню» на дату пріоритету заявки було частиною рівня техніки.

Відсутність у винаході за патентом України № 37205 ознаки «винахідницького рівня» належним чином обґрунтована експертом з посиланням на надані для дослідження матеріали, які містять інформацію, що стала загальновідомою в світі до дати подання заявки № 94115987 від 02.11.1994 р. на видачу оспорюваного патенту, порівняно з аналогом патенту Португалії на винахід № РТ90801 , і яка свідчить, що відрізняльна ознака формули винаходу за оспорюваним патентом («муфта, которая установлена между трубчатой и разливочной частями», або «з’єднання за допомогою передніх зубців на розливочній та трубчастій частинах кришки») випливає явно з рівня техніки (є очевидною для фахівця відповідної галузі).

Заперечення Компанії висновків експертизи на тій підставі , що висновки експертів Європейського патентного відомства , Роспатенту, інших патентних відомств про відповідність технічних рішень , які ними розлядалися , не встановили невідповідності технічного рішення умовам патентоспроможності , підлягають відхиленню Київським апеляційним господарським судом, з тих мотивів , що відповідно до статті 4 13 Парижської конвенції про охорону прав промислової власності, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р.: встановлює, що

«(1) Патенти, заявки на які подані у різних країнах Союзу громадянами країн Союзу, є незалежними від патентів, одержаних на той самий винахід в інших країнах, які входять або не входять до складу Союзу.

(2)          Це положення треба розглядати без будь-яких обмежень, а саме в тому значенні, що патенти, заявки на які подані протягом строку пріоритету, є незалежними як з точки зору підстав визнання їх недійсними і припинення дії прав, так і з точки зору нормального строку їх дії.

(3)          Це положення відноситься до всіх патентів, існуючих на момент набуття ним чинності.

(4)          Воно буде також застосовуватися і в разі приєднання нових країн відносно патентів, існуючих з того чи іншого боку у момент приєднання.

(5)          Патенти, одержані з перевагою, що випливає з пріоритету, мають у різних країнах Союзу той самий строк дії, який вони мали б, якби вони були б заявлені або видані без цієї переваги, що випливає з пріоритету».

Таким чином, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду вважає, що місцевий господарський суд, належним чином дослідивши зібрані в справі докази , дійшов обґрунтованого висновку, що технічне рішення, захищене патентом України № 27304, не має усіх суттєвих відмінностей порівняно з рішеннями, відомими в науці й техніці на дату пріоритету заявки, і тому не характеризується новою сукупністю ознак.

За таких обставин , місцевий господарський суд прийняв правильне рішення про задоволення позовних вимог у частині визнання недійсним патенту у зв’язку з невідповідністю запатентованого винаходу умовам патентоспроможності, визначеними Законом № 3687-ХП, та зобов’язав Держдепартамент у відповідності до вимог ,які ставляться діючою редакцією Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( ч. 3 ст. 33) , опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання патенту України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" недійсним повністю.

Колегія суддів Київського апеляційного господарського суду, перевіряючи дотримання судом першої інстанції норм процесуального права, у тому числі норм щодо дотримання правил про підвідомчість спору господарським судам України, приймає до уваги приписи частини 1ст. 30 Закону № 3687-ХП, за якими спори, пов'язані із застосуванням цього Закону, розв'язуються судом, арбітражним або третейським судом у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Враховуючим ту обставину , що ані Держдепартаментом, як особою, яка відповідає за вимогами про визнання недійсним патенту , ані Компанією, яка не несе відповідальності за відповідність виданого патенту умовам патентоспроможності , не спростовано експертного висновку № 2 та переконливо не доведено суперечності цього висновку іншим зібраним у справі доказам, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду вважає, що відсутня належним чином обґрунтована необхідність призначення повторної судової експертизи по справі, а тому клопотання Компанії про проведення повторної експертизи відхиляє .

Беручи до уваги прийняття судового рішення судом першої інстанції за результатами обговорення усіх обставин справи , з дотриманням частини першої статті 43 цього Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, підстави для скасування рішення місцевого господарського суду та задоволення апеляційної скарги відсутні.

Разом з тим, у мотивувальній частині рішення господарського суду м. Києва зазначаєстья на мотиви, з яких суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовної вимоги, якою Позивач просив вважати патент України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" таким, що не набрав чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Відмова у задоволенні позову обґрунтована статтею 16 ЦК України, за якою не передбачено такого способу захисту цивільного права або інтересів.

Київський апеляційний господарський суд з цього приводу вважає за необхідне зазначити таке.

В силу ст. 22 Закону № 3687-ХП правовим наслідком визнання патента або його частини недійсним, є визнання його за законом таким, що не набрав чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту . Колегія суддів переконана, що визначений законом правовий наслідок не потребує окремого судового підтвердження , оскільки не може бути самостійним предметом заперечень чи не визнання будь - якою особою, і тому не спрямована на відновлення прав чи законних інтересів особи .

Проте, у резолютивній частині рішення висновок суду першої інстанції про відмову у задоволенні позову у цій частині вимог не знайшов свого відображення, що є порушенням ст. 84 ГПК України.

Так само порушенням статті 84 ГПК України колегія суддів визнає відсутність у резолютивній частині рішення місцевого господарського суду висновку про вирішення спору щодо Компанії .

За таких обставин, вважаючи, що попередньою судовою інстанцією надано вірної правової оцінки обставинам справи , однак, допущені порушення норм процесуального права, які не призвели до прийняття неправильного рішення, колегія суддів вважає наявними підстави для зміни рішення місцевого господарського суду та доповнення його резолютивної частини відповідними пунктами про відмову у задоволенні заявленої Позивачем вимоги , якою Позивач просив вважати патент України на винахід № 37205 "Кришка для пляшки, що запобігає випадковому розкриванню" таким, що не набрав чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту, та про відмову у задоволенні позову відносно Компанії. В інших частинах рішення слід залишити без змін.

Клопотання апелянта , викладене ним у заяві про повторний виклик експертів із вимогою зобов’язати їх надати відповіді Компанії на додаткові питання , для чого відкласти розгляд справи, колегією суддів відхилено, оскільки суд вважає, що експерти вже висловилися з цього приводу і вважали запропоновані питання непов’язаними з предметом спору і такими, що мають відношення до технологічних аспектів виготовлення продукту.

Оскільки пов’язаність з предметом спору запропонованих нею питань Компанією переконливо не була обґрунтована і не вказано, які наявні у справі докази можуть бути покладені в основу спростування як відповідей експертів, так і висновку -2 , заява про відкладення розгляду справи розцінена судом апеляційної інстанції як спроба Компанії з надуманих підстав відкласти розгляд справи і неправомірно затягнути строк розгляду спору.

Інші доводи апелянта не спростовувати висновків місцевого господарського суду .

Керуючись ст.ст. 33, 34, 35, 49, 99, 101, 103- 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Компанії "Гуала Кложерс С.П.А." (Віа Сан Джованні Боско 53-55, м. Александрія, Італія (Guala Closures S.p.A., Alessandria, via San Giovanni Bosco 53-55), реєстраційний номер 13201120154) залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 19.06.2009 р. у справі № 20/247 змінити, доповнивши пункт 3 резолютивної частини рішення частинами 2 та 3 наступного змісту.

«У задоволенні іншої частини позовних вимог до Державного департаменту до інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, код ЄДРПОУ 31032378) - відмовити.

У позові до Компанії "Гуала Кложерс С.П.А." (Віа Сан Джованні Боско 53-55, м. Александрія, Італія (Guala Closures S.p.A., Alessandria, via San Giovanni Bosco 53-55), реєстраційний номер 13201120154) - відмовити. »

3. В решті пунктів рішення господарського суду міста Києва від 19.06.2009 р. у справі № 20/247 залишити без змін.

Матеріали справи № 20/247 повернути місцевому господарському суду.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом місяця.

Головуючий суддя                                                                      

Судді                                                                                          

01.04.10 (відправлено)