Постанова № 8674415, 30.03.2010, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2010                                                                                           № 21/102

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Моторного О.А.

суддів:           

при секретарі:           

За участю представників:

від позивача –           не з’явився

від відповідача – 1 не з’явився

від відповідача – 2 не з’явився           

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Дочірнього підприємства „Імідж Холдинг” Акціонерної компанії „Імідж Холдинг АпС” та Товариства з обмеженою відповідальністю „Горобина”

на рішення Господарського суду м.Києва від 18.02.2010

у справі № 21/102 ( Прокопенко Л.В., Бойко Р.В)

за позовом                               Дочірнього підприємства "Імідж Холдинг" Акціонерної компанії "Імідж Холдинг АпС"

до                                                   Товариства з обмеженою відповідальністю "Горобина"

Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України

про                                                   визнання недійсним патенту України № 10869

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Дочірнє підприємство „Імідж Холдинг” Акціонерної компанії „Імідж Холдинг АпС” звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ „Горобина” та Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України про визнання недійсним патенту України № 10869.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.02.2010 року позовні вимоги були задоволені повністю. Визнано патент України № 10869 на промисловий зразок недійсним повністю. Зобов’язано відповідача – 2 внести відповідні відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки. Стягнуто з відповідача – 1 85 грн. державного мита, 118 грн. витрат н інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Заборонено відповідачу – 1 передавати будь-яким особам право власності на промисловий зразок за патентом України № 10869 та надавати будь-яким особам дозвіл на користування промисловим зразком відповідного патенту. Заборонено відповідачу – 2 вносити зміни до державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснювати функції офіційної публікації стосовно власника патенту України № 10869 на промисловий зразок.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, позивач звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій вказує, що рішення суду першої інстанції в цілому по суті було прийняте вірно, є законним та обґрунтованим, але судом порушені норми процесуального права при вирішені питання стосовно судових витрат на проведення експертизи, які мають бути покладені на відповідача-1, а тому просив рішення суду змінити в частині відмови у покладені судових витрат за проведення експертизи на відповідача – 1 та покласти судові витрати по оплаті судової експертизи на ТОВ „Горобина”.

Крім того, відповідач – 1 також не погодився з прийняти судом першої інстанції рішенням та звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій зазначає, що судове рішення прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права, при неповному з’ясуванню обставин, що мають значення для справи, а тому просив рішення скасувати повністю та постанови нове, яким в задоволені позовних вимог відмовити повністю.

Представник позивача надав суду відзив на апеляційну скаргу відповідача – 1, в якому просив дану апеляційну скаргу залишити без задоволення.

Представник відповідача – 2 відзивів на апеляційні скарги суду не надавав.

          Апеляційний господарський суд, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, встановив наступне:

Компанія ГСХ Трейдмаркс Лімітед є власником ряду знаків для товарів і послуг, в т.ч. і власником свідоцтва України № 60463 на знак для товарів і послуг „Медовуха”, який зареєстрований для товарів і послуг 33, 35, 43 класів МКТП.

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 15.09.2005 року було видано ТОВ „Горобина” патент України № 10869 на промисловий зразок „Комплект етикеток для алкогольного напою „МЕДОВУХА ХЛІБНА”, за результатами розгляду заявки від 06.07.2005 року.

21.09.2007 року між Компанією ГСХ Трейдмаркс Лімітед та Дочірнім підприємством „Імідж Холдинг” Акціонерної компанії „Імідж холдинг АпС” був укладений ліцензійний договір № 0109-03 від 21.09.2007 року, за яким позивач отримав виключні права на використання товарного знак, захищеного свідоцтвом № 60463.

Позивач звернувся до суду з вище вказаним договором, оскільки вважає, що промисловий зразок за патентом України № 10869 не відповідає умовам надання правової охорони, встановленими Законом України „Про охорону прав на промислові зразки”, а також порушує права позивача як особи, яка має виключну ліцензію на використання вказаного товарного знаку та використовує його для маркування товарів, ідентичних тим, для яких зареєстровано оскаржуваний патент.

Згідно з п. 5 рекомендацій Президії Вищого господарського суду України „Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності” від 29.03.2005 року № 04-5/76, у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз’яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про включення до сукупності суттєвих ознак промислового зразка інших охоронюваних об’єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

Враховуючи вище зазначену норму, а також особливості заявленого позову, судом першої інстанції по даній справі була призначена судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності та на вирішення експертів було поставлено питання стосовно того, чи включений до промислового зразка за патентом України № 10869 об’єкт інтелектуальної власності у вигляді позначення, що тотожне з позначенням, яке охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 60463.

Відповідно до висновку експерта № 11138 від 14.09.2009 року було зазначено, що до складу промислового зразка за патентом України № 10869 включено позначення „МЕДОВУХА”, що не є тотожним, проте є схожим до ступеня змішування з позначенням „МЕДОВУХА”, що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 60463 та є об’єктом інтелектуальної власності.

Крім того, даним висновком було також встановлено, що промисловий зразок за патентом № 10869, призначений для використання стосовно визначеного товару, а саме алкогольних напоїв, що входить до числа товарів 33 класу МКТП, для маркування яких призначена й торгівельна марка за свідоцтвом України № 60463, а тому товари, для яких використовуються конкуруючи об’єкти інтелектуальної власності є спорідненими.

Колегія суддів не заперечує висновку суду першої інстанції про те, що зазначений експертний висновок № 11138 є належним доказом, оскільки зроблений кваліфікованим експертом, відповідно до вимог Закону України „Про судову експертизу”.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Згідно з ч. 3 ст. 418 ЦК України право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

У відповідності до ст. 420 ЦК України та ч. 1 ст. 155 ГК України промислові зразки та торговельні марки (знаки для товарів і послуг) є об’єктами права інтелектуальної власності.

Статтею 1 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” знак –це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною першою статті 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Згідно зі ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Статтею 25 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” передбачаються випадки, за яких патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково. Так, відповідно до пп. “в” ч. 1 вказаної статті патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Частиною 1 статті 5 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” передбачено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Нормами Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” зокрема частиною 5 ст. 5 право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” право власності на знак засвідчується свідоцтвом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки.

Як вбачається із матеріалів справи, заявку на торгівельну марку, захищену свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 60463 було подано 01.02.2005 року, а заявку на реєстрацію оскаржуваного патенту подано відповідачем-1 06.07.2005 року (дата реєстрації по спрощеній процедурі 15.09.2005 року).

Отже, на момент подачі заявки (та реєстрації) оскаржуваного патенту вже було подано заявку на реєстрацію знаку для товарів та послуг, право на використання якого належить позивачеві, а тому оскаржуваний патент порушує права інтелектуальної власності позивача на використання товарного знаку за свідоцтвом № 60463.

Враховуючи вище викладене, колегія суддів погоджується з висновком Господарського суду міста Києва про те, що промисловий зразок за патентом України № 10869 не відповідає умовам надання правової охорони, що передбачена нормами чинного законодавства, оскільки його видано з порушенням прав третіх осіб, а саме з порушенням прав власників торгової марки, яка охороняється за свідоцтвом № 60463.

Відповідно до п. 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 року № 18-рп/2004 у справі про охоронюваний законом інтерес „поняття „охоронюваний законом інтерес”, що вживається в законах України треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам”.

Наявними в справі доказами встановлено, що до складу промислового зразку за патентом України № 10869 включено позначення „МЕДОВУХА”, що не є тотожним, проте є схожим до ступеня змішування з позначенням „МЕДОВУХА”, що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 60463 та є об’єктом інтелектуальної власності.

Таким чином, позивач звернувся з позовною заявою на захист своїх інтересів, які полягають у недопущенні змішування споживачами власної продукції з продукцією відповідача-1.

За таких обставин, позовна вимога про визнання недійсним патенту України №10869 на промисловий зразок на підставі пп. „в” ч. 1 ст. 25 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” обґрунтовано задоволена судом першої інстанції.

Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України „Про охорону прав на промислові зразки” при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Пунктом. 2.2. „Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 року № 290, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо визнання патенту недійсним.

У зв’язку з зазначеним, суд першої інстанції обґрунтовано задовольнив позовні вимоги позивача про зобов’язання відповідача-2 внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним патенту України №10869, а також здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність”.

Стосовно вимоги позивача про покладення витрат за проведення судової експертизи на відповідача – 1, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов’язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов’язаних з розглядом справи.

У відповідності до положень ст. 49 ГПК України державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Суд першої інстанції відшкодував позивачу за рахунок відповідача-1 лише витрати зі сплати державного мита у розмірі 85,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118,00 грн.

При цьому, суд першої інстанції відмовив у відшкодуванні позивачеві витрат по оплаті судової експертизи, оскільки позивачем не надано доказів оплати (платіжного доручення) судової експертизи.

Під час здійснення апеляційного провадження, позивачем суду було подане клопотання про долучення до матеріалів справи оригіналу платіжного доручення № 462 від 29.01.2009 року з призначенням платежу: оплата за проведення експертизи згідно рахунків № 4417/18 від 22.01.2009 року, № 4418/18 від 22.01.2009 року, № 4419/18 від 22.01.2009 року., яким було оплачено проведення судової експертизи на загальну суму 26056,80 грн.

Також в даному клопотання було надано обґрунтування того, чому дане платіжне доручення не було подане позивачем суду першої інстанції.

Зокрема, позивач зазначає, що згідно даного платіжного доручення платіж проводився по системі „Клієнт-Банк”, відповідно до якої платіж здійснюється в електронному форматі та не потребує роздруківки платіжного доручення на паперовому носії; якщо платнику необхідне платіжне доручення на паперовому носії з відміткою банку, він замовляє її банку; подаючи клопотання про стягнення витрат, пов’язаних з судовою експертизою, для встановлення суми позивач посилався на докази, які знаходяться в матеріалах справи; суд не витребував у позивача платіжного доручення для огляду, тому позивач і не замовляв платіжки на паперовому носії в банку.

У зв’язку з тим, що у позивача не було вказаного платіжного доручення на паперовому носії з відміткою банку на момент прийняття рішення по справі, позивач просить його долучити до матеріалів справи та врахувати при розгляді апеляційної скарги.

          Відповідно до ч. 1 ст.101 ГП України, додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Як вбачається з матеріалів справи, дійсно позивачем подавалося суду заява про уточнення позовних вимог, відповідно до якої просив суд витрати за проведення судової експертизи покласти на відповідача – 1 і як на доказ здійснення ним такої оплати, посилався на наявний в матеріалах справи акт здачі-приймання висновку судової експертизи.

Згідно з ч. 1 ст. 38 ГПК України, якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський суд зобов’язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

Зважаючи на те, що у відповідності до ч. 5 ст. 15 Закону України „Про судову експертизу” проведення експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок замовника, а ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2008 року витрати за проведення експертизи покладено на позивача, і експертом проведено експертизу, складено висновок № 11138 від 17.09.2009 року, надано акт № 11138 від 17.09.2009 року, в якому вказано про вартість проведеної експертизи у розмірі 8008,80 грн., колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції, вважаючи, що у матеріалах справи недостатньо доказів для відшкодування позивачеві витрат за проведення судової експертизи повинен був витребувати їх від позивача.

Отже, колегія суддів вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про долучення до матеріалів справи платіжного доручення № 462 від 29.01.2009 року, та відшкодувати позивачеві витрати з оплати вартості судової експертизи по даній справі у розмірі 8008,80 грн.

Як вбачається з наданого позивачем платіжного доручення № 462 від 29.01.2009 року, ним (платіжним дорученням) було сплачено загалом коштів за проведення експертизи згідно 3 різних рахунків, в тому числі на проведення експертизи по даному спору в розмірі 8008,80 грн.

Таким чином, враховуючи все вище зазначене, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга Дочірнього підприємства „Імідж Холдинг” Акціонерної компанії „Імідж Холдинг АпС” підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду міста Києва від 18.02.2010 року підлягає зміні.

Оскільки в апеляційній скарзі відповідача – 1 ставилися вимоги про скасування рішення суду першої інстанції повністю, в зв’язку з суттєвим порушенням норм матеріального та процесуального права, неповним з’ясуванням обставин, що мають значення для справи, колегія суддів прийшла до висновку, що по суті Господарським судом міста Києва спір був вирішений вірно і рішення суду є законним та обґрунтованим, апеляційна скарга ТОВ „Горобина” не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 49 ГПК України, суми які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов’язані з розглядом справи покладаються при частковому задоволенні позову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до викладеного, керуючись ст. 49, ст. 101, п. 4 ст. 103, п. 4 ч.1 ст.104, ст.105 ГПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Горобина” залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу Дочірнього підприємства „Імідж Холдинг” Акціонерної компанії „Імідж Холдинг АпС” задовольнити.

Рішення Господарського суду міста Києва від 18.02.2010 року у справі № 21/102 змінити, виклавши п.4 резолютивної частини рішення в наступній редакції:

„Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Горобина” (вул. Петропавлівська, 121, м. Суми, 40021, код ЄДРПОУ 31162928), з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду на користь Дочірнього підприємства „Імідж Холдинг” Акціонерної компанії „Імідж холдинг АпС” (вул. Первомайська, 2-Б, с. Нове Запоріжжя, Запорізької області, 70420) 85,00 (вісімдесят п’ять гривень 00 коп.) державного мита, 118,00 (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 8008,08 грн. (вісім тисяч вісім гривень 08 коп.) відшкодування витрат з оплати вартості експертизи.”

В іншій частині рішення суду залишити без змін.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Горобина” (вул. Петропавлівська, 121, м. Суми, 40021, код ЄДРПОУ 31162928), з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду на користь Дочірнього підприємства „Імідж Холдинг” Акціонерної компанії „Імідж холдинг АпС” (вул. Первомайська, 2-Б, с. Нове Запоріжжя, Запорізької області, 70420) 42,50 (сорок дві гривні 50 коп.) відшкодування витрат зі сплати державного мита за подання апеляційної скарги.

Видати накази. Видачу наказів доручити Господарському суду міста Києва.

Матеріали справи № 21/102 повернути до Господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя                                                                      

Судді