Рішення № 8363383, 20.05.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 12/21120.05.09 За позовом          Приватного підприємства "СЛАЙД" До          1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

          науки України

          2) Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС"

Про          визнання частково недійсним Патенту на промисловий зразок № 10188

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача                    Веремієнко О.І. –предст. (дов. №05-009 від 15.09.2008 р.),

Самокиш К.О. - предст. (дов. № 05/009 від 15.09.2008 р.)

Від відповідача          1) Саламов О.В. –предст. (дов. №16-08/1295 від 10.03.2009 р.)

2) не з'явився

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС" в якому просить суд: 1) визнати частково недійсним Патент України № 10188 на промисловий зразок «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей»від дати публікації відомостей про його видачу; 2) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів на промислові зразки стосовно визнання частково недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання частково недійсним патенту України №10188 на промисловий зразки «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей»від дати публікації відомостей про його видачу. Всі судові втрати позивач просить покласти на відповідачів.

Ухвалою суду від 13.08.2008 р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 12/211 та призначено розгляд справи на 09.09.2008 р.

Відповідачі відзиви на позовну заяву не надали, представників в судове засідання 09.09.2008 р. не направили.

Ухвалою суду від 09.09.2008 р. відкладено розгляд справи на 03.10.2008 р.

В судовому засіданні 03.10.2008 р. представник відповідача 1 надав відзив на позов (вих. № 16-08/5848 від 01.10.2008 р.), відповідно до якого просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог пред’явлених до Державного департаменту інтелектуальної власності з підстав, викладених у відзиві.

Представник відповідача 2 в судове засідання 03.10.2008 р. знову не з'явився, про причини нез’явлення суд не повідомлено.

В судовому засіданні 03.10.2008 р. представник позивача надав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з якого стало відомо, що відповідач 2 знаходиться за адресою, яка відрізняється від зазначеної у позові, а саме: 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, б. 5-А.

Ухвалою суду від 03.10.2008 р. відкладено розгляд справи на 11.11.2008 р. з метою належного повідомлення відповідача 2 про розгляд справи.

11.11.2008 р. судове засідання не відбулось в зв’язку з перебуванням судді Прокопенко Л.В. на лікарняному.

Ухвалою суду 17.11.2008 р. призначено розгляд справи на 02.12.2008 року.

В судовому засіданні 02.12.2008 р. представником позивача подано Позовну заяву (уточнена ) відповідно до якої позивач просить суд: 1) визнати частково недійсним Патент України № 10188 на промисловий зразок «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей»від дати публікації відомостей про його видачу (19.02.2004 р.), а саме в частині, що стосується профілів № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; 2) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів на промислові зразки стосовно визнання частково недійсним вказаного патенту та опублікувати в Офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання частково недійсним патенту України №10188 на промисловий зразки «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей»від дати публікації відомостей про його видачу. Всі судові втрати позивач просить покласти на відповідачів.

В судовому засіданні 02.12.2008 р. оголошена перерва у слуханні до 05.12.2008 р.

Представники позивача та відповідача 2 в судовому засіданні 05.12.2008 р. подали клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Розглянувши подані матеріали справи, заслухавши пояснення учасників судового процесу, суд вважає, що клопотання представників сторін про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Предметом спору є визнання недійсним частково Патенту України № 10188.

Таким чином, для вирішення справи по суті необхідно встановити, чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразку за Патентом № 10188 загальнодоступною у світі до дати подання заявки на видачу цього патенту. Для вирішення даного питання необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.

Зважаючи на наведене, суд прийшов до висновку, що для вирішення вищенаведених питань необхідні спеціальні знання. У відповідності до ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою від 05.12.2008 року у справі № 12/211 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, провадження у справі зупинено до отримання висновків судової експертизи.

25.02.2009 року відділом діловодства суду отримано від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Висновок № 578 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, складений 17.02.2009 року, за таких обставин провадження у справі № 12/211 Ухвалою від 26.02.2009р. поновлено, розгляд справи призначено на 20.03.2009 р.

В судовому засіданні 20.03.2009 р. представник відповідача 1 подав клопотання про відкладення слухання справи для надання можливості ознайомлення з Висновком КНДІСЕ. Представник позивача проти задоволення клопотання заперечив. Зважаючи на обставини, викладені відповідачем 1, клопотання судом задовольняється.

Ухвалою від 20.03.2009 р. слухання справи відкладено на 17.04.2009 р.

В судове засідання 17.04.2009 р. представник відповідача 2 не з’явився, натомість відділом діловодства суду отримано клопотання відповідача 2 про відкладення слухання справи в зв’язку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника. Клопотання судом задоволено.

Ухвалою суду від 17.04.2009 р. відкладено розгляд справи на 20.05.2009 р.

В судовому засіданні 20.05.2009 р. представником відповідача 1 подано пояснення по суті спору відповідно до якого відповідач 1 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог з підстав, викладених у поясненнях.

В судове засідання 20.05.2009 р. представник відповідача 2 не з'явився, про причини нез’явлення представника суд не повідомлено, клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача 2 до суду не надходило.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 20.05.2009 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

У встановленому законом порядку 15 червня 2001 року Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України було видано патент № 4906 на промисловий зразок «Комплект профілів». Заявку на видачу вищевказаного патенту було подано до Державного департаменту інтелектуальної власності України 19 грудня 2000 року громадянином Поспєловим І.В.

Відповідно до вимог чинного законодавства України 15.08.2002 року власник вищевказаного патенту Поспєлов І.В. передав Патент № 4906, а також усі права, котрі передбачені вказаним патентом Товариству з обмеженою відповідальністю «АДС»

19 лютого 2004 року Товариство з обмеженою відповідальністю «АДС»подало до Державного департаменту інтелектуальної власності України заявку № 2004020208 на отримання патенту на промисловий зразок, об’єктом якого був «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей». На підставі наданої заявки 16 травня 2005 року Товариство з обмеженою відповідальністю «АДС»отримало Патент № 10188 на промисловий зразок «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей».

Позивач за позовом вважає, що видача Державним департаментом інтелектуальної власності України та отримання Товариством з обмеженою відповідальністю «АДС»Патенту на промислові зразки № 10188 здійснені із суттєвим порушенням чинного законодавства в частині невідповідності умовам надання правової охорони передбаченими ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»від 15.12.1993 р. № 3688 (далі - Закон № 3688), а тому просить суд визнати Патент № 10188 на промисловий зразок частково недійсним.

Відповідач-2 відзив на позов не надав.

Державний департамент інтелектуальної власності України надав відзив на позов, та звернувся до позивача з заявою про уточнення позовних вимог, а саме з вимогою вказати, в якій саме частині позивач просить визнати Патент України № 10188 на промисловий зразок недійсним.

Проте, позивачем в судовому засіданні 02.12.2008 р. уточнено позовні вимоги, а саме позивач просить визнати частково недійсним Патент України №10188 на промисловий зразок „Комплект профілів для кріплення розсувних дверей” в частині, що стосується профілів № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтував тим, що сукупність промислових ознак профілів №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №13 що входять до патенту №10188 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності України, а саме до 19.02.2004 року.

З метою доведення вказаних тверджень позивач надав наступні докази:

- маркетингову продукцію на алюмінієві профілі та сертифікати якості на дані алюмінієві профілі заводу BURAK (Турція);

- Патент України на промисловий зразок № 4906 від 15.06.2001р.

Щодо деяких комплектів профілів, які входять до промислового патенту № 10188, позивач зазначив, що № 4, № 9, № 11, № 13 також стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки відповідачем-2 на отримання патенту на промисловий зразок.

На підтвердження позивач надав суду інформацію а саме, що профіль № 4 входить в Патент № 6071, власником якого є Бех Артур Васильович. Датою подання заявки на даний профіль є – 22.01.2002 рік.; профіль № 9 входить в Патент № 3214, власником якого є Бех Артур Васильович. Датою подання заявки на даний профіль є – 30.04.1999 рік.; профіль № 11 входить в Патент № 5993, власником якого є Бех Артур Васильович. Датою подання заявки на даний профіль є –21.12.2001 рік.; профіль № 13 входить в Патент № 8550, власником якого є Зимін Сергій Миколайович. Датою подання заявки на даний профіль є –14.07.2003р.

На підставі наведеного позивач зазначає, що відповідач-2 отримав права на спірні патенти, що частково не є новими, а частково - є копією вже відомого у світі промислового зразка, так як профілі № 1,2,3,5,6,7,8,10 входять в Патент № 4906, а профілі № 4,9,11,13 входять в інші патенти, а отже дванадцять з тринадцяти профілів, які входять в Патент на промисловий зразок № 10188, стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки відповідачем-2 на отримання патенту на промисловий зразок –до 19.02.2004 року.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши в судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та про задоволення позовних вимог повністю з наступних підстав.

Відповідно до приписів ст. 5 Закону № 3688 "Правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Як вбачається з п.1 ст. 6 Закону № 3688 "промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є "новим". Аналогічні положення містяться в ч.1 ст.461 Цивільного кодексу України, відповідно до якої "промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим".

Відповідно до п.2. ст. 6 Закону № 3688 "промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суб’єктивних ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи". Таким чином, умовою патентоспроможності промислового зразка є його абсолютна новизна.

Згідно з п. 6 ст.5 Закону № 3688 "обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису". При цьому деталізація поняття "суттєві ознаки промислового зразка" наводиться у "Правилах складання та подання заявки на промисловий зразок", затверджених Наказом Міністерства освіти та науки України від 18 лютого 2002 року № 110 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 березня 2002 року № 226/6514, які розроблені відповідно до Закону України про промислові зразки надалі - Правила).

Відповідно до п.8.1.4. Правил, суттєві ознаки промислового зразка зазначаються у заявці на реєстрацію і формують зоровий образ заявленого виробу. Згідно підпункту 8.1.4.1 цієї норми Правил "суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. При цьому, ознака належать до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака".

Спеціальне законодавство у сфері охорони промислових зразків не дає визначення поняття "загальнодоступний" . Таким чином, враховуючи положення ст. 8 ЦК України про аналогію закону, суд вважає, що слід керуватись п. п. 6.5.2.1. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 15 березня 2002 р. № 197, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2002 року за № 364/6652. В цьому підпункті Правил зазначено, що „загальнодоступними” вважаються відомості що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

Відповідно до ч. 2 ст.16 Закону № 3688 «Про охорону прав на промислові зразки»після публікації відомостей про видачу патенту будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. Як було зазначено вище, публікація відомостей про видачу патенту України на промисловий зразок №4906 відбулася 15 червня 2001 року.

А отже суд встановив, що сукупність суттєвих ознак комплекту профілів № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 8, № 10, які входять до Патенту № 4906, і які в послідуючому були включені Відповідачем-2 до заявки на патент № 10188, а також профілів № 4, № 9, № 11, № 13, що входять в інші патенти, - стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки Відповідачем-2, а саме до 19.02.2004 року.

Суд з урахуванням вищевикладеного приходить до висновку, що Патент України №10188 і Патент України №4906 на промисловий зразок «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей»не відповідає умові патентоспроможності, визначеним п.1 ст. 6 Закону № 3688 та ч.1 ст.461 ЦК України, а саме не є новими і не є придатними для набуття правової охорони, як об’єкт права інтелектуальної власності, оскільки сукупність суттєвих його ознак, які представлені на зображеннях відповідних виробів і впливають на формування їх зовнішнього вигляду, стали загальнодоступними у світі до дати подання Відповідачем-2 заявок на отримання патентів на вказані промислові зразки.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

За результатами проведення судової експертизи експертом КНДІСЕ складено Висновок № 578 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 17.02.2009 року.

Статтею 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін. Ці дані встановлюються висновками судових експертів відповідно до ст. 33 ГПК України.

Судом встановлено, що Висновок КНДІСЕ № 578 містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених питань. Оцінивши Висновок КНДІСЕ №578 за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Висновком судової експертизи встановлено, що:

1) Суттєвими ознаками промислового зразка за Патентом №10188 є ознаки, які формують його зовнішній вигляд, а саме:

-          профіль № 1 - профіль має складну форму; зверху розташована виїмка з «яблуком»;

-          профіль № 2 - має виїмки зверху та знизу без «яблука»; форма профілю –складна;

-          профіль № 3 - має ш – подібну перевернуту форму поперечного перерізу; профіль має бічні повздовжні симетричні пази та повздовжні ребра зверху

-          профіль № 4 - має п – подібну перевернуту форму поперечного перерізу; має бічні повздовжні симетричні пази та повздовжні ребра зверху;

-          профіль № 5 - має коробкоподібну форму та ручку –захоплювач;

-          профіль № 6 - профіль має коробко подібну форму; ручку –захоплювач; напрямні знизу та справа;

-          профіль № 7 - профіль має складну форму з двома симетричними повздовжніми виїмками зверху та пазами;

-          профіль № 8 - профіль має складну форму з виїмкою знизу з «яблуком»;

-          профіль № 9 - профіль має коробко подібну форму з двома виїмками різного поперечного перерізу зліва, захоплювач –ручку та напрямні справа;

-          профіль № 10 - має п –подібну конфігурацію поперечного перерізу та по одному пазу з двох боків;

-          профіль № 11 - має коробкоподібну конфігурацію поперечного перерізу, захоплювач –ручку та напрямну знизу;

-          профіль № 12 - профіль має складну форму з повздовжньою виїмкою зверху;

-          профіль № 13 - має коробкоподібну конфігурацію поперечного перерізу, захоплювач –ручку, напрямні справа та два повздовжні пази зліва.

2) Матеріали справи містять відомості про те, що сукупність суттєвих ознак профілів № 1, № 2, № 3, № 4 № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 13, зображення яких міститься в патенті України на промисловий зразок №10188, стала загальнодоступною у світі до дати подання на нього заявки.

Оцінивши Висновок судової експертизи у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що Патент № 10188 на промисловий зразок «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей»частково не відповідає умовам надання правової охорони, а отже підлягає визнанню частково недійсним.

А тому суд визнає обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню позовну вимогу щодо зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру патентів на промислові зразки стосовно визнання частково недійсним Патенту України № 10188 на промисловий зразки «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей»від дати публікації відомостей про його видачу, а саме: в частині, що стосується профілів № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13, та зобов’язує відповідача-1 здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ст. 49 ГПК України державне мито, від сплати якого позивач у встановленому порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звільнений від сплати державного мита.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 3, 8, 16, 461 ЦК України, ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати частково недійсним Патент України № 10188 на промисловий зразок «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей»- від дати публікації відомостей про його видачу (19.02.2004 р.), а саме: в частині, що стосується профілів № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (МСП 03680, Київ-35, вул. Урицького, 45) внести зміни до Державного реєстру патентів на промислові зразки стосовно визнання частково недійсним Патенту України №10188 на промисловий зразок «Комплект профілів для кріплення розсувних дверей»- від дати публікації відомостей про його видачу (19.02.2004 р.), а саме: в частині, що стосується профілів № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АДС»(код ЄДРПОУ 31305439, 01010 м. Київ вул. Московська, 7, з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) в доход Державного бюджету 85 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

6. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його підписання.

Суддя                                                                                                    Л.В. Прокопенко

Дата підписання

29.05.2009 р.