Рішення № 74023507, 07.05.2018, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2018м. ДніпроСправа № 904/87/18

Господарський суд Дніпропетровської області у складі: суддя Петрова В.І.

за участю секретаря судового засідання Кутяєва В.С.

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛІКСІР", м. Дніпро

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА", м. Київ

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕЛІКСИР", с. Старі Кодаки, Дніпровський район, Дніпропетровська область

про заборону використання позначення та зобов'язання вчинити певні дії

Представники:

від позивача: ОСОБА_1, дов. від 03.03.2017р.

від відповідача: не з'явився

від третьої особи: ОСОБА_2, дов. від 15.01.2018р.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЛІКСІР" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕЛІКСИР" та Товариства з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА", в якому просило:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованою відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158, зокрема нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та утилізувати всю продукцію з використанням позначення "КАПІЛЯР" на упаковці.

Позовні вимоги обгрунтовував тим, що нанесення Товариством з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" Знака на упаковку, в якій міститься гель косметичний "КАПІЛЯР", що відноситься до 3 класу МКТП, тобто до класів, для яких зареєстровано Знак за свідоцтвом України від 10.04.2009р. №105158; пропонування для продажу крему в упаковці, на яку нанесено Знак - є протиправним використанням Знаку Товариством з обмеженою відповідальністю "Ботаніка".

Ухвалою суду від 15.01.2018р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, розпочато розгляд справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 30.01.2018р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА" позов не визнає, зазначає, що у наданому позивачем ліцензійному договорі №26/08-16-2 від 26.08.2016р. та додатку №1 до цього договору на використання знаку "КАПІЛЯР" за свідоцтвом України №105158 відсутній перелік товарів і послуг із зазначенням класів МКТП. Товариство з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА" вважає, що висновок експертного дослідження за результатами порівняльного аналізу об"єктів інтелектуальної власності від 19.02.2018р., складеного патентним повіреним ОСОБА_3, не може братись до уваги в якості доказу, оскільки права позивача відповідно до знаку для товарів і послуг "КАПІЛЯР" за свідоцтвом України №105158 для 3 класу міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків Товариством з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА" не порушуються.

Ухвалою суду від 30.01.2018р. змінено процесуальний статус Товариства з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕЛІКСИР" з відповідача 1 на третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача та відкладено підготовче засідання на 20.02.2018р.

20.02.2018р. третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕЛІКСИР" подало відповідь на відзив, в якій позовні вимоги підтримує у повному обсязі.

20.02.2018р. у судовому засіданні оголошено перерву до 28.02.2018р.

28.02.2018р. у судовому засіданні оголошено перерву до 20.03.2018р. та продовжено строк підготовчого провадження у справі на 30 днів.

Ухвалою суду від 20.03.2018р. відкладено підготовче засідання на 29.03.2018р.

27.03.2018р. позивач подав до суду уточнену позовну заяву, в якій просив:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Ботаніка" здійснювати використання позначення "КАПІЛЯР", яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованою відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158, зокрема нанесення такого позначення на продукцію, її зберігання із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет;

- знищити виготовлені зображення знаку або позначення "КАПІЛЯР" на упаковці продукту Товариства з обмеженою відповідальністю "Ботаніка", схожого із торговельною маркою "КАПІЛЯР", зареєстрованою відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158.

29.03.2018р. у судовому засіданні оголошено перерву до 05.04.2018р.

Ухвалою суду від 05.04.2018р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в засіданні на 12.04.2018р.

12.04.2018р. та 19.04.2018р. у судових засіданнях оголошено перерву до 19.04.2018р. і до 03.05.2018р. відповідно.

03.05.2018р. у судовому засіданні оголошено перерву до 07.05.2018р. о 09:40 год.

07.05.2018р. у судовому засіданні оголошено перерву до 07.05.2018р. о 14:00 год.

07.05.2018р. у судовому засіданні проголошені вступна та резолютивна частини рішення відповідно до ст.240 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Відносини з приводу торговельної марки (знаків для товарів і послуг) регулюються, крім Цивільного кодексу України, Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон №3689).

Згідно ст.1 Закону №3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За змістом ч.4 та ч.6 ст.16 Закону №3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака. При цьому виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на некомерційне використання знака.

Власник знака для товарів і послуг має право заборонити іншим особам використовувати цей самий знак або знак подібний до нього до ступеню змішування, тоді, зокрема, коли цей знак використовується відповідною особою саме з комерційною метою, тобто коли наслідком такого використання знака для аналогічних товарів може стати введення споживача в оману.

З матеріалів справи вбачається, що:

- Товариство (позивач) є власником свідоцтва України від 10.04.2009р. №105158 на Знак, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, дата подання заявки - 13.11.2006р., дата публікації відомостей про видачу - 10.04.2009р. Знак зареєстровано для товарів і послуг, що відносяться до 3 класу МКТП - Косметика; зубні порошки і пасти; вазелін косметичний; косметичні препарати до ванн; вибілювальні креми для шкіри; косметика для вій; депілятори (засоби для видалення волосся); депіляторний крем; депіляторні препарати (для видалення волосся); ефірні олії; жасминна олія; жири косметичні; ефірні олії з кедрового дерева; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; лавандова олія; лимонні ефірні олії; лосьйони косметичні; серветки, просочені лосьйонами косметичними; м"ята на парфуми; олії косметичні; олія скипидарна для знежирювання; косметичні препарати для догляду шкіри.

Згідно ч.2 ст.16 Закону №3689 свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Відповідно до ч.7 ст.16 Закону №3689 власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг, на підставі договору. Передача права власності на знак не допускається, якщо вона може стати причиною введення в оману споживача щодо товару і послуги або щодо особи, яка виготовляє товар чи надає послугу.

Власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору (ч.8 ст.16 Закону №3689).

Згідно ч.9 ст.16 Закону №3689 договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.

13.05.2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕЛІКСІР" (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕЛІКСИР" (покупець) укладено договір про передачу прав власності на знаки для товарів і послуг №13/05-1, за яким продавець передав, а покупець прийняв права власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвом №105158.

Відповідно до п.1 договору передача права власності поширюється на всі товари за всіма класами МКТП, на які поширюється дія свідоцтва.

08.08.2016р. Державна служба інтелектуальної власності України прийняла рішення про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знаки і прийняла рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу права власності на знаки, відповідно до яких право власності на знаки для: товарів класів 3, 5, 30, на які зареєстровано знаки, свідоцтва України 105158.

Реєстраційний номер 20305.

Дата публікації та реєстрації - 25.08.2016р.

26.08.2016р. між Товариством з обмеженою відповідальністю "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ ЕЛІКСИР" (ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЕЛІКСІР" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір №26/08-16-2 про надання дозволу на використання об"єктів прав інтелектуальної власності (знаків для товарів і послуг).

Під Знаками у цьому договорі розуміються знак для товарів і послуг (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг): №105158 (п.1.1. договору).

За додатком №1 до ліцензійного договору №26/08-16-2 від 26.08.2016р. ліцензіар залишає за собою право самостійно використовувати Знаки і право надавати третім особам дозволи (ліцензії) на використання Знаків, за умови письмового погодження з ліцензіаром. Право забороняти третім особам неправомірне використання Знаків (включаючи право звернення до суду) належить протягом строку дії ліцензійного договору №26/08-16-2 від 26.08.2016р. як ліцензіару, так і ліцензіату.

Позивач, наполягаючи на задоволенні своїх вимог, вважає, що нанесення Знака на упаковку, в якій міститься косметичний гель "КАПІЛЯР", що відноситься до 3 класу МКТП, тобто до класу, для якого зареєстровано Знак за свідоцтвом України від 10.04.2009р. №105158; пропонування для продажу косметичного гелю "КАПІЛЯР" в упаковці, на яку нанесено Знак - є протиправним використанням Знака з боку відповідача.

Згідно висновку експертного дослідження за результатами порівняльного аналізу об"єктів інтелектуальної власності від 19.02.2018р., який було виконано патентним повіреним ОСОБА_3 за дорученням Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛІКСІР", маркування продукту ТОВ "БОТАНІКА" схоже із маркуванням продукту ТОВ "ЕЛІКСІР" настільки, що їх можна сплутати; маркування продукту ТОВ "БОТАНІКА" є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу; використання ТОВ "БОТАНІКА" словесного позначення "КАПІЛЯР" і зображення смужки (стрічки) із двох рівновеликих смуг червоного і синього кольорів є порушенням прав інтелектуальної власності ТОВ "ЕЛІКСІР".

Знак "КАПІЛЯР" зареєстровано позивачем з метою позначити, у тому числі товари класу 3 МКТП - Косметика; зубні порошки і пасти; вазелін косметичний; косметичні препарати до ванн; вибілювальні креми для шкіри; косметика для вій; депілятори (засоби для видалення волосся); депіляторний крем; депіляторні препарати (для видалення волосся); ефірні олії; жасминна олія; жири косметичні; ефірні олії з кедрового дерева; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; лавандова олія; лимонні ефірні олії; лосьйони косметичні; серветки, просочені лосьйонами косметичними; м"ята на парфуми; олії косметичні; олія скипидарна для знежирювання; косметичні препарати для догляду шкіри.

За змістом ч.2 ст.5 Закону №3689 об'єктом знака може бути будь-яке позначення або комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Відповідно до ч.4 ст.5 Закону №3689 обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Отже для вирішення спору важливо встановити не тільки саме спірне позначення як знак, але і віднесення його (позначення ним) певних класів товарів.

Реєстрація слова "КАПІЛЯР" як знака для товарів та послуг для певного класу товарів обумовлює позначення ним споживчих властивостей саме цих класів товарів і відповідно їх якості. Тому використання цього слова іншими виробниками цих же класів товарів порушує права позивача як володільця відповідного знака.

Знаки для товарів та послуг – це один із засобів ідентифікації товарів та послуг, тобто позначення, здатне вирізняти товари або послуги однієї особи від товарів або послуг іншої особи. Виділення маркових товарів або послуг з маси конкуруючих з ними допомагає власнику знака в продажу товарів або наданні послуг, а споживачу – у виборі відповідних товарів чи послуг серед подібних, крім того, товарний знак має гарантійну функцію, яка визначається гарантуванням споживачам знайомої їм якості товарів (послуг). Також знак має на меті привернути увагу споживачів до товарів (послуг) маркованих певним товарним знаком. Виконуючи ідентифікаційну функцію, товарний знак опосередковано вказує на виробника або особу, що надає послугу. Завдяки тісному зв’язку між товарами (послугами) та товарним знаком, останні надають суспільству інформацію щодо товарів та послуг, і таким чином допомагають власникам знаків стимулювати та зберігати попит на ці товари або послуги. Значимість правової охорони знака полягає не тільки у його ролі щодо виробника, але, насамперед, у його ролі, яку він виконує в інтересах споживачів.

Тому застосування цього слова (терміну) іншими виробниками у галузі косметики не тільки порушує права позивача, але і вводить в оману споживача.

Використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

Відповідач не заперечує факт такого використання, однак обгрунтовує можливість такого використання з посиланням на те, що знак для товарів та послуг "КАПІЛЯР" він використовує на упаковці продукту "Гель для ніг Капіляр" власну торгову марку "Botanica", яка зареєстрована на ім"я власника підприємства ТОВ "БОТАНІКА" ОСОБА_4, і яку ТОВ "БОТАНІКА" використовує відповідно до ліцензійного договору №1/2014 від 03.06.2014р., укладеного між ТОВ "БОТАНІКА" і ОСОБА_4 (Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг №112413, №116281 та ліцензійний договір від 03.06.2014р.). Відповідно торгова марка "Botanica", яка розташована на упаковці продукту "Гель для ніг Капіляр", надає можливість споживачам України розрізнити товари цього виробника від товарів інших виробників.

Відповідно до ч.2 ст.20 Закону №3689 власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Враховуючи викладене, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню в частині заборони відповідачу здійснювати будь-яке використання позначення "КАПІЛЯР", зареєстрованого відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158, в іншій частині позову слід відмовити.

Доводи відповідача про те, що він виготовляє гель для ніг та використовує власну торгову марку "Botanica" спростовуються висновком експертного дослідження і написом на упаковці, де зазначено, що це гель косметичний.

Керуючись ст.ст.73, 74, 76-79, 86, 123, 127, 129, 232, 233, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА" (04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9, офіс 213, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 33938074) здійснювати будь-яке використання позначення "КАПІЛЯР", зареєстрованого відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг №105158.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БОТАНІКА" (04073, м. Київ, вул. Сирецька, 9, офіс 213, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 33938074) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕЛІКСІР" (49040, м. Дніпро, вул. Панікахи, б.2, корпус 12, кімн.403, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ 32197328) судові витрати у розмірі 8 262,00грн. (вісім тисяч двісті шістдесят дві).

В іншій частині позову відмовити.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили у відповідності до ст.241 Господарського процесуального кодексу України.

Рішення суду може бути оскаржено в порядку та у строки, передбачені ст.256, п.п.17.5 п.17 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 16.05.2018р.

Суддя ОСОБА_5