Рішення № 6976637, 12.11.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 18/34012.11.09 За позовом          Проктер енд Гембл Бізнес Сервісес Канада Компані; до                    Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України (відповідач 1);

                    ТОВ „ХІМІМПЕКС” (відповідач 2);

про          визнання недійсним свідоцтва України № 85359

Суддя: Мандриченко О.В.

Представники

Від позивача:                    Радомський В.С., представник, довіреність б/н від 12.09.2008р.;

Від відповідача 1:          Постоялкіна О.В., представник, довіреність № 16-08/1431

від 16.03.2009;

Від відповідача 2: не з’явився;

На підставі статті 77 ГПК України справа була відкладена слуханнями: з 20.11.2008 р. до 09.12.2008 р.; з 09.12.2008 р. до 20.01.2009 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить визнати недійсним повністю свідоцтво України № 85359 на знак „Dental-B”, зареєстроване на ім’я відповідача 2; зобов’язати відповідача 1 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України № 85359 на знак недійсним повністю та здійснити відповідну публікацію у офіційному бюлетені „Промислова власність” , з мотивів, вказаних у позовній заяві.

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України у наданому відзиві на позов просить відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що свідоцтво України № 85359 на знак для товарів і послуг „Dental-B” було видано на ім’я ТОВ „ХІМІМПЕКС” для товарів 3 та 21 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Експертиза заявки на знак проводиться відповідно до Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116. За результатами експертизи заяви № m2006 10038 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим статтею 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”; на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, відносно усього переліку заявлених товарів 3 та 21 класів МКТП. За результатами експертизи вищезазначеної заяви не було встановле6но, що знак „Dental-B” є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками „Оral-B” за свідоцтвами України № № 3410, 1338, 54628 для споріднених товарів 3 та 21 класів МКТП. Відповідач 1 також посилається на те, що позивач не надав доказів того, що знак за свідоцтвом України № 85359 містить вказівки на певного виробника товарів та належних доказів того, що позивач до дати подання заявки на знак „Dental-B” набув певної відомості серед споживачів настільки, що існує можливість асоціацій схожих знаків з товарами цього виробника.

Відповідач 2 відзив на позов не надав, позовні вимоги по суті не заперечив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.01.2009 р. призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2009 р. було поновлено провадження у справі № 18/340 та призначено слухання справи на 12.11.2009 р.

Представник позивача подав пояснення на висновок судової експертизи, в якому погоджується з висновком судової експертизи та просить визнати свідоцтво України №85359 на знак „Dental-B”, зареєстроване на ім’я ТОВ „ХІМІМПЕКС” недійсним повністю; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України № 85359 на знак недійсним повністю та здійснити відповідну публікацію у офіційному бюлетені „Промислова власність”.

Представник відповідача 1 подав відзив на позовну заяву, в якому просить не приймати висновок експертизи від 07.09.2009 р. як належний доказ у справі та відмовити у задоволенні позовних вимог.

Відповідач 2 у справі повноважних представників у судове засідання не направив, Керуючись статтею 75 ГПК України, господарський суд вважає за можливе розглянути позовну заяву позивача за наявними у справі матеріалами.

          Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд,—

В С Т А Н О В И В:

Позивач на території України володіє шістьма знаками для позначення товарів 3 та 21 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі-МКТП), а саме:

- „Оral-B” за свідоцтвом України № 3410, заявка на який подана 17.04.1991 р., свідоцтво на знак видано 31.01.1994 р.;

- „Оral-B” за свідоцтвом України № 8649, заявка на який подана 27.07.1993 р., свідоцтво на знак видано 19.08.1197 р.;

- „Оral-B ADVANTAGE” за свідоцтвом України № 31338, заявка на який подана 10.07.2000 р., свідоцтво на знак видано 15.05.2003 р.;

- „Оral-B ADVANCEPOWER” за свідоцтвом України № 54618, заявка на який подана 29.07.2003 р., свідоцтво на знак видано 17.10.2005 р.;

- „Оral-B Professional Care” за свідоцтвом України № 54628, заявка на який подана 29.07.2003 р., свідоцтво на знак видано 17.10.2005 р.;

- „Оral-B TRIUMPH” за свідоцтвом України № 72210, заявка на який подана 26.05.05 р., свідоцтво на знак видано 15.02.2007 р.

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 10.12.2007 р. здійснив державну реєстрацію знака „Dental-B” за свідоцтвом України № 85359 на ім’я ТОВ „ХІМІМПЕКС” для маркування товарів 3 та 21 класів МКТП. Датою подання заявки на знак є 10.07.2006 р.

          Оцінюючи наявні в матеріалах справи документи та досліджені в засіданні суду докази, господарський суд вважає позовні вимоги позивача обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню. При цьому, господарський суд виходить з наведеного нижче.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” знак –це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет (п. 4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Згідно зі ст. 499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Пунктом 3 Постанови Пленуму Верховної Ради України „Про введення в дію Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачено, що відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання заявки на спірну торговельну марку (10.07.2006 р.) був чинним Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” зі змінами від 22.05.2003р.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з абз. 5 п. 2 та абз. 2 п. 3 ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 22.05.2003 р.) не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Оскільки з’ясування питання щодо того, чи можливо внаслідок використання позначення „Dental-B” ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, а також чи відповідає позначення „Dental-B” умовам надання правової охорони потребує застосування спеціальних знань, місцевим господарським судом у справі призначалася судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності. Проведення експертизи було доручено атестованим судовим експертам ТОВ „Експертне бюро з питань інтелектуальної власності”.

З висновку судової експертизи № 33-НМ від 07.09.2009 р. об’єктів інтелектуальної власності вбачається, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 85259 є схожим із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № № 3410, 8649, 31338, 54618, 54628, 72210 раніше зареєстрованих в Україні на ім’я іншої особи для таких самих та споріднених з ними товарів 3, 21 класів МКТП, настільки, що їх можна сплутати.

Підпунктом “в” п. 1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлено, що свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р. (в редакції наказу Державного патентного відомства України № 72 від 20.08.1997 р.), до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання, як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Позначення „Оral-B” першим було використано позивачем в інтересах своєї діяльності.

Використання іншою особою позначення, схожого на „Оral-B” може ввести споживачів в оману стосовно товарів і послуг, а також особи, яка виробляє товар або надає послугу і негативно вплинути на комерційну діяльність позивача.

Відповідно до ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

          Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст. 33 ГПК України).

          З урахуванням матеріалів справи, висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності а також того, що відповідачем 1 та відповідачем 2 не надано доказів, які б спростовували висновки експертизи, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Проктер енд Гембл Бізнес Сервісес Канада Компані про визнання недійсним свідоцтва України № 85359 на знак для товарів і послуг є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки позначення „Dental-B” за свідоцтвом України № 85259 є схожим з позначенням „Оral-B” за свідоцтвами України № № 3410, 8649, 31338, 54618, 54628, 72210 настільки, що може ввести в оману споживачів щодо товару або виробника у відношенні товарів (послуг) за класами 3, 21 МКТП.

          Окрім того, враховуючи, що п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р. встановлено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості відповідно до п. 1.3 даного Положення Держдепартамент повинен опублікувати в офіційному бюлетені „Промислова власність”, то позовні вимоги позивача щодо здійснення публікації в офіційному бюлетені „Промислова власність” про внесення змін до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг в частині визнання недійсним свідоцтва України № 33584 також підлягають задоволенню.

          Згідно зі статтею 49 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача.

          Враховуючи викладене та керуючись статтями 43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,—

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Визнати свідоцтво України № 85359 на знак „Dental-B”, зареєстроване на ім’я ТОВ „ХІМІМПЕКС”, недійсним повністю.

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (інд. 03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України № 85359 на знак недійсним повністю та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені „Промислова власність”.

4.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „ХІМІМПЕКС” (62472, м. Мерефа, Харківської обл., вул. Комінтерна, 54 код ЄДРПОУ 30501175) на користь Проктер енд Гембл Бізнес Сервісес Канада Компані (с/о Стюарт МакКелві Стірлінг Скейлс, Сьют 900, 1959 Аппер Вотер Стріт, П.О. Бокс 997, Халіфакс, Нова Скотія (Нова Шотландія), Канада В3J 2X2 (c/o Stewart McKelvey Stirling Scales, Suite 900 1959 Upper Water Street, P.O.Box 997 Halifax, Nova Scotia, Canada B3J 2X2) 85 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. витрат по сплаті держмита та 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

5.          Накази видати після набрання рішенням законної сили.

6.          Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

СуддяО.В. Мандриченко