Ухвала суду № 37151022, 14.02.2014, Господарський суд Рівненської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"14" лютого 2014 р. Справа № 918/1930/13

за позовом Nemiroff Intellectual Property Establishment

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "ПІВНІЧ-ЦЕНТР ЛТД"

третя особа на стороні позивача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Компанія "Nemiroff Holdings Limited"

третя особа на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff"

про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності

Суддя Андрійчук О.В.

Представники:

від позивача: не з'явився

від відповідача: не з'явився

від третьої особи на стороні позивача: не з'явився

від третьої особи на стороні відповідача: Зуб'юк О.А., дов. від 23.09.2011 року

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2013 року Nemiroff Intellectual Property Establishment (надалі - позивач) звернулося до господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Північ-Центр ЛТД» про припинення порушення майнових прав інтелектуальної власності та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності.

Позовні вимоги мотивовані тим, що:

Як стало відомо позивачу, відповідач здійснює продаж алкогольної продукції з використанням торговельних марок, права на які належать позивачу. При цьому позивач жодних дозволів на таке використання відповідачеві чи будь-яким іншим особам на території України не надав.

Зважаючи на викладене, позивач просить суду припинити дії відповідача, що порушують права інтелектуальної власності позивача на зареєстровані за ним знаки для товарів і послуг шляхом заборони зберігання товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, продаж та будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію, виготовлену із застосуванням торгівельних марок, права на які належать позивачу; визнати відсутнім у відповідача права на використання торговельних марок, права на які належать позивачу відповідно до свідоцтв на знаки для товарів і послуг в Україні; вилучити у відповідача та знищити продукцію, виготовлену або введену у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності відповідно до свідоцтв на знаки для товарів і послуг в Україні; зобов'язати відповідача опублікувати в газеті «Урядовий кур'єр» повідомлення про порушення права інтелектуальної власності позивача відповідно зареєстрованих згідно із свідоцтвами №№ 16270,109120, 103344, 106096, 109115, 109113, 109119, 131415, 134535, 136467, 137002, 139537, 150527, 109118, 102477, 102478, 109114, 113541, 109116, 102479, 132478, 22238, 142901, 142902, 106563, 312482, 150525, 100526, згідно з свідоцтвами міжнародної реєстрації №№ 957318, 962004, 961863, 1037427, 961860, 961676, 961864, 961861, 1092410, 1093168, 1093456,965886, 804785 та відповідно до добре відомого знака «Nemiroff», торговельних марок.

В матеріально-правове обґрунтування позивач посилається на ст. ст. 16, 418, 424, 431, 432, 495 ЦК України, ст.ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Ухвалою суду від 23.12.2013 року порушено провадження, справу призначено до судового розгляду на 09.01.2014 року, в якості третіх осіб на стороні позивача та відповідача, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, залучено Nemiroff Holdings Limited та Дочірнє підприємство "Горілчана компанія «Nemiroff» відповідно.

Ухвалою суду від 09.01.2014 року розгляд справи відкладено на 21.01.2014 року.

21.01.2014 року через службу діловодства господарського суду від третьої особи на стороні відповідача надійшли пояснення з приводу заявлених позовних вимог, в яких остання просить суд у задоволенні позовних вимог позивача відмовити повністю з огляду на таке. Зокрема, третя особа зазначає, що власник свідоцтва втрачає право забороняти використання зареєстрованого знака у випадку, коли товар, введений під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва або за його згодою; ліцензійний договір, укладений між третьою особою на стороні позивача та третьою особою на стороні відповідача пролонгований до 31.01.2015 року, його чинність ніхто не оскаржував, відтак використання спірних торговельних марок здійснюється за згодою позивача; третя особа на стороні відповідача договірних зобов'язань перед третьою особою на стороні позивача не порушували, оскільки акти на сплату роялті зі сторони третьої особи не підписувалися; третя особа на стороні позивача своє право вимоги про сплату роялті переуступила ТОВ «Торговий дім «Немірофф», а тому заборгованість зі сплати роялті існує не перед третьою особою на стороні позивача, а перед вказаною компанією, що, на думку третьої особи на стороні відповідача, виключає можливість припинення договірних зобов'язань за ліцензійним договором з цих підстав; ліцензійний договір не припинив свою дію також з тих підстав, що у встановленому чинним законодавством порядку сторони у письмовій формі не підписали договору про його розірвання; третя особа також заперечує той факт, що уся продукція, яка зберігається та реалізується відповідачем, виготовлена із використанням виключно прав інтелектуальної власності, належних позивачеві, оскільки третя особа на стороні відповідача є власником патентів на промислові зразки та свідоцтв на знаки для товарів і послуг; третя особа на стороні відповідача здійснює діяльність з виробництва алкогольних напоїв на підставі ліцензії, у додатках до якої визначений перелік заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг, заявником за якими є третя особа на стороні відповідача, тощо.

Ухвалою суду від 21.01.2014 року розгляд справи відкладено на 29.01.2014 року.

29.01.2014 року через службу діловодства господарського суду від представника позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог, в якій позивач просить суду припинити дії відповідача, які порушують права інтелектуальної власності позивача на торговельні марки, та визнати відсутнім у відповідача права на використання торговельних марок, які належать позивачу відповідно до свідоцтв на знаки для товарів і послуг в Україні №№ 16270, 103344, 109113, 109118, 106563, свідоцтв за міжнародною реєстрацією №№ 957318, 961863, 961860, 965886, рішення про визнання знаку «Nemiroff» добре відомим.

Ухвалою суду від 29.01.2014 року розгляд справи відкладено на 13.02.2014 року.

05.02.2014 року через службу діловодства господарського суду від представника позивача надійшла заява про уточнення позовних вимог (до позовної заяви та заяви про уточнення позовних вимог від 29.01.2014 року), в якій останній просить суду припинити дії відповідача, які порушують права інтелектуальної власності позивача на торговельні марки; вилучити у відповідача всю виявлену горілчану продукцію з використанням торговельних марок, зареєстрованих за позивачем, та знищити її; заборонити відповідачу пропонувати для продажу та продаж алкогольної продукції зі застосуванням торговельних марок, права на які належать позивачу згідно з свідоцтвами №№ 16270, 103344, 109113, 109118, 106563, 957318, 961863, 961860, 965886.

У судовому засіданні 13.02.2014 року оголошено перерви до 14.00 год. 13.02.2014 року та до 12.00 год. 14.02.2014 року.

14.02.2014 року через службу діловодства господарського суду від третьої особи на стороні відповідача та позивача надійшли пропозиції щодо переліку питань, які слід поставити на вирішення експерта.

Зокрема, третьою особою на стороні відповідача запропоновано вирішити питання про те, чи виготовлено алкогольні вироби - горілка особлива "Nemiroff" та настоянка "Українська медова з перцем" зі застосуванням запатентованих за Дочірнім підприємством "Українська горілчана компанія "Nemiroff"промислових зразків за патентами України №№ 24808 (1, 10 варіанти), 24809 (1, 2 варіанти), 24813, 25625 (1, 2, 3 варіанти), 24808 (1, 6 варіанти), 24809 (1, 8 варіанти), 24813; а позивачем запропоновано вирішити питання про те, чи вироблена продукція, яка реалізується відповідачем, з використанням знаків для товарів і послуг, зареєстрованих за позивачем згідно зі свідоцтвами №№ 16270, 103344, 109113, 109118, 106563, 957318, 961863, 961860, 965886; що використано на горілчаних виробах - горілка особлива "Nemiroff" та настоянка "Українська медова з перцем": промислові зразки, запатентовані за третьою особою на стороні відповідача, чи знаки для товарів і послуг, зареєстровані за позивачем?

Судом із пояснень учасників судового процесу, зокрема третьої особи на стороні відповідача встановлено, що остання, заперечуючи проти задоволення позовних вимог, посилається на наявність у неї прав на об'єкти інтелектуальної власності - промислові зразки, що надають можливість їх використання на виготовленій продукції - алкогольних виробах.

У загальноприйнятому розумінні промисловий зразок - це результат творчої діяльності людини, направлений на надання естетичного вигляду (декоративності) або ергономічності виробам масового виробництва. Об'єктом правової охорони промислового зразка є не вироби або продукти, а зображення, яке застосовується або втілюється в таких виробах чи продуктах.

Патент на промисловий зразок надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів, і забороняти використовувати промисловий зразок третім особам без його дозволу. При цьому, використанням промислового зразка визнається виготовлення, пропонування для продажу, введення в господарський оборот або зберігання в зазначених цілях виробу, виготовленого із застосуванням промислового зразка. Виріб визнається виготовленим із застосуванням промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка (ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»).

У свою чергу, знак для товарів і послуг - це засіб для індивідуалізації товару і/або послуги. Його основна функція - забезпечити можливість відрізнити товари і/або послуги, що виробляються і/або надаються одними виробниками від однорідних товарів і/або послуг інших виробників. З огляду на цю функцію знак має бути оригінальним та легко запам'ятовуватись споживачами. Обсяг правової охорони на знак для товарів і/або послуг визначається зображенням знака та переліком класів товарів і/або послуг, для яких зареєстровано знак. Саме знак для товарів і/або послуг призначений для маркування виготовлених товарів або для використання при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковках товарів, у реклами, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, в проспектах, рахунках, на бланках та іншій документації, пов'язаній з введенням товарів і послуг в господарський оборот (абз. 3 п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Пунктом 7 ст. 14 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що у разі, якщо заявка на промисловий зразок відповідає вимогам ст. 11 Закону, в якій встановлено вимоги до оформлення заявки, та документ про сплату збору за подання заявки оформлено правильно, заявнику надсилається рішення про видачу патенту.

Отже, відповідно до законодавства України при розгляді заявок на промислові зразки експертиза проводиться без врахування відомостей про подані заявки та зареєстровані знаки для товарів і послуг.

У разі, якщо виріб, виготовлений із застосуванням запатентованого промислового зразка, можна віднести до товарів, для яких зареєстровано знак, має місце порушення виключних прав власника такого знака, якщо права на цей знак виникли до дати подання або, якщо заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки на промисловий зразок. Має місце порушення прав власника знака і в тому випадку, коли виріб, виготовлений із застосуванням промислового зразка, наприклад, етикетка, упаковка, елементи оформлення товару, може бути використаний тільки у зв'язку з товаром або при наданні послуг, для яких зареєстровано знак.

Із свідоцтв на знаки для товарів і послуг та патентів на промислові зразки, зареєстрованих за позивачем та третьою особою на стороні відповідача відповідно для одного і того ж виду товарів - горілчаних виробів, вбачається, що промислові зразки є схожими з торговельними марками.

У той же час з'ясування зазначених обставин потребує спеціальних знань, якими суд в обсязі, необхідному для прийняття законного та обґрунтованого рішення у справі, не володіє.

Необхідність дослідження вказаного питання забезпечить дотримання повного, всебічного та об'єктивного дослідження в судовому процесі всіх обставин справи, що входять до предмету доказування.

Згідно з п. 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування. Крім того, експертиза може бути призначена, якщо наявні у справі докази є взаємно суперечливими, їх оцінку в разі необхідності може бути здійснено господарським судом з призначенням відповідної судової експертизи.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі. Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 цього Кодексу.

Пропозиція щодо експертної установи надійшла лише від третьої особи на стороні відповідача, яка запропонувала Київський науково дослідний інститут судових експертиз.

Перелік питань, які слід поставити експерту на вирішення, запропонували позивач та третя особа на стороні відповідача.

Відповідач та третя особа на стороні позивача своїм правом на визначення переліку питань не скористалися.

Суд вважає, що у даному випадку слід призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Стосовно витрат, пов'язаних із проведення судової експертизи, то як роз'яснив Пленум Вищого господарського суду України у п. 23 Постанови від 23.03.2012 року № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, під час судового розгляду має нести заінтересована сторона, а у разі призначення господарським судом судової експертизи з власної ініціативи - сторона, визначена в ухвалі господарського суду про призначення судової експертизи. Тому в зазначеній ухвалі суд вправі зобов'язати відповідну сторону перерахувати, в тому числі шляхом здійснення попередньої оплати, суму витрат на проведення експертизи на рахунок експертної установи.

Суд, враховуючи вимоги ст.ст. 33, 34 ГПК України, покладає витрати, пов'язані з проведенням судової експертизи, на позивача.

У силу вимог п.1 ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою, зокрема у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 79, 86 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі № 918/1930/13 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, Львівська площа, 4а).

2. На вирішення судового експерта/експертів поставити такі питання:

- Які об'єкти інтелектуальної власності використано на алкогольних виробах Немирів Особлива штоф та Немирів укр. мед. з перцем наст. штоф, виробником яких є Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff": промислові зразки, патенти на які знаходяться в матеріалах справи та власником яких є Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff", у тому числі патенти №№ №№ 24808 (1, 10 варіанти), 24809 (1, 2 варіанти), 24813, 25625 (1, 2, 3 варіанти), 24808 (1, 6 варіанти), 24809 (1, 8 варіанти), 24813, та/або знаки для товарів і послуг, власником яких є компанія "Nemiroff Intellectual Property Establishment" відповідно до свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 16270 (15.09.2000 року) на «словесний знак «Nemiroff», свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 103344 (25.02.2009 року) на об'ємний знак «Nemiroff», свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 109113 (10.07.2009 року) на «комбінований знак для товарів і послуг - етикетка для товару «Горілка особлива «Nemiroff», свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 109118 (10.07.2009 року) «комбінований знак для товарів і послуг - етикетка для товару «Медова з перцем настоянка», свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 106563 (12.05.2009 року) на «Комбінований знак (емблема) « № 1872», свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 957318 (19.12.2007 року) на об'ємний знак «Nemiroff», свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 961863 (28.02.2008 року) на «комбінований знак для товарів і послуг - етикетка для товару «Горілка особлива «Nemiroff», свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 961860 (28.02.2008 року) «комбінований знак для товарів і послуг - етикетка для товару «Медова з перцем настоянка», свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 965886 (28.02.2008 року) на «Комбінований знак (емблема) «№ 1872»?

- Чи є промислові зразки, патенти на які знаходяться в матеріалах справи та власником яких є Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff", у тому числі патенти №№ 24808 (1, 10 варіанти), 24809 (1, 2 варіанти), 24813, 25625 (1, 2, 3 варіанти), 24808 (1, 6 варіанти), 24809 (1, 8 варіанти), 24813, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із торговельними марками, власником яких є компанія "Nemiroff Intellectual Property Establishment" відповідно до свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 16270 (15.09.2000 року) на «словесний знак «Nemiroff», свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 103344 (25.02.2009 року) на об'ємний знак «Nemiroff», свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 109113 (10.07.2009 року) на «комбінований знак для товарів і послуг - етикетка для товару «Горілка особлива «Nemiroff», свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 109118 (10.07.2009 року) «комбінований знак для товарів і послуг - етикетка для товару «Медова з перцем настоянка», свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні № 106563 (12.05.2009 року) на «Комбінований знак (емблема) « № 1872», свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 957318 (19.12.2007 року) на об'ємний знак «Nemiroff», свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 961863 (28.02.2008 року) на «комбінований знак для товарів і послуг - етикетка для товару «Горілка особлива «Nemiroff», свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 961860 (28.02.2008 року) «комбінований знак для товарів і послуг - етикетка для товару «Медова з перцем настоянка», свідоцтва за міжнародною реєстрацією № 965886 (28.02.2008 року) на «Комбінований знак (емблема) «№ 1872»? Якщо так, то які саме?

- Чи є промислові зразки, патенти на які знаходяться в матеріалах справи та власником яких є Дочірнє підприємство "Українська горілчана компанія "Nemiroff", у тому числі патенти №№ 24808 (1, 10 варіанти), 24809 (1, 2 варіанти), 24813, 25625 (1, 2, 3 варіанти), 24808 (1, 6 варіанти), 24809 (1, 8 варіанти), 24813, оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару - алкогольних виробів, а саме: Горілка Немирів Особлива, штоф; Немирів укр. мед. з перцем наст., штоф, або особи, яка виробляє товар? Якщо так, то які саме?

3. Зобов'язати позивача та відповідача у строк до 20.02.2014 року надати суду візуальне зображення товару, що був предметом поставки за видатковою накладною # РФ000170574 від 06.12.2013 року (фотокартки, плашки, в яких розлиті алкогольні напої, тощо).

4. Зобов'язати третьою особу на стороні відповідача у строк до 20.02.2014 року надати суду візуальне зображення пляшок, в які розливаються алкогольні напої, а саме: Горілка Немирів Особлива, штоф; Немирів укр. мед. з перцем наст., штоф (фотокартки, плашки, в яких розлиті алкогольні напої, тощо); вичерпний перелік промислових зразків, використаних на тарі, в яку розлиті алкогольні напої, а саме: Горілка Немирів Особлива, штоф; Немирів укр. мед. з перцем наст., штоф; вичерпний перелік належним чином засвідчених копій патентів, згідно з якими за третьою особою на стороні відповідача запатентовані промислові зразки, що використовувалися на плашках, в яких розлиті алкогольні напої, а саме: Горілка Немирів Особлива, штоф; Немирів укр. мед. з перцем наст., штоф; вичерпний перелік належним чином засвідчених копій свідоцтв на знаки для товарів і послуг, згідно з якими за третьою особою на стороні відповідача зареєстровані торговельні марки, що використовувалися на плашках, в яких розлиті алкогольні напої, а саме: Горілка Немирів Особлива, штоф; Немирів укр. мед. з перцем наст., штоф (які зареєстровані за третьою особою, стосуються предмета спору є чинними та невизнаними недійсними у судовому порядку).

5. У разі неможливості подання будь-яких доказів на виконання вимоги ухвали суду - надати письмові пояснення щодо їх неподання.

6. Для проведення експертизи надіслати матеріали справи № 918/1930/13 на адресу Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, Львівська площа, 4а).

7. Попередити експерта/експертів, що буде/будуть здійснювати експертизу про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

8. Витрати по проведенню експертизи покласти на позивача. Зобов'язати позивача здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого експертом рахунку, докази оплати експертизи надати суду.

9. Зобов'язати експерта/експертів, у разі коли для вирішення поставлених перед експертами питань їм необхідні додаткові матеріали (документи, зразки тощо), звернутися до господарського суду з проханням про їх надання у порядку ч. 4 ст. 31 ГПК України.

10. Зобов'язати експерта/експертів провести судову експертизу у строк, визначений п. 1.13. Наказу Мін'юсту від 08.10.1998 року № 53/5 "Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень". У разі необхідності дослідження великої кількості документів та у разі складності призначеної експертизи, дозволити проведення експертизи у більш тривалий строк відповідно до чинного законодавства.

11. Зобов'язати експерта/експертів згідно з ч. 1 ст. 42 ГПК України після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку учасникам провадження.

12. Провадження у справі № 918/1930/13 зупинити до закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до господарського суду Рівненської області.

Суддя Андрійчук О.В.