Постанова № 36136480, 17.12.2013, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" грудня 2013 р. Справа№ 910/18222/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Копитової О.С.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Карпюк О.С.,

представників:

від відповідача - Шаповалова А.О. (дов. від 16.12.2013),

розглянувши

апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно"

на рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2013

у справі № 910/18222/13 (суддя Блажівська О.Є.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтінг"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно"

про захист прав на знаки для товарів і послуг та припинення порушення прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся з позовом (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 09.10.2013) до відповідача про зобов'язання останнього припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999, заборонити відповідачу використання товарного знаку, фірмового найменування "БМС" в назві Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно".

Рішенням Господарського суду м. Києва від 10.10.2013 у справі № 910/18222/13 позовні вимоги задоволено. Зобов'язано відповідача припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 12456 від 07.06.1999. Заборонити відповідачу використання товарного знаку, фірмового найменування "БМС" в назві Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно". Стягнуто з відповідача на користь позивача судовий збір в розмірі 2 294,00 грн.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням, відповідач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить призначити судову експертизу, рішення суду скасувати та прийняте нове рішення, яким повністю відмовити в задоволенні позовних вимог.

Ухвалою від 28.11.2013 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно" та призначено її розгляд на 17.12.2013.

Представник позивача в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце засідання суду повідомлений належним чином.

Представник відповідача в судовому засіданні підтримав доводи та вимоги апеляційної скарги, просив її задовольнити, рішення суду першої інстанції скасувати, прийняти нове про відмову в позові.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представника відповідача, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України (далі - ГК України) та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Як вбачається з матеріалів справи, Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС" є власником Свідоцтва України на знак для товарів та послуг №12456 від 07.06.1999 на знак "БМС" (латинськими літерами - "BMS") за класом 10 МКТП - "Вібромасажери; прибори для масажу; медичні прилади і інструменти", за класом 42 МКТП "Реалізація товарів 10 класу, консультація в області обчислювальної техніки".

Заявку на реєстрацію знаку для товарів та послуг "БМС" подано 04.01.1995 за № 95010027.

З 19.01.2005 дію Свідоцтва №12456 продовжено до 04.01.2015, про що здійснено публікацію в Бюлетені інтелектуальної власності № 2 від 15.02.2005.

25.02.2004 між Товариством з обмеженою відповідальністю "БМС" як ліцензіаром та Товариством з обмеженою відповідальністю "БМС Консалтинг" як ліцензіатом укладено ліцензійний договір про передачу права на використання знака для товарів і послуг на території України (далі - договір).

Відповідно п. 1.1 договору, ліцензіар надає ліцензіату на строк дії договору за винагороду невиключну ліцензію на використання товарного знака для позначення частини послуг, для яких товарний знак зареєстрований: 42 - консультації в області обчислювальної техніки, з метою застосування товарного знака для цих послуг в рекламі, друкованих виданнях, на офіційних бланках, вивісках, під час демонстрації експонатів на виставках, ярмарках або у випадках реалізації комп'ютерів, які виробляються в Україні (із застосуванням товарного знаку).

Згідно п. 6.1 договір укладено на строк 11 років і набуває чинності з дати підписання договору сторонами.

Пунктом 1.5 договору сторони узгодили, якщо треті особи порушують права ліцензіата, надані цим договором, сторони будуть вживати всі можливі заходи щодо припинення дій цієї особи та компенсації заподіяних збитків.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстрацію юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно" було здійснено 05.01.1995.

Згідно Статуту, зареєстрованого державним реєстратором Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 03.04.2013, відповідач може використовувати як повну, так і скорочену назви; так, повне найменування товариства українською мовою - Товариство з обмеженою відповідальністю "БМС Техно", англійською мовою - Limited Liability Company "BMS TECHNO"; скорочене найменування українською мовою - ТОВ "БМС Техно", російською мовою - ООО "БМС Техно", англійською мовою - "BMS TECHNO" LTD.

Як зазначає позивач, йому стало відомо, що в тендерах (торгах) на закупівлю за державні кошти в яких він приймає участь, також приймає участь і відповідач, який без згоди власника свідоцтва на зареєстрований знак "БМС", у своїй назві використовує зареєстрований знак "БМС".

Вказані обставини підтверджуються, зокрема, тендерною документацією: протокол про розкриття тендерних пропозицій від 14.05.2013, лист Фонду соціального страхування від 05.12.2012 №01-23-3105, лист Конституційного суду України від 02.08.2013 №4-2-/1758, документацією конкурсних торгів на закупівлю приладів для вимірювання електричних величин і йонізівного випромінювання (маршрутизатори і комутатори з програмним забезпеченням.

Причиною спору у даній справі стало питання про правомірність використання відповідачем його комерційного (фірмового) найменування схоже із зареєстрованим знаком для товарів і послуг "BMS", права на який належать позивачу на підставі ліцензійного договору.

Частиною першою статті 495 ЦК України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

В абзаці четвертому пункту 5 статті 16 названого Закону зазначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Як було встановлено вище, позивач володіє невиключною ліцензією на знак "БМС" для послуг 42 класу МКТП - консультації в області обчислювальної техніки. Здійснює свою господарську діяльність шляхом розробки та пропонування до продажу комплексних проектів на ринку інформаційних технологій України для підприємств і організацій різних галузей господарства та сфер суспільного життя, зокрема, шляхом участі у тендерах на закупівлю товарів та послуг за державні кошти.

Відповідач також здійснює свою господарську діяльність у зазначений вище спосіб, при цьому використовуючи у своїй назві, належний позивачу знак без його згоди. Доказів на спростування встановлених обставин відповідачем господарського суду не надано.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що відповідачем неправомірно використовується позначення, схоже із зареєстрованим позивачем знаком для товарів і послуг.

Крім того, статтею 8 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року встановлено, що фірмове найменування охороняється в усіх країнах Союзу без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака.

Відповідно до ч. 1 ст. 500 Цивільного кодексу України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Правова охорона знаку для товарів та послуг "БМС" була надана з 04.01.1994, а державна реєстрація юридичної особи відповідача відбулась 05.01.1994, тобто у відповідача не виникло право попереднього користувача на належний позивачу знак для товарів та послуг.

Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до ч.8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що використання в своїй назві знаку для товарів та послуг "БМС" без згоди на те власника свідоцтва на зареєстрований знак "БМС", а також використання вказаного знаку для товарів та послуг без отримання попереднього дозволу власника, як суб'єкта права інтелектуальної власності, порушує права позивача, як ліцензіата наведеного знаку для товарів та послуг, право на яке посвідчено у встановленому законом порядку.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що місцевий господарський суд дійшов вірного висновку про задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач не надав достатніх та беззаперечних доказів в обґрунтування доводів та вимог апеляційної скарги.

Згідно ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2013 у даній справі відповідає фактичним обставинам та матеріалам справи, підстав для його скасування або зміни не вбачається.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "БМС Техно" залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 10.10.2013 у справі № 910/18222/13 залишити без змін.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.С. Копитова

О.М. Остапенко