Постанова № 22608428, 05.04.2012, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601, м.Київ, пров. Рильський, 8т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2012 № 9/125

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:Шипка В.В.

суддів: Борисенко І.В.

Остапенка О.М.

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік»

на рішення Господарського суду м. Києва від 26.01.2012

у справі № 9/125 (суддя Бондаренко Г.П.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Даталінк Україна»

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік»

про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг № 37433 та № 37432 та

зобов»язання вчинити дії

за участю представників:

від позивача: ОСОБА_1 дов. № б/н від 26.05.2011р.

від відповідача : 1)ОСОБА_2 дов. № 16-8/6276-с від 01.09.2011р.

2) ОСОБА_3 дов. № б/н від 11.11.2011р.

Постанова приймається 05.04.2012р. у зв»язку з оголошенням в судовому засіданні 27.03.2012р. перерви відповідно до ст. 77 ГПК України.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Даталінк Україна» (позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 1); Закритого акціонерного товариства "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних і лікарських препаратів "Біолік" (відповідача 2)про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг № 37433 та № 37432 та зобов»язання вчинити дії.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 26.01.2021р. у справі № 9/125 позовні вимоги задоволенні повністю.

Визнано недійсними повністю свідоцтво України № 37432 на знак для товарів і послуг “ДАЛАРГІН” та свідоцтво України № 37433 на знак для товарів і послуг “ДАЛАРГИН”.

Зобовязано Державну службу інтелектуальної власності України (місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести відомості про визнання свідоцтва № 37432 на знак для товарів і послуг “ДАЛАРГІН” та свідоцтва України № 37433 на знак для товарів і послуг “ДАЛАРГИН” недійсними повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Фармстандарт-Біолік" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Даталінк України" 85,00 грн. державного мита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 14032,80 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, відповідач -2 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд рішення скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 17.02.2012р. прийнято апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік» до провадження та призначено розгляд справи № 9/125 на 27.03.2012р.

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 26.03.2012р. № 01-22/3/3 було внесено зміни до складу судової колегії.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.03.2012р. у справі № 9/125 прийнято апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік» до провадження.

Через відділ документального забезпечення 27.03.2012р. представником відповідача-2 було подано клопотання в якому просить суд призначити додаткову судову експертизу об»єкта інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 27.03.2012р. представником відповідача-1 був поданий відзив на апеляційну скаргу в якому просить суд задовольнити апеляційну скаргу.

В судовому засіданні 27.03.2012р. представником позивача був поданий відзив на апеляційну скаргу в якому просить суд рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

В судовому засіданні 27.03.2012р. відповідно до ст. 77 ГПК України було оголошено перерву до 05.04.2012р.

Через відділ документального забезпечення 05.04.2012р. представником відповідача-2 подана заява в якій просить суд викликати в судове засідання експерта ОСОБА_4 для дачі додаткових пояснень.

В судовому засіданні 05.04.2012р. судова колегія розглянула клопотання про призначення додаткової експертизи та заяву про виклик в судове засідання експерта ОСОБА_4 для дачі додаткових пояснень та дійшла висновку про їх відмову в задоволенні, оскільки питання які ставить апелянт вже були розглянуті експертом у ході проведення судової експертизи.

Представник позивача в судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечував та просив відмовити в її задоволені.

Представник відповідача - 1 та 2 в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримали та просили її задовольнити.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача, відповідача -1, відповідача-2, дослідивши наявні матеріали справи, колегія суддів апеляційного господарського суду встановила наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Даталінк Україна" звернулося до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки Українита до Закритого акціонерного товариства "Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних і лікарських препаратів "Біолік"про:

- визнання свідоцтва України № 37433 від 16.02.2004 на знак для товарів і послуг "ДАЛАРГИН" недійсним повністю;

- визнання свідоцтва України № 37432 від 16.02.2004 на знак для товарів і послуг "ДАЛАРГІН" недійсним повністю;

- зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, щодо визнання свідоцтва України № 37433 від 16.02.2004 на знак для товарів і послуг "ДАЛАРГИН" недійсним повністю та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені "Промислова власність".

- зобов'язання Державному департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, щодо визнання свідоцтва України № 37432 від 16.02.2004 на знак для товарів і послуг "ДАЛАРГІН" недійсним повністю та опублікувати відповідні відомості у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги позивач обґрунтовує, тим, що реєстрація в Україні оскаржуваних знаків для товарів і послуг (Даларгін/Даларгин) є неправомірною з огляду на невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (позначення є описовими, тобто вказують на склад та зазначення матеріалу або складу сировини) та видачі свідоцтв внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб позивача у справі.

Місцевим судом позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Даталінк Україна» до 1) Державної служби інтелектуальної власності України; 2) Публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік» про визнання недійсним свідоцтв на знак для товарів та послуг № 37433 та № 37432 та зобов»язання вчинити дії задоволені повністю.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку про задоволення позовних вимог, враховуючи наступне.

16.02.2004р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти України за результатами кваліфікаційної (формальної) експертизи на імя відповідача-2 було зареєстровано знаки для товарів і послуг для 5 класу МКТП “ДАЛАРГІН”за свідоцтвом України № 37432 та “ДАЛАРГИН”за свідоцтвом України № 37433, заявки на реєстрацію яких були подані 30.10.2001 року (дата пріоритету), дію яких було продовжено 06.12.2011 року.

Позивач посилається на те, що вказані позначення зареєстровані з порушенням умов надання правової охорони, вказані позначення є такими, що вказують на склад ліків, та вони є такими, що містять зазначення матеріалу або сировини, а отже не відповідають умовам надання правової охорони, зокрема п. 2 ст. 6 та п. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, а отже мають бути визнані недійсними на підставі ч. 1 ст. 19 вказаного вище закону. При цьому позивач зазначає, що існування оскаржуваних позначень порушує права позивача у справі, оскільки позивач є виробником ліків, а також був власником свідоцтв на знаки для товарів та послуг №102020 та № 101390 D - ларгін ФС” та D - ларгин ФС”, від яких позивач згодом відмовився, а отже існування оскаржуваних товарних знаків ставить під загрозу можливість використання позначень позивачем у своїй господарській діяльності щодо виробництва ліків, що підтверджується, зокрема, наявністю судового спору у цивільній справі за позовом ПАТ “Фармстандарт-Біолік”до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 про визнання недійсним свідоцтв, зобовязання вчинити дії та визнання недійсним договору тощо.

Згідно з ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв України №№ 37433, 37432., датою подання заявок на реєстрацію знаку послуг (Даларгін/Даларгин) є 30.10.2001р., отже, відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна визначатися згідно Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в редакції станом на 30.10.2001 року.

Згідно п. 4.3.1.7. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116 (із змінами та доповненнями), не можуть бути зареєстровані позначення, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів, зазначення категорії якості товарів, зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер, зазначення матеріалу або складу сировини, зазначення ваги, обєму, ціни товарів, дати виробництва товарів, історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам, видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

В процесі розгляду справи позивач посилався на те, що оскаржувані товарні знаки є описовими, тобто вказують на вид та властивості лікарської речовини, а отже для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи є оскаржувані позначення описовими.

Господарським судом, відповідно до ст. 41 ГПК України, по справі № 9/125 було призначено судову експертизу, оскільки вказані питання, належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Н.М., своїм право на відвід даного судового експерта сторони не скористалися.

В матеріалах справи наявний висновок № 102/11-НМ від 08.12.2011р. з якого вбачається, що експерт дійшов наступних висновків: -позначення “ДАЛАРГИН”/ “ДАЛАРГІН”, що складають знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №№37432, 37433, не є термінами у такій галузі як фармакологія, оскільки вказують на діючу речовину лікарського засобу Dalargin, а не є спеціальними поняттями, що є частиною термінологічного апарату в сфері фармакології; позначення “ДАЛАРГИН”/ “ДАЛАРГІН”, що складають знаки для товарів і послуг за свідоцтвами №№37432, 37433, є описовими, через те, що вони вказують на склад, зазначення матеріалу та склад сировини - діючу речовину лікарського засобу Dalargin; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№37432, 37433 не набули розрізняльної здатності стосовно товарів 5 класу МКТП “фармацевтичні препарати; ліки для людини”, оскільки не асоціюються у споживачів із конкретним виробником, а вказують на назву діючої речовини лікарського засобу Dalargin.

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 “Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України” додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Суд прийшов до висновку, що для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестованим за спеціальністю 13.6. “Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”.

Судовий експерт ОСОБА_4 має вищу філологічну та юридичну освіту та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, статус патентного повіреного, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальностями 13.1.1, 13.4, 13.6, стаж експертної роботи з 2006 року. Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України судового експерта було попереджено.

З огляду на наведене суд вважає, що висновок №102/11-НМ судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 08.12.2011р. складений кваліфікованим судовим експертом, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Виходячи з вищевикладеного, висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності № 102/11-НМ від 08.12.2011 р. обґрунтовано підтвердив той факт, що оспорювані знаки (ДАЛАРГІН/ДАЛАРГИН) за свідоцтвами України №37432, № 37433 не відповідають умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання свідоцтв України №№ 37432, 37433 на знаки для товарів і послуг ДАЛАРГІН/ДАЛАРГИН недійсним повністю є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Щодо заперечень відповідачів про те, що позивачем не доведено порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то суд вважає їх необґрунтованими, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання обєкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню обєкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Отже,позивач належним чином довів факт порушення його виключних майнових прав інтелектуальної власності, що надає йому право звертатися до суду за їх захистом.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобовязання відповідача-1 внести відомості про визнання свідоцтва України № 37432 на знак для товарів і послуг “ДАЛАРГІН” та свідоцтва України № 37433 на знак для товарів і послуг “ДАЛАРГИН”недійсними повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в редакції від 10.04.2008р., що діє на момент прийняття рішення, при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

Оскільки, суд дійшов висновку, що свідоцтва України №№ 37432, 37433 на знаки для товарів і послуг “ДАЛАРГІН/ДАЛАРГИН” підлягають визнанню недійсним повністю, а отже і позовні вимоги позивача про зобовязання відповідача-1 внести відомості про визнання вказаних свідоцтв недійсними повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені “Промислова власність”, які є похідними від первісно заявлених вимог, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування чи зміни рішення Господарського суду м. Києва від 26.01.2012р. у справі № 9/125.

Керуючись ст.ст. 99, 101, п.1 ст.103, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Фармстандарт-Біолік» залишити без задоволення, а рішення Господарського суду м. Києва від 26.01.2012р. у справі № 9/125 без змін.

2. Матеріали справи № 9/125 повернути до Господарського суду м. Києва.

3. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддяШипко В.В.

СуддіБорисенко І.В.

Остапенко О.М.