Постанова № 22483131, 28.03.2012, Харківський апеляційний господарський суд

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2012 року Справа № 5023/9129/11

Колегія суддів у складі: головуючий суддя С.В. Барбашова, суддя Л.М. Бабакова, суддя А.М. Білецька,

при секретарі Гурдісовій Н.В.

за участю представників сторін:

позивача ОСОБА_1, ОСОБА_2. - дов. б/н від 14.06.2011 р.

відповідача ОСОБА_3. - дов. б/н від 06.10.2011 р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу відповідача товариства з обмеженою відповідальністю «Альтаір і К», м. Харків (вх. № 440 Х/3) на рішення господарського суду Харківської області від 12.01.12 р. у справі № 5023/9129/11

за позовом Приватного підприємства «Ал”таір», м. Харків

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтаір і К», м. Харків

про зобовязання вчинити певні дії

ВСТАНОВИЛА:

Позивач звернувся до господарського суду Харківської області з позовом про стягнення з відповідача 70 571,39 грн. компенсації; зобов'язання відповідача припинити незаконне використання комерційного найменування "Альтаір і К" схожого до ступеню змішування з комерційним найменуванням позивача - Приватним підприємством "Ал'таір"; зобов'язання відповідача припинити незаконне використання позначень "ALTAIR UA", "Альтаір і К", які схожі до ступеню змішування з зареєстрованим ПП "Ал'таір" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом № 8308 від 30.06.1997 р., у мережі Інтернет, як електронну поштову адресу, як доменне ім'я, як підпис у переписці, на ділових паперах; зобов'язати відповідача знищити виготовлені зображення позначення "ALTAIR UA" та позначення "Альтаір і К", схожого настільки, що його можна сплутати, із зареєстрованою за позивачем торговельною маркою "Альтаир" реєстраційний № 8308, а саме рекламну продукцію (листівки, банери), демонтувати вивіску "ALTAIR UA" на будівлі за адресою: м. Харків, вул. Артема, буд. 31 та стягнути з відповідача держмито в сумі 4 051 грн., витрати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн., 400 000 грн. витрат на послуги адвоката та 5 065,20 грн. оплата за виконання експертних досліджень.

Рішенням господарського суду Харківської області від 12.01.2012 р. (суддя Жигалкін І.П.) в позові відмовлено частково. Зобовязано ТОВ "Альтаір і К" припинити використання комерційного найменування "Альтаір і К". Зобовязано ТОВ "Альтаір і К" припинити використання позначень "ALTAIR UA", "Альтаір і К". Стягнуто з ТОВ "Альтаір і К" на користь ПП "Алтаір" суму у розмірі 170,00 грн. - держмита, 236,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В іншій частині позову відмовлено.

Відповідач, ТОВ "Альтаір і К", з рішенням суду першої інстанції не погодився та подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського суду Харківської області від 12.01.2012р. в частині обмеження прав відповідача на використання комерційної назви ТОВ "Альтаір і К" та залишити в цій частині позовні вимоги без задоволення, в іншій частині відповідач просить залишити рішення без змін, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм чинного законодавства. В обґрунтування апеляційної скарги відповідач зазначає, що суд першої інстанції прийшов до невірного висновку про часткове задоволення позовних вимог , оскільки не відрізнив ступінь та порядок захисту таких обєктів права як «комерційне найменування»та «знак для товарів і послуг». Між тим, діяльність, що здійснює відповідач, не зачіпає діяльність позивача, захищену свідоцтвом, оскільки відповідач здійснює діяльність, яку не включено до свідоцтва для знаків та послуг № 8338 від 30.06.1997 року, що належить позивачеві. Правовий захист, що надається товарам та послугам, включеним до Свідоцтва для знаків та послуг № 8338 від 30.06.1997 року позивача, не поширюється на товари та послуги, які є предметом діяльності відповідача. Крім того, відповідач зазначає, що комерційна назва позивача не має правового захисту, оскільки є дуже поширеною та не має відрізняльних властивостей. Також, комерційна назва позивача та відповідача ніяк не повязана зі змістом їх підприємницької діяльності і нікого не може вводити в оману щодо змісту цієї діяльності самою назвою.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 28 лютого 2012 року розгляд апеляційної скарги по справі № 5023/9129/11 відкладено на 22 березня 2012 року в звязку з неявкою представника позивача.

У судовому засіданні 22 березня 2012 року представник відповідача доводи апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити.

Позивач у відзиві на апеляційну скаргу, та представники позивача в судовому засіданні зазначили, що товариство з обмеженою відповідальністю «Альтаір і К»з травня 2011 року незаконно використовує товарний знак «Альтаир», що вводить в оману, як їх постійних, так і нових клієнтів, так як господарська діяльність відповідача співпадає з діяльність позивача. Використане позначення настільки схоже, що його можна сплутати із торговельною маркою «Альтаир», тобто є таке, що асоціюється з нею вцілому Відповідач також використовує фірмове найменування, яке має схожість до ступеню сплутування між спеціальною (розпізнавальною) частиною фірмового найменування позивача. Комерційні найменування відповідача «Альтаір І К»вводять в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Перевіривши повноту встановлення судом обставин справи та докази по справі на їх підтвердження, їх юридичну оцінку та доводи апеляційної скарги в межах вимог, передбачених ст. 101 ГПК України, заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів приходить до висновку про часткове задоволення апеляційної скарги, виходячи з наступного.

Під час розгляду справи, суд першої інстанції дійшов висновку, що комерційні найменування відповідача «Альтаір і К»і "ALTAIR UA" вводять в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються, та позовні вимоги в частині зобовязання припинити використання комерційного найменування «Альтаір і К» задовольнив. Зобовязав Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтаір і К»припинити використання позначень "ALTAIR UA", "Альтаір і К". В іншій частині позову відмовив.

Однак, з такими висновками суду першої інстанції колегія суддів апеляційного господарського суду не погоджується, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач, приватне підприємство «Алтаїр»зареєстроване 11 травня 1992 року відповідно до розпорядження № 536, виданого комітетом Московської районної ради народних депутатів. 10.05.1993 року, приватне підприємство «Алтаїр» подало до Державного патентного відомства України заяву на реєстрацію комбінованого знака для товарів і послуг «Альтаир». 27.05.1993 року Держпатент зареєстрував указане комбіноване позначення «Альтаир»та видав ПП «Алтаїр»свідоцтво на знак для товарів і послуг «Альтаир» 03.07.2003 року Державний департамент інтелектуальної власності за заявою ПП «Алтаїр»видав доповнення до свідоцтва на знак для товарів і послуг про продовження дії свідоцтва на знак для товарів і послуг «Альтаир»№ 8308 до 27.05.2013 р.

Таким чином позивач є власником майнових прав на знак для товарів і послуг (торговельну марку) № 8308 від 27.05.1993 року «Альтаир».

За приписами статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається, що відповідач, ТОВ «Альтаір і К» з травня місяця 2011 року незаконно використовує товарний знак «Альтаір», що вводить в оману його як постійних, так і нових клієнтів, так як господарська діяльність відповідача співпадає з діяльністю підприємства позивача, а використане позначення схоже настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «Альтаир».

Між тим, твердження позивача про те, що діяльність відповідача співпадає з діяльністю підприємства позивача, спростовується матеріалами справи.

Так, відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг ПП «Алтаїр»№ 8308 від 27.05.1993 року, товарний знак «Альтаир»використовується у наступних класах: 9 Антени; високоякісна апаратура; станції дуплексного звязку; комутатори; передавачі дальнього дистанційного звязку; радіощогли; радіолокатори; радіотелефонні станції; передавальні апарати телефонні; телефонні апарати. 35 Аукціонний продаж; вивчення ринку; довідки про ділові операції; демонстрація товарів; дослідження в галузі ділових операцій; експорт імпорт; агентства з комерційної інформації; оцінки в ділових операціях. 37 Установка і ремонт електроприладів; установка, ремонт і технічне обслуговування машин і механізмів. 38 Зв'язок телефонний; зв'язок телеграфний; передача повідомлень; телеграфне обслуговування; телексне обслуговування; телефонне обслуговування. 41. Виховання; розваги, організація відпочинку та розваг. 42 Бази туристичні; будинки відпочинку; використання запатентованих винаходів; надання обладнання для організації виставок; дизайн промисловий; дослідження технічні; експертиза в інженерних роботах; послуги з оформлення інтерєру; кафе; консультації професійні, не повязані з діловими операціями; оренда приміщень; пограмування; вивчення проектів, планів, не повязане з діловими операціями; ресторани.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ «Альтаїр і К» має такі види діяльності: 30.01.1 Виробництво офісного устаткування, 30.01.2 Монтаж та установлення офісного устаткування, 51.84.0 Оптова торгівля компютерами, периферійними пристроями та програмним забезпеченням, 52.48.1 роздрібна торгівля офісним та компютерним устаткуванням, 72.21.0 розроблення стандартного програмного забезпечення, 72.50.1 ремонт і технічне обслуговування офісної техніки.

Тобто, обсяг правової охорони, що надається позивачу знаком для товарів і послуг (торговельною маркою) № 8308 від 27.05.1993 року «Альтаир»не поширюється на товари і послуги, які пропонує споживачам відповідач. Таким чином, діяльність, що здійснює відповідач, не зачіпає діяльності позивача, захищеної зазначеним свідоцтвом.

Відповідно до ст. 489 ЦК України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з поміж інших та не вводить в оману споживачів, щодо справжньої її діяльності.

Відповідно до ч. 4 ст. 489 ЦК України особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Тобто, зі змісту зазначеної норми вбачається, що закон допускає існування навіть тотожних найменувань, за умови різних сфер діяльності юридичних осіб.

Задовольняючи позовні вимоги в частині зобовязання відповідача припинити незаконне використання комерційного найменування «Альтаір і К», суд першої інстанції невірно посилався на наказ Держкомпідприємництва України від 09.06.2004 р. № 65, щодо вимог написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, відповідно до якого, субєкт господарювання, комерційне найменування якого було включено до реєстру раніше, має пріоритетне право захисту перед будь яким іншим субєктом, тотожне комерційне найменування якого включене до реєстру пізніше. Зазначений наказ стосується лише субєктів господарювання, які мають тотожне комерційне найменування.

Відповідно до ч.1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», однією з підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, тотожного найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися».

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Альтаір і К», зареєстровано 04.05.2011 р. у виконавчому комітеті Харківської міської ради (реєстраційний номер юридичної особи 10087141357) та має не тотожне найменування, а також має іншу організаційно - правову форму, інші види діяльності.

Таким чином, суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про те, що комерційне найменування відповідача, «Альтаір і К»вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

Щодо висновків експертного дослідження від 04.08.2011 року Харківського науково дослідного інституту судових експертиз ім.. Засл.проф. М.С. Бокаріуса, колегія суддів зазначає наступне.

Згідно з пунктом 1 резолютивної частини зазначеного експертного дослідження від 04.08. 2011 року, покладеного в основу оскарженого рішення суду першої інстанції, експерт дійшов до висновку, що фірмове найменування «АЛЬТАІР І К»і зареєстроване ПП «Алтаір» позначення для товарів і послуг за свідоцтвом № 8308 від 30.06.1997р. є схожим до ступеню змішування. Позначення «Альтаір UA», та «АЛЬТАІР І К», яке використовує ТОВ «АЛЬТАІР І К», можуть ввести в оману споживача відносно підприємства, яке надає послуги.

Згідно з пунктом 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства №116 від 28 липня 1995 року до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

В мотивувальній частині висновку зазначено, що співзвучність досліджуваних словесних позначень пересічний споживач може прийняти за маркетинговий хід однієї особи, що надає послуги. Отже схожість порівнювальних позначень настільки, що їх можна сплутати, обумовлює можливість виникнення у споживача певних асоціацій щодо особи, яка надає послуги, які не відповідають дійсності. Проте, в мотивувальній частині висновку, відсутні посилання на дослідження даного питання за допомогою належного інструментарію, відсутні дослідження асоціацій споживачів та не міститься даних про кількість споживачів, які були опитані при проведенні дослідження питання можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги.

Відповідно до 9.165 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, товарні знаки можуть бути подібними один до одного більшою або меншою мірою, товарний знак є подібним до ступеню змішування з попереднім знаком, якщо він використовується для однорідних товарів і послуг і так схожий на попередній знак, що є ймовірність введення споживача в оману відносно походження товарів (послуг). Згідно п.4.3.2.5. вищезазначених Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови і канали збуту товарів, коло споживачів.»Пославшись на зазначені норми в експертному дослідженні, без будь якого аналізу фактів, експерт приходить до висновку, що у даному випадку, коли обєкти, цілі, результати послуг схожі, навіть за наявності деяких відмінностей в порядку і характері виконання дій, такі послуги слід визнавати однорідними. При цьому судова колегія звертає увагу, що зазначене дослідження не може бути покладене в основу судового рішення оскільки, воно не є обґрунтованим та переконливим. У даному дослідженні експерт лише робить висновки, але не підтверджує їх аналізом тих фактів, що були встановлені в ході дослідження.

Таким чином, під час розгляду справи, позивачем не доведено факт порушення його прав з боку відповідача, що є його обовязком відповідно до ст.33 ГПК України.

З урахуванням викладеного, на думку колегії суддів, висновки господарського суду, викладені в оскаржуваному рішенні щодо часткового задоволення позовних вимог, є помилковими, оскільки судом першої інстанції при розгляді справи в порушення вимог ст. 43 Господарського процесуального кодексу України невірно застосовані норми матеріального права до даних правовідносин. В звязку з чим, рішення господарського суду від 12 січня 2012 року по справі № 5023/9129/11 підлягає скасуванню з прийняттям нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог в цій частині.

З огляду на зазначене та керуючись ст. ст. 32-34, 43, 99, 101, 102, п.2 ст. 103, п. 1, 4 ч. 1 ст. 104, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Альтаір і К", м. Харків задовольнити.

Рішення господарського суду Харківської області від 12 січня 2012 року по справі № 5023/9129/11 в частині задоволення позовних вимог скасувати та прийняти в цій частині нове рішення, яким в задоволенні позову - відмовити. В іншій частині рішення залишити без змін.

Стягнути з Приватного підприємства «Ал”таір»(61050, м. Харків, вул. Примерівська, 8, кв. 4, код ЄДРПОУ 14086815) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Альтаір і К»(61023, м. Харків, вул. Чернишевського, 95, кв. 29, код ЄДРПОУ 37658125) 536,50 грн. судового збору за розгляд апеляційної скарги.

Доручити господарському суду Харківської області видати відповідний наказ.

Дана постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена протягом двадцяти днів до касаційної інстанції Вищого господарського суду України.

Головуючий суддя С.В. Барбашова

суддя Л.М. Бабакова

суддя А.М. Білецька

Повний текст постанови підписаний 27.03.2012р.