Постанова № 21878832, 12.03.2012, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601, м.Київ, пров. Рильський, 8т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2012 № 12/415

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:Зубець Л.П.

суддів: Новікова М.М.

Мартюк А.І.

при секретарі:Рибаруку М.М.

за участю представників:

позивача: ОСОБА_1 дов. б/н від 28.03.2011р.;

відповідача-1: ОСОБА_2 дов. №16-8/45 від 10.01.2011р.;

відповідача-2:ОСОБА_3 дов. №27/10 від 21.09.2010р.;

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Еліт-фарм”

на рішення Господарського суду міста Києва

від 14.10.2011р.

у справі №12/415 (суддя Прокопенко Л.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю „Виробничо-торгівельна фірма „Фармаком”

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю „Еліт-фарм”

про визнання частково недійсним Свідоцтва України №57155

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю „Виробничо-торгівельна фірма „Фармаком” (далі позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, правонаступником якого є Державна служба інтелектуальної власності України (далі відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю „Еліт-фарм” (далі відповідач-2) про визнання частково недійсним свідоцтва України №57155 від 15.12.2005р. на знак для товарів і послуг „КАПІЛЯР (комбінований)” відносно наступних товарів 5 класу МКТП: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні), а також про зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність”, обґрунтовуючи свої вимоги наступним:

- відповідач-1 зареєстрував знак для товарів і послуг „КАПІЛЯР (комбінований)” для частини товарів 05 класу МКТП і видав відповідне свідоцтво України на знак для товарів і послуг №57155 від 15.12.2005р. на імя відповідача-2, не звернувши увагу на те, що в заявленому позначенні домінуюче положення займає елемент „капіляр”, який є описовим та відтворює загальновживаний термін, що в свою чергу є підставою для відмови в наданні правової охорони відповідно до ч.2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”;

- описовість елемента „капіляр” позивач обґрунтовує посиланням на спеціалізовані медичні видання (словники та енциклопедії);

- реєстрація знаку для товарів і послуг порушує права позивача, як виробника препарату, основним призначенням якого є покращення роботи капілярів, він повинен використати при оформленні упакування до препарату термін “капіляр” для інформування споживачів про його призначення, а також з метою сприяння задоволенню попиту споживачів на препарат;

- необхідність використання позивачем позначення “капіляр” зумовлюється характеристиками складових препарату, а саме: кверцетину та рутину, кожний з яких відомий своєю лікувальною дією, спрямованою насамперед на капіляри.

Відповідачі проти позову заперечували, просили суд в задоволенні позовних вимог відмовити у звязку з їх необґрунтованістю та недоведеністю. Зокрема, відповідачі наголошували на наступному:

- позивачем не доведено факту порушення, оспорення або невизнання його прав чи законних інтересів;

- позивачем пропущено строк позовної давності для звернення з позовом до суду;

- рішенням Господарського суду міста Києва від 19.10.2010р. у справі №20/184 визнано недійсним повністю свідоцтво України №94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, на який в обґрунтування своїх вимог посилається позивач;

- під час видачі оспорюваного свідоцтва вимоги законодавства України не були порушені.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 14.10.2011р. у справі №12/415 позов було задоволено; визнано частково недійсним свідоцтво України №57155 від 15.12.2005р. на знак для товарів послуг „КАПІЛЯР (комбінований)” відносно наступних товарів 5 класу: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові продукти дієтичні лікарські (медичні); зобовязано відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність”; присуджено до стягнення з відповідача-2 на користь позивача 85,00 грн. державного мита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 9069,84 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням суду, відповідач-2 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 14.10.2011р. у справі №12/415 та прийняти нове рішення, яким в позові відмовити повністю.

Вимоги та доводи апеляційної скарги обґрунтовані тим, що судом першої інстанції було неповно зясовано обставини, які мають значення для справи, а також невірно застосовано норми матеріального і процесуального права. Зокрема, відповідач-2 звертав увагу суду апеляційної інстанції на наступні обставини:

- висновок судової експертизи №4939/10-12 від 17.09.2010р. не може вважатись належним доказом у справі, оскільки судовим експертом при дослідженні і проведенні судової експертизи не було взято до уваги певний перелік питань, які були запропоновані відповідачами і які були зазначені судом, як обов'язкові для подальшого роз'яснення спірних питань по справі. Окрім того, у дослідницькій частині висновку було змінено об'єкти дослідження, внаслідок чого досліджено лише частину знаку для товарів і послуг за оспорюваним свідоцтвом (словесне позначення „КАПІЛЯР”), з посиланням на те, що воно є домінуючим;

- знак за оспорюваним свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. складається не лише із словесного елементу „Капіляр”, але й містить зображувальний елемент, тобто логотип, належний відповідачу-2, який підвищує рівень індивідуалізації знаку, а тому знак відповідає умовам надання правової охорони;

- позначення „Капіляр” не можна вважати таким, що безпосередньо характеризує фармацевтичний препарат або дієтичну речовину, оскільки для пересічного споживача очевидно, що „Капіляр” не є лікарською речовиною, складовою препарату, формою його введення, тощо;

- знак за свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. не складається лише з позначень, що є описовими для товарів 5 класу МКТП;

- позивачем було пропущено строк позовної давності, в межах якого він мав підстави звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу шляхом визнання недійсним свідоцтва України №57155 від 15.12.2005р.;

- рішенням Господарського суду міста Києва від 19.10.2010р. у справі №20/184 визнано недійсним повністю свідоцтво України №94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, тому твердження позивача про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. обмежує його можливості використовувати знак для товарів і послуг „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” є безпідставними.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09.11.2011р. апеляційну скаргу відповідача-2 було прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 28.11.2011р.

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 25.11.2011р. було змінено склад колегії суддів та передано справу для здійснення апеляційного провадження колегії у складі головуючого судді Зубець Л.П., суддів Новікова М.М., Мартюк А.І.

25.11.2011р. через Відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшли відзив на апеляційну скаргу та клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату у звязку з неможливістю забезпечити явку повноважного представника у судове засідання, призначене на 28.11.2011р.

В судовому засіданні 28.11.2011р. представник відповідача-1 заявив клопотання про заміну Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача-1 по справі) його правонаступником Державною службою інтелектуальної власності України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.11.2011р., на підставі ст. ст. 25, 77 Господарського процесуального кодексу України, клопотання позивача та відповідача-1 були задоволені, здійснено заміну Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача-1 по справі) його правонаступником Державною службою інтелектуальної власності України та відкладено розгляд справи на 12.12.2011р.

В судовому засіданні 12.12.2011р. представник відповідача-2 подав клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, обґрунтовуючи його тим, що при проведенні первісної експертизи експертне дослідження було проведено не в повному обсязі, оскільки судовим експертом фактично було змінено обєкт дослідження із зображення знака за Свідоцтвом України №57155 на словесне позначення. Викладене, на думку відповідача-2, дає підстави вважати наявний в матеріалах справи висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №4939/10-12 від 17.09.2010р. таким, що викликає сумнів у його правильності та обєктивності.

З метою надання представникам сторін можливості подати письмові пояснення по суті заявленого представником відповідача-2 клопотання, в судовому засіданні 12.12.2011р., на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено перерву до 14.12.2011р.

В судовому засіданні 14.12.2011р. представник відповідача-2 підтримав клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи.

Представник позивача у судовому засіданні 14.12.2011р. подав письмові пояснення, в яких заперечував проти клопотання відповідача-2 про призначення у справі судової експертизи та просив відмовити в задоволенні цього клопотання.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 14.12.2011р. подав відзив на апеляційну скаргу, а також підтримав клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.12.2011р., на підставі ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі №12/415 було зупинено у звязку з призначенням повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Б.В.

31.01.2012р. до Відділу документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від судового експерта Жили Б.В. надійшли матеріали справи №12/415 та висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №33 від 31.01.2012р.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.02.2012р., на підставі ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі №12/415 було поновлено і призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 29.02.2012р.

24.02.2012р. через Відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшли письмові пояснення щодо висновку повторної судової експертизи у справі.

Розпорядженням в.о. Голови Київського апеляційного господарського суду від 28.02.2012р. було змінено склад колегії суддів та передано справу для здійснення апеляційного провадження колегії у складі головуючого судді Зубець Л.П., суддів Остапенко О.М., Разіної Т.І.

В судовому засіданні 29.02.2012р. представник відповідача-2 надав письмові пояснення щодо висновку судової експертизи у справі, а також підтримав апеляційну скаргу з урахуванням додаткових пояснень до неї, просив суд скаргу задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 14.10.2011р. у справі №12/415 та прийняти нове рішення, яким в позові відмовити повністю.

В судовому засіданні 29.02.2012р. представник відповідача-1 надав пояснення по справі, в яких підтримав апеляційну скаргу, просив суд скаргу задовольнити, скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 14.10.2011р. у справі №12/415 та прийняти нове рішення про відмову в позові.

Представник позивача в судовому засіданні 29.02.2012р. заперечував проти доводів відповідача-2, викладених в апеляційній скарзі, з підстав, наведених у відзиві на апеляційну скаргу, просив суд залишити скаргу без задоволення, а оскаржуване рішення місцевого господарського суду без змін, як таке, що було прийнято з повним, всебічним та обєктивним зясуванням обставин, які мають значення для справи, а також з дотриманням норм матеріального і процесуального права.

В судовому засіданні 29.02.2012р., на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, було оголошено перерву до 12.03.2012р.

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 12.03.2012р. було змінено склад колегії суддів та передано справу для здійснення апеляційного провадження колегії у складі головуючого судді Зубець Л.П., суддів Новікова М.М., Мартюк А.І.

В судовому засіданні 12.03.2012р. представники сторін підтримали пояснення, надані у попередніх судових засіданнях.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, проаналізувавши правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія встановила наступне.

Як уже зазначалось вище, предметом розгляду у даній справі є вимоги позивача про визнання частково недійсним свідоцтва України №57155 від 15.12.2005р. на знак для товарів і послуг „КАПІЛЯР (комбінований)” відносно наступних товарів 5 класу МКТП: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні), обґрунтовані тим, що зареєстрований знак не відповідає умовам наданням правової охорони, а свідоцтво видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідачі заперечували проти позову, наголошуючи на відсутності порушень діючого законодавства при проведенні реєстрації оспорюваного позивачем свідоцтва.

Місцевий господарський суд задовольнив позовні вимоги в повному обсязі, визнавши їх обґрунтованими, нормативно та документально підтвердженими. Зокрема, суд зазначив, що в матеріалах справи містяться належні і допустимі докази на підтвердження того, що знак для товарів і послуг „КАПІЛЯР (комбінований)” за свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим законодавством, чинним на дату подання заявки на реєстрацію вказаного знаку, а саме: висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №4936/10-12 від 17.09.2010р. Заяви відповідачів про застосування наслідків спливу строку позовної давності та відмову в задоволенні позовних вимог у звязку з необґрунтованістю останніх були залишені судом без задоволення, оскільки вимоги цих заяв є взаємовиключними. Строк позовної давності може бути застосовано лише у випадку обґрунтованості позовних вимог.

Київський апеляційний господарський суд не погоджується з висновками місцевого господарського суду, вважає їх необґрунтованими та такими, що не відповідають фактичним обставинам справи, з наступних підстав.

Відносини, що виникають у зв'язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг (далі - знак) в Україні врегульовані Законом України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Згідно з п.3 Постанови Верховної Ради України №3771-XII від 23.12.1993р. „Про введення в дію Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

В процесі судового розгляду було встановлено, що датою подання заявки на реєстрацію спірного знаку є 25.03.2004р., тому для визначення відповідності заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації необхідно застосовувати норми Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в редакції від 22.05.2003р.

В ст. 5 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (тут і далі в редакції від 22.05.2003р.) визначено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з п.2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Відповідно до Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” були розроблені Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджені наказом Державного патентного відомства України №116 від 28.07.1995р., які визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Так, в пп.4.3.1.3 Правил (в редакції наказу №72 від 20.08.1997р.) вказано, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до пункту 2 статті 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що: а) не мають розрізняльної здатності; б) є загальновживаними як позначення товарів певного виду; в) являють собою загальновживані символи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Позначення, що зазначені у пункті 4.3.1.3 „а”, „б”, „в”, „г” Правил, можуть бути включені до знака, як елементи, що не охороняються. При цьому приймається до уваги смислове та/або просторове значення такого елемента (пп.4.3.1.8 Правил).

Згідно з пп. „а”, „в” п.1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Позивач просив визнати частково недійсним свідоцтво України №57155 від 15.12.2005р. саме з посиланням на вищевказані підпункти пункту 1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Як вбачається з матеріалів справи, під час вирішення спору у місцевого господарського суду виникла необхідність в зясуванні ряду питань, розвязання яких потребувало спеціальних знань, зокрема:

- чи є елемент знака для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у звязку з ними, а саме таким, що вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- чи є елемент знака для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” загальновживаним символом чи терміном;

- встановлення тотожності позначень, спорідненості товарів і послуг, а також оманливості позначень.

Відповідно до ч.1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2010р. у справі №12/415 було призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (том справи 1, аркуші справи 199-201).

За результатами проведення експертного дослідження було складено висновок №4939/10-12 від 17.09.2010р. (том справи 2, аркуші справи 3-11), в якому встановлено, що:

- словесний елемент (позначення) “КАПІЛЯР” є домінуючим елементом знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України №57155;

- стосовно таких товарів 5 класу МКТП, як дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні), призначені для покращення роботи капілярів (найдрібніших кровоносних судин), позначення “КАПІЛЯР” є описовим;

- знак за Свідоцтвом України №57155 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у звязку з ними, а саме: описовими є домінуючий елемент знаку “КАПІЛЯР” та позначення “ВИРОБНИК ТОВ “ЕЛІТ-ФАРМ” ДНІПРОПЕТРОВСЬК”; стилізоване зображення корони та абревіатура з асоціативними (сугестивними) елементами знаку, які не займають у ньому домінуючого положення;

- словесне позначення “КАПІЛЯР” відтворює загальновживаний термін, характерний для медицини і фармацевтики;

- знак за Свідоцтвом України №57155 не складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Вищезгаданий висновок судової експертизи був визнаний місцевим господарським судом належним доказом у справі, який підтверджував, що знак для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” за свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. не відповідає умовам надання правової охорони.

З наявних у справі матеріалів вбачається, що після проведення судової експертизи відповідач-2 звертався до суду з клопотанням про проведення повторної експертизи (том справи 2, аркуш справи 32-35) та про участь у судовому процесі судового експерта (том справи 2, аркуші справи 36-37). Експерт, який проводив експертне дослідження, неодноразово викликався у судові засідання місцевим господарським судом для надання пояснень відносно висновку судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №4939/10-12 від 17.09.2010р. На виклик суду експерт жодного разу не зявився, натомість надіслав розяснення щодо висновку судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №4939/10-12 від 17.09.2010р. (том справи 2, аркуші справи 85-89).

Згідно з ч.4 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Дослідивши наявний в матеріалах справи висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №4939/10-12 від 17.09.2010р. та розяснення по вказаному висновку, а також врахувавши пояснення і зауваження відповідачів про проведення експертного дослідження не в повному обсязі, колегія суддів ухвалою від 14.12.2011р. призначила по справі повторну судову експертизу обєктів права інтелектуальної власності, проведення якої доручила судовому експерту Жилі Б.В.

На вирішення експерта були поставлені питання, які на думку відповідачів, не були розглянуті під час проведення первісної експертизи, а саме:

- чи складається знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтвом №57155 від 15.12.2005р. лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами?

- чи має знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. розрізняльну здатність?

- чи складається знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними?

Згідно з висновком №33 від 31.01.2012р. повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності (том справи 3, аркуші справи 62-80) експертом надані наступні відповіді на поставлені апеляційним господарським судом питання:

- знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтвом №57155 від 15.12.2005р. не складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтвом №57155 від 15.12.2005р. має розрізняльну здатність;

- знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтвом №57155 від 15.12.2005р. не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними.

При цьому, в ході проведення експертизи експерт дійшов висновку про те, що слово „капіляр” є терміном таких галузей науки, як фізика та анатомія, що не згадуються у спеціальній літературі як такі, чия термінологія використовується при формуванні фармацевтичної термінології. Внаслідок цього відсутні підстави стверджувати, що слово „капіляр” є загальновживаним терміном тієї галузі, до якої належать розглядувані товари 5 класу МКТП (11 сторінка висновку).

Дослідження знака за свідоцтвом України №57155 на відповідність критеріям, якими характеризується відсутність розрізняльної здатності показала, що знак „КАПІЛЯР” не підпадає під критерії, наведені в абз.2 п.4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, оскільки містить у своєму складі словесні та зображувальні елементи, зокрема - малюнок та написи.

Знак „КАПІЛЯР” не підпадає під критерії, наведені в абз.3 п.4.3.1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, оскільки не містить зображень лікарських засобів або інших товарів 5 класу МКТП, присутніх у свідоцтві України №57155, в якості яких могли б виступати тривіальні зображення різних видів лікарських форм - таблеток, драже, гранул, капсул, упаковок (вторинних) аерозолів або спреїв, порошків тощо.

Знак „КАПІЛЯР” є комбінованим словесно-зображувальним позначенням, чим обумовлюється його розміщення у двох вимірах, на відміну від об'ємних знаків, що, в переважній більшості, є тривимірними об'єктами. В зв'язку з цим, досліджуваному позначенню не властиві критерії, наведені в абз.4 п.4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Матеріали справи не містять інформації про те, що знак „КАПІЛЯР” тривалий час використовувався в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів, що вказує на відсутність підстав вважати його таким, що підпадає під критерії, передбачені абз.5 п.4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (12 сторінка висновку).

Відповідь на друге питання, поставлене на вирішення повторної судової експертизи, різниться з позицією експерта Прохорова-Лукіна Г.В., який у первісній експертизі визнав неможливим надати на нього відповідь з огляду на відсутність у формулюванні питання дати, на яку слід визначити розрізняльну здатність знака за свідоцтвом України №57155.

В даному дослідженні експерт виходив з того, що оскільки п.1 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачає, що права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки, за відсутності у питанні вказівки на іншу дату, охороноспроможність знака має визначатись станом на дату подання заявки, з якої обраховується строк дії виключних прав на нього. Отже, відсутність у питанні зазначення дати, на яку слід визначити наявність у знака розрізняльної здатності, не може бути перешкодою для проведення відповідного дослідження (сторінки 12-13 висновку).

Відносно того, чи складається знак за свідоцтвом України №57155 з позначень, які вказують на властивості та/або призначення товарів, експертом було встановлено наступне. При дослідженні знаків на предмет наявності у їх складі позначень, що вказують на той чи інший їх показник, функції або призначення товарів чи послуг, стосовно яких заявлені (зареєстровані) знаки, необхідно виходити з того, що такі вказівки обов'язково мають бути прямими, повинні мати безпосередній характер. Якщо зв'язок між досліджуваним знаком та характеристикою товару прямо (безпосередньо) не виявляється при сприйнятті знака, а для встановлення такого зв'язку потрібні додаткові розмірковування - знак повинен вважатись не описовим, а асоціативним (сугестивним), тобто таким, що підлягає охороні. В якості прикладів описових позначень для товарів 5 класу МКТП, що безпосередньо вказують на їх призначення або властивості можна навести такі як: „покращення проникності капілярів”, „зміцнює капіляри”, „звужує капіляри”, тощо. У випадку з розглядуваним знаком, зі словесного елементу „капіляр” безпосередньо не можливо зробити висновок про призначення або властивості засобу, маркованого знаком. Такий висновок вимагає додаткових розмірковувань щодо того, в чому саме полягає вплив маркованого позначенням засобу на відповідну частину організму.

Таким чином, елемент „капіляр” у складі знака за свідоцтвом України №57155 є сугестивним (асоціативним), однак не описує безпосередньо властивості та призначення наведених у свідоцтві товарів. Решта словесних елементів досліджуваного знака - написи „ВИРОБНИК”, „ТОВ”, „ЕЛІТ-ФАРМ”, „ДНІПРОПЕТРОВСЬК”, „EF” не містять безпосередніх вказівок на властивості або призначення товарів (17 сторінка висновку).

Відповідаючи на третє питання, поставлене на вирішення повторної експертизи, судовий експерт дійшов висновку, що знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтвом №57155 від 15.12.2005р. не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними.

Дана відповідь має суттєву розбіжність з відповіддю №3 висновку первісної судової експертизи, де було вказано, що домінуючий словесний елемент знака „КАПІЛЯР” є описовим. Причиною розбіжності є те, що зі словесного елементу „капіляр” не можливо зробити безпосередній висновок про призначення або властивості засобу, маркованого знаком. Для подібного висновку необхідні додаткові розмірковування щодо того, в чому саме полягає вплив маркованого позначенням засобу на відповідну частину організму. Така обставина вказує не на описовий, а на асоціативний (сугестивний) характер елементу „КАПІЛЯР” знака за свідоцтвом України №57155 (19 сторінка висновку).

Позивач в письмових поясненнях на висновок повторної судової експертизи зазначив про необґрунтованість висновку експерта щодо асоціативного характеру позначення „капіляр”, оскільки останнє може бути визнане описовим стосовно товарів 5 класу МКТП. Окрім того, на думку позивача, судовим експертом було допущено ряд процесуальних порушень під час проведення експертного дослідження.

З цього приводу колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Згідно зі ст. 31 Господарського процесуального кодексу України в судовому процесі може брати участь судовий експерт. Судовий експерт зобов'язаний за ухвалою господарського суду з'явитись на його виклик і дати мотивований висновок щодо поставлених йому питань.

Зазначаючи про необґрунтованість висновку поторної судової експертизи, а також його невідповідність наявним у справі матеріалам, позивач не навів конкретний перелік питань, які на його думку потребували додаткового розяснення експертом та не заявляв клопотань про виклик експерта у судове засідання для надання відповідних розяснень.

Згідно зі ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Повторне експертне дослідження, проведене судовим експертом у даній справі, здійснювалось безпосередньо з урахуванням матеріалів, наявних у справі, методом описування та порівнювання. В поясненнях позивача не наведено обставин, які б свідчили про те, що висновок повторної судової експертизи є неправдивим, суперечливим, необґрунтованим або таким, що викликає сумнів у його правильності. Заперечення позивача проти експертного висновку по суті є лише його власною позицією як особи, що не має кваліфікації судового експерта.

Колегія суддів вважає, що висновок повторної судової експертизи №33 від 31.01.2012р. є належним і допустимим доказом у даній справі. Доказів, які б спростовували висновки експерта, не надано.

Таким чином, за результатами проведення повторної судової експертизи було встановлено, що знак „КАПІЛЯР” за свідоцтвом №57155 від 15.12.2005р. не складається лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами, а також не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні відносно зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними. Окрім того, вказаний знак має розрізняльну здатність.

Наведене свідчить про те, що знак „КАПІЛЯР” за оспорюваним позивачем свідоцтвом №57155 від 15.12.2005р. відповідає умовам надання правової охорони, а подання заявки на реєстрацію знака та видача свідоцтва не призвело до порушення прав інших осіб.

Належних та допустимих доказів, які б підтверджували протилежне суду не надано, тому колегія суддів не вбачає підстав для визнання частково недійсним свідоцтва України №57155 від 15.12.2005р. на знак для товарів і послуг „КАПІЛЯР (комбінований)” відносно наступних товарів 5 класу МКТП: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні), тому позов в цій частині вимог задоволенню не підлягає.

Що ж до решти вимог позивача, а саме про зобовязання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність”, то вказані вимоги є похідними від вимоги про визнання частково недійсним свідоцтва України №57155.

Оскільки за результатами розгляду справи колегія суддів дійшла висновку про те, що знак для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)” за свідоцтвом України №57155 відповідає умовам надання правової охорони та не порушує прав позивача, вимоги про зобовязання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність” щодо часткової недійсності вказаного свідоцтва не підлягають задоволенню.

Як вбачається з матеріалів справи, місцевий господарський суд відхилив посилання відповідача-2 на рішення Господарського суду міста Києва від 19.10.2010р. у справі №20/184, яким визнано повністю недійсним свідоцтво України №94703 від 25.07.2008р. на знак для товарів і послуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, зазначивши про те, що вищезгаданим рішенням у справі №20/184 позивачу було заборонено використовувати позначення “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” шляхом нанесення його на товар та упаковку, в якій міститься такий товар, а також зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу. Однак, обґрунтовуючи свої вимоги у справі №12/415, позивач не посилався на існування у нього свідоцтва №94703 на знак для товарів і послуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, тобто наявність або відсутність у позивача права власності на вказаний знак не впливає на охороноспроможність опорюваного позначення, оскільки позовні вимоги не ґрунтувались на наявності у нього виключних майнових прав на знак для товарів і послуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” за свідоцтвом України №94703, а тому названі обставини не стосуються предмету спору у справі №12/415.

Натомість колегія суддів вважає за необхідне зазначити, що безпосередньо у позовній заяві (том справи 1, аркуші справи 6-7) позивач зазначає про те, що однією з його оригінальних розробок є дієтична вітамінка „КАПІЛЯРУМ” і 25.07.2008р. відповідачем-1 дане позначення було зареєстровано на імя позивача як знак „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” за свідоцтвом №94703 від 25.07.2008р. На думку позивача, оскільки він є виробником препарату, основним призначенням якого є покращення роботи капілярів, то повинен використати при оформленні упакування до препарату термін „капіляр” для інформування споживачів про його призначення, а також з метою сприяння задоволенню попиту споживачів на препарат. Необхідність використання позначення „капіляр” також випливає з характеристики складових препарату - кверцетину та рутину, кожен з яких відомий своєю лікувальною дією, спрямованою насамперед на капіляри. Однак позивач є обмеженим у можливості використати даний термін з огляду на те, що відповідач-1 зареєстрував на імя відповідача-2 знак для товарів і послуг “КАПІЛЯР” за свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р.

Тобто висновок місцевого господарського суду про те, що позивач, обґрунтовуючи свої вимоги, не посилався на існування у нього свідоцтва №94703 на знак для товарів і послуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, є безпідставним.

Відносно твердження відповідача-2 про те, що позивачем було пропущено строк позовної давності, судом апеляційної інстанції було встановлено наступне.

Згідно з нормами ст. 261 Цивільного кодексу України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалась або могла довідатись про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Звертаючись до суду із заявою про застосування строків позовної давності, відповідачі зазначали про те, що згідно з даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про видачу спірного свідоцтва України №57155 були опубліковані 15.12.2005р., тому позивач міг довідатись про факт видачі свідоцтва з дня публікації, а саме з 15.12.2005р., і строк позовної давності для звернення з позовом про визнання свідоцтва недійсним сплинув 15.12.2008р. Натомість позивач звернувся з відповідною позовною заявою до місцевого господарського суду лише у листопаді 2009р., тобто після спливу строку позовної давності.

Відмовляючи в задоволенні заяв про застосування строку позовної давності, Господарський суд міста Києва зазначав про те, що відповідачі просили застосувати наслідки спливу строку позовної давності та відмовити в задоволенні позовних вимог з огляду на їх необґрунтованість. Однак суд першої інстанції дійшов висновку про те, що вимоги відповідачів є взаємовиключними, оскільки строк позовної давності може бути застосовано лише у випадку обґрунтованості позовних вимог. Окрім того, судом були прийняті до уваги пояснення позивача про те, що він довідався про існування зареєстрованого знака “КАПІЛЯР (комбінований)”, а також про те, що даний знак може бути перешкодою для реєстрації власного знака для товарів і послуг “КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ” лише 28.03.2008р. після отримання повідомлення про можливу відмову в реєстрації знака, у звязку з наявністю зареєстрованого на імя відповідача-2 знака для товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)”, під час процедури його реєстрації, а саме під час кваліфікаційної експертизи цього позначення.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком місцевого господарського суду, оскільки згідно зі ст. ст. 32-34 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

В порушення вищенаведених правових норм, позивачем не надано належних доказів, які б беззаперечно свідчили про те, що він дізнався про існування оспорюваного ним свідоцтва лише 28.03.2008р., а не раніше, тому в даному випадку підлягав застосуванню строк позовної давності за заявою відповідачів, що відповідно до ч.4 ст. 267 Цивільного кодексу України є підставою для відмови у позові. Однак вказані обставини залишились поза увагою суду першої інстанції.

Підсумовуючи вищевикладене, колегія суддів вважає за необхідне зазначити про те, що доводи апеляційної скарги відповідача-2 підтвердились під час розгляду даної справи, що в свою чергу свідчить про неповне зясування місцевим господарським судом обставин, які мають значення для справи, а також невірне застосування норм матеріального і процесуального права.

Згідно зі ст. 104 Господарського процесуального кодексу України, підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є: неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи; недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Приймаючи до уваги вищевикладені обставини справи в їх сукупності, апеляційний господарський суд дійшов висновку про те, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, рішення Господарського суду міста Києва від 14.10.2011р. у справі №12/415 має бути скасовано та прийнято нове рішення про відмову в позові повністю.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати за звернення з позовом до суду та проведення первісної судової експертизи під час розгляду справи місцевим господарським судом покладаються на позивача.

Зважаючи на задоволення апеляційної скарги, судові витрати за її подання та витрати за проведення повторної судової експертизи підлягають відшкодуванню відповідачу-2 за рахунок позивача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 32-34, 77, 79, 86, 99, 102-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Еліт-фарм” задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 14.10.2011р. у справі №12/415 скасувати та прийняти нове рішення, яким в позові відмовити повністю.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю „Виробничо-торгівельна фірма „Фармаком” (61050, м. Харків, вул. Юрєвська, 17; пошт.адреса: 61054, м. Харків, вул. Бобруйська, 44, код ЄДРПОУ 30590731) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю „Еліт-фарм” (юр.адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, кв. 94; факт.адреса: 49032, м. Дніпропетровськ, вул. Аеродром, 250, код ЄДРПОУ 32547646) 42,50 грн. (сорок дві гривні 50 копійок) витрат по оплаті державного мита за подання апеляційної скарги та 8000,00 грн. (вісім тисяч гривень 00 копійок) витрат по оплаті вартості проведення повторної судової експертизи обєктів права інтелектуальної власності.

4. Доручити Господарському суду міста Києва видати наказ.

5. Матеріали справи №12/415 повернути до Господарського суду міста Києва.

6. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції у встановлені законом порядку та строки.

Головуючий суддяЗубець Л.П.

СуддіНовіков М.М.

Мартюк А.І.