Рішення № 19886525, 28.11.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/144

28.11.11

За позовом WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хадо-Холдінг"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним свідоцтва України № 117066 та зобов’язання вчинити дії

Суддя Гумега О.В.

Представники :

Від позивача: Кочерга Д. О., Олійник К. С., Войков А. П.

Від відповідача 1: Клячко М. Ю., Ланьшин С. В.

Від відповідача 2: Лучка І. Ю.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» недійсним повністю та зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відомості про визнання свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги позивач обґрунтовує, зокрема, тим, що реєстрація в Україні знаку для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»є неправомірною з огляду на невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони та видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2011 року порушено провадження у справі № 39/144, розгляд справи призначено на 19.09.11 року о 14:50.

19.09.2011 року через відділ діловодства позивач звернувся до суду з клопотанням про долучення доказів до матеріалів справи.

19.09.2011 року через відділ діловодства позивач звернувся до суду з заявою про вжиття заходів до забезпечення позову.

19.09.2011 року відповідач 1 направив до суду телеграму, якою просив відкласти розгляд справи, у зв’язку з неможливістю участі в судовому засіданні.

В судовому засіданні, призначеному на 19.09.2011 року, судом розглянуто клопотання відповідача 1 про відкладення розгляду справи. Клопотання відповідача 1 судом відхилене як необґрунтоване.

В судовому засіданні, призначеному на 19.09.2011 року, позивач звернувся до суду з клопотанням про залучення додаткових доказів до матеріалів справи. Клопотання позивача судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 19.09.2011 року, позивач позовні вимоги підтримав повністю.

В судовому засіданні, призначеному на 19.09.2011 року, позивач підтримав подану ним 19.09.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва заяву про вжиття заходів до забезпечення позову.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз‘яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз‘яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність призначення експертизи об‘єкту інтелектуальної власності та забезпечення сторонам можливості надати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В ході розгляду справи виникла необхідність витребування додаткових доказів до матеріалів справи.

Ухвалою суду від 19.09.2011 року відкладено розгляд справи на 03.10.2011 о 12:50 год., витребувано додаткові докази, вжито заходів до забезпечення позову, та надано сторонам можливість запропонувати суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

26.09.2011 року представник позивача звернувся до суду з клопотанням про видачу належним чином засвідчених двох копій ухвали Господарського суду міста Києва від 19.09.2011 року у справі № 39/144. Клопотання позивача судом задоволено.

03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач звернувся до суду з клопотанням про долучення доказів до матеріалів справи.

03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач звернувся до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи додаткових доказів.

03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва відповідач 1 надав суду заперечення на позовну заяву з додатками.

03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач надав суду пояснення по справі.

03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач звернувся до суду з клопотанням про долучення додаткових доказів по справі.

03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач звернувся до суду з клопотанням про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва відповідач 1 подав суду клопотання з переліком питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 03.10.2011 року, відповідач 1 звернувся до суду з клопотанням про здійснення технічної фіксації судового процесу. Клопотання відповідача 1 судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 03.10.2011 року о 12:50 год., оголошено перерву до 03.10.2011 року о 15:00 год.

В судовому засіданні, призначеному на 03.10.2011 року, представник відповідача 1 звернувся до суду з усним клопотанням про залишення позовної заяви буз руху до надання позивачем належних доказів сплати державного мита. Клопотання відповідача 1 судом відхилено з огляду на те, що нормами ГПК України не передбачена можливість залишення позовної заяви без руху.

В судовому засіданні, призначеному на 03.10.2011 року, позивач підтримав подані ним 03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва клопотання про долучення додаткових доказів до матеріалів справи; клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів; клопотання про долучення доказів по справі. Клопотання позивача судом задоволені.

В судовому засіданні, призначеному на 03.10.2011 року, відповідач 1 звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи зразку товару з найменуванням WD-40, який випускається під знаком для товарів та послуг «WD-40» та зразку товару з найменуванням «AWD-40 ( ANY WAY D-40)», який випускається під знаком для товарів та послуг «AWD-40 ( ANY WAY D-40)». Клопотання відповідача 1 судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 03.10.2011 року, представник Державної служби інтелектуальної власності звернувся до суду з клопотанням про заміну первісного відповідача 2 - Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України належним відповідачем 2- Державною службою інтелектуальної власності, відповідно до приписів ст. 24 ГПК України.

Позивач проти заміни відповідача 2 заперечував.

Відповідач 1 просив суд вирішити клопотання про заміну неналежного відповідача 2 на власний розсуд.

Відповідно до ч. 2 ст. 24 ГПК України, господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Клопотання Державної служби інтелектуальної власності про заміну первісного відповідача 2 судом відхилено з огляду на те, що позивач не надав згоду на заміну первісного відповідача 2.

В судовому засіданні, призначеному на 03.10.2011 року, позивач позовні вимоги підтримав повністю.

Відповідач 1 проти задоволення позовних вимог заперечував, зокрема, з огляду на те, що відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» частина «D-40» в позначеннях «WD-40»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 15337 та «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 117066 взагалі не може одержати правову охорону, оскільки є загальновживаним символом та може бути внесена до знака як елемент, що не охороняється, якщо вона не займає домінуючого положення в зображенні знака. Відповідач 1 вказує, що «D-40»є умовним позначенням вибухонебезпечних речовин, гази та пари яких самозаймаються при температурі близько 40 градусів за С. Відповідач 1 також вказує, що торгівельна марка «AWD-40 (ANY WAY D-40)» є не менш знаним у світі брендом ніж «WD-40», що виключає можливість введення споживачів в оману.

Відповідач 2 в судовому засіданні, призначеному на 03.10.2011 року, надав відзив на позовну заяву, в якому проти задоволення позовних вимог заперечував, зокрема з огляду на те, що експертиза заявки № 200815970 на видачу свідоцтва України на знак «AWD-40 (ANY WAY D-40)» була проведена у відповідності із положеннями Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. За результатами експертизи було встановлено, що заявлене позначення «AWD-40 (ANY WAY D-40)» відповідає умовам надання правової охорони відносно усього заявленого переліку товарів і послуг. Крім того, Відповідач 2 вказує, що ні фонетичне, ні графічне, ні семантичне сприйняття українським споживачем оскаржуваного об’єкта та можливість введення його в оману позивачем не доведено.

Відповідач 1 звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи доказів, поданих ним 03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва в якості додатків до заперечення на позовну заяву. Клопотання відповідача 1 судом задоволено.

03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач, на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 19.09.2011 року, надав суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва відповідач 1, на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 19.09.2011 року, надав суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Відповідач 2 наданим йому правом не скористався та перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судового експерта, суду не надав.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз‘яснені судовим експертом, визначаються судом, відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 «Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України»додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.6. «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями». Таким чином, суд вважає за доцільне призначити судову експертизу безпосередньо атестованому за експертною спеціальністю 13.6. судовому експерту, який внесений до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.10.11 року призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі № 39/144, зобов’язано позивача надати суду довідку Головного управління Держказначейства м. Києва про зарахування до Державного бюджету України держмита, сплаченого за подання позовної заяви у справі № 39/144, провадження у справі № 39/144 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

03.10.2011 року представник відповідача 1 звернулася до суду з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання відповідача 1 судом задоволено.

04.10.2011 року представник позивача звернувся до суду з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання позивача судом задоволено.

09.11.2011 року до Господарського суду міста Києва надійшов висновок № 33 судової експертизи у справі № 39/144 разом з матеріалами справи.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.11 року поновлено провадження у справі № 39/144. Розгляд справи призначено на 28.11.11 року о 15:00 год.

28.11.2011 року відповідач 1 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи висновку спеціаліста з дослідження об’єктів інтелектуальної власності.

28.11.2011 року відповідач 1 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надав суду заперечення на висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 33 від 09.11.11 року.

28.11.2011 року відповідач 1 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва звернувся до Голови Господарського суду міста Києва з клопотанням про призначення колегіального розгляду справи № 39/144.

В судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 р., представник відповідача 1 звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи № 39/144 до вирішення керівництвом суду клопотання про призначення колегіального розгляду справи № 39/144. Наведене клопотання судом відхиляється з огляду на приписи ч. 1 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України, згідно з якими справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово.

В судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 р., представник відповідача 1 підтримав подане ним клопотання про призначення колегіального розгляду справи № 39/144.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2011 р. клопотання відповідача 1 про призначення колегіального розгляду справи № 39/144 залишено без задоволення.

В судовому засіданні, призначеному на 28.11.11 року, позивач звернувся до суду з клопотанням про долучення доказів по справі, в т.ч. квитанції № 6 від 05.10.2011 р. про сплату державного мита за подання позову до суду та довідки Головного управляння державного казначейства України у м. Києві від 14.10.2011 р. № 06-04/5399-28890 на підтвердження зарахування до державного бюджету від WD-40 Меньюфекторінг Компані згідно наведеної квитанції коштів у сумі 170,00 грн. на рахунок № 31110095700011. Клопотання позивача судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 28.11.11 року, позивач звернувся до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи письмових пояснень щодо висновку судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності з додатками. Клопотання позивача судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 28.11.11 року, позивач звернувся до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи доказів оплати за проведення судової експертизи. Клопотання позивача судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 28.11.11 року, відповідач 1 звернувся до суду з клопотанням про відновлення пропущеного строку подання зустрічної позовної заяви по справі № 39/144.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ГПК України відповідач має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом. Отже, зустрічний позов може бути прийнятий для спільного розгляду з первісним позовом, якщо суд не розпочав розгляд справи по суті. Крім того, наведена норма ГПК України не передбачає можливість подання заяви про відновлення строку подання зустрічного позову.

З огляду на наведене, клопотання відповідача 1 про відновлення пропущеного строку подання зустрічного позову задоволенню не підлягає.

При цьому, судом враховано, що відповідач 1 не позбавлений права звернутися до суду з окремим позовом для його розгляду в окремому провадженні.

В судовому засіданні 28.11.2011 р. представник відповідача 1 звернувся до суду із заявою про відвід судді.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2011 р. заяву відповідача 1 про відвід судді залишено без задоволення.

В судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 року, відповідач 1 звернувся до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи висновку спеціаліста з дослідження об’єктів інтелектуальної власності та заперечення на висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 33 від 09.11.11 року, які були ним подані 28.11.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва. Клопотання відповідача 1 судом задоволено.

Представник відповідача 2 в судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 р., звернувся до суду з усним клопотанням про заміну первісного відповідача 2 на належного, а саме: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на Державну службу інтелектуальної власності України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2011 р. замінено первісного відповідача 2 у справі - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного відповідача 2 - Державну службу інтелектуальної власності України (ідентифікаційний код 37552556).

В судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 року, позивач позовні вимоги підтримав повністю.

Відповідач 1 проти задоволення позовних вимог заперечував та просив не приймати висновок судової експертизи № 33 в якості доказу у справі.

Відповідач 2 надав пояснення по суті заявлених позовних вимог та просив суд відмовити в позові повністю.

Відповідач 2 звернувся до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи письмових пояснень на висновок судової експертизи. Клопотання відповідача 2 судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 28.11.2011 року, відповідач 1 звернувся до суду з клопотанням про призначення у справі № 39/144 комплексної повторної судової експертизи та запропонував суду перелік питань, які, на думку відповідача 1, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Клопотання відповідача 1 судом відхилено з огляду на те, що відповідач 1 запропонував суду ті ж питання, що вже були ним запропоновані в клопотанні, поданому суду 03.10.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва до призначення судової експертизи у справі № 39/144. Призначаючи судову експертизу у справі 39/144, судом було визначено остаточне коло питань, відповідно до положень ст. 41 ГПК України.

Ст. 42 ГПК України визначає, що при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту. З огляду на те, що відповідачем 1 не доведено суду необхідність призначення у справі повторної судової експертизи, клопотання відповідача 1 про призначення комплексної повторної судової експертизи задоволенню не підлягає.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 28.11.2011 р. було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

в с т а н о в и в :

Позивач на території України володіє знаком для товарів і послуг «WD-40» за свідоцтвом України № 15337 для товарів 2 та 4 класів МКТП, заявка на реєстрацію зазначеного знака була подана 28.11.1995 року, дата публікації про видачу свідоцтва – 15.08.2000 року.

Як вбачається з матеріалів справи, Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти України за результатами кваліфікаційної експертизи на ім’я відповідача 1 було зареєстровано знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»для товарів 2 та 4 класів МКТП за свідоцтвом України № 117066, заявка на реєстрацію зазначеного знака була подана 22.08.2008 року, дата публікації про видачу свідоцтва –11.01.2010 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Згідно ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов’язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» недійсним повністю.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Суд вважає, що позивач належним чином довів факт порушення його виключних майнових прав інтелектуальної власності, що надає йому право звертатися до суду за їх захистом.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно п. “а” ч. 1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в редакції, чинній на момент прийняття рішення, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 117066 від 25.06.2011р., датою подання заявки на реєстрацію знаку послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»є 22.08.2008р., отже, відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна визначатися згідно Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в редакції станом на 10.04.2008 року.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом (ч. 1 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в редакції від 10.04.2008р.).

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в редакції від 10.04.2008р., не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (ч. 2 ст. 6) та не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6).

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг та із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна (в тому числі, міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою).

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи є позначення «AWD-40 (ANY WAY D-40)»оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар з використанням знаку для товарів і послуг «WD-40» зареєстрованого на ім’я позивача та чи є позначення «AWD-40 (ANY WAY D-40)»схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «WD-40», зареєстрованим на ім’я позивача.

Пунктом 45 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 встановлено, що відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

З метою об’єктивного вирішення спору у справі № 39/144, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Жилі Богдану Володимировичу.

На вирішення судового експерта були поставлені наступні питання:

1) Чи є знак для товарів і послуг «AWD-40 ( ANY WAY D-40)» за свідоцтвом України № 117066 тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «WD-40»за свідоцтвом України №15337?

2) Чи є знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за свідоцтвом України № 117066 оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?

При наданні відповіді на поставлені питання експерт дійшов наступних висновків:

Стосовно всіх товарів, наведених у свідоцтві України № 117066, знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»за вказаним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим за свідоцтвом України № 15337 знаком для товарів і послуг «WD-40».

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 117066 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи виробника товарів, стосовно яких йому надано правову охорону.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Згідно з інформаційним листом ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 “Про атестованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України” додано Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, який містить відомості щодо тих осіб, які внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Суд прийшов до висновку, що для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестованим за спеціальністю 13.6. “Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”.

Як зазначено у висновку № 33 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 09.11.2011, судовий експерт Жила Б. В має вищу юридичну освіту та вищу спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, статус патентного повіреного, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз за спеціальністю 13.6., стаж експертної роботи з 2006 року, стаж роботи в галузі права інтелектуальної власності з 2000 року.

Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України судового експерта було попереджено.

Відповідно до ч. 5 ст. 31 ГПК України судовий експерт має право відмовитися від дачі висновку, якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов’язку.

З огляду на наведене, суд вважає, що висновок № 33 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 09.11.2011 р. складений кваліфікованим судовим експертом, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Виходячи з вищевикладеного, висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 33 від 09.11.2011 р. обґрунтовано підтвердив той факт, що оспорюваний знак «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за свідоцтвом України № 117066 не відповідає умовам надання правової охорони відповідно до положень Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»недійсним повністю є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов’язання відповідача 2 внести відомості про визнання свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” в редакції від 10.04.2008р., що діє на момент прийняття рішення, при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтво України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)» підлягає визнанню недійсним повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов’язання відповідача 2 внести відомості про визнання свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені “Промислова власність” є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В ході розгляду справи по суті судом відхилені твердження відповідача 1 з приводу того, що частина «D-40» в позначеннях «WD-40»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 15337 та «AWD-40 (ANY WAY D-40)» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 117066 взагалі не може одержати правову охорону, оскільки є загальновживаним символом та може бути внесена до знака як елемент, що не охороняється, з огляду на те, що на момент розгляду справи були видані свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 15337 та № 117066. Доказів того, що до знаків «WD-40» або «AWD-40 (ANY WAY D-40)»внесені елементи що не охороняється, суду надано не було.

Згідно вимог статті 44 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, яка була чинна станом на час звернення позивача з позовом до суду), судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Розподіл сум судових витрат між сторонами здійснюється судом за загальними правилами статті 49 ГПК України. Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судові витрати незалежно від результатів вирішення спору.

Зібрані у справі докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 10000,00 грн.

За таких обставин, на відповідача 1 покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 170,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн., витрати на проведення судової експертизи в розмірі 10000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 22, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»недійсним повністю.

3. Зобов’язати Державну службу інтелектуальної власності України (місцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести відомості про визнання свідоцтва України № 117066 на знак для товарів і послуг «AWD-40 (ANY WAY D-40)»недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені “Промислова власність”.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Хадо-Холдінг" (61018, м. Харків, пров. 23 Серпня, 4; ідентифікаційний код 25611360) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь WD-40 Меньюфекторінг Компані (WD-40 Manufacturing Company) (1061 К’юдагі Плейс, Сан-Дієго, Каліфорнія 92110, США) 170,00 (сто сімдесят грн. 00 коп.) державного мита, 236,00 грн. (двісті тридцять шість гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10000,00 (десять тисяч грн. 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Видати наказ.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Гумега О.В.

Дата складання повного рішення 30.11.2011 р.