Постанова № 19148206, 28.10.2011, Харківський апеляційний господарський суд

ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2011 р. Справа № 67/168-10

Колегія суддів у складі: головуючий суддя , суддя , суддя

при секретарі Зозулі О.М.

за участю представників сторін:

позивача - ОСОБА_1, довіреність № 17-13/11 від 15.01.2011 р.,

відповідача - ОСОБА_2 (особисто), ОСОБА_3 за довіреністю б/н від 24.12.2010 р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 м. Купянськ Харківської області (вх. № 4028 Х/3-11 від 14.09.2011 р.) на рішення господарського суду Харківської області від 02.09.11 р. у справі № 67/168-10

за позовом Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", м. Львів

до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Куп¦янськ Харківської області

про заборону неправомірного використання об"єкта права інтелектуальної власності та стягнення 99165,66 грн.,

ВСТАНОВИЛА:

В грудні 2010 р. Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз», м. Львів (далі позивач) звернулося до господарського суду Харківської області з позовом до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 м. Купянськ Харківської області (далі відповідач) та просив:

заборонити відповідачу використання знаку для товарів і послуг «ОККО, зареєстрованого відповідно до свідоцтв України № 30207 від 11.05.2000 р. та № 117413 від 25.01.2010 р., а також будь-яких інших позначень, що схожі із ним до ступеню змішуваності;

заборонити відповідачу використання промислового зразка «табло рекламно-інформаційне», зареєстрованого відповідно до патенту № 4416 від 11.05.2000 р.;

заборонити відповідачу використання промислового зразка «автозаправна станція», зареєстрованого відповідно до патенту № 4618 від 22.05.2000 р

стягнути з відповідача на користь позивача упущену вигоду в розмірі 99165,66 грн.

Рішенням господарського суду Харківської області від 02.09.2011 р. (суддя Буракова А.М.) в позові відмовлено частково. Заборонено відповідачу використання знаку для товарів і послуг «ОККО», зареєстрованого відповідно до свідоцтв № 30207 від 11.05.2000 р. та № 117413 від 25.01.2010 р., а також будь-яких позначень, що схожі із ним до ступеня змішуваності. Стягнуто з відповідача на користь позивача упущену вигоду в розмірі 99 165,66 грн., державне мито в сумі 991,65 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн., 12040,00 грн. витрати по експертизі. В решті позову відмовлено. Рішення обґрунтовано тим, що відповідачем здійснюється експлуатація автозаправної станції (АЗС) з використанням у її оформленні об'єктів права інтелектуальної власності, що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз», а саме зображувальні елементи знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 30207, 117413. При цьому позивач не надавав будь-яку згоду відповідачу на використання у власній господарській діяльності елементів зареєстрованих знаків для товарів і послуг. Суд вважав вимогу позивача про стягнення з відповідача суми упущеної вигоди в розмірі 99 165, 66 грн. такою, що підлягає задоволенню. За умов виконання відповідачем вимог чинного законодавства відносно правомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності ПАТ «Концерн Галнафтогаз»та укладення ліцензійних договорів про передачу не виключного права на використання знаку для товарів і послуг «ОККО» та супутніх промислових зразків на АЗС у смт. Печеніги, відповідач сплачував би на користь позивача щомісячні ліцензійні платежі. Так середня сума ліцензійних платежів по кожній АЗС за договором № 1/1-6-09/1091 від 26.10.2009 року (в цілому по території України) становить 9 165,98 грн. Враховуючи цей показник, а також беручи до уваги середню суму ліцензійних платежів по АЗС, розміщених в Харківській області та м. Харкові, що становить 9165,66 грн., позивач вважав, що за один календарний місяць - час фактичного використання відповідачем об'єктів права інтелектуальної власності, що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз», - останній зобов'язаний відшкодувати на користь позивача 9 165,66 грн. упущеної вигоди за ліцензійними платежами. Відповідач зобов'язаний відшкодувати ПАТ «Концерн Галнафтогаз» збитки у вигляді упущеної вигоди за орендними платежами в сумі 90 000, 00 грн. Рішенням встановлено також, що відповідачем не використовувалися промислові зразки за патентами № № 4416, 4618, 10237, що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Фізична особа - підприємець ОСОБА_2 не погодився з зазначеним рішенням, звернувся з апеляційною скаргою до Харківського апеляційного господарського суду, в якій просить, посилаючись на порушення господарським судом першої інстанції норо матеріального та процесуального права, неповне зясування всіх обставин по справі, просить скасувати рішення господарського суду Харківської області від 02.09.2011 р. та прийняти нове, яким в задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Заявник апеляційної скарги стверджує, що судом першої інстанції не надавалася оцінка законності діям позивача при фотографуванні власності відповідача (якщо припустити, що на наданих до матеріалів справи фотографіях зображено АЗС та майно відповідача). З огляду на це фотографічні знімки не можуть бути допустимими доказами, оскільки їх збирання та отримання було здійснене всупереч вимог Конституції України. Суд у тексті рішення послався на відгук патентного повіреного ОСОБА_4, який також не є належним доказом у справі.

При виїзді на АЗС відповідача не було встановлено порушень прав ПАТ «Концерн Галнафтогаз» на обєкти інтелектуальної власності з боку відповідача, однак експертна установа зробила висновок про використання саме відповідачем знаків на товари і послуги, які належать позивачу, а судом першої інстанції прийняте рішення буз урахування зазначених фактів. З огляду на викладене, при винесенні рішення, що оскаржується, суд першої інстанції не повинен був посилатись на висновки, викладені у пунктах 1-7 судової експертизи №№ 1868/8594 від 12.08.2011 року, зроблені експертами ХНДІСЕ, оскільки їх можливо неоднозначно розцінити; вони суперечать одне одному та зроблені на підставі фотографій АЗС, які безпідставно та незаконно були визнані судом допустимими доказами, а запитання, поставлені судом перед ХНДІСЕ перед проведенням експертизи, складені так, що вина відповідача у використанні знаків для товарів і послуг та промислових зразків вже доведена і приймається судом як аксіома. Задоволення судом в повному обсязі позовних вимог позивача в частині стягнення грошової суми як втраченої вигоди розміром 99165,66 грн. є безпідставним, а рішення суду, прийняте з цього приводу, є передчасним, необґрунтованим та таким, що підлягає скасуванню, оскільки в ході розгляду господарської справи судом першої інстанції не було встановлено усіх суттєвих ознак, які б вказували, що протиправними діями відповідача були спричинені збитки позивачу, факти свідчать про відсутність у діях відповідача протиправних дій та його вини, тобто навмисних дій, направлених на незаконне отримання додаткових доходів, а, як наслідок, заподіяння позивачу збитків у вигляді упущеної вигоди.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду даної справи визначено колегію суддів: головуючий суддя Погребняк В.Я., суддя Гончар Т.В., суддя Слободін М.М.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 19.09.2010 р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження та призначено до розгляду на 10.10.2011 р.

30.09.2011 р. до апеляційного господарського суду надійшли письмові пояснення відповідача (вх. № 9468), в яких останній вважає, що рішення господарського суду Харківської області від 02.09.2011 р. у даній справі необґрунтоване, незаконне та таке, що має бути скасованим, так як винесене з порушенням і неправильним застосуванням норм матеріального права. Відповідача посилається також на те, що власником свідоцтва № 30207 від 17.03.2033 р. є відкрите акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз», в той час яку позов поданий Публічним акціонерним товариством «Концерн Галнафтогаз». При прийнятті рішення про стягнення суми втраченої вигоди судом не враховані норми, визначені у ст.ст.3, 5, 7, 8 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», суд перебрав на себе повноваження експерта і самостійно встановив розмір збитків.

10.10.2011 р. позивач надав до апеляційного суду відзив на апеляційну скаргу (вх. № 9762), в якому зазначає, що оскаржуване рішення місцевого господарського суду прийняте у повній відповідності до приписів матеріального та процесуального законодавства, дане рішення ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі усіх обставин справи, яким суд надав відповідну правову оцінку.

В судове засідання 10.10.2011 р. зявились уповноважені представники сторін і надали пояснення у справі.

В судовому засіданні 10.10.2011 р. розгляд справи відкладено до 14 год. 30 хв. 24.10.2011 р. для можливості надання сторонами додаткових доказів та пояснень у справі.

18.10.2011 р. відповідачем були надані додаткові письмові пояснення та документи для долучення до матеріалів справи (вх. № 10135).

24.10.2011 р. позивач надав письмові пояснення у справі (вх. № 110290).

В судове засідання 24.10.2011 р. зявились ФОП ОСОБА_2 особисто, його представник та уповноважений представник позивача, та надали пояснення у справі.

Колегія суддів, зважаючи на те, що норми ст.38 ГПК України (в редакції після 07.07.2010 р.) не містять обовязку господарського суду самостійно витребувати у сторін документи і матеріали, необхідні для вирішення спору; п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України визначає одним з принципів судочинства свободу в наданні сторонами суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, дійшла висновку про можливість розгляду справи за наявними у справі і додатково наданими сторонами документами.

Перевіривши повноту встановлених судом обставин справи та наданих сторонами в підтвердження обставин справи доказів, надану в рішенні суду їх юридичну оцінку, дослідивши матеріали справи та правильність застосування господарським судом норм матеріального та процесуального права, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, розглянувши доводи апеляційної скарги та повторно розглянувши справу відповідно до ч.1 ст.101 ГПК України, колегія суддів встановила наступне.

За приписами ст.1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993 № 3689-XII знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст.5 вказаного Закону ( 3689-12 ) право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому п.2 ст.18 Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється Установою.

Частиною 3 ст.157 ГК України передбачено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Як вбачається з матеріалів справи, свідоцтво на знак для товарів і послуг № 30207 видане 17.03.2003 р. на імя компанії Еф. Ай. І. Ейч. Інвестмент (Сайпрес) Лімітед, Кіпр для наступних товарів і послуг за МКТП:

кл.4: технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для вбирання, змочування і повязування пилу; паливо (в тому числі моторний спирт);

кл.37: автозаправні станції; технічне доглядання і лагодження автомобілів; вулканування шин (лагодження); миття автомобілів; обслуговування на станціях транспортних засобів;

кл.39: енергопостачання; наймання гаражів; наймання місць на автостоянках.

Даний знак зареєстровано як комбінований, який складається із словесного та зображувального елементів. Центральне місце в композиції знака займає стилізоване зображення грифона (міфічного крилатого створіння з тулубом лева) білого кольору, розташоване в прямокутнику чорного кольору, який знаходиться в прямокутнику чорного кольору, який знаходиться в центрі прямокутника білого кольору з чорною окантовкою. Під зображенням грифону в нижній частині прямокутника чорного кольору нанесений напис «ОККО», виконаний барвником білого кольору, горизонтально розтягненими заглавними буквами оригінальним шрифтом напівжирного написання, прямого симетричного виконання з мінімальними міжбуквеними проміжками. Колір позначення не заявлений.

З матеріалів справи вбачається, що в 2003 р. право власності на знак передано Відкритому акціонерному товариству «Концерн Галнафтогаз», вул. Пластова, 1 м. Львів, Україна, про що була публікація в Офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності № 8 від 15.05.2003 р.

Наведене вище підтверджується Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 30207 від 17.03.2003 р., Доповненням до вказаного Свідоцтва від 15.08.2003 р., Випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 10.02.2010 р. № 30207 (т.1, а.с.15-17).

Згідно зі Свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 117413, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.01.2010 р., Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» є власником знаку для товарів і послуг у вигляді комбінованого позначення, яке складається із словесного та зображувального елементів. Центральне місце в композиції знака займає стилізоване зображення грифона (міфічного крилатого створіння з тулубом лева) білого кольору, розташоване в прямокутнику чорного кольору. Під зображенням грифону в нижній частині прямокутника чорного кольору нанесений напис «ОККО», виконаний барвником білого кольору, горизонтально розтягненими заглавними буквами оригінальним шрифтом напівжирного написання, прямого симетричного виконання з мінімальними міжбуквеними проміжками. Колір позначення не заявлений.

Знак зареєстрований для товарів і послуг згідно МКТП: класи 1, 3, 6. 9, 12, 16, 19, 21, 22, 24, 31-36, 38, 43-45 (т.1, а.с.18-21).

Згідно зі ст.1 Закону України від 15.12.1993 р. № 3688-XII «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

За приписами ст.5 вказаного Закону правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Строк дії патенту на промисловий зразок становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника патенту, але не більш як на п'ять років.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

З матеріалів справи вбачається, що Відкрите акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз»є власником прав на обєкти інтелектуальної власності промислові зразки «Табло рекламно-інформаційне» за патентом на промисловий зразок № 4416 від 15.02.2001 р. (право власності передано від компанії Ай. І. Ейч. Інвестмент (Сайпрес) Лімітед, Кіпр 15.08.2003 р.) та «Автозаправна станція»за патентом на промисловий зразок № 4618 від 15.03.2001 р. (право власності передано від компанії Ай. І. Ейч. Інвестмент (Сайпрес) Лімітед, Кіпр 15.08.2003 р.) (т.1 а.с.22-29).

Довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 03.12.2010 р. підтверджено, що 15.09.2009 р. державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради проведено державну реєстрацію змін до установчих документів Відкритого акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз»у звязку з приведенням діяльності акціонерного товариства у відповідність із Законом України від 17.09.2008 р. № 514-VI «Про акціонерні товариства» в частині зміни найменування акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство (т.1, а.с.104-114).

Згідно з ч.5 Прикінцевих та перехідних положень вказаного Закону приведення діяльності у відповідність із нормами Закону, статутів та внутрішніх положень акціонерних товариств, створених до набрання чинності Законом, у тому числі зміна найменування акціонерних товариств з відкритого або закритого на публічне або приватне, не є перетворенням та не потребує застосування процедури припинення.

Таким чином, з 15.09.2009 р. офіційно зареєстрованою назвою позивача є «Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз».

Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз»є власником прав на обєкти інтелектуальної власності знаки для товарів і послуг і промислові зразки, що підтверджується Свідоцтвами на знак для товарів і послуг № 30207 від 17.03.2003 р., № 117413 від 25.01.2010 р., Патентами на промислові зразки № 4416 від 15.02.1001 р., № 4618 від 15.03.2001 р.

У звязку з викладеним не зазначення в Свідоцтві на знак для товарів і послуг № 30207 від 17.03.2003 р., і в Патентах на промислові зразки № 4416 від 15.02.1001 р., № 4618 від 15.03.2001 р. назви позивача саме як «Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» правового значення для вирішення спору не має.

Пунктами 2, 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно зі ст.20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту.

Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях.

Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Як свідчать матеріали справи, відповідач у справі - ОСОБА_2 09.03.2004 р. зареєстрований як фізична особа-підприємець, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія НОМЕР_2 та довідкою № 255 Головного управління статистики у Харківській області від 08.11.2010 р. (т.1, а.с.83-84).

30.09.2010 р. на підставі договору купівлі-продажу, засвідченого приватним нотаріусом Купянського міського нотаріального округу ОСОБА_6, Фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 було придбано у приватну власність цілісний майновий комплекс автозаправної станції, розташованої за адресою: АДРЕСА_1.( т.2, а.с.32- 33).

Позивач стверджував, що ФОП ОСОБА_2 здійснює господарську діяльність з реалізації моторних бензинів, дизельного палива та зрідженого газу в якості моторного палива через АЗС, розташовану за вищезазначеною адресою, у оформленні якої було використано обєкти права інтелектуальної власності, що належать позивачеві, а саме: цінове табло, що у своєму оформленні містить кольорову гаму, запатентовану позивачем, та зображення грифона жовтого кольору, що є домінуючим і найбільш пізнаваним елементом зареєстрованих свідоцтв на знаки для товарів і послуг №30207 та №117413 бренду «ОККО», при цьому ПАТ «Концерн Галнафтогаз» не надавало будь-яку згоду відповідачу на використання у власній господарській діяльності елементів зареєстрованих знаків для товарів і послуг та/або на відтворення запатентованого промислового зразка (цінового табло), а сам факт використання відповідачем зазначених обєктів свідчить про навмисне вчинення дій, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності та спрямовані на експлуатацію позитивної ділової репутації мережі автозаправних станцій «ОККО»з метою отримання доходу.

Відповідач у відзиві на позовну заяву, в апеляційній скарзі та в письмових поясненнях зазначав про те, що після придбання АЗС ним для відновлення зовнішнього виду станції було прийнято рішення про проведення поточного ремонту АЗС, в звязку з чим 01.10.2010 р. укладено договір з ТОВ «Агросфера», відповідно до умов якого виконавцем було розроблено дизайн зовнішнього вигляду АЗС, а саме: навісу, рекламно-інформаційного табло, оформлення каси, розміщення емблем у вигляді латинських літер »на устаткуванні та іншому обладнанні (т.3 а.с.16-17).

Виконавцем робіт при оформленні АЗС були використані конструкції та матеріали, що раніше були у використанні, зокрема, цінове табло придбано через торгівельну мережу Інтернет і раніше було в експлуатації, та в оформленні яких переважають зелена та срібна кольорові гами. Таке рішення було прийняте з метою зниження вартості оформлення АЗС.

В період з 07.10.2010 р. по 26.11.2010 р. на території АЗС проводились роботи у відповідності із розробленим дизайном. Зазначене підтверджується актами виконаних робіт від 21.11.2010 р. т від 26.11.2010 р. (т.1 а.с.127, т.3, а.с.31).

Також відповідач заперечує факт використання обєктів права інтелектуальної власності позивача 08.11.2010 р. та 15.11.2010 р., як то зазначав позивач, оскільки саме цей час на території АЗС велись ремонтно-монтажні роботи, а до стели та іншого рекламного обладнання взагалі не було підведено електропостачання.

До 08.12.2010 р. електропостачання, необхідне для проведення робіт на АЗС, здійснювалось від мобільних джерел живлення. Це взагалі унеможливлювало використання у господарській діяльності (в нічний час) ніби-то нанесених товарних знаків та промислових зразків ПАТ «Концерн «Галнафтогаз»на стелі та на устаткуванні АЗС - колонках. На підтвердження вказаного відповідач надав копії: договору на електропостачання, укладеного між ФОП ОСОБА_2 та АК «Харківобленерго», рахунку на оплату використаної електроенергії № 13288 за грудень 2010 р. та банківської виписки від 15.12.2010 р. про рух коштів за особистим рахунком ФОП ОСОБА_2 (т.2 а.с.51-72, т.3 а.с. 9-10).

Крім того, відповідач посилається на ту обставину, що згідно з Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 ним 28.12.2010 р. було подано заяву до Державного підприємства «Український інститут промислової власності» з метою реєстрації власного знаку для товарів і послуг ». На підтвердження зазначеного відповідачем були надані: копія заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, копія розписки про одержання заявки на знак для товарів і послуг від 29.12.2010 р., копія висновку формальної експертизи заявки на знак для товарів і послуг від 11.07.2011 р. №19125/1 (т.3 а.с.11-15).

Отже, відповідач вважає, що зазначене підтверджує недоведеність факту використання ним знаків для товарів і послуг які належать позивачу, адже в розумінні ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» товарний знак та промисловий зразок позивача ним не використовувався.

Не погоджується відповідач і з висновком суду першої інстанції в частині стягнення матеріальної шкоди, а саме упущеної вигоди, в сумі 99165,66 грн.

Позивач стверджував, що, починаючи з 06.10.11.2010 р., на адресу Харківської філії ПАТ «Концерн Галнафтогаз»почали надходити скарги від споживачів щодо неналежної організації роботи автозаправної станції у см. Печеніги Харківської області.

З метою перевірки інформації про використання обєктів права інтелектуальної власності, наказом голови правління ПАТ «Концерн Галнафтогаз» № 814 від 07.11.2010 р. було утворено робочу групу, якій доручено провести усесторонній аналіз ситуації на АЗС у смт Печеніги, і у разі підтвердження фактів неправомірного використання обєктів права інтелектуальної власності підготувати позовну заяву та визначити розмір збитків.

З цією метою Наказами від 08.11.2010 р. та від 14.11.2010 р. головного юрисконсульта ПАТ «Концерн Галнафтогаз»було відряджено в смт. Печеніги Харківської області, доручено здійснити фотографування АЗС по вул. Незалежності в смт. Печеніги, в тому числі, окремо стели на паливо роздавальні колонки, здійснити контрольну закупку бензину А-95 на вказаних АЗС і отримати розрахунковий документ у касі (т.1, а.с.142-145).

На підтвердження виконання наказів № 814 від 07.11.2010 р., та від 08.11.2010 р. і 14.11.2010 р. позивач надав до матеріалів справи два чеки реєстратора розрахункових операцій, що підтверджують придбання палива бензину А-95 на АЗС ФОП ОСОБА_2 АДРЕСА_1 15.11.2010 р. та 17.11.2010 р. (т.2 а.с.141).

Позивач надав також до матеріалів справи засвідчені печаткою Харківської філії ПАТ «Концерн Галнафтогаз» фотографії АЗС, на яких зображено окремі елементи автозаправної станції, зокрема, рекламно-інформаційне табло, паливо роздавальні колонки з зображенням грифона жовтого кольору (т.1 а.с.147).

Крім того, позивач у особі Харківської ПАТ «Концерн Галнафтогаз»звертався 12.11.2010 р. до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України з заявою щодо неправомірного використання знаку для товарів і послуг на АЗС, що належить ФОП ОСОБА_2, на що Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України надана відповідь від 23.12.2010 р. за № 02-2614-3436, в якій підтверджено факт неправомірного використання ФОП ОСОБА_2 позначення грифона. Адміністративною колегією ФОП ОСОБА_2 було надано рекомендації з вимогами припинити дії, які містили ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. На виконання рекомендацій адмінколегії ФОП ОСОБА_2 листом від 23.12.2010 р. повідомив, що змінив зображення на автозаправній станції, а саме не використовує позначення із графічним зображенням грифона. На теперішній час на стелі, на колонках та будівлі АЗС міститься текстове позначення великих літер », розфарбованих в жовто-блакитний колір на зеленому фоні (т.1 а.с.115).

Згідно зі ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ст.16 ЦК), має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень і протиправних посягань ст.19 ЦК), а також право на захист особа здійснює на свій розсуд (ст.20 ЦК).

Відповідно до ст. 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до ст.16 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

З урахуванням викладеного колегія суддів дійшла висновку, що фотографування позивачем обєктів права власності відповідача в контексті здійснення позивачем права на захист, і предявлення в подальшому таких фотографій як доказу, не суперечить ні приписам цивільного законодавства, ні вимогам процесуального закону.

Згідно з висновком комплексної комісійної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності №№ 1868/8594 від 12.08.2011 р. Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_2 в оформленні автозаправної станції, розташованій на АДРЕСА_1, використовувалися зображувальні елементи знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 30207, 117413, що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз», та не використовувалися промислові зразки за патентами № 4416, 4618, 10237, що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Зображення «грифона» в оформленні автозаправної станції по АДРЕСА_1 могло викликати змішування відносно ПАТ «Концерн Галнафтогаз»як власника свідоцтв на знаки для товарів і послуг № 30207, 117413, та патентів на промислові зразки № 4416, 4618, 10237.

Зображувальний елемент стилізоване зображення грифона займає домінує положення у зображенні знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 30207, 117413, що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Позначення, яке використовувалося в оформленні АЗС по АДРЕСА_1 може вводити споживача в оману щодо місця походження, виробника та якості товарів, позначених цим зображенням.

Стилізовані зображення грифона, що використовувалося в оформленні АЗС по АДРЕСА_1, є тотожними з зображувальними елементами знаків для товарів і послуг № 30207, 117413 що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз».

Позначення, що використовувалися в оформленні АЗС по АДРЕСА_1, та знаки для товарів і послуг № 30207, 117413, що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз», є схожими настільки, що їх можна сплутати.(т.2 а.с.1-22).

Таким чином, колегією суддів встановлено, що:

- Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз»є власником прав на обєкти інтелектуальної власності знаки для товарів і послуг згідно зі Свідоцтвами на знак для товарів і послуг № 30207 від 17.03.2003 р. для 4, 37 та 39 класів МКТП, № 117413 від 25.01.2010 р. для 1, 3, 6. 9, 12, 16, 19, 21, 22, 24, 31-36, 38, 43-45 класів МКТП;

- домінуючим елементом знаків для товарів і послуг за свідоцтвами № 30207 від 17.03.2003 р. та № 117413 від 25.01.2010 р. є стилізоване зображення грифона (міфічного крилатого створіння з тулубом лева) білого кольору, розташоване в прямокутнику чорного кольору;

- Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз»є власником прав на обєкти інтелектуальної власності промислові зразки «Табло рекламно-інформаційне»за патентом на промисловий зразок № 4416 від 15.02.2001 р. та «Автозаправна станція» за патентом на промисловий зразок № 4618 від 15.03.2001 р.;

- ФОП ОСОБА_2 на праві власності належить автозаправна станція, розташована за адресою вул. Незалежності, 1 смт. Печеніги Харківської області;

- в період з 06.11.2010 р. по 23.12.2010 р. ФОП ОСОБА_2 на автозаправній станції по вул. Незалежності, 1 смт. Печеніги Харківської області; у господарській діяльності використовувалося позначення із стилізованим зображенням грифона жовтого кольору, нанесене на рекламно-інформаційне табло та паливороздавальні колонки;

- ФОП ОСОБА_2 в оформленні автозаправної станції по АДРЕСА_1 використовувалися зображувальні елементи знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 30207, 117413, що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз», та не використовувалися промислові зразки за патентами № 4416, 4618, 10237, що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз»;

- стилізовані зображення грифона, що використовувалося в оформленні АЗС по АДРЕСА_1, є тотожними з зображувальними елементами знаків для товарів і послуг № 30207, 117413 що належать ПАТ «Концерн Галнафтогаз»

Відтак, колегія суддів вважає, що відповідачем були порушені права інтелектуальної власності позивача.

Крім того, з урахуванням приписів ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», за якими неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи знаків для товарів і послуг, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання, та встановленого господарським судом факту надання здійснення відповідачем діяльності з продажу паливних матеріалів колегія суддів також погоджується з висновком суду першої інстанції щодо наявності у діях відповідача ознак недобросовісної конкуренції.

Таким чином, з огляду на наведені приписи чинного законодавства місцевий господарський суд з урахуванням встановлених ним обставин справи дійшов вірного висновку про незаконне використання відповідачем у власній господарській діяльності зображувального елементу знаку для товарів і послуг та правомірно заборонив відповідачу використання знаку для товарів і послуг «ОККО», зареєстрованого відповідно до свідоцтв України № 30207 від 11.05.2000 р. та № 117413 від 25.01.2010 р., а також будь-яких інших позначень, що схожі із ним до ступеню змішуваності.

Такий висновок, на думку судової колегії є вірним безвідносно того, що на момент розгляду справи відповідачем вже не використовувався зображувальний елемент вказаних знаків.

В частині заборони використання промислових зразків «табло рекламно-інформаційне», зареєстрованого відповідно до патенту № 4416 від 15.02.2001 р., та «автозаправна станція», зареєстрованого відповідно до патенту № 4618 від 15.03.2001 р., господарським судом Харківської області обґрунтовано відмовлено, оскільки матеріалами справи підтверджено, що відповідачем використані не всі суттєві ознаки промислових зразків за вказаними патентами.

Позивачем також заявлені вимоги про стягнення упущеної вигоди у розмірі 99165,66 грн., з яких 9165,66 грн. упущеної вигоди за ліцензійними платежами, та 90000,00 грн. упущеної вигоди за орендними платежами.

Господарським судом Харківської області позовні вимоги в цій частині задоволені повністю.

Колегія суддів не може повністю погодитися з таким висновком, і вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до статті 225 ГК України до складу збитків, що підлягають відшкодуванню особою, яка допустила господарське правопорушення, включаються: вартість втраченого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до вимог законодавства; додаткові витрати (штрафні санкції, сплачені іншим суб'єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, яка зазнала збитків внаслідок порушення зобов'язання другою стороною; неодержаний прибуток (втрачена вигода), на який сторона, яка зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов'язання другою стороною; матеріальна компенсація моральної шкоди у випадках, передбачених законом.

Відповідно до ч.2 ст.22 ЦК України до збитків, право на відшкодування яких має особа в результаті порушення її цивільного права, належать, зокрема, доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода).

В даному разі неодержаним прибутком за твердженням позивача є можливе отримання ним ліцензійних та орендних платежів, що могло б мати місце у випадку відсутності порушення належних позивачеві прав інтелектуальної власності.

Задоволення позовних вимог про стягнення збитків може вважатись законним та обґрунтованим у разі встановлення судом наявності в обставинах справи одночасно чотирьох умов:

- наявність правила поведінки, встановленого законом або договором;

- наявність факту порушення такого правила поведінки винною особою;

- наявність збитків у потерпілої особи;

- наявність безпосереднього причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи, яка завдала шкоду, та збитками потерпілої сторони.

Відповідно до вимог ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Виходячи з цього, згідно зі ст.1166 ЦК України позивач повинен був довести наступні обставини:

1) наявність обов'язку відповідача утриматись від дій, які можуть привести до порушення виключного майнового права позивача;

2) факт порушення цього права;

3) наявність витрат, понесених позивачем та їх розмір;

4) наявність безпосереднього причинно-наслідкового зв'язку, тобто прямої залежності витрат, понесених позивачем від дій або бездіяльності відповідача.

Колегія суддів вважає встановленими обставини щодо обовязку відповідача утриматися від дій, що могли привести до порушення виключного майнового права позивача, і факт порушення цього права.

Що стосується розміру упущеної вигоди внаслідок неправомірного використання відповідачем обєктів права інтелектуальної власності позивача, а знаків для товарів і послуг, позивач зазначав, що у разі укладення відповідного ліцензійного договору, відповідач зобовязаний би був сплачувати на користь позивача щомісячні ліцензійні платежі. Середня сума ліцензійних платежів по АЗС, розміщених у Харківській області та м. Харкові, становить за 1 місяць 9165,66 грн., що підтверджується ліцензійним договором № 1/1-6-09/1091 від 26.10.2009 р. на використання знаків для товарів і послуг та промислових зразків з додатками (т.1 а.с.32-42)

Колегія суддів зважає на те, що вказаним договором передбачено надання Ліцензіату на умовах невиключної ліцензії право на використання не тільки знаків для товарів і послуг, а і промислових зразків. В останньому випадку господарським судом Харківської області не встановлено порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача з боку відповідача. Разом з тим, виходячи з визначеного колегією суддів проміжку часу порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів і послуг (з 06.11.2010 р. по 23.12.2010 р.), колегія суддів вважає розмір упущеної вигоди 9165,66 грн. таким, що адекватно відповідає встановленим обставинам справи.

Що стосується упущеної вигоди в сумі 90000,00грн., колегія суддів зазначає таке.

Як вказував позивач, усі АЗС мережі «ОККО» у Харківському регіоні експлуатуються ПП «ОККО-Нафтопродукт» на умовах оренди, що підтверджується наданими до матеріалів справи договорами оренди. Відповідно до умов договорів оренди орендарю передаються в користування в тому числі елементи зовнішнього оформлення АЗС навіси, вказівники та інформаційно-цінові табло, що формують вигляд та упізнаність АЗС мережі «ОККО».

Позивач вважає, що за умов правомірного отримання виготовлених із застосуванням ознак запатентованих виробів (навісу АЗС та табло) на умовах оренди, відповідач зобовязаний би був сплачувати орендні платежі.

При розрахунку упущеної вигоди в розмірі 90000,00 грн. позивач виходив саме з того, що відповідачем неправомірно використовуються промислові зразки «Табло рекламно-інформаційне»за патентом на промисловий зразок № 4416 від 15.02.2001 р. та «Автозаправна станція» за патентом на промисловий зразок № 4618 від 15.03.2001 р., власником яких є Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз».

Разом з тим, за висновками господарського суду Харківської області, з якими погодився позивач, відповідачем використані не всі суттєві ознаки промислових зразків «табло рекламно-інформаційне», зареєстрованого відповідно до патенту № 4416 від 15.02.2001 р., та «автозаправна станція», зареєстрованого відповідно до патенту № 4618 від 15.03.2001 р.

Колегія суддів вважає, що відповідно відсутні правові підстави для покладення на відповідача відповідальності у вигляді стягнення збитків у розмірі 90000,00 грн.

На підставі вищевикладеного колегія суддів дійшла висновку про наявність підстав для часткового задоволення апеляційної скарги відповідача та зміни оскаржуваного рішення в частині стягнення з ФОП ОСОБА_2 упущеної вигоди з суми в розмірі 99165,66 грн. на суму в розмірі 9165,66 грн., в звязку з тим, що суд безпідставно задовольнив позовні вимоги ПАТ «Концерн Галнафтогаз» в частині орендних платежів за володіння та користування автозаправним комплексом. В іншій частині оскаржуване рішення є законним та обґрунтованим, у звязку з чим підстав для скасування цієї частини рішення колегія суддів не вбачає.

З врахуванням положень ст.49 ГПК України та результатів розгляду справи в суді апеляційної інстанції (частково задоволені немайнові і майнові вимоги) стягненню з відповідача на користь позивача підлягають витрати по сплаті державного мита в розмірі 91,66 грн., 21,81 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 12040,00 грн. витрат зі сплати вартості експертизи.

Витрати по сплаті державного мита при поданні апеляційної скарги колегія суддів вважає за необхідне відповідно до ст.49 ГПК України покласти на відповідача, оскільки саме з вини останнього виник спір.

З огляду на зазначене та керуючись статтями 99, 101, 102, п.4 ст.103, п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 104, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, м. Купянськ Харківської області задовольнити частково.

Рішення господарського суду Харківської області від 02.09.2011 р. у справі №67/168-10 змінити, виклавши п.4 резолютивної частини в наступній редакції: «Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер - НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства «Концерн Галнафтогаз»(79056, м. Львів, вул. Пластова, 1, поштова адреса: 79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72, ідентифікаційний код 31729918, п/р №26006001332676, АТ «ОТП Банк» в м. Київ, МФО 300528) упущену вигоду в розмірі 9165,66 грн., 91,66 грн. витрат зі сплати державного мита, 21,81 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення, 12040,00 грн. витрат зі сплати вартості експертизи.»

В іншій частині рішення залишити без змін.

Доручити господарському суду Харківської області видати відповідний наказ.

Головуючий суддя

Суддя

Суддя

Повний текст постанови підписано 28.10.2011 р.