Рішення № 18174184, 09.09.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/301-39/109.09.11 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Золота балка" до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти

і науки України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю дистрибюторська компанія

"Еллада"

про визнання недійсним свідоцтва України № 51168 від 15.07.2005 року на знак

для товарів і послуг

Суддя Гумега О.В.

Представники:

Від позивача: Курзін О.А.

Від відповідача 1: Постоялкіна О.В.

Від відповідача 2: Жиганова М.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Золота балка" (позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю дистрибюторська компанія "Еллада" про визнання недійсним свідоцтва України № 51168 на знак для товарів і послуг від 15.07.2005 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2009 р. порушено провадження у справі № 39/301.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2010 р. вищевказаний позов залишено без розгляду, скасовано заходи забезпечення позову, вжиті відповідно до ухвали Господарського суду міста Києва від 02.11.2009 р.

Не погоджуючись з винесеною ухвалою, відповідач 2 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив вказану ухвалу скасувати у частині залишення справи без розгляду та передати справу на розгляд до Господарського суду міста Києва.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2010 р. по справі № 39/301 апеляційну скаргу задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2010 р. скасовано, а справу № 39/301 передано на розгляд до Господарського суду міста Києва.

За резолюцією Голови Господарського суду міста Києва справу № 39/301 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.12.2010 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу № 39/301 прийнято до провадження, присвоєно їй № 39/301 39/1 та призначено розгляд справи на 17.01.2011 р. о 12:00 год.

11.01.2011 р. через відділ діловодства суду супровідним листом № 02.04-23/2094 від 30.12.2010 р. надіслано оригінал ухвали Вищого господарського суду України № 39/301 від 29.12.2010 р. для приєднання до матеріалів справи.

14.01.2011 р. представник відповідача 2 через відділ діловодства суду подав клопотання про колегіальний розгляд справи, відповідно до якого просив: призначити колегію суддів для розгляду справи № 39/301, клопотання про колегіальний розгляд справи розглянути без представника відповідача 2, не здійснювати розгляд справи № 39/301 по суті без представника відповідача 2.

Ухвалою суду від 17.01.2011 р. клопотання відповідача 2 про колегіальний розгляд справи було відхилено, розгляд справи відкладено на 31.01.2011 р.

31.01.2011 р. відповідач 2 через відділ діловодства суду подав клопотання про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання судом задоволено.

Розгляд справи, призначений на 31.01.2011 р., не відбувся у звязку із оскарженням відповідачем 1 в касаційному порядку постанови Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2010 р. у справі № 39/301 та направленням справи № 39/301-39/1 до Київського апеляційного господарського суду для передачі до Вищого господарського суду України.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 02.03.2011 р. повернуто Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України касаційну скаргу на постанову Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2010 р. у справі № 39/301, матеріали справи повернуті до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.03.2011 р., на підставі ст. 86 ГПК України, розгляд справи призначено на 28.03.2011 р. о 11:20 год.

28.03.2011 р. представник відповідача 1 через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи.

В судовому засіданні 28.03.2011 р. розглядалося клопотання відповідача 1 про відкладення розгляду справи. Клопотання судом задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.11 року розгляд справи відкладено на 18.04.2011 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.04.2011 р., на підставі ст. ст. 41, 42, 86 Господарського процесуального кодексу України, у справі № 39/301-39/1 призначено повторну судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_1

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.04.2011 р., на підставі ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, провадження у справі № 39/301-39/1 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

09.08.2011 року на адресу Господарського суду міста Києва надійшов супровідний лист № 192 від 05.08.2011 р. за підписом директора ТОВ “Експертне бюро з питань інтелектуальної власності” ОСОБА_1, відповідно до якого до суду були повернуті матеріали господарської справи № 39/301-39/1 разом із висновком № 90/11-НМ повторної судової експертизи об”єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/301-39/1 від 05.08.2011 р.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.2011 р., на підставі ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, поновлено провадження у справі № 39/301-39/1, розгляд справи призначено на 05.09.2011 р. об 16:40 год.

19.08.2011 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач звернувся до суду з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотанння позивача судом задоволено.

Представник відповідача 2 через відділ діловодства суду подав клопотання про відвід судді № б/н від 05.09.2011 р. В судовому засіданні, призначеному на 05.09.2011 року, відповідач 2 підтримав клопотання про відвід судді.

Ухвалою суду від 05.09.2011 року клопотання про відвід судді залишено без задоволення.

Представник відповідача 2 через відділ діловодства суду подав клопотання про колегіальний розгляд справи. В судовому засіданні, призначеному на 05.09.2011 року, відповідач 2 підтримав клопотання про колегіальний розгляд справи.

Ухвалою суду від 05.09.2011 року клопотання про колегіальний розгляд справи залишено без задоволення.

Представник відповідача 2 через відділ діловодства суду 05.09.2011 року подав клопотання про видачу справи для ознайомлення.

В судовому засіданні, призначеному на 05.09.2011 року представник відповідача 2 звернувся до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи, у звязку з поданням відповідачем 2 заяви про видачу справи для ознайомлення.

Клопотання відповідача 2 судом відхилено з огляду на те, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.08.11 року розгляд справи № 39/301-39/1 було призначено на 05.09.2011 року. Вказану ухвалу відповідач 2 отримав 16.08.2011 року що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, наявним в матеріалах справи. Тобто, у відповідача 2 було достатньо часу для реалізації прав, наданих ст. 22 ГПК України.

Представник відповідача 2 через відділ діловодства суду подав клопотання про призначення повторної судової експертизи. В судовому засіданні, призначеному на 05.09.2011 року, відповідач 2 підтримав клопотання про призначення повторної судової експертизи.

Клопотання відповідача 2 про призначення повторної судової експертизи судом відхилено, як необґрунтоване.

Представник відповідача-2 через відділ діловодства суду подав клопотання про витребування доказів. В судовому засіданні, призначеному на 05.09.2011 року, відповідач 2 підтримав клопотання про витребування доказів.

Клопотання відповідача 2 судом відхилено з огляду на те, що відповідно до ст. 34 ГПК України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, однак відповідач 2 не довів, що докази, які він просив витребувати, мають значення для розгляду справи № 39/301-39/1.

В судовому засіданні, призначеному на 05.09.2011 року, позивач підтримав позовні вимоги з урахуванням поданої ним 02.11.2009 року заяви про уточнення позовних вимог та просив визнати недійсним свідоцтво України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА відносно товарів і послуг 33, 35 класів МКТП, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України на імя Товариства з обмеженою відповідальністю дистрибюторська компанія «Еллада»; зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА; зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про визнання недійсним свідоцтва України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА. Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що знак відповідача 2 не відповідає умовам надання правової охорони.

Крім того, позивач погодився з висновками повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/301-39/1 від 05.08.2011 року.

Відповідач 1 надав пояснення по суті заявлених позовних вимог та, зокрема, зазначив, що за результатами проведення експертизи заявки № 2003044034 на знак для товарів і послуг було прийнято рішення про можливу відмову у реєстрації знака на підставі того, що для всіх заявлених товарів і послуг 33 , 35, 43 класів МКТП заявлене позначення є таким, що не має розрізняльної здатності та не набуло такого внаслідок його використання; є описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг, зокрема, вказує на місце виготовлення товарів або надання послуг (Балаклава- невеличке місто поблизу міста Севастополя).

Відповідач 1 також просив відмовити в задоволенні позовних вимог, з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, наданого для долучення до матеріалів справи в судовому засіданні, призначеному на 19.10.2009 року.

Крім того, у поданому відзиві відповідач 1 вказує на пропуск позивачем строку позовної давності.

Відповідач 2 надав заперечення проти позовних вимог та просив в позові відмовити з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 05.09.2011 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін. дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю дистрибюторська компанія «Еллада» (позивач) є власником знаку для товарів і послуг БАЛАКЛАВА за свідоцтвом України № 51168, дата реєстрації знака - 15.07.2005 р.; дата подання заявки - 18.04.2003 р.

Знак зареєстровано для товарів і послуг 33, 35 та 43 класу МКТП.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, повязані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, повязаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До обєктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА відносно товарів і послуг 33, 35 класів МКТП.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям «охоронюваний законом інтерес», відповідно до рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004р., необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Зібрані у справі докази свідчать, що місцезнаходженням юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Золота Балка»(позивача) є м. Севастополь, Балаклавський район, вул. Новікова, б. 56. В матеріалах справи наявна ліцензія Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України на виробництво алкогольних напоїв, видана позивачу. В зазначеній ліцензії вказано, що місцем провадження діяльності позивача є м. Севастополь, вул. Крестовського, 56 та м. Севастополь, вул. Каштанова, 5. Крім того, зібрані у справі докази свідчать про звернення позивача до відповідача 1 08.07.2009 року з заявкою на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження БАЛАКЛАВА.

Судом також враховано, що відповідно до копії архівної довідки від 14.04.2005 № 142-з Державного архіву міста Севастополь 24.04.1957 року в місті Севастополь утворено Балаклавський район.

В телефонному довіднику «Офіційний Севастополь»від 2002 року розміщено довідкову інформацію про Балаклавську району раду міста Севастополь.

Універсальний словник енциклопедії містить інформацію відповідно до якої Балаклава - це бухта і район у складі м. Севастополя в АР Крим.

Відповідно до Енциклопедії історії України, Балаклава це історичне місце в Криму (нині переважно територія Балаклавського міського району міста Севастополь).

З огляду на вищевикладене, судом відхилено твердження відповідача-2 про те, що позивачем належним чином не обґрунтовано порушення його права та інтересів, оскільки суд дійшов висновку, що матеріали справи містять докази, які підтверджують наявність у позивача охоронюваного законом інтересу на захист якого позивач звернувся з позовом до суду.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно п. «а»ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції, чинній на момент прийняття рішення, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 51168 від 05.10.2009р., датою подання відповідачем 2 заявки на реєстрацію знаку БАЛАКЛАВА є 18.04.2003р., отже відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна була визначатися відповідачем 1 згідно Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 04.07.2002р.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 04.07.2002р.).

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не можуть одержати правову охорону позначення, які, вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до п. 4.3.1.7. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі- Правила), до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Пунктом 4.3.1.9. Правил передбачено, що до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача».

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи є позначення БАЛАКЛАВА таким, що вказує на місце виготовлення чи збуту товарів або надання послуг, та чи є позначення БАЛАКЛАВА оманливим, або таким, що може ввести в оману споживача.

Пунктом 45 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 встановлено, що відповідно до статті 41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою обєктивного вирішення спору у справі № 39/301-39/1, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено повторну судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_1, яка має вищу філологічну та юридичну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз, повязаних з охороною прав на обєкти інтелектуальної власності, зокрема, за спеціальністю 13.6. Дослідження, повязані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями.

На вирішення повторної судової експертизи були поставлені наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА за свідоцтвом України № 51168 таким, що складається лише з позначення, що є описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг 33, 35 класів МКТП або у звязку з ними, зокрема, вказує на місце виготовлення чи збуту товарів або надання послуг?

- Чи є знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА за свідоцтвом України № 51168 оманливим, або таким, що може ввести в оману споживача стосовно товарів і послуг 33, 35 класів МКТП, для яких він зареєстрований?»

При наданні відповіді на поставлені питання експерт дійшов наступних висновків:

Знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА за свідоцтвом України №51168 є таким, що складається лише з позначення, що є описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг 33, 35 класів МКТП або у звязку з ними, зокрема, вказує на місце виготовлення товарів та надання повязаних із ними послуг.

Знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА за свідоцтвом України № 51168 є таким, що може ввести в оману споживача стосовно якості та географічного походження товарів 33 класу МКТП та повязаних із ними послуг 35 класу МКТП, для яких він зареєстрований.

Здійснюючи експертне дослідження, експерт, зокрема, зазначив, що Закон «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»тлумачить поняття „знак для товарів і послуг” як „позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”. Звідси випливає визначена законодавцем розпізнавальна функція, що нерозривно повязана із функцією зазначення походження.

Судовий експерт зазначив, що у матеріалах Всесвітньої організації інтелектуальногї власності (ВОІВ) з приводу описовості та оманливості товарних знаків (позначень) зазначено наступне:

«Описовими позначеннями є такі позначення, які служать в торгівлі для зазначення виду, якості, передбачуваного призначення, вартості, місця походження, часу виготовлення або будь-якої іншої властивості товарів, на яких товарний знак призначений використовуватися або використовується.

Тест, що застосовується, повинен установити, чи зможуть споживачі розглядати позначення як вказування на походження товару (дистинктивне позначення) чи вони швидше вбачають у цьому вказування на властивості товарів або їх географічне походження (описове позначення).

Тому факт, що інші комерсанти мають законний інтерес до добросовісного користування терміном, може бути використаний як додаткова підстава при проведенні певного тесту на те, чи схильні позивачі відноситися до позначення як до зазначення походження або вони бачать у ньому зазначення властивостей товарів.

Посилання на географічне походження (на противагу походженню товарів у розумінні функції зазначення походження) в основному не є дистинктивними. Вони викликають у споживача асоціацію з географічною назвою, зазначеною як місце виробництва тих або інших товарів чи компонентів, що використовуються для їх виробництва, або в залежності від фактичних обставин із певними властивостями товарів, що визначають їх походження.

Навіть якщо географічний район відомий споживачеві, позначення, що здійснює посилання на нього, або є, або стає дистинктивним, якщо в тій же самій галузі діяльності немає жодного іншого промисловця або торгівця і немає жодного потенціалу для виникнення там конкурентів у майбутньому.

Позначення, які описують або вказують на географічне походження, є неправильними для тих товарів, які не походять з описаного або вказаного району. В таких випадках споживач буде введений в оману, якщо посилання на географічне походження створить у нього неправильні асоціації».

При цьому експерт зазначає, що описовими вважаються позначення, які прямо вказують (описують) на товар чи послугу, тобто є назвами товарів або послуг, або описують його складові чи інші характеристики, властивості тощо; можливий результат або ціль використання цього товару чи послуги тощо.

До таких позначень належать, зокрема прості назви товарів; прямі зазначення категорії якості товарів або такі, що їх описують; властивості товарів, в тому числі такі, що носять хвалебний характер; матеріал, або склад сировини; вагу; об'єм; ціну товарів; дату виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва; зображення нагород, що присуджені товарам; найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників; цілі або результат використання певних товарів і послуг; географічні терміни (топоніми), які певним чином описують географічне походження товару чи послуги.

Здійснюючи експертне дослідждення, експерт, зокрема, прийшов до висновку, що з урахуванням відомостей про тривалу історію виноградарства та виноробства Балаклавського району міста Севастополь, морфема БАЛАКЛАВА при використанні для товарів 33 класу МКТП (алкогольні напої) несе споживачам інформацію щодо місця виготовлення товарів, які є характерними для даного географічного місця.

Таким чином, товари 33 класу МКТП, марковані позначенням БАЛАКЛАВА, яке є власною назвою географічного обєкту району міста Севастополь, можуть асоціюватися споживачами із репутацією та іншими якостями, які головним чином залежать від географічного походження та від природних властивостей цього регіону.

Експерт також зазначає, що якість, репутація, та інші характеристики таких товарів, як алкогольні напої, головним чином залежать від їх географічного походження, природних умов регіону, в якому вони вироблені.

Стосовно послуг 35 класу МКТП, експерт зазначив, що такі послуги обумовлюють діяльність, повязану із реалізацією товарів 33 класу МКТП (не є послугами для третіх осіб, є діями, які спрямовані на задоволення потреб самого заявника, а також діями, обовязковими та необхідними для здійснення власної діяльності на ринку із використанням зареєстрованого знаку).

Враховуючи те, що згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Дистрибюторська компанія «Еллада»предметом його діяльності є, зокрема, оптова торгівля спиртом етиловим, коньячним та плодовим, роздрібна торгівля алкогольними напоями (а.с. 45. т. І), експерт прийшов до висновку, що знак БАЛАКЛАВА зареєстровано для послуг 35 класу МКТП з метою використання для діяльності, повязаної із реалізацією товарів 33 класу МКТП.

Отже експертом встановлено наявність трьох факторів, які визначають описовість позначення:

- морфема БАЛАКЛАВА є топонімічною назвою, оскільки є власною назвою географічного обєкту району міста Севастополь Автономної Республіки Крим;

- морфема БАЛАКЛАВА не виключає її сприйняття споживачами як вказівку на місце виготовлення чи збуту товарів і послуг (алкогольні напої), які є характерними для даного географічного місця;

- якість, репутація та інші характеристики товарів 33 класу МКТП, для яких зареєстровано знак, залежать від їх географічного походження, природних умов регіону, в якому вони вироблені (Балаклавський район міста Севастополь).

За таких умов, експерт прийшов до висновку, що знак для товарів і послуг «БАЛАКЛАВА» за свідоцтвом України № 51168 є таким, що складається лише з позначення, що є описовим при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг 33, 35 класів МКТП або у звязку з ними, зокрема вказує на місце виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

В п. 2.2. висновку повторної судової експертизи встановлено, що знак БАЛАКЛАВА не виключає виникнення у споживачів асоціації з репутацією та іншими якостями вина та алкогольної продукції, які головним чином залежать від теруару географічного походження та природних агрокліматичних умов, притаманних географічному регіону Балаклавського району міста Севастополь.

Водночас, у матеріалах справи відсутні докази того, що власник свідоцтва Товариство з обмеженою відповідальністю дистрибюторська компанія «Еллада», чи особа, якій надано дозвіл на використання знаку за свідоцтвом України № 51168 Державне підприємство «Севастопольський виноробний завод», розташовані на території Балаклавського району міста Севастополь.

Позначення БАЛАКЛАВА може викликати у споживача асоціацію саме з Балаклавським районом міста Севастополь, а також із якістю товарів і послуг, які походять з нього. В той же час, ураховуючи те, що позначення БАЛАКЛАВА зареєстровано та використовується юридичними особами, розташування яких не відноситься саме до Балаклавського району міста Севастополь, експерт прийшов до висновку, що знак для товарів і послуг «БАЛАКЛАВА»за свідоцтвом України № 51168 може викликати у споживача асоціації з певною якістю товарів 33 класу та повязаних із ними послуг 35 класу, що походять з Балаклавського району міста Севастополь, що насправді не відповідає дійсності.

Виходячи з вищевикладеного, висновок повторної судової експертизи обєктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/301-39/1 від 05.08.2011 р. обґрунтовано підтвердив той факт, що оспорюваний знак БАЛАКЛАВА за свідоцтвом України № 51168 не відповідає умовам надання правової охорони, отже у відповідача 1 були підстави для відмови у її наданні відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА відносно товарів і послуг 33, 35 класів МКТП, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України на імя Товариства з обмеженою відповідальністю дистрибюторська компанія «Еллада»є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 256 ЦК України, позовна давність це строк у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права та інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 258 ЦК України). Перебіг позовної давності починається від дня коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

Відповідно до ст. 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Відповідач 1, у відзиві на позовну заяву, поданому 19.10.09 року, вказав на пропуск позивачем строку позовної давності, тому розгляд справи № 39/301-39/1 здійснюється із застосуванням позовної давності.

Позивач вказав, що йому стало відомо про видачу Свідоцтва України на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА № 51168 в ході підготовки та подання на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товарів БАЛАКЛАВА в грудні 2008 року.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що позивачем не було пропущено строку позовної давності, оскільки позовна давність починається від дня коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права.

Позивач також звернувся до суду з позовними вимогами про зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА; зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про визнання недійсним свідоцтва України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 10.04.2008р., що діє на момент прийняття рішення, при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтво України № 51168 на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА підлягає визнанню недійсним щодо товарів і послуг 33, 35 класів МКТП.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобовязання відповідача 1 внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Згідно п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107, за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

Відповідно до ст.44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.04.2011 року у справі № 39/301-39/1 було зобов'язано позивача провести попередню оплату витрат по проведенню повторної експертизи відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

Позивач не надав суду докази, що свідчать про здійснення ним оплати за проведення провторної судової експертизи.

За таких обставин, на відповідача 2 покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 22, 32-34, 41-43, 44, 49, 59, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним свідоцтво України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА відносно товарів і послуг 33, 35 класів МКТП, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності МОН України на імя Товариства з обмеженою відповідальністю дистрибюторська компанія «Еллада».

3. Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Урицького, 45) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА.

4. Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (місцезнаходження: Україна, 03680, м. Київ, вул. Урицького, 45) здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»про визнання недійсним свідоцтва України № 51168 від 15.07.2005 року на знак для товарів і послуг БАЛАКЛАВА.

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю дистрибюторська компанія "Еллада" (99013, м. Севастополь, Ніхімовський район, вул. Надії Краєвої, б. 15; ідентифікаційний код 25131016) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Золота балка" (99043, м. Севастополь, Балаклавський район, вул. Новікова, б. 56; ідентифікаційний код 32158858) 85,00 (вісімдесят пять грн. 00 коп.) державного мита, 236,00 грн. (двісті тридцять шість гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6. Видати наказ.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Гумега О. В.

Дата підписання

повного рішення: 09.09.2011 р.