Рішення № 15226857, 06.05.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 12/31006.05.11

За позовомНаброс Фарма ПВТ. ЛТД. (Індія)

До1) Фірми "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія),

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейнбо-ЛТД" (Україна, м. Київ)

3) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

Проприпинення порушення прав на торговельну марку за Свідоцтвом

України № 22479, визнання недійсним Свідоцтва України № 93675 на

торговельну марку та Патенту України № 17688 на промисловий зразок

Та за зустрічним

позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Рейнбо-ЛТД"

3-я особа, яка не заявляє

самостійних вимог

на предмет спору на

стороні позивача за

зустрічним позовом Фірма "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія)

До1) Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. (Індія)

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

Провизнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497

повністю та зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності

Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру

свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно виключення з

Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22479

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

За основним позовом:

Від позивача ОСОБА_1 представник (дов. б/н від 05.08.2008 р.)

Від відповідачів 1) не зявився

2) не зявився

3) ОСОБА_2 представник (дов. № 16-08/11 від 11.01.2011 р.)

За зустрічним позовом:

Від позивача не зявився

Від третьої особи не зявився

Відповідачів 1) ОСОБА_1 представник (дов. б/н від 05.08.2008 р.)

2) ОСОБА_2 представник (дов. № 16-08/11 від 11.01.2011 р.)

Суть спору:

Позивач звернувся до суду з позовом до Фірми "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейнбо-ЛТД" (Україна, м. Київ) про припинення порушення прав на торговельну марку за Свідоцтвом України № 22479, а саме позивач просить суд: 1) зобов'язати Фірму “Ларк Лабораторіз ЛТД” припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479; 2) заборонити Фірмі “Ларк Лабораторіз ЛТД” у будь-який передбачений законом спосіб використовувати без дозволу Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. позначення “ДОЛАР”, яке є схожим з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479; 3) зобов'язати Фірму “Ларк Лабораторіз ЛТД” усунути з усіх упаковок лікарських засобів “ДОЛАР” позначення “ДОЛАР”, яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479; 4) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Рейнбо-ЛТД” припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479; 5) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю “Рейнбо-ЛТД” у будь-який передбачений законом спосіб використовувати без дозволу Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. позначення “ДОЛАР”, яке є схожим з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479; 6) зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю “Рейнбо-ЛТД” усунути з усіх упаковок лікарських засобів “ДОЛАР” позначення “ДОЛАР”, яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479; 7) покласти на Фірму “Ларк Лабораторіз ЛТД” та Товариство з обмеженою відповідальністю “Рейнбо-ЛТД” відшкодування судових витрат у справі.

05.12.2008 р. відділом діловодства суду отримано від позивача клопотання про збільшення позовних вимог та залучення до участі у справі іншого відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вих. № 081204/11901 від 04.12.2008 р.), а саме додатково до позовних вимог, викладених у позовній заяві, позивач просить суд: 1) визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 93675 на торговельну марку “ДОЛАР/DOLAR”; 2) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно Свідоцтва України № 93675 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність"; 3) визнати недійсним повністю Патент України № 17688 на промисловий зразок “ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА”; 4) зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним Патенту України № 17688 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

Ухвалою суду від 05.12.2008 р. за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 12/310, призначено розгляд справи на 17.12.2008 р., залучено до участі у справі в якості іншого відповідача - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

В судовому засіданні 17.12.2008 р. представником відповідача 3 подано клопотання про відкладення розгляду справи з підстав, викладених у клопотанні.

Клопотання задоволено.

В судовому засіданні 17.12.2008 р. оголошено перерву до 14.01.2009 р.

У судовому засіданні 14.01.2009 р. представником позивача було заявлено клопотання про витребування у Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України усіх матеріалів заявки № 22172 від 02 липня 2007 р. на реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва “Ескіз елемента упаковки для ліків “ДОЛАРЕН” від 12.06.1998 р., стосовно якого компанії “Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.” видане Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.

Дане клопотання судом задоволено.

Також у судовому засіданні 14.01.2009 р. представником відповідача 2 було заявлено клопотання про ведення листування з відповідачем ТОВ “Рейнбо-ЛТД” за адресою: а/я 73, Київ-135, 01135, Україна.

Клопотання задоволено.

Крім того, представником відповідача 2 було заявлено клопотання про оголошення перерви для ознайомлення представника ОСОБА_3 з матеріалами справи та підготовки відзиву на позов та письмових пояснень. Зазначене клопотання мотивоване тим, що представник відповідача 2 не мав достатньо часу для належної підготовки до судового засідання.

Дане клопотання визнано судом необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки представники відповідача повинні добросовісно користуватися наданими їм процесуальними правами.

Представник відповідача 2 також заявив клопотання про відкладення розгляду справи у звязку із необхідністю витребування в Апеляційній колегії з питань інтелектуальної власності (Індія) необхідних доказів, а саме рішення у справі ORA119/2006/TM/AMD/2077 та надання його суду до матеріалів справи як доказу. Клопотання мотивоване тим, що оскільки даним рішенням було встановлено факт використання фірмою Ларк Лабораторіз торговельної марки OLAR/ДОЛАР” в Індії з 1980 року, зазначене рішення має значення для вирішення даної справи.

Клопотання не задоволено, оскільки предметом позовних вимог є заборона використання відповідних позначень на території України та визнання недійсним охоронних документів України, тобто предмет спору не стосується будь-яких правовідносин сторін, які мають місце на території інших держав, в тому числі Індії. Відтак суд приходить до висновку, що рішення щодо використання фірмою Ларк Лабораторіз торговельної марки R/ДОЛАР” на території Індії не має значення для вирішення даної справи.

Крім того, представник відповідача 2 заявив клопотання про належне повідомлення фірму Ларк Лабораторіз ЛТД (Індія) про час та дату судового розгляду в порядку, визначеному Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 р. через Міністерство юстиції України.

Клопотання задоволено.

Судом встановлено, що відповідач 1 по справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України. Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якого Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідних акт Закон України “Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах”. Згідно з даним актом, центральним органом, уповноваженим складати підтвердження про вручення документів, отримувати документи, які передаються консульськими каналами, тощо, є Міністерство юстиції України. Якщо документ має бути вручений відповідно до ч. 1 ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією із мов запитуваної держави. Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документів сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців. За таких обставин відповідачу 1 по справі для належного повідомлення про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через органи юстиції.

Враховуючи викладене, розгляд справи підлягає відкладенню з метою забезпечення повідомлення відповідача 1 про розгляд справи у відповідності до вимог Конвенції.

Ухвалою суду від 14.01.2009 р. відкладено розгляд справи на 12.08.2009 р., зобовязано відповідача 3 - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України надати усі матеріали заявки № 22172 від 02 липня 2007 р. на реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва “Ескіз елемента упаковки для ліків “ДОЛАРЕН” від 12.06.1998 р., стосовно якого компанії “Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.” видане Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р., зобовязано відповідача 1 виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 05.12.2008 р. про порушення провадження у справі № 12/310, зобовязано відповідачів 2 та 3 виконати вимоги ухвали Господарського суду міста Києва від 05.12.2008 р. про порушення провадження у справі № 12/310, зокрема надати відзив (письмові пояснення) по суті позовної заяви з наданням доказів, що стверджують викладені в ньому обставини, а позивачу його копію у порядку, передбаченому статтею 59 ГПК України.

27.07.2009 р. відділом діловодства суду отримано від відповідача 2 - ТОВ "Рейнбо-ЛТД" зустрічну позовну заяву до Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. (Індія), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, 3-тя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фірма "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія) про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497 повністю. Також ТОВ "Рейнбо-ЛТД" просить суд зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно виключення з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22479.

Відповідно до ст. 60 ГПК України відповідач має право до початку розгляду господарським судои справи по суті прийняття подати до позивача зустрічний позов для спільного розгляду з первісним позовом, зустрічний позов повинен бути взаємно пов'язаний з первісним; подання зустрічного позову провадиться за загальними правилами подання позовів.

Оскільки позов ТОВ "Рейнбо-ЛТД" є взаємно повязаним з позовом Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. (Індія), позивачем дотримано всіх вимог щодо подачі позовів, суд приймає до розгляду зустрічну позовну заяву ТОВ "Рейнбо-ЛТД".

Ухвалою суду від 31.07.2009 р. прийнято до розгляду зустрічну позовну заяву ТОВ "Рейнбо-ЛТД" до Наброс Фарма ПВТ.ЛТД. (Індія) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497 повністю та зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно виключення з Державного реєстру Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22479, залучено до участі у справі у якості 3-ої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за зустрічним позовом Фірму "Ларк Лабораторіз ЛТД" (Індія), призначено слухання справи на 12.08.2009 р.

У судовому засіданні 12.08.2009 р. представником Держдепартаменту заявлено клопотання про оголошення перерви у звязку з необхідністю надати відзив на зустрічну позовну заяву та подати раніше витребувані судом докази. Клопотання судом задоволено, у справі оголошено перерву 19.08.2009 р.

19.08.2009 р. відділом діловодства суду отримано від представника позивача за первісним позовом відзив на зустрічний позов (вих. № 090812/11901 від 12.08.2009 р.), відповідно до якого позивач просить суд відмовити у задоволенні зустрічного позову з підстав, викладених у відзиві.

У судовому засіданні 19.08.2009 р. було оголошено перерву до 21.08.2009 р. з метою надання сторонам можливості ознайомитись із матеріалами, наданими Державним департаментом інтелектуальної власності на виконання ухвали суду від 14.01.2009 р.

У судовому засіданні 21.08.2009 р. представником відповідача 2 ТОВ “Рейнбо-ЛТД” було заявлено клопотання про відкладення розгляду справи з метою належного повідомлення Фірми “Ларк Лабораторіз ЛТД” (Індія) щодо слухання справи за зустрічним позовом ТОВ “Рейнбо-ЛТД” про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497 на знак для товарів і послуг, власником якого є Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.

Клопотання судом не задоволено, оскільки ухвалою суду від 14.01.2009 р. розгляд справи вже відкладався на 12.08.2009 р. з метою забезпечення належного повідомлення Фірми “Ларк Лабораторіз ЛТД” (Індія) про слухання справи в порядку, встановленому Конвенцією про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах. В матеріалах справи наявні докази належного повідомлення вказаної особи про слухання справи. Крім того, судом враховується, що Фірма “Ларк Лабораторіз ЛТД”(Індія) не є власником Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22497 та не є відповідачем за зустрічним позовом.

Крім того, представник відповідача 2 заявив клопотання про відкладення розгляду справи у звязку із необхідністю витребування додаткових доказів у справі, а саме: оригіналів матеріалів заявки № 22172 від 02 липня 2007 р. на реєстрацію авторського права на твір образотворчого мистецтва “Ескіз елемента упаковки для ліків “ДОЛАРЕН” від 12.06.1998 р., стосовно якого компанії “Наброс Фарма ПВТ.ЛТД” видане Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у відповідача 2 є сумніви щодо того, що вказаний твір є обєктом авторського права і взагалі був правомірно зареєстрований Держдепартаментом.

Клопотання судом не задоволено, оскільки Держдепартаментом на виконання ухвали суду від 14.01.2009 р. надано належним чином засвідчені копії усіх матеріалів вказаної заявки, а отже виконано вимоги ГПК України щодо подання суду доказів у належно засвідчених копіях.

Крім того, представник відповідача 2 у судовому засіданні зазначив про відсутність у нього сумнівів у допустимості та належності вказаних доказів.

Посилання відповідача 2 на невідповідність зареєстрованого обєкта авторського права вимогам чинного законодавства України як на підставу для витребування оригіналів матеріали заявки № 22172 від 02 липня 2007 р. не приймається судом до уваги, оскільки не стосуються предмета спору у справі.

Також у судовому засіданні представник позивача зазначив про необхідність вирішення заявленого ним у судовому засіданні 14.01.2008 р. клопотання про призначення у справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності та підтримав дане клопотання.

Відповідач 2 у своїх поясненнях зазначив суду про те, що вирішення даного клопотання залишає на розсуд суду, так само як і покладається на суд щодо формулювання переліку питань для експертизи.

Відповідач 3 Державний департамент інтелектуальної власності підтримав клопотання позивача про призначення судової експертизи, зазначивши, що єдиним належним доказом у справі щодо первісних позовних вимог є саме висновок судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, без якого неможливо вирішити справу по суті.

При вирішенні даного клопотання суд враховує, що з урахуванням предмету спору та заявлених позовних вимог для правильного вирішення справи по суті необхідно належними засобами доказування зясувати наступні обставини, що мають значення для справи: (1) чи є словесне позначення “ДОЛАР”, яке входить до складу торговельної марки “ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 схожим із раніше зареєстрованою торговельною маркою “ДОЛАРЕН” за Свідоцтвом України № 22479; (2) чи є торговельна марка “ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 схожою настільки, що її можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою “ДОЛАРЕН” за Свідоцтвом України № 22479; (3) чи є торговельна марка “ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар; (4) чи є позначення “ДОЛАР”, яке входить до складу промислового зразка “ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА” за Патентом України № 17688 схожим із раніше зареєстрованою торговельною маркою “ДОЛАРЕН” за Свідоцтвом України № 22479; (5) чи відтворює промисловий зразок “ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА” за Патентом України № 17688 повністю або частково твір образотворчого мистецтва “Ескіз елемента упаковки для ліків “ДОЛАРЕН” від 12.06.1998 р. за Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.; (6) чи може використання промислового зразка “ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА” за Патентом України № 17688 призвести до змішування з діяльністю Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. щодо виготовлення та реалізації лікарського засобу “ДОЛАРЕН”.

Суд вважає, що для зясування даних обставин необхідно мати спеціальні знаннями у сфері інтелектуальної власності, якими суд не володіє. Аналогічна позиція викладена у п. 45 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності” вiд 10.06.2004 р. № 04-5/1107 з подальшими змінами і доповненнями, Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності” від 29.03.2005 р. № 04-5/76, Інформаційному листі Вищого господарського суду України “Про атестованих судових експертів з питань, повязаних з охороною прав на обєкти інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України” від 21.08.2008 р. № 01-8/498.

У відповідності до ст. 41 ГПК України для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

За приписами ст. 41 ГПК України учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом. Відповідні питання були запропоновані позивачем у заявленому ним клопотанні про призначення судової експертизи та підтримані відповідачем 3. Відповідач 2 з цього приводу поклався на розсуд суду.

Суд вважає, що вказані питання стосуються предмету спору та відповідають питанням, наведеним у Рекомендаціях Президії Вищого господарського суду України, а тому суд вважає за можливе поставити їх на розяснення судових експертів.

Ухвалою суду від 21.08.2009 р. призначено у справі № 12/310 судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України з питань, зазначених в ухвалі Господарського суду міста Києва від 21.08.2009 р., попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за відмову від поважних причин від виконання своїх обовязків та надання завідомо неправдивих висновків, витрати по проведенню експертизи покладено на позивача - Наброс Фарма ПВТ.ЛТД (Індія), на час проведення судової експертизи провадження у справі № 12/310 зупинено.

15.03.2011 р. відділом діловодства суду отримано Висновок № 679 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 11.03.2011 р. за справою № 12/310 Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 21.03.2011 р. провадження у справі поновлено, призначено розгляд справи на 12.04.2011 р.

08.04.2011 р. відділом діловодства суду отримано письмові пояснення від представника позивача з урахуванням Висновку № 679 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 11.03.2011 р.

В судовому засіданні 12.04.2011 р. представник відповідача 3 надав пояснення на Висновок № 679 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 11.03.2011 р., відповідно до яких просить не приймати вищезазначений висновок як доказ у справі в частині відповіді на питання № № 1,2.

Представники відповідачів 1 і 2 в судове засідання не зявились, про причини неявки суд не повідомили.

У судовому засіданні 12.04.2011 р. у звязку із неявкою представників відповідачів 1 і 2 розгляд справи було відкладено на 06.05.2011 р., а відповідачів ухвалою суду від 12.04.2011 р. попереджено про те, що у разі не направлення до суду своїх повноважних представників, справа буде розглянута на підставі ст. 75 ГПК України за наявними матеріалами.

05.05.2011 р. відділом діловодства суду отримано письмові пояснення від представника позивача щодо дій відповідачів відносно порушення прав інтелектуальної власності позивача.

У судовому засіданні 06.05.2011 р. представник позивача підтримав вищевказані та раніше подані письмові пояснення, зазначивши, що матеріалами справи підтверджуються заявлені ним позовні вимоги, а Висновок № 679 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 11.03.2011 р. є правильним, узгоджується із іншими зібраними у справі доказами. Водночас, представник позивача заперечив проти задоволення зустрічного позову як такого, що, на його думку, не підтверджений посиланнями на чинне законодавство України та зібраними у справі доказами.

У судовому засіданні 06.05.2011 р. представник відповідача 3 частково не погодився із Висновком № 679 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 11.03.2011 р. (лише у частині відповідей на питання № № 1, 2), а також заперечив проти задоволення зустрічного позову як такого, що поданий без наведення жодної передбаченої законом правової підстави для визнання Свідоцтва України № 22479 на знак для товарів і послуг недійсним.

Представники відповідачів 1 і 2 в судове засідання 06.05.2011 р. повторно не зявились, про причини неявки суд повторно не повідомили, вимоги ухвали суду від 21.03.2011 р. повторно не виконали, що дає підстави визнати причини їх повторної неявки неповажними.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 75 ГПК України, суд визнав за можливе розглянути справу без участі представників відповідачів 1 і 2 за наявними у справі доказами і матеріалами.

У судовому засіданні 06.05.2011 р. судом відповідно до ст. 85 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши подані учасниками процесу документи і матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, які зявились у судове засідання, всебічно і повно зясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги та подані заперечення, обєктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Фірма «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.»(надалі «позивач») у встановленому законом порядку набула прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 стосовно товарів та послуг 05 та 42 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (надалі “МКТП”), зокрема, 05 клас МКТП знеболювачі; засоби від головного болю; жарозменшувальні засоби; лікарські засоби для людини; протизапальні засоби; фармацевтичні препарати; 42 клас МКТП консультування фахове, крім підприємництва; медична допомога. Це підтверджується залученою до матеріалів справи копією Свідоцтва України № 22479 на знак для товарів і послуг, копією публікації про видачу вказаного свідоцтва позивачу у Офіційному бюлетені “Промислова власність” № 1 за 2002 р., а також випискою виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно Свідоцтва України № 22479. Права Позивача на вказану торговельну марку діють від 12 червня 1998 р. (дата подання заявки на реєстрацію торговельної марки). Користуючись закріпленими законом правами власника свідоцтва, позивач здійснює використання торговельної марки «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 на території України у своїй господарській діяльності при виготовленні та реалізації лікарського засобу «ДОЛАРЕН»з листопада 1999 р.

Позивач зазначає, що фірма «Ларк Лабораторіз ЛТД»(надалі відповідач 1) та ТОВ «Рейнбо-ЛТД»(надалі відповідач 2) при виготовленні та реалізації лікарських засобів на території України здійснюють використання схожого позначення «ДОЛАР», яке є схожим до ступеня змішування і може ввести в оману споживачів. Так, у вільному продажу в м. Києві знаходиться лікарський засіб «ДОЛАР», виробником якого є відповідач 1, про що прямо зазначено на упаковці даного товару. З рекламної листівки щодо пропонування до продажу лікарського засобу «ДОЛАР»та реклами даного засобу, розміщеної у щотижневику «АПТЕКА»№ 27 (684) від 07 липня 2008 р. позивач дізнався, що дистрибютором лікарського засобу «ДОЛАР»відповідача 1 в Україні є відповідач 2. У вказаному рекламному оголошенні також зазначено адресу відповідача 2 (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 5Б), контактні телефони та факси відповідача 2 (тел.:(044) 568-50-20, факс: 568-50-33), а також адресу сайта відповідача 2 у мережі Інтернет (www.rainbowpharms.com). На вказаних сторінках з мережі Інтернет позивач також побачив, що при пропонуванні до продажу лікарського засобу «ДОЛАР»використовується позначення «ДОЛАР».

За результатами інформаційного пошуку за договором № 5939 від 24 листопада 2008 р. позивач також дізнався про належність відповідачу-2 торговельної марки «ДОЛАР/DOLAR»за Свідоцтвом України № 93675, зареєстрованої Державним департаментом інтелектуальної власності 25 червня 2008 р. на його імя для наступних товарів та послуг 05 та 35 класів МКТП: клас 05: «ліки для людини; антибіотики; бактерицидні засоби; ветеринарні препарати; ліки ветеринарні; протимікробні препарати (антисептики); фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; протигарячкові (жарозменшувальні) засоби; таблетки на фармацевтичні потреби»; клас 35: «вивчання ринку; демонстрування товарів; рекламування; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту ліків та інших медичних препаратів, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари спеціалізованих закладах оптової та роздрібної торгівлі; сприяння продажеві (посередництво); послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); імпортно-експортні агентства; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби». Це також підтверджується публікацією про видачу відповідачу-2 Свідоцтва України № 93675 на торговельну марку «ДОЛАР/DOLAR»у офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 12 за 2008 р., яка міститься у матеріалах справи.

Крім того, 28 листопада 2008 р. з публікації у офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 20 за 2008 р. позивач довідався про належність відповідачу-2 промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»за Патентом України № 17688, який було зареєстровано Державним департаментом інтелектуальної власності 27 жовтня 2008 р.

З урахуванням збільшених позовних вимог, уточнених у судовому засіданні, позивач просить суд:

1) визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 93675 на знак для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR»з підстав, передбачених підп. «а», «в»п. 1 ст. 19, абз. 5 п. 2 ст. 6, абз. 2 п. 3 ст. 6, абз. 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки вказана торговельна марка не відповідає умовам надання правової охорони (є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою торговельною маркою «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479, яка належить позивачу; а також є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги);

2) зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України № 93675 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”;

3) визнати недійсним повністю Патент України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»з підстав, передбачених підп. «в» п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки патент України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»було видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на раніше зареєстровану торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479, а також з порушенням авторських прав позивача на твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН» від 12.06.1998 р. за Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.;

4) зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним Патенту України № 17688 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність";

5) зобовязати Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД»припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479;

6) заборонити Фірмі «Ларк Лабораторіз ЛТД» використовувати без дозволу Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

7) зобовязати Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД»усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР»позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479.

8) зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479.

9) заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»використовувати без дозволу Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

10) зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР»позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479;

11) покласти на Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД»та Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»відшкодування усіх судових витрат у справі.

Відповідачі 1 і 2 письмових відзивів на позов та доказів проти позову не подали. В судових засіданнях представник відповідача 2 проти задоволення в повному обсязі позовних вимог заперечував. Окрім того, відповідач 2 подав зустрічний позов про визнання недійсним Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН»у звязку із невідповідністю знака умовам надання правової охорони та зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно виключення з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 22479. У обґрунтування зустрічного позову ТОВ «Рейнбо-ЛТД»зазначає, що Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 22479 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки дії, повязані з отриманням даного свідоцтва, а саме, подачу заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні здійснювались особою, яка не мала на це повноважень.

ТОВ «Рейнбо-ЛТД»вважає, що довіреність, яка знаходиться у матеріалах заявки № 98062291, не містить інформації, ким вона видана, не вказана дата її вчинення, а тому дана довіреність не відповідає вимогам ст. 246 Цивільного кодексу України та Правилам складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. З огляду на це, ТОВ «Рейнбо-ЛТД»наполягає на тому, що Державний департамент інтелектуальної власності на порушення вимог п. 15 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»належним чином не перевірив відповідність заявленого позначення за заявкою № 98062291 умовам надання правової охорони, визначеним вказаним Законом, не належно використав інформаційну базу закладу експертизи і довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання, що призвело до порушення вимог законодавства.

Фірма «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.»надала відзив на зустрічний позов, у якому проти зустрічного позову заперечує і просить у його задоволенні відмовити, посилаючись на те, що у зустрічній позовній заяві ТОВ «Рейнбо-Лтд»відсутні посилання на жодну із зазначених у п. 1 ст. 5 та ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. Окрім того, представник Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. зазначає, що довіреність, яка міститься у матеріалах заявки № 980062291 від 12 червня 1998 р. на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН», відповідає вимогам чинного законодавства, а компанія схвалила факт подання патентним повіреним ОСОБА_4 заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН»і отримання у власність Свідоцтва України № 22479 на дану торговельну марку.

Представник Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України у судових засіданнях проти задоволення зустрічного позову заперечував з огляду на відсутність правових підстав для визнання Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН»недійсним.

Оскільки первісні позовні вимоги ґрунтуються на Свідоцтві України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН»та стосуються припинення порушення прав інтелектуальної власності саме на дану торговельну марку, а предметом зустрічного позову є недійсність Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН», суд вважає за доцільне спочатку розглянути зустрічні позовні вимоги і визначитися з тим, чи є дійсним вказане свідоцтво, а потім розглянути позовні вимоги за первісним позовом.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні всі обставини, що мають значення для справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог за первісним позовом і необґрунтованість позовних вимог за зустрічним позовом та, відповідно, про задоволення первісного позову повністю та відмову у задоволенні зустрічного позову повністю з наступних підстав.

У зустрічному позові ТОВ «Рейнбо-Лтд»як на першу правову підставу для визнання недійсним Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН»посилається на підп. «а»п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(далі Закон), відповідно до якого свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Умови надання правової охорони визначаються у п. 1 ст. 5 вказаного Закону, а підстави для відмови у наданні правової охорони - у ст. 6 Закону.

Однак, у зустрічній позовній заяві ТОВ «Рейнбо-Лтд»відсутні посилання на жодну із наведених у п. 1 ст. 5 Закону умов надання правової охорони та закріплених у ст. 6 Закону підстав для відмови у наданні правової охорони торговельній марці, відсутні доводи та докази, які підтверджують наявність хоча б однієї визначеної вказаними нормами закону підстави для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. При цьому, жодних інших підстав невідповідності торговельної марки умовам надання правової охорони Закон не містить.

Також у зустрічному позові ТОВ «Рейнбо-Лтд»як на другу правову підставу для визнання недійсним Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН»посилається на порушення прав інших осіб підп. «в»п. 1 ст. 19 Закону, згідно якого свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Однак, підп. «в»п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»був внесений до даного Закону згідно із Законом України від 22 травня 2003 р. № 850-ІV, а тому не може застосовуватись до правовідносин, що мали місце 12 червня 1998 р. У пункті 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»від 23 грудня 1993 р. чітко зазначено, що «відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки». Крім того, у зустрічному позові ТОВ «Рейнбо-Лтд»не обґрунтовано наявність жодних порушених його прав у звязку із поданням позивачем 12 червня 1998 р. заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН».

Суд вважає, що посилання ТОВ «Рейнбо-Лтд»у зустрічному позові на норми ЦК України є безпідставними, оскільки даний Кодекс не був чинним на дату виникнення спірних правовідносин (12 червня 1998 р.). Разом з тим, суд погоджується із твердженнями Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. відносно того, що довіреність на представника даної компанії відповідає вимогам законодавства України, яке було чинним станом на 12 червня 1998 р.

Так, на 12 червня 1998 р. в Україні діяли Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені наказом Державного патентного відомства Українивід 28 липня 1995 р. № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20 серпня 1997 р. № 72) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812 (надалі «Правила»). Відповідно до п. 3.1.4. Правил довіреність на представництво перед Відомством має просту письмову форму і не потребує обов'язкового нотаріального засвідчення. В довіреності зазначається: ім'я особи, якій вона видана; обсяг повноважень представника; дата її вчинення, без якої довіреність вважається недійсною. Довіреність підписується особою, яка її видала. Строк дії довіреності, що видана в Україні, не може перевищувати трьох років.

Судом встановлено, що довіреність, яка міститься у матеріалах заявки № 980062291 від 12 червня 1998 р. на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН», повністю відповідає вимогам п. 3.1.4 Правил, а саме:

- видана іноземною особою на патентного повіреного ОСОБА_4 (реєстраційний номер 74);

- має просту письмову форму;

- містить імя особи, якій вона видана. ОСОБА_4;

- містить обсяг повноважень патентного повіреного ОСОБА_4, а саме, стосується: «ведення справ, що стосуються отримання охоронних документів (патентів, свідоцтв) по національним й міжнародним заявкам на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки і виконання всіх необхідних для цього дій: підписання всілякого роду заяв, клопотань, креслень, описів і т.п., подання і отримання довідок про прийом до розгляду заявок, рішень, охоронних та інших документів, проведення платежів, внесення в описи та креслення необхідних виправлень й змін, анулювання заявок, подання додаткових пояснень, заперечень, скарг, протестів…»;

- містить дату вчинення 12 червня 1998 р.;

- містить підпис особи, яка її видала, і печатку позивача;

- містить строк дії довіреності 3 роки.

Також станом на 12 червня 1998 р. (дата видачі довіреності і подання заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН») в Україні діяв Цивільний кодекс Української Радянської Соціалістичної Республіки від 18 липня 1963 р. в редакції від 03 грудня 1996 р. (надалі ЦК УРСР). При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 62 ЦК УРСР «Угода, укладена однією особою (представником) від імені від імені другої особи (яку представляють) в силу повноваження, що грунтується на довіреності,… безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права і обов'язки особи, яку представляють». Також в силу положень ч. 1 ст. 64 ЦК УРСР «довіреністю визнається письмове уповноваження, яке видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами».

Крім того, в силу ст. 66 ЦК УРСР «Довіреність від імені кооперативної або іншої громадської організації видається за підписом осіб, уповноважених на це її статутом, з прикладенням печатки цієї організації».

Судом встановлено, що довіреність, яка міститься у матеріалах заявки № 980062291 від 12 червня 1998 р. на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН», повністю відповідає зазначеним вимогам ст. ст. 62, 64, 66 ЦК УРСР, а саме:

-є письмовим уповноваженням;

-підписана і засвідчена печаткою від імені позивача.

Твердження ТОВ «Рейнбо-Лтд»про відсутність у представника позивача належних повноважень на подання заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН»та незаконність подання вказаної заявки спростовуються матеріалами справи, а також положеннями ст. 63 ЦК УРСР.

Так, вказані твердження ТОВ «Рейнбо-Лтд»спростовуються текстом довіреності, яка міститься у матеріалах заявки № 980062291 від 12 червня 1998 р. на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН», і у якій чітко зазначені повноваження патентного повіреного ОСОБА_4 (реєстраційний № 74) на подання заявок на реєстрацію торговельних марок від імені позивача.

Крім того, відповідно до ст. 63 ЦК УРСР «Угода, укладена від імені другої особи особою, не уповноваженою на укладення угоди або з перевищенням повноважень, створює, змінює і припиняє цивільні права і обов'язки для особи, яку представляють, лише в разі дальшого схвалення угоди цією особою. Наступне схвалення угоди особою, яку представляють, робить угоду дійсною з моменту її укладення». На підставі дослідження матеріалів справи судом встановлено, що Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. не лише належним чином уповноважила, але і повністю схвалила факт подання патентним повіреним ОСОБА_4 заявки на реєстрацію торговельної марки «ДОЛАРЕН»і отримання у власність Свідоцтва України № 22479 щодо даної торговельної марки. Це підтверджується сплатою зборів за подання заявки на видачу вказаного свідоцтва, за видачу вказаного свідоцтва та публікацію відомостей про це у офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 1 за 2002 р., зазначенням Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. як власника відповідного свідоцтва у всіх необхідних документах (свідоцтві, виписці), сплатою зборів за підтримання чинності Свідоцтва України № 22479 з 16 червня 2008 р. по 16 червня 2018 р., фактичним використанням поданої на реєстрацію та зареєстрованої торговельної марки «ДОЛАРЕН»з листопада 1999 р.

За таких обставин суд приходить до висновку, що зустрічні позовні вимоги ТОВ «Рейнбо-Лтд»про визнання недійсним Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН»задоволенню не підлягають.

За відсутності підстав для задоволення вимог ТОВ «Рейнбо-ЛТД»про визнання недійсним Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку у суду відсутні також підстави для задоволення вимог ТОВ “Рейнбо-ЛТД” про зобовязання Держдепартаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, повязані з недійсністю даного свідоцтва.

Стосовно позовних вимог Наброс Фарма ПВТ. ЛТД. за первісним позовом судом встановлено наступне.

25 червня 2008 р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на імя ТОВ “Рейнбо-ЛТД»було зареєстровано торговельну марку «ДОЛАР/DOLAR»за Свідоцтвом України № 93675 стосовно товарів і послуг 05 та 35 класів МКТП.

Згідно ст. 499 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. зі змінами та доповненнями (надалі ЦК України) права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом “а” п. 1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 23 грудня 1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки”. На дату подання відповідачем 2 заявки на реєстрацію позначення “ДОЛАР/DOLAR” (11 квітня 2007 р.) чинною була редакція Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг” від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 22 травня 2003 р. (надалі Закон).

Умови надання правової охорони визначаються ст. 5 Закону, зокрема, п. 1 вказаної статті передбачає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 5 п. 2, абз. 2 п. 3 ст. 6, Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є схожими настільки, що їх можна сплутати із раніше зареєстрованими на імя іншої особи знаками для товарів і послуг для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг.

Висновком судової експертизи обєктів інтелектуальної власності № 679 від 11 березня 2011 р. за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності встановлено наступне (стор. 30):

1. Словесне позначення «ДОЛАР», яке входить до складу знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»за свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2. Знак для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR» за свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»за свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати у разі їх використання для однорідних товарів 05 класу МКТП та споріднених послуг 35 та 42 класів МКТП.

3. Використання знака для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR»за свідоцтвом України №93675 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Суд вважає, що вказані висновки експертами належним чином обґрунтовано. Вони базуються на здійсненому особами, які володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, порівняльному аналізі обєктів інтелектуальної власності торговельних марок за Свідоцтвами України № № 93675, 22479, а також матеріалів справи. На стор. 16 Висновку судової експертизи № 679 експертами зазначається, що «…Порівняльний аналіз словесного позначення «ДОЛАР», що входить до складу знака за свідоцтвом України № 93675 «ДОЛАР/DOLAR», із знаком за Свідоцтвом України № 22479 «ДОЛАРЕН»за фонетичними, семантичними та графічними ознаками щодо їх схожості, а також визначення однорідності та спорідненості товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, дає можливість відповісти на поставлене питання: словесне позначення «ДОЛАР», яке входить до складу знака для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR»за Свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати».

Також на стор. 16-18 Висновку судової експертизи № 679 експертами наведено детальне дослідження позначень за Свідоцтвами України № № 93675, 22479 за фонетичною, графічною та семантичною схожістю. На стор. 18 Висновку, експертами, зокрема, зазначається: «…У рекомендаціях ВОІВ дається наступне розяснення: „9.173. Другим важливим моментом при проведенні перевірки подібності товарних знаків є те, що вони повинні порівнюватися в цілому, і що більше значення повинно надаватися загальним елементам, які можуть ввести в оману, без виділення відмінностей, не помічених середнім споживачем. Не зважаючи на це основне правило порівнювати товарні знаки в цілому і не розділяти це ціле на частині, важливою залишається структура позначень. Загальні префікси, як правило, важливіші, ніж загальні суфікси; якщо два позначення є дуже схожими або ідентичними на початку слів, вірогідність їх сплутування вища, ніж в тому випадку, якщо схожість полягає в їх закінченнях. Довгі слова із загальними або схожими початками мають більшу вірогідність сплутування, ніж короткі слова з різними початковими літерами“... Як уже зазначалося вище, порівнювані знаки співпадають за основою ДОЛАР, та є співзвучними за фонетичними ознаками, а отже, схожими. Використання однакової абетки та схожих шрифтів, також буде сприяти сприйманню цих позначень, як схожих. Отже, збіг позначень за фонетичними, графічними та семантичними ознаками дає можливість відповісти на поставлене питання: знак для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR»за Свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати у разі їх використання для однорідних товарів 05 класу МКТП та споріднених послуг 35 та 42 класів МКТП».

Окрім того, на стор. 19-22 Висновку судової експертизи № 679 експертами ретельно проведено дослідження питання щодо оманливості торговельної марки за свідоцтвом України № 93675 та з посиланнями на абз. 5 п. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, п. п. 9.67., 9.68. Рекомендацій ВОІВ та на матеріали справи встановлено, що «…лікарський препарат «ДОЛАРЕН»за період з 1999 року по 2008 рік завдяки регулярному ввезенню на територію України, активній рекламі та збалансованійціновій політиці здобув певну відомість серед фармацевтичних препаратів…Існування на ринку субєктів господарської діяльності, які реалізують однорідні товари 5 класу МКТП із застосуванням схожого позначення, викликає високу вірогідність того, що споживач може сплутати товари одного виробника з товарами іншого виробника. Таким чином, один субєкт господарювання відбирає частину клієнтів іншого субєкта господарювання, використовуючи при цьому його репутацію, що і є введенням в оману споживача. Отже, використання знака для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR»за Свідоцтвом України №93675 може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар…».

Вищевказаними висновками судових експертів спростовуються заперечення відповідача 3 проти позову.

Судом враховується і те, що вище вказані висновки судових еспертів узгоджуються із матеріалами справи, зокрема, із залученими до матеріалів справи наступними доказами:

1) Рішенням Антимонопольного комітету України від 16 липня 2009 р. у справі № 27-26.4/165-08 про захист від недобросовісної конкуренції з боку відповідача 2, відповідно до якого Антимонопольний комітет України постановив: 1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»(м. Київ, Україна), які полягають у використанні під час реалізації лікарського засобу «ДОЛАР», виробництва фірми «Ларк Лабораториз ЛТД»(м. Бхіваді, Республіка Індія), упаковки, оформлення якої є схожим на оформлення упаковки лікарського засобу «ДОЛАРЕН», виробництва фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД» (м. Кеда, Республіка Індія»), порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»; 2. Зобовязати товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»(м. Київ, Україна) у двомісячний строк з дня одержання цього рішення припинити використання упаковки лікарського засобу «ДОЛАР», оформлення якої є схожим на оформлення упаковки лікарського засобу «ДОЛАРЕН», виробництва фірми «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД»(м. Кеда, Республіка Індія), під час реалізації лікарського засобу «ДОЛАР», виробництва фірми «Ларк Лабораториз ЛТД»(м. Бхіваді, Республіка Індія); 3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»(м. Київ, Україна) штраф у розмірі 500000 (пятсот тисяч) гривень;

2) Рішенням Господарського суду міста Києва від 13 листопада 2009 р. № 14/460, постановою Київського апеляційного господарського суду від 08 липня 2010 р. № 14/460, постановою Вищого господарського суду України від 25 січня 2011 р. № 14/460 про залишення вищевказаного рішення Антимонопольного комітету України без змін;

3) Рішенням Антимонопольного комітету України від 25 лютого 2010 р. у справі № 27-26.4/85-09 про захист від недобросовісної конкуренції з боку відповідача 2, відповідно до якого Антимонопольний комітет України постановив: 1. Визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»(м. Київ, Україна) з повідомлення невизначеному колу осіб неправдивих відомостей, шляхом розміщення на транспортних засобах м. Києва реклами лікарського засобу «ДОЛАР»: «ДОЛАР НОВЕ ІМЯ ВІДОМОГО ПРЕПАРАТУ», що може вплинути на наміри цих осіб щодо придбання товарів цього субєкта господарювання порушенням, передбаченим статтею 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді поширення інформації, що вводить в оману; 2. За порушення, визначене у пункті 1 цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»(м. Київ, Україна) штраф у розмірі 250000 (двісті пятдесят тисяч) гривень;

4) Рішенням Господарського суду міста Києва від 11 серпня 2010 р. № 14/292, постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2010 р. № 14/292, Постановою Вищого господарського суду України від 15 березня 2011 р. № 14/292 про залишення вищевказаного рішення Антимонопольного комітету України без змін.

Таким чином, Антимонопольний комітет України і господарські суди України у двох вищенаведених справах встановили, що використання упаковки лікарських засобів «ДОЛАР»на ринку медичних препаратів може призвести до змішування з діяльністю позивача та введення в оману споживачів, що повністю узгоджується із Висновком судової експертизи № 679.

У звязку з викладеним суд дійшов до висновку, що торговельна марка “ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 саме в процесі її використання на ринку лікарських засобів України не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар (лікарські засоби). До даного висновку суд також дійшов, враховуючи наступне.

Судом встановлено, що починаючи щонайменше з листопада 1999 р. і до теперішнього часу позивач активно використовував і продовжує використовувати власну торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 на території України і внаслідок такого використання це позначення у свідомості споживачів асоціюється саме із позивачем.

Так, 23 грудня 1999 р. позивач отримав від Міністерства охорони здоровя України реєстраційне посвідчення № Р.12.99/01259 на реєстрацію в Україні лікарського засобу під назвою «ДОЛАРЕН»(було дійсним до 23 грудня 2004 р.). Крім того, даний лікарський засіб було перереєстровано в Україні на імя позивача терміном на 5 років з 26 січня 2005 р. по 25 січня 2010 р., що підтверджується реєстраційним посвідченням на лікарський засіб № UA/1004/02/01.

Матеріалами справи також підтверджується, що починаючи з листопада 1999 р. позивач систематично здійснював поставки лікарського засобу «ДОЛАРЕН»з Індії на територію України.

Згідно пакувального листа від 16 листопада 1999 р., рахунку від 16 листопада 1999 р. та товаросупроводжувальної документації на лікарські засоби «ДОЛАРЕН»лише у листопаді 1999 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 2500 000 (два мільйони пятсот тисяч) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Згідно накладної від 12 грудня 1999 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 2 500 (дві тисячі пятсот) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Відповідно до митної декларації від 15 липня 2000 р., пакувального листа від 15 липня 2000 р. та рахунку від 15 липня 2000 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 6300 000 (шість мільйонів триста тисяч) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Згідно митної декларації від 19 березня 2001 р., пакувального листа від 19 березня 2001 р. та рахунку від 19 березня 2001 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 4000 000 (чотири мільйони) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Відповідно до накладної від 30 березня 2001 р. позивачем з Індії на територію України (у м. Київ) було поставлено 400 (чотириста) блоків лікарського засобу «ДОЛАРЕН».

Крім того, відповідно до дистрибюторського договору від 05 квітня 2005 р., укладеного позивачем з Фірмою Trading Co. LLC», контракту № NPPL/KTC/26 від 01 липня 2005 р., укладеного між Фірмою Trading Co. LLC»та АТ «ЛЕКХІМ», контракту № КТС/ART/06/07 від 01 квітня 2006 р., укладеного між Фірмою ar Trading Co. LLC»та ТОВ «Артур-К»протягом періоду з 05 квітня 2005 р. по 31 березня 2007 р. позивачем з Індії на територію України було поставлено 15877120 (пятнадцять мільйонів вісімсот сімдесят сім тисяч сто двадцять) таблеток лікарського засобу «ДОЛАРЕН»(9000000 + 5760000 + 1105920 + 11200) на загальну суму 1001 965, 18 доларів США (один мільйон одна тисяча девятсот шістдесят пять цілих вісімнадцять сотих) (486000 + 405504 + 90077, 18 + 20384).

Також судом встановлено, що протягом 2000 2008 р. р. лікарські засоби «ДОЛАРЕН»виробництва позивача систематично рекламувалися у щотижневій газеті «АПТЕКА», зокрема, у таких номерах даної газети: № 228 від 21.02.2000 р.; № 229 від 28.02.2000 р.; № 230 від 06.03.2000 р.; № 283 від 26.03.2001 р.; № 225 від 31.03.2001 р.; № 397 від 07.07.2003 р.; № 399 від 28.07.2003 р.; № 478 від 21.02.2005 р.; № 480 від 07.03.2005 р.; № 481 від 14.03.2005 р.; № 482 від 21.03.2005 р.; № 513 від 31.10.2005 р.; № 514 від 07.11.2005 р.; № 523 від 16.01.2006 р.; № 561 від 16.10.2006 р.; № 579 від 26.02.2007 р.; № 580 від 05.03.2007 р.; № 585 від 09.04.2007 р.; № 605 від 03.09.2007 р.; № 606 від 10.09.2007 р.; № 611 від 15.10.2007 р.; № 618 від 03.12.2007 р.; № 621 від 24.12.2007 р.; № 648 від 07.07.2008 р.; № 651 від 04.08.2008 р.; № 654 від 25.08.2008 р.; № 649 від 21.07.2008 р. Це підтверджується копіями рекламних матеріалів лікарських засобів «ДОЛАРЕН»виробництва позивача, реклама яких була здійснена у щотижневій газеті «АПТЕКА», що містяться у матеріалах справи.

Крім того, протягом 2000 2007 р. р. у щотижневику «АПТЕКА»систематично друкувались статті щодо лікарського засобу «ДОЛАРЕН» виробництва позивача, що підтверджується відомостями, розміщеними на офіційному веб-сайті щотижневика «АПТЕКА»у мережі Інтернет www.apteka.ua.

Таким чином, суд погоджується із твердженням позивача про те, що у свідомості споживача позначення “ДОЛАРЕН” ще з 1999 р. асоціюється з певним виробником, а саме, з позивачем.

Однак, внаслідок реєстрації відповідачем-2 схожого позначення «ДОЛАР/DOLAR” за свідоцтвом України № 93675 і використання вказаного позначення торговельна марка «ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 є такою, що не виключає введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар, оскільки відповідач-2 використовує це схоже позначення на упаковці лікарських засобів таким же самим чином, як і позивач використовує власну торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 на аналогічній упаковці лікарських засобів. Це підтверджується зразками упаковок лікарських засобів «ДОЛАРЕН»виробництва позивача і лікарських засобів «ДОЛАР», виготовлення і реалізацію яких здійснюють відповідачі 1, 2, які містяться у матеріалах справи.

Також відповідач-2 використовує торговельну марку «ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 на рекламних матеріалах так само, як позивач використовує власну торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 на аналогічних рекламних матеріалах. Це підтверджується зразками відповідних рекламних матеріалів позивача і відповідачів, які містяться у матеріалах справи.

Судом встановлено, що лікарські засоби «ДОЛАРЕН»та «ДОЛАР»розповсюджуються на одному і тому ж ринку, в одних і тих же аптеках і, що особливо важливо, навіть рекламуються у одних і тих же друкованих виданнях. Копії чеків про придбання лікарських засобів «ДОЛАРЕН»та «ДОЛАР»у одній і тій же аптеці «ДОБРОГО ДНЯ»за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 42, примірник щотижневика «АПТЕКА № 27(684) від 07 липня 2008 р., у якому розміщені реклами лікарських засобів «ДОЛАРЕН»позивача та «ДОЛАР»відповідачів, містяться у матеріалах справи.

Саме сукупність зазначених обставин, повязаних із особливостями використання торговельної марки «ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 на упаковках лікарських засобів, рекламних матеріалах щодо реалізації даних лікарських засобів призводять до того, що споживач може бути введений в оману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, вважатиме, що такою особою є саме позивач, а не відповідач-1.

Таким чином, реєстрація на своє імя та подальше використання відповідачем 2 схожої торговельної марки “ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 не виключає небезпеку введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар. А отже, торговельна марка “ДОЛАР/DOLAR” за Свідоцтвом України № 93675 є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, і, таким чином, не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим ст. 5 Закону про товарні знаки і на неї має бути поширена підстава для відмови в наданні правової охорони, передбачена абз. 5 п. 2 ст. 6 даного Закону.

В силу п. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2002 р. за № 64/6352 «у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо…визнання свідоцтва недійсним повністю або частково…Підставою для внесення відомостей до реєстру є … рішення судових органів».

Таким чином, позовні вимоги про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 93675 на знак для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR» та зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України № 93675 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність” є обґрунтованими і підлягають задоволенню.

27 жовтня 2008 р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на імя ТОВ “Рейнбо-ЛТД»було зареєстровано промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»за Патентом України № 17688.

Згідно ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. 462 ЦК України права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчуються патентом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме патент.

Законом України, який регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з набуттям прав на промислові зразки в Україні є Закон України “Про охорону прав на промислові зразки” від 15 грудня 1993 р. № 3688-ХІІ зі змінами та доповненнями у редакції Закону від 22 травня 2003 р. № 850-ІV (надалі за текстом “Закон про промислові зразки”).

Відповідно до ст. 1 Закону про промислові зразки “промисловий зразок це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання”. Згідно п. 2 ст. 5 Закону про промислові зразки “обєктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб”. В силу п. 5 ст. 5 Закону про промислові зразки “право власності на промисловий зразок засвідчується патентом”.

В силу підпункту “в” п. 1 ст. 25 Закону про промислові зразки, “патент на промисловий зразок може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб”.

Позивач зазначає, що Патент України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»було видано внаслідок подання відповідачем-2 заявки з порушенням його прав, виходячи з наступного.

1) З 12 червня 1998 р. позивач набув авторських майнових прав на службовий твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН»від 12.06.1998 р., що підтверджується свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р., однак, промисловий зразок за Патентом України № 17688 відтворює даний твір позивача, і, відповідно, порушує авторські права позивача на вказаний твір.

2) Починаючи з 1999 р. позивач використовує зазначений вище твір у своїй господарській діяльності для упаковки власного товару - ліків «ДОЛАРЕН». Однак, промисловий зразок за Патентом України № 17688 в порушення припису ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07 червня 1996 р. № 236/96-ВР з подальшими змінами і доповненнями, згідно якої «неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи …упаковки товарів, назв літературних, художніх творів…, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта (підприємця), який має пріоритет на їх використання»містить у собі упаковку товару, що може призвести до змішування з діяльністю позивача. Відповідно, Патент України № 17688 на промисловий зразок порушує конкурентні права позивача.

3) З 12 червня 1998 р. позивач набув прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479. Позивач звертає увагу на те, що промисловий зразок за Патентом України № 17688 містить у своєму складі позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою позивача за Свідоцтвом України № 22479. Відповідно до абзаців 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

З огляду на викладене, позивач зазначає, що позначення «ДОЛАР», яке містить промисловий зразок за Патентом України № 17688, є схожим із зареєстрованою торговельною маркою «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 позивача і внаслідок використання даного промислового зразка можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби. Відповідно, позивач в силу абз. абз. 4, 5 п. 5 ст. 16 Закону про знаки має право забороняти відповідачу-2 використовувати позначення «ДОЛАР». Однак, належність відповідачу-2 оскаржуваного Патенту України № 17688, у складі якого міститься позначення «ДОЛАР»унеможливлює для позивача реалізацію належних йому прав інтелектуальної власності на торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479, закріплених у абз. 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону про знаки, які виникли раніше. Відповідно, оскаржуваний патент України підлягає визнанню недійсним на підставі підпункту “в” п. 1 ст. 25 Закону про промислові зразки як такий, що був виданий внаслідок подання заявки з порушенням прав інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479, закріплених у абз. 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону про знаки.

Висновком судової експертизи № 679 за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності підтверджено зазначені обставини, яким встановлено наступне: 4. Позначення «ДОЛАР», яке міститься на зображенні промислового зразка ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА за Патентом України № 17688, є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479; 5. Зображувальні елементи, що входять до зображення промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»за Патентом України № 17688 відтворюють твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН» від 12.06.1998 р. за свідоцтвом на реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.

Суд звертає увагу на належну обгрунтованість вказаних висновків, що здійснено експертами на стор. 22-29 Висновку судової експертизи № 679.

Зокрема, на стор. 24 Висновку судові експерти зазначили наступне: «…Порівняльному дослідженню підлягає позначення «ДОЛАР», що розташоване на пакувальному матеріалі в розгорнутому вигляді, в якому втілено промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»за Патентом України № 17688 та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479. За наведеним вище зображенням та описом за матеріалами заявки №промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»за Патентом України № 17688, видно, що словесний елемент «ДОЛАР» виконаний заголовними літерами кирилиці, шрифтом, що схожий до стандартного з нахилом та жирного шрифту (типу Times New Roman з розширеного пакету шрифтів True Type програмного забезпечення Microsoft), червоним кольором на білому фоні та білим кольором на синьому фоні -«ДОЛАР». Словесний елемент ДОЛАР розташований на всіх видимих поверхнях упаковки і займає домінуюче положення серед інших словесних елементів за своїм розміром та розташуванням. Слід зазначити, що перебування словесного позначення ДОЛАР в числі ознак промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»за Патентом України №17688 не означає, що цьому позначенню таким чином надається правова охорона: зміст напису не є суттєвою ознакою промислового зразка, тобто, позначення ДОЛАР на упаковці фактично виконує функцію товарного знака.

Знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 22479 ДОЛАРЕН зареєстрований в чорному кольорі, але може бути виконаний в будь-якому кольорі на підставі наступних рекомендацій ВОІС: „9.63. Оскільки позначення, зареєстровані в чорно-білому виконанні, захищені від реєстрації і використання подібних до ступеня змішування позначень, незалежно від кольору, і оскільки зареєстровані власники таких позначень звичайно можуть використовувати їх у будь-якому кольорі, в якому вони побажають, загальновизнана практика полягає в тому, щоб не реєструвати позначення в кольоровому виконанні“. Попереднім дослідженням питання № 1 було встановлено, що словесне позначення «ДОЛАР», яке входить до складу знака для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR»за Свідоцтвом України № 93675, та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

З цього випливає висновок, що позначення ДОЛАР, яке міститься на зображенні промислового зразка ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА за Патентом України № 17688, є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою ДОЛАРЕН за Свідоцтвом України № 22479».

Також на стор. 29 Висновку судової експертизи № 679 судові експерти з посиланнями на ст. ст. 1, 9, 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»та на проведений порівняльний аналіз зображення твору образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН»від 12.06.1998 р. за свідоцтвом на реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р. та фрагмента зображення, що характеризує художнє рішення промислового зразка за Патентом України № 17688 «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»(Таблиця № 4 на стор. 29 Висновку) дійшли висновку про те, що «зовнішній вигляд промислового зразка містить зображувальний фрагмент, який співпадає за взаємним розташуванням графічних, композиційних та словесних елементів з зображенням копії ескізу авторського твору «Ескіз елемента упаковки для ліків «Доларен». Елементи, які різнять порівнювальні обєкти (симетрично розташований елемент зображення трикутника та боксерської рукавички та словесний елемент «ДОЛАР») не впливають на загальне враження їх схожості». Таким чином, судовими експертами зроблено правильний висновок про те, що «Зображувальні елементи, що входять до зображення промислового зразка «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»за Патентом України № 17688 відтворюють твір образотворчого мистецтва «Ескіз елемента упаковки для ліків «ДОЛАРЕН»від 12.06.1998 р. за свідоцтвом на реєстрацію авторського права на твір № 21655 від 03 серпня 2007 р.».

Згідно п. 3 ст. 25 Закону про промислові зразки при визнанні патенту недійсним відповідач 3 повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року N 290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 р. за N 378/5569, «у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо…визнання патенту недійсним повністю або частково…Підставою для внесення відомостей до реєстру є … рішення судових органів».

Таким чином, суд вважає, що з урахуванням зібраних у справі доказів, включаючи Висновок судової експертизи № 679, та на підставі підп. «в»п. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», абз. 4, 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 1, 9, 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»позовні вимоги про визнання недійсним повністю Патенту України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА»та зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним Патенту України № 17688 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність" знайшли своє підтвердження і підлягають задоволенню.

Відповідно до п. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»«Свідоцтво, або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки».

Згідно п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»«Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати публікації відомостей про видачу патенту».

Таким чином, з урахуванням визнання судом недійсними Свідоцтва України № 93675 на торговельну марку «ДОЛАР/DOLAR»та Патенту України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА», вважається, що вказані свідоцтво та патент не набрали чинності від 11 квітня 2007 р. (дати подання заявки на реєстрацію позначення «ДОЛАР/DOLAR»у якості торговельної марки) та від 27 жовтня 2008 р. (дата публікації відомостей про видачу Патенту України № 17688 на промисловий зразок) відповідно. А отже, у даному випадку відповідачі не мають жодних прав інтелектуальної власності на вказані обєкти, проте, здійснюють використання позначення «ДОЛАР».

Як вбачається з матеріалів справи, позивач з посиланням на ч. 3 ст. 426 ЦК України, абз. абз. 4, 5 п. 5 ст. 16, п.п. 1, 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»просить суд: (1) зобовязати відповідачів 1, 2 припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН»; (2) заборонити відповідачам 1, 2 використовувати без дозволу Позивача позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479; (3) зобовязати відповідачів 1, 2 усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР»позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479.

Висновком судової експертизи № 679 за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності встановлено, що словесне позначення «ДОЛАР»є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479. Так, на стор. 12-16 даного Висновку судовими експертами наведено детальну мотивацію схожості порівнюваних позначень. Судові експерти, зокрема, зазначили наступне: «…порівнюючи словесне позначення «ДОЛАР» із знаком за Свідоцтвом України № 22479 «ДОЛАРЕН» за фонетичними ознаками, ми маємо повне фонетичне входження одного позначення в інше в початковій позиції, що обумовлює їх фонетичну схожість:

ДОЛАР

ДОЛАРЕН

При проведені порівняння фонетичних характеристик словесних позначень «ДОЛАР» та «ДОЛАРЕН»встановлено наступне:

1) словесне позначення «ДОЛАР»виконане кирилицею і може читатися як українською так і російською мовами. Позначення є простим, одноосновним, що складається з двох складів:[до]-[лар], при цьому, наголос може припадати як на перший склад (за аналогією зі співзвучним словом, що позначає відому назву грошової одиниці) [д ? л а р], так і на другий [д о л ? р], що є більш традиційним для вимови назв лікарських засобів.

2) словесне позначення «ДОЛАРЕН» також виконане кирилицею і може читатися як українською [д о л а р ? н] так і російською мовами [д о л а р ? н] (з помякшенням звука [р] голосною [е]). За будовою позначення є складним, яке містить основу [д о л а р] та суфікс [е н], 3 склади: [до]-[ла]-[рен], наголос припадає на третій склад.

3) обидва позначення фонетично співпадають за складом, взаємним розташуванням голосних і приголосних звуків спільної частини слова [до л а р], яка є основою слова, тобто більш сильним елементом, різняться за третім складом [е н] та наголосом.

Слід зазначити, що саме основа слова є тією частиною, яка насамперед запамятовується «на слух», своєрідним ідентифікатором, тому чим більшим є збіг основ порівнюваних слів, тим вищою є вірогідність їх сплутування.

Таким чином, порівнювані позначення є схожими за фонетичними ознаками.

Порівняльне дослідження словесного позначення «ДОЛАР», що входить до складу знака за Свідоцтвом України № 93675, із знаком «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 за графічними критеріями наведено в таблиці № 2.

Таблиця № 2

№Позначення, яке входить до складу знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 93675 - Знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 22479 (+) схожі

()

несхожі

1.«ДОЛАР»«ДОЛАРЕН» 2Складається з одного словаСкладається з одного слова+ 3.Алфавіт, буквами якого написане слово кирилиця (української або російської мови)Алфавіт, буквами якого написане слово кирилиця (української мови)+

4.Накреслення слова

жирне прямеНакреслення слова

жирне пряме+

5.Слово складається з

заголовних літерСлово складається з

заголовних літер+

6.Взаємне розташування

літер по відношенню

одна до одної.Взаємне розташування

літер по відношенню

одна до одної співпадає за винятком останніх двох літер.+/-

7.Колір Колір+

8.Загальне зорове враження співпадають частково за

кількістю 5-ти букв (основи слова)Загальне зорове враження

співпадають частково за

кількістю букв 5-ти букв (основи слова)+/-

9.Орієнтація рядка горизонтальна Орієнтація рядка горизонтальна +

10.Орієнтація букв вертикальна Орієнтація букв вертикальна +

Схожі графічні ознаки 7. Частково схожі графічні ознаки -2. Наведені в таблиці результати порівняльного аналізу графічних характеристик позначень свідчать, що більша частина з них співпадає за своїми ознаками. Таким чином, словесне позначення«ДОЛАР» та знак «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України №22479 є схожими за графічними ознаками.

У наданих на дослідження матеріалах справи 12/310 міститься копія Додатка № 1 до заяви про видачу свідоцтва на товарний знак «Доларен»на імя фірми «НАБРОС»(Фарма Пвт.Лтд.), Індія (див. справу № 12/310, т. 2, а.с. 29):

„(540) Опис знака.

Даний товарний знак «ДОЛАРЕН»- це словесний знак штучного утворення, що служить для позначення лікувального засобу для людини, а саме: від головного та стоматологічного болю, дисменореі, при спортивних та дорожних травмах, ревматизмі, артриті, люмбаго, бурситі, ішиалгії, жару будь-якої етиології“ (підкреслено експертами).

Тобто знак за Свідоцтвом України № 22479 «ДОЛАРЕН» є фантазійним.

Також у наданих на дослідження матеріалах справи № 12/310 містяться матеріали заявки на реєстрацію знака«ДОЛАР/DOLAR», де зазначено, що „Словесне позначення ДОЛАР, латинськими DOLАR, є фантазійним словом, що не має певного змісту“ (див. справу № 12/310, т. 2, а.с. 158).

Отже, обидва порівнюваних позначення є вигаданими, фантазійними словами, що придає їм найбільшої дистинктивності (фантазійним знакам властива найвища ступінь розрізняльної здатності). Тобто, це вигадані слова, які не мають певного смислу, вони не входять до загальномовного фонду (не є словами природної мови) і для споживачів не мають якогось певного значення.

До того ж, в рекомендаціях ВОІВ зазначено: „Третім важливим моментом є те, що знаки, які володіють високою дистинктивністю (знаки винайдені або фантазійні), легко сплутати, ніж знаки з асоціативними значеннями, відносно товарів, для яких вони реєструються“ [7].

Тобто, необхідно враховувати і те, що фантазійні позначення легше сплутати між собою, ніж асоціативні позначення чи позначення, які є фантазійними по відношенню до товарів, для яких вони використовуються, але самі по собі мають певний смисл.

Проте можна припустити, що пересічний споживач може сприймати позначення ДОЛАР, як схоже з назвою з міжнародної грошової одиниці:

„сущ. dollar ['d?l?]

доллар денежная единица США, Канады, Австралии и некоторых других стран; 1 доллар = 100 центов“ [16] (російською мовою доллар, українською долар).

Також необхідно вказати на те, що вигадані чи фантазійні слова стосовно знаків для товарів і послуг характеризуються найбільшим рівнем розрізняльної здатності. Слід зазначити, що при відсутності понять, які позначаються словами «ДОЛАР»чи «ДОЛАРЕН», у кожного споживача можуть виникати свої асоціації щодо семантики цих слів. Проте, в даному випадку, як вже зазначалося при дослідженні фонетичної схожості, одне позначення повністю фонетично входить в інше у початковій позиції і це обумовлює виникнення у окремих споживачів однакової асоціації щодо порівнюваних позначень.

Отже, спираючись на вищевикладене, порівнювані позначення є схожими за семантичними ознаками.

Порівняльний аналіз словесного позначення «ДОЛАР»із знаком за Свідоцтвом України № 22479 «ДОЛАРЕН» за фонетичними, семантичними та графічними ознаками щодо їх схожості, а також визначення однорідності та спорідненості товарів і послуг, для яких вони зареєстровані, дає можливість відповісти на поставлене питання: словесне позначення «ДОЛАР», та знак для товарів і послуг «ДОЛАРЕН» за Свідоцтвом України № 22479 є схожими настільки, що їх можна сплутати…».

Матеріалами справи, а саме: упаковкою лікарського засобу «ДОЛАР», упаковкою таблеток «ДОЛАР», листком-вкладишем з інформацією для пацієнта до лікарського засобу «ДОЛАР», рішенням Антимонопольного комітету України від 16 липня 2009 р. № 256-р у справі № 27-26.4/165-08 про захист від недобросовісної конкуренції, Рішенням Господарського суду міста Києва від 13 листопада 2009 р. № 14/460, Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08 липня 2010 р. № 14/460, Постановою Вищого господарського суду України від 25 січня 2011 р. № 14/460, Рішенням Антимонопольного комітету України від 25 лютого 2010 р. у справі № 27-26.4/85-09 про захист від недобросовісної конкуренції, Рішенням Господарського суду міста Києва від 11 серпня 2010 р. № 14/292, постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2010 р. № 14/292, Постановою Вищого господарського суду України від 15 березня 2011 р. № 14/292 підтверджується, що фірма «Ларк Лабораториз ЛТД»(м. Бхіваді, Республіка Індія) (відповідач 1) є виробником лікарського засобу «ДОЛАР», виготовляє картонну упаковку даного лікарського засобу з нанесенням позначення «ДОЛАР» та здійснює його розфасування у блістери та картонні коробки. Також підтверджується, що відповідач 1 реалізує власний лікарський засіб «ДОЛАР»на території України опосередковано, а саме, через ТОВ «Рейнбо-ЛТД»(відповідач 2). Вищевказаними матеріалами справи підтверджується, що саме відповідач 1 надав відповідачу 2 довіреність з правом подавати в Україні від його імені заявки та контролювати реєстрацію товарів, від його імені отримувати ліцензії на медикаменти та інші реєстраційні свідоцтва для різноманітних товарів відповідача 1, включаючи лікарський засіб «ДОЛАР». Саме відповідач 1 надав відповідачу 2 вказівку підготувати документи для внесення змін до назви лікарського препарату на території України: замінити назву зареєстрованого лікарського засобу «БОЛАРЕН»на «ДОЛАР». Оформлення упаковки лікарського препарату «ДОЛАР», яке схоже на оформлення упаковки лікарського препарату «ДОЛАРЕН»призводить до того, що споживач може сплутати продукцію позивача з продукцією відповідача 1 та відповідача 2, яка розповсюджується на одному і тому ж ринку, в одних і тих же аптеках і навіть інформація про лікарські засоби та реклама цих субєктів друкується в одних і тих же друкованих виданнях, про що свідчить примірник щотижневика «АПТЕКА»№ 27(684) від 07 липня 2008 року, в якому розміщені рекламні матеріали лікарських препаратів «ДОЛАРЕН»та «ДОЛАР».

Ці обставини також підтверджуються зібраними у справі наступними доказами:

- копією довіреності від 02 квітня 2007 р., що була видана відповідачем 1 на імя відповідача 2 на здійснення від імені відповідача 1 в Україні відповідних дій та представництво його інтересів в Україні, включаючи періодичне подання заяв та домагання проведення реєстрації продуктів відповідача 1 в Україні, отримання ліцензій на медикаменти та інших реєстраційних свідоцтв для різноманітних продуктів відповідача 1. Вказана довіреність, на думку суду, свідчить про волевиявлення відповідача 1 стосовно дій від його імені на території України по рестрації та розповсюдженні лікарського засобу «ДОЛАР»;

- копією реєстраційного посвідчення на лікарський засіб «БОЛАРЕН»від 31 травня 2006 р. з вкладкою від 15 лютого 2008 р. про зміну назви лікарського засобу з «БОЛАРЕН»на «ДОЛАР», що було здійснено відповідачем 2 на підставі вищевказаної довіреності згідно вказівки відповідача 1;

- копією претензії позивача до відповідача 1 від 18 лютого 2008 р. з вимогою про припинення порушення прав на торговельну марку «ДОЛАРЕН», у якій, зокрема, позивач вимагає від відповідача 1 дати вказівку відповідачу 2 припинити реєстрацію торговельної марки «ДОЛАР»і від імені відповідача 1 заборонити відповідачу 2 продаж лікарського засобу «ДОЛАР»;

- копією листа відповідача 1 до відповідача 2 від 05 січня 2011 р. про направлення відповідачу 2 претензії Позивача від 18 лютого 2008 р.;

- копією листа від 04 лютого 2008 р. відповідача 1 до відповідача 2 про направлення макета упаковки лікарського засобу «ДОЛАР» для впровадження його у виробництво та здійснення відповідачем 1 поставок даного лікарського засобу «ДОЛАР»в Україну;

- копією листа від 08 лютого 2008 р. № 4/29/1 відповідача 2 до відповідача 1 про направлення відповідачу 1 макета упаковки лікарського засобу «ДОЛАР»для здійснення поставок даного лікарського засобу в Україну;

- копією письмових пояснень від 21 жовтня 2008 р. № 4/294 відповідача 2 до Антимонопольного комітету України, у яких відповідач 2 підтвердив вищевикладені обставини;

- копією письмових пояснень від 24 грудня 2008 р. № 4/352 відповідача 2 до Антимонопольного комітету України, у яких відповідач 2 підтвердив вищевикладені обставини;

- копією свідоцтва № 439950 від 08 липня 1985 р. про реєстрацію відповідачем 1 на території Індії товарного знаку »для таких товарів 05 класу МКТП як лікарські препарати, яке підтверджує, що відповідач 1 є компанією-виробником і продавцем лікарських препаратів під товарним знаком »;

- копією довіреності від 21 квітня 2009 р., що була видана відповідачем 1 на імя відповідача 2 на здійснення від імені відповідача 1 в Україні відповідних дій та представництво його інтересів в Україні, включаючи періодичне подання заяв та домагання проведення реєстрації продуктів відповідача 1 в Україні, отримання ліцензій на медикаменти та інших реєстраційних свідоцтв для різноманітних продуктів відповідача 1. Вказана довіреність, на думку суду, свідчить про волевиявлення відповідача 1 стосовно дій від його імені на території України по рестрації та розповсюдженні лікарського засобу «ДОЛАР».

Судом досліджено наявний у матеріалах справи договір від 09 квітня 2009 р., відповідно до п. 1.1. якого відповідач 1 надає відповідачу 2 виключне право купівлі, експорту, імпорту, просування, дистрибуції та збуту продукції відповідача 1 під торговельною маркою «ДОЛАР»на території України. Пункт 2.1. даного договору підтверджує, що саме відповідач 1 є виробником і постачальником на територію України лікарських засобів під торговельною маркою «ДОЛАР». Згідно п. 6.1. даного договору саме відповідач 1 надав відповідачу 2 право на використання торговельної марки «ДОЛАР»на території України для продукції, що має форму таблетки та містить активний інгредієнт парацетамол ВР 500 мг та диклофенак-натрій ВР 50 мг, проте, ця продукція (тобто, лікарський засіб «ДОЛАР») залишається власністю відповідача 1 як в Індії, так і в Україні. Таким чином, суд дійшов висновку, що саме відповідач 1 є власником лікарських засобів «ДОЛАР», які реалізуються на території України.

Наведене дає суду змогу дійти висновку, що саме відповідач 1 здійснює виготовлення, пакування та поставки з території Індії на територію України лікарського засобу «ДОЛАР», а також надав відповідачу 2 доручення щодо використання від його імені на території України позначення «ДОЛАР», тобто, відповідач 1, являючись власником лікарських засобів «ДОЛАР», через свою довірену особу відповідача 2 використовує на території України схоже до ступеня змішування позначення.

Таким чином, вищевказаними обставинами та доказами підтверджується, що саме відповідач 1 посягає на права інтелектуальної власності Позивача на торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479, оскільки використовує схоже до ступеня змішування позначення «ДОЛАР»шляхом нанесення його на упаковки лікарського засобу «ДОЛАР», який потім реалізується відповідачем 2 на території України, і тому є співучасником порушення вказаних прав (разом із відповідачем 2).

Суд також дійшов висновку, що відповідач 2 за дорученням відповідача 1 здійснює пропонування до продажу, продаж, рекламування лікарського засобу «ДОЛАР»на території України, тобто, використовує схоже до ступеня змішування позначення. Судом враховується, що без відповідних доручень від імені відповідача 1 відповідач 2 не здійснював би дій по використанню позначення «ДОЛАР»на території України.

Матеріалами справи, а саме: копією рекламної листівки щодо продажу Відповідачем 2 лікарського засобу «ДОЛАР»; копією примірника щотижневика «АПТЕКА № 27(684) від 07 липня 2008 р., у якому розміщена реклама лікарського засобу «ДОЛАР», продаж якого здійснює відповідач 2; копією сторінок з мережі Інтернет (www.rainbowpharms.com), на яких лікарський засіб «ДОЛАР»пропонується відповідачем 2 до продажу; рішенням Антимонопольного комітету України від 16 липня 2009 р. № 256-р у справі № 27-26.4/165-08 про захист від недобросовісної конкуренції; Рішенням Господарського суду міста Києва від 13 листопада 2009 р. № 14/460; Постановою Київського апеляційного господарського суду від 08 липня 2010 р. № 14/460; Постановою Вищого господарського суду України від 25 січня 2011 р. № 14/460; Рішенням Антимонопольного комітету України від 25 лютого 2010 р. у справі № 27-26.4/85-09 про захист від недобросовісної конкуренції; Рішенням Господарського суду міста Києва від 11 серпня 2010 р. № 14/292; Постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 листопада 2010 р. № 14/292, Постановою Вищого господарського суду України від 15 березня 2011 р. № 14/292 підтверджується, що відповідач 2 відповідно до вищезазначеної довіреності від відповідача 1 з 05 травня 2008 р. здійснює пропонування до продажу, продаж та рекламування лікарського засобу «ДОЛАР»виробництва відповідача 1 в Україні з використанням слогану «ДОЛАР-НОВЕ ІМЯ ВІДОМОГО ПРЕПАРАТУ», тобто, також здійснює використання позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованлю торговельною маркою «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479. Зазначеними доказами підтверджується, що порушення прав позивача полягає не лише у тому, що відповідач 2 за дорученням відповідача 1 розповсюджує на території України лікарський засіб «ДОЛАР»виробництва відповідача 1, упаковка якого є схожою до ступеня змішування з упаковкою лікарського засобу «ДОЛАРЕН», яку раніше ще з листопада 1999 р. почав використовувати для лікарського препарату «ДОЛАРЕН»позивач, але і у поширенні відповідачем 2 за дорученням відповідача 1 реклами лікарського засобу «ДОЛАР»виробництва відповідача 1 на маршрутних таксі у м. Києві, що вводить в оману споживачів і може викликати у споживача асоціативний звязок із лікарським засобом «ДОЛАРЕН»позивача.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” позивачу належать наступні майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479: право на використання вказаної торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 3 ст. 426 ЦК України встановлено, що “використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності”. Судом встановлено, що позивач ніколи не надавав відповідачам 1, 2 будь-яких дозволів на використання торговельної марки «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479.

У відповідності до абзаців 4 та 5 п. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди: позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Оскільки матеріалами справи встановлено, що позначення «ДОЛАР», яке використовується відповідачами 1, 2, є схожим із зареєстрованою торговельною маркою «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 позивача і внаслідок використання позначення «ДОЛАР»це позначення і торговельну марку «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479 можна сплутати та можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби, позивач в силу абз. абз. 4, 5 п. 5 ст. 16 Закону має право забороняти відповідачу 1 та відповідачу 2 використовувати позначення «ДОЛАР».

Згідно п. п. 1, 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»«будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати».

Таким чином, з урахуванням зібраних у справі доказів та на підставі ч. 3 ст. 426 ЦК України, абз. абз. 4, 5 п. 5 ст. 16, п. 3 ст. 19, п.п. 1, 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п. 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»заявлені позивачем вимоги про зобовязання відповідачів 1, 2 припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479 на торговельну марку «ДОЛАРЕН», заборону відповідачам 1, 2 використовувати без дозволу позивача позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479, зобовязання відповідачів 1, 2 усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР»позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «ДОЛАРЕН»за Свідоцтвом України № 22479, знайшли своє підтвердження і підлягають задоволенню у повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 33, 43, 49, 75, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги Фірми «Наброс Фарма ПВТ.ЛТД.»до Фірми «Ларк Лабораторіз ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 93675 на знак для товарів і послуг «ДОЛАР/DOLAR».

3. Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним Свідоцтва України № 93675 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

4. Визнати недійсним повністю Патент України № 17688 на промисловий зразок «ТАБЛЕТКОВА ВМІСТИНА».

5. Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним Патенту України № 17688 на промисловий зразок та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

6. Зобовязати Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД»припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479.

7. Заборонити Фірмі «Ларк Лабораторіз ЛТД» використовувати без дозволу Фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.»позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479.

8. Зобовязати Фірму «Ларк Лабораторіз ЛТД»усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР»позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479.

9. Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»припинити порушення прав власника Свідоцтва України № 22479.

10. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»використовувати без дозволу Фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479.

11. Зобовязати Товариство з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»усунути з усіх упаковок лікарських засобів «ДОЛАР»позначення «ДОЛАР», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України № 22479.

12. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»(код ЄДРПОУ 21525830) на користь Фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» 85 (вісімдесят п"ять) 00 грн. державного мита та 58 (п"ятдесят вісім) грн. 50 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

13. Стягнути з Фірми «Ларк Лабораторіз ЛТД»на користь Фірми «Наброс Фарма ПВТ. ЛТД.» 85 ( вісімдесят п"ять) 00 грн. державного мита та 58 ( п"ятдесят вісім) грн. 50 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

14. У задоволенні зустрічного позову Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейнбо-ЛТД»відмовити повністю.

15. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його підписання.

16. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

СуддяЛ.В.Прокопенко

Дата підписання 13.05.2011 р.