Рішення № 14413252, 28.02.2011, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/26328.02.11

За позовом Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бетсіті-Україна"

2) Державного Департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. та про зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

Суддя Гумега О.В.

Представники:

Від позивача: Нікулеско Д.С. довіреність від 03.11.2009 р.

Від відповідача 1: не з»явились

Від відповідача 2: Запорожець Л.Г. довіреність № 16-08/12 від 11.01.2010 р.

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. та про зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 99541 від 10.11.2008 р., про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що видача свідоцтва № 99541 від 10.11.2008 року була здійснена внаслідок подання заявки з порушенням авторських майнових прав позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2009 р. порушено провадження у справі № 39/263 та призначено справу до розгляду на 14.09.2009 р. о 12:40 год.

В судовому засіданні, призначеному на 14.09.2009 р. відповідач 2 подав письмові пояснення, в яких проти задоволення позовних вимог заперечував з огляду на те, що факт наявності у позивача авторського права на графічне позначення, стилізований зірковий м»яч, про що зазначає позивач, не був і не міг бути відомим закладу експертизи під час проведення експертизи заявки № m 2008806329, за якою було видане свідоцтво України № 99541; при проведенні реєстрації свідоцтва України № 99541 відповідачем 2 не було встановлено підстав, які б перешкоджали реєстрації заявленого відповідачем 1 позначення та відмови в наданні правової охорони цього позначення. Відповідач 2 також вважає, що позивачем не доведено те, що переданий позивачу за авторським договором твір є оригінальним по відношенню до заявленого на реєстрацію відповідачем 1 позначення, а також, позивачем не доведено факт переробки твору позивача (оригінального твору), а отже, й факт того, що позначення, зареєстроване відповідачем 1, є похідним твором по відношенню до якого можна застосувати приписи ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2009 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 28.09.2009 р. о 11:50 год.

В судовому засіданні, призначеному на 28.09.2009 р., позивач подав додаткові пояснення до позовної заяви, відповідно до яких стверджує, що видача свідоцтва № 99541 від 10.11.2008 року була здійснена внаслідок подання відповідачем 1 заявки з порушенням авторських майнових прав позивача, оскільки позивач є єдиним власником виключних майнових прав на дизайн: логотип зіркового м»яча «

»(надалі Твір), що підтверджується Угодою від 10.07.1992 р. про передачу прав від Компанії Design Bridge Союзу європейських футбольних асоціацій (позивачу). Позивач стверджує, що зображення зіркового м»яча в торговельній марці відповідача 1 за свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 99541 від 10.11.2008 р. є переробкою Твору, виключні майнові права на який належать позивачу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2009 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 12.10.2009 р. о 10:40 год.

В судовому засіданні, призначеному на 12.10.2009 р., представник позивача позовні вимоги підтримав.

Представник відповідача 1 в судове засідання не зявився, вимоги ухвали суду від 28.09.2009 р. не виконав.

Представник відповідача 2 проти задоволення позову заперечував.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.10.2009 р. розгляд справи відкладено на 02.11.2009 р. та надано сторонам можливість запропонувати господарському суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 02.11.2009 р., позивач подав додаткові пояснення до позовної заяви, відповідно до яких вважає, що оскільки спірне свідоцтво № 99541 від 10.11.2008 року було видане 10.11.2008 р., т.т. в період підготовки до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, то відповідач-2 порушив ч. 1 ст. 9 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», відповідно до приписів якої Україна забезпечує захист прав інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів відповідно до законів України і міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

В судовому засіданні, призначеному на 02.11.2009 р., відповідач 1 надав відзив на позовну заяву, в якому проти задоволення позовних вимог заперечував, оскільки свідоцтво № 99541 від 10.11.2008 року було видане у відповідності до норм чинного законодавства України.

Позивач та відповідач 1 надали суду перелік питань, які на їх думку, можуть бути поставлені на вирішення експерта. Відповідач 2 наданим йому правом не скористався та не надав суду перелік питань які на його думку, можуть бути поставлені на вирішення експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2009 р., на підставі ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, по справі було призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі.

10.11.2009 р. відповідач 2 через відділ діловодства суду подав документи по справі.

25.11.2010 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Судом клопотання задоволене.

Через відділ діловодства суду 28.01.2011 р. науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України були повернуті матеріали справи № 39/263 разом з висновком № 583 судової експертизи об»єктів інтелектуальної власності від 27.01.2011 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2011 р. відповідно до ст.ст. 79, 86 ГПК України провадження у справі № 39/263 поновлено у звязку із закінченням проведення судової експертизи, розгляд справи призначено на 28.02.2011 р. о 14:10 год.

В судовому засіданні, призначеному на 28.02.2011 р. , представник позивача подав на виконання вимог ухвали суду від 31.01.2011 р. у якості доказу оплати позивачем проведення експертизи платіжне доручення № 4673 від 15.12.2009 р. на суму 8100,00 грн., позовні вимоги підтримав повністю та надав додаткові пояснення по суті позовних вимог.

Представник відповідача 1 в судове засідання 28.02.2011 р. не з»явився, вимоги ухвали суду від 31.01.2011 р. не виконав, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.

Поштове відправлення з ухвалою Господарського суду міста Києва № 39/263 від 31.01.2011 р. було направлене відповідачу 1 за адресою, вказаною у позовній заяві, яка відповідає адресі місцезнаходження відповідача 1, що підтверджується матеріалами справи.

Поштове відправлення, направлене відповідачу 1 01.02.2011 р., повернулось на адресу суду з відміткою пошти «вибули»(наявне в матеріалах справи).

Водночас до повноважень господарських судів не віднесено з'ясування фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій (п. 19 інформаційного листа Вищого господарського суду від 13.08.2008, № 01-8/482 "Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року").

Крім того, відповідно до п. 4 інформаційного листа від 02.06.2006 N 01-8/1228 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році", примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками "адресат вибув", "адресат відсутній" і т. п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Письмових заяв, повідомлень суду щодо поважності причин відсутності представників відповідача 1 в судовому засіданні 28.02.2011 р. від останнього до суду не надходило.

За наведених обставин та з урахуванням приписів ст. 64 ГПК України, вважається, що ухвала суду від 31.01.2011 р. вручена відповідачу 1 належним чином. При цьому суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 28.02.2011 р. та за відсутністю відповідача 1, запобігаючи одночасно безпідставному затягуванню розгляду спору.

Відповідач 2 в судовому засіданні проти задоволення позовних вимог заперечував.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 28.02.2011 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Союз європейських футбольних асоціацій (UEFA) (позивач) є юридичною особою, що зареєстрована за законодавством Швейцарії. Правовою формою позивача відповідно до ст. 1 Статуту УЕФА (в редакції, чинній з 01.01.2007 р.) визначено об»єднання, занесене в регістр компаній на умовах Статті 60 і наступних статей Цивільного кодексу Швейцарії. УЕФА є політично і релігійно нейтральною організацією.

Позивач вказує, що йому належать виключні майнові права на дизайн: логотип зіркового м»яча (надалі Твір).

Виключні майнові права на Твір були передані позивачу Компанією Design Bridge у відповідності з Угодою про передачу прав від 01.07.1992 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Бетсіті-Україна" (відповідач 1) є юридичною особою, що зареєстрована за законодавством України 14.12.2007 р. (а.с. 11).

Відповідач 1 є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. для послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (надалі МКТП) (розваги, влаштування спортивних та культурних заходів, в тому числі: організація діяльності з проведення азартних ігор (букмекерська діяльність). В заяві № m 200816329 від 01.09.2008 року про реєстрацію зображення знаку, на підставі якої було зареєстроване свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. (надалі Комбіноване позначення), заявник (відповідач 1) зазначає, що в позначенні знаку використане оригінальне найменування заявника, напис зазначений на англійській мові, транслітерація українською мовою «Бетсіті», під написом «Betcity»розташований напис «букмекерська компанія», що дає відповідне смислове значення знаку та стає зрозумілим для широкого загалу, графічне позначення зірочок, що знаходяться зліва, та утворюють коло, додає знаку оригінальності (а.с. 180).

Відповідно до ст. 12 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(надалі - Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг») на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака (ст.13 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

09.10.2008 року Державний департамент інтелектуальної власності (відповідач 2) затвердив висновок про відповідність позначення відповідача 1 умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи і зазначений висновок набув статусу рішення про реєстрацію знака. Публікація в офіційному бюлетені відомостей «Промислова власність»(№ 21) про видачу свідоцтва № 99541 була здійснена 10.11.2008 року (а.с. 7, 8).

Статтею 420 Цивільного кодексу України визначено, що до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення тощо.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Частиною 1 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»визначено, що до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:

а) виключне право на використання твору;

б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Відповідно до ч. 3 ст. 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти, зокрема, переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів (п. 6).

З урахуванням приписів Цивільного кодексу України, Бернської конвенції та Закону України «Про авторське право і суміжні права» позивач вважає, що з моменту підписання між ним та Компанією Design Bridge Угоди про передачу прав від 01.07.1992 року, у позивача виникли авторські права на Твір, а отже значно раніше, ніж відповідачем 1 було подано заявку № m 200816329 від 01.09.2008 року, на підставі якої відповідачем 2 видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. для послуг 41 класу МКТП.

Позивач вважає, що зображення зіркового м»яча у торговельній марці відповідача 1 за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. являється переробкою Твору позивача, авторські права на який належать саме позивачу.

Таким чином, причиною виникнення спору у даній справі стало те, що, на думку позивача, свідоцтво України № 99541 від 10.11.2008 року на знак для товарів і послуг було видано в результаті подання відповідачем 1 заявки з порушенням авторських майнових прав позивача.

Згідно зі ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», суб'єкти авторського права мають право звертатися в установленому порядку до суду та інших органів відповідно до їх компетенції та вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право чи створюють загрозу його порушення, подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди, подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права, або виплату компенсацій.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач просить визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р., оскільки, на його думку, зазначене свідоцтво видане з порушенням авторських майнових прав позивача.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є зясування того, чи є підстави для визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. недійсним, для чого, в свою чергу, слід з»ясувати, чи є зображувальний елемент комбінованого позначення за свідоцтвом України № 99541 переробкою або відтворенням Твору, авторські права на який належать позивачу.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і обєктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Судом встановлено факт наявності у позивача майнових авторських прав на Твір відповідно до Угоди про передачу прав від 01.07.1992 року, яка була укладена між Компанією Design Bridge та позивачем.

Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і суміжні права, то застосовуються правила міжнародного договору.

Україна та Швейцарія є учасницями Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року (Женева, 6 вересня 1952 року, дата набрання чинності для України 03.11.1995 року).

Відповідно до ст. 1 Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року, кожна Договірна Держава зобов'язується вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських прав на літературні, наукові і художнітвори, зокрема, твори живопису, графіки.

Випущені в світ твори громадян будь-якої Договірної Держави, рівно як і твори, вперше випущені в світ на території такої Держави, користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку така Держава надає творам своїх громадян, які вперше випущені в світ на її власній території. Не випущені в світ твори громадян кожної Договірної Держави користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку ця Держава надає творам своїх громадян, що не випущені в світ (ст. 2 Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року).

Під «випуском у світ» у розумінні цієї Конвенції слід розуміти відтворення в якій-небудь матеріальній формі і надання невизначеному колу осіб примірників твору для читання або ознайомлення шляхом зорового сприйняття (ст. 6 Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року).

У відповідності до ст. 1 Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971 р. (надалі Бернська конвенція), до якої Україна приєдналась у зв»язку з прийняттям Закону України від 31.05.1995 р. і яка згідно ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, країни, до яких застосовується дійсна Конвенція, утворюють Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори (дата набрання чинності наведеної Конвенції для Швейцарії 05.12.1987 р., для України 25.10.1995 р.).

Приписами п. 1 ст. 2 Бернської конвенції визначено, що термін «літературні і художні твори»охоплює всі твори в галузі літератури, науки і мистецтва, яким би способом і в який би формі вони не були виражені, зокрема, малюнки, графіки тощо. Відповідно до п. 6 ст. 2 Бернської конвенції, твори, зазначені у цій статті, користуються охороною у всіх країнах Союзу. Ця охорона здійснюється на користь автора і його правонаступників.

В преамбулі Закону України «Про авторське право і суміжні права»визначено, що оприлюднення (розкриття публіці) твору - здійснена за згодою автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав дія, що вперше робить твір доступним для публіки шляхом опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо. Примірник твору - копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі. Твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо;

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дія цього Закону поширюється на твори, які охороняються відповідно до міжнародних договорів України.

Положення Закону України «Про авторське право і суміжні права»спрямовані на захист особистих немайнових прав і майнових прав, зокрема, осіб, які мають авторське право.

Суб'єктам авторського права, незалежно від їх громадянства, твори чи об'єкти суміжних прав яких вперше оприлюднені на території іншої держави або не оприлюднені, але знаходяться в об'єктивній формі на території іншої держави, правова охорона надається відповідно до міжнародних договорів України (ст. 3 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).

Іноземні особи та особи без громадянства, відповідно до міжнародних договорів чи на основі принципу взаємності, мають однакові з особами України права, передбачені цим Законом (ст. 6 Закону України «Про авторське право і суміжні права») .

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про авторське право і суміжні права»суб'єктами авторського права є, зокрема, особи, яким автори передали свої авторські майнові права.

Відповідно до ст. 8 Закону України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ «Про авторське право і суміжні права»(надалі - Закон України «Про авторське право і суміжні права») об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва, зокрема, твори образотворчого мистецтва. При цьому, відповідно до наведеного у ст. 1 вказаного Закону України визначення терміну «твір образотворчого мистецтва», таким твором є скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

Охороні за цим Законом підлягають всі твори, зазначені у частині першій статті 8 Закону, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо).

Відповідно до наведеного у ст. 1 вказаного Закону України визначення терміну «твір образотворчого мистецтва», таким твором є скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

Статтею 435 Цивільного кодексу України передбачено, що первинним суб'єктом авторського права є автор твору. За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, зазначена звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція авторства). Суб'єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули прав на твори відповідно до договору або закону.

Відповідно до норм ст. 437 Цивільного кодексу України та ст. 11 Закону України «Про авторське право і суміжні права», авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких формальностей.

Судом також встановлено наявність міжнародних реєстрацій № 596238 від 22.12.1992 р. та № 645155 від 27.09.1995 р. на торговельну марку зіркового м»яча для товарів та послуг 1, 9, 12, 14, 16, 25, 28, 29, 30, 32, 41 класів МКТП.

Стаття 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права»встановлює, що до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать виключне право на використання твору; виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами.

Отже, реалізуючи майнові права автора, позивач не позбавлений права звертатися до суду з позовом про їх захист, в тому числі з позовом про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р.

Згідно з п. 1 ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). Згідно з п. 15 цієї статті, під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

З наведених норм випливає, що для встановлення відповідності знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99541 умовам надання правової охорони необхідно застосування спеціальних знань. В звязку з цим судом, ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.11.2009 року, відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково дослідному інституту інтелектуальної власності.

На вирішення експерта поставлено наступне питання:

- чи є зображувальний елемент комбінованого позначення за свідоцтвом України № 99541 переробкою або відтворенням авторського Твору, що належить позивачу ?

Проведення дослідження було доручено експерту Щукіній Катерині Андріївні науковому співробітнику Науково дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.

В результаті дослідження поставленого питання у висновку № 583 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 27.01.2011 р. по справі № 39/263 експерт дійшов таких висновків:

1. Зображувальний елемент комбінованого позначення за свідоцтвом України № 99541 не є відтворенням графічного Твору, авторські права на який належать Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA).

2. Зображувальний елемент комбінованого позначення за свідоцтвом України № 99541 є переробкою Твору, авторські права на який належать Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA).

Надаючи відповідь на питання суду «чи є зображувальний елемент комбінованого позначення за свідоцтвом України № 99541 переробкою або відтворенням авторського Твору, що належить позивачу», експертом встановлено наступне:

Наданий на дослідження Твір є графічним зображенням, виконаним на площині у вигляді кулі, яка створена зірками чорного кольору, що розташовані по всій площі кулі під різним кутом. Отже, експертом встановлено, що наданий на дослідження Твір відповідно до ст. 1 та 8 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»містить в собі ознаки об'єкта авторського права: виражений у матеріальній формі та є оригінальним (має творчий характер) за рахунок оригінальної форми виконання кулі. З врахуванням наведених вище визначень об'єктів авторського права він відноситься до графічних художніх творів.

З матеріалів справи вбачається, що виключні майнові права інтелектуальної власності на Твір передано Союзу Європейських футбольних Асоціацій (UEFA) дизайнерською компанією Design Bridge у відповідності з договором про передачу прав від 1 липня 1992 року. Отже, експертом встановлено, що наданий на дослідження Твір був створений до 1 липня 1992 року.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеним до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У базі даних Державного департаменту інтелектуальної власності «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг»(Режим доступу до бази http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html) та матеріалах справи (а.с. 8, 172-182 ) містяться відомості щодо знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99541, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "Бетсіті-Україна".

Експерт зазначає, що наданий на дослідження знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99541 є комбінованим позначенням, яке складається із:

-словесного елемента у вигляді слова «BETCITY», виконаного заголовними літерами латинскої абетки, жирним накресленням білого кольору з чорним окантуванням. Під словом «BETCITY»розташоване словосполучення «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ», яке виконане заголовними літерами української абетки жирним накресленням білого кольору з чорним окантуванням;

-зображувального елемента, який розташований ліворуч від словесного елемента і виконаний у вигляді зображення кулі, що створена шістьма зірками білого кольору з чорним окантуванням, які розташовані під різним кутом. В середній частині зображувального елемента міститься слово «BETCITY», виконане заголовними літерами латинської абетки.

Експертом відповідно до матеріалів заявки № m 200816329 від 01.09.2008 року про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні, встановлено, що заявку на досліджуване позначення було подано 1 вересня 2008 року, тобто пізніше ніж було створено графічний твір, авторські права на який належать Союзу Європейських футбольних Асоціацій (UEFA).

Згідно з п. 3 ст. 15 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»виключне право автора (чи іншої особи, яка має авторське право) на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає йому право дозволяти або забороняти: 1) відтворення творів; … 6) переробки, адаптації, аранжування та інші подібні зміни творів; …Цей перелік не є вичерпним.

Стаття 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»містить поняття «відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору, відеограми, фонограми в будь-якій матеріальній формі, а також їх запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер»,

«примірник твору копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі».

Отже, відтворенням твору є виготовлення точної копії твору у будь-якій матеріальній формі.

Враховуючи вищенаведені приписи ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», експертом при порівняльному дослідженні графічного Твору та зображувального елемента знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99541 встановлено, що вони відрізняються за кольором виконання зірок та їх нахилом. Крім того, зображувальний елемент за свідоцтвом України № 99541 містить слово », яке розташоване посередині кулі.

З огляду на викладене експерт прийшов до висновку, що вищенаведений зображувальний елемент комбінованого позначення за свідоцтвом України № 99541 не є відтворенням графічного Твору, авторські права на який належать Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA).

У Словнику з авторського права та суміжних прав зазначено, що: Переробка (обробка) переработка (обработка) remake це зміна жанру раніше існуючого твору в результаті переробки або зміни твору в межах одного й того ж жанру з метою пристосування його до інших умов використання. Переробка творів інших авторів, що охороняються авторським правом, здійснюється тільки за дозволом правоволодільця.

Як вище було зазначено, при порівняльному дослідженні графічного Твору та зображувального елемента знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99541 було встановлено, що вони відрізняються за кольором виконання зірок та їх нахилом. Крім того, вищенаведений зображувальний елемент позначення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99541 містить слово », яке розташоване посередині кулі.

Аналіз зазначених розрізняльних ознак надало експерту підстав для висновку про те, що при створенні зображувального елемента знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №99541 були використані елементи графічного Твору, а саме зображення кулі, яка створена зірками. Зірки досліджуваних об'єктів розташовані під нахилом та мають таку форму, яка створює сферичну поверхню. Отже, форма, нахил та розташування зірок надає обом об'єктам не плоску поверхню, тобто форму кола, а сферичну поверхню, тобто форму кулі. Зірки такої форми та розташування також можуть сприйматись як м'яч з огляду на форму та поверхню м'яча.

Слід зазначити, що характерною рисою переробки є збереження і переробка деяких елементів форми попереднього твору.

З огляду на викладене експерт прийшов до висновку, що при створенні зображувального елементу знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99541 було здійснено переробку графічного Твору, шляхом:

-збереження окремих його елементів, таких як форма, нахил та розташування зірок, які створюють сферичну поверхню (тобто було здійснено однакове оформлення зовнішнього вигляду об'єкта, своєрідність та оригінальність якого обумовлена використанням конкретних художніх засобів);

-зміни окремих його елементів (зображення зірок виконане у білому кольорі та під іншим кутом, які, по суті, не змінюють загальну форму об'єкта);

- додавання окремих елементів (до центру зображення додане слово «ВЕТСІТУ», яке є назвою компанії-заявника) з метою пристосування його до інших умов використання, а саме в якості знака для товарів і послуг.

Таким чином, зображувальний елемент комбінованого позначення за свідоцтвом України № 99541 є переробкою Твору, авторські права на який належать Союзу Європейських футбольних Асоціацій (UEFA).

Відповідно до матеріалів справи вбачається, що графічний Твірзареєстрований як знак для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 596238 від 22.12.1992 р. та № 645155 від 27.09.1995 р. на ім»я Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA).

Відповідно до Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» Союзу Європейських футбольних Асоціацій (UEFA), якому належать авторські права на Твір, а також знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 645155, 922673, доручено займатись організацією та проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні.

Таким чином, експерт вважає, що використання зображувального елемента у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99541, який є переробкою авторського твору, права на який належать Союзу Європейських футбольних Асоціацій (UEFA), може викликати змішування у споживача, або вказувати на зв'язок з Союзом Європейських футбольних Асоціацій (UEFA).

Згідно ч. 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу»до проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Як випливає з висновку № 583 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 27.01.2011 р., експерт Науково дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Щукіна Катерина Андріївна має вищу юридичну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.1.1 «дослідження, пов»язані з літературними, художніми творами та інші»(свідоцтво Міністерства юстиції України № 1230 від 04.04.2008, дійсне до 04.04.2011), стаж експертної роботи з 2003 року, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 2005 року. Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст.384 та 385 Кримінального кодексу України експерта було попереджено.

З огляду на це, суд вважає, що висновок № 583 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 27.01.2011 р. зроблений кваліфікованим експертом, відповідно до вимог Закону України «Про судову експертизу», а тому приймається судом в якості належного доказу.

Позивач звернувся з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, повязані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, повязаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

У ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»зазначено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Стаття 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»встановлює умови надання правової охорони, а саме визначає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Стаття 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»встановлює підстави для відмови в наданні правової охорони, а саме, згідно з цим Законом не реєструються як знаки позначення, які відтворюють твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

За таких обставин, суд прийшов до висновку що позивач належними засобами доказування довів, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. видано внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, а саме, позивача.

Крім того, судом враховано, що згідно висновку № 583 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 27.01.2011 р. по справі № 39/263, використання зображувального елемента у складі знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 99541, який є переробкою авторського Твору, права на який належать Союзу Європейських футбольних Асоціацій (UEFA), може викликати змішування у споживача, або вказувати на зв'язок з Союзом Європейських футбольних Асоціацій (UEFA).

При цьому слід враховувати, що Союзу Європейських футбольних Асоціацій (UEFA) відповідно до Закону України від 19.04.2007, № 962-V «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»доручено займатись організацією та проведенням чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні (ст. ст. 1, 2 наведеного Закону).

Частиною 1 статті 9 вищенаведеного Закону України передбачено, що Україна забезпечує захист прав інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів відповідно до законів України і міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»визначено поняття інтелектуальної власності УЄФА, зокрема, це права на позначення та комерційні права, права на винаходи, права на статистичні, інформаційні та інші дані (впорядковані чи записані в базу даних у будь-якій формі або в будь-якому форматі чи в іншому вигляді), права на бази даних (включаючи своєрідні чи інші права), права (зареєстровані чи незареєстровані) на інші об'єкти права інтелектуальної власності УЄФА, а також права, що випливають з відповідних заявок.

Згідно п. 13 ч. 1 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»визначено, що періодом підготовки до проведення чемпіонату є строк з 1 січня 2008 року до дати, з якої залишається два тижні до початку проведення чемпіонату

Частиною 2 статті 9 Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні»передбачено, що під час організації та проведення чемпіонату забороняється:

пряме та непряме використання у будь-який спосіб без дозволу УЄФА об'єктів права інтелектуальної власності УЄФА; недозволений маркетинг.

Як вище було встановлено судом, Союзу Європейських футбольних Асоціацій (UEFA) (позивачу) належать авторські права на Твір, який є об'єктом права інтелектуальної власності УЄФА, а також на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 645155, 922673.

Таким чином, факт видачі Державним Департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України оспорюваного свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 99541 від 10.11.2008 р. та в період підготовки до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні не узгоджується з нормами Закону України «Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні», зокрема, в частині зобов»язань України стосовно забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та його комерційних партнерів відповідно до законів України і міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

За наведених обставин, оцінивши зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що позовні вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач звернувся до суду з позовними вимогами про зобовязання Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача 2) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у звязку із визнанням недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. та здійснити відповідну в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

З урахуванням наведеного, позовні вимоги позивача про зобовязання відповідача 2 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»є обгрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Згідно п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 за змістом ст. 49 ГПК у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

За таких обставин, витрати по сплаті державного мита в сумі 85,00 грн., витрати за проведення судової експертизи в сумі 8100,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн. покладаються на відповідача 1.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 15, 16, 20, 418, 420, 435, 437, 492, 494 Цивільного кодексу України, ст.ст. 154, 157 Господарського кодексу України, ст.ст. 5, 6, 12, 10, 19 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 1, 3, 6, 7, 8, 11, 15, 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. ст. 1, 33, 34, 41, 43, 49, 75, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р.

3. Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 21716978) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг у звязку із визнанням недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. та повідомити про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 99541 від 10.11.2008 р. в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Бетсіті Україна»(79014, м. Львів, вул. Б. Котика, 7, оф. 504; ідентифікаційний код 35620177) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Союзу європейських футбольних асоціацій (UEFA) (Рут де Женев 46, 1260, Ньон, Швейцарія), 8100,00 грн. (вісім тисяч сто гривень 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи, 85,00 грн. (вісімдесят п»ять гривень 00 коп.) держмита, 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу,

5. Видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Гумега О. В.

Дата підписання повного рішення: 04.03.2011 р.