Постанова № 14216167, 01.02.2011, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2011                                                                                           № 20/276

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Іваненко Я.Л.

суддів:           

при секретарі:           

За участю представників:

від позивача - Понедільченко О.О. – довіреність б/н від 23.06.2010 року

Жухевич О.В. – довіреність б/н від 23.06.2010 року

від відповідача -1- Лучко І.Ю. – довіреність № 16-8/45 від 10.01.2011 року

від відповідача-2:          Заблоцький О.В. – довіреність б/н від 30.09.2010 року

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ЗАТ "ЕРА"

на рішення Господарського суду м.Києва від 03.11.2010

у справі № 20/276 ( .....)

за позовом                               Компанія "Ера Франчайз Сістемс ЛЛСі"

до                                                   Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

                                                  ЗАТ "ЕРА"

про                                                   дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 23369 від 15.03.2002р. на знак для товарів і послуг "ERA"

В судовому засіданні 01.02.2011 року відповідно до ст. ст. 85, 99 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частину постанови.

ВСТАНОВИВ:

Компанія „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” звернулась до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Закритого акціонерного товариства „ЕРА” про дострокове припинення дії свідоцтва України №23369 від 15.03.2002 року на знак для товарів і послуг „ЕRА”, власником якого є Закрите акціонерне товариство „ЕРА”, у зв’язку з тим, що вищевказана торговельна марка щодо усіх товарів 16 класу не використовується в Україні протягом останніх трьох років.

Заперечуючи проти позовних вимог, відповідач-1 посилався на те, що Держдепартамент інтелектуальної власності МОН України не зобов’язаний здійснювати контроль за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками, відтак, обов’язок доведення факту використання зареєстрованого знаку повністю покладається на власника свідоцтва. Крім того, представник відповідача-1 надав суду виписку з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва №23369 від 15.03.2002 року.

Заперечуючи проти позовних вимог, відповідач-2 посилався на те, що відповідач-2 здійснює використання знаку для товарів і послуг „ЕRА”, а саме у відповідача існують договірні відносини з третіми особами на виготовлення та передачу гофропродукції із зображенням знаку „ЕRА” (документи на підтвердження зазначеного додано до відзиву).

Представник позивача під час розгляду справи у суді першої інстанції надав пояснення на відзив відповідача-1, в яких звернув увагу суду на те, що в разі невикористання знака, створюються перешкоди в реєстрації схожих знаків особами, що мають дійсний намір використовувати такий же або схожий знак, а відповідно до ч.4 ст. 18 Закону України „Про охорону прав на знак для товарів і послуг” будь-яка особа має право ініціювати припинення дії свідоцтва на знак, що не використовується, в судовому порядку; відповідач-2 не скористався своїм правом на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знаку шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей, з одночасним внесенням їх до реєстру; позивач вважає, що довідка ДП “Моніторинг ЗМІ України” підтверджує, що знак „ЕRА” не використовувався в рекламі для будь-яких товарів протягом останніх трьох років, а отже, може вважатися належним доказом по даній справі; Держдепартамент є належним відповідачем у справі, оскільки до останнього заявлено позовні вимоги про вчинення дій, повноваження на вчинення яких відноситься до виключної компетенції Держдепартаменту відповідно до п.4 Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим Постановою КМУ від 20.06.2001 року №997.

Представником відповідача-2 подано для долучення до матеріалів справи документи на підтвердження використання відповідачем-2 знаку для товарів і послуг „ЕRА” за останні три роки.

Представник позивача під час розгляду справи у суді першої інстанції надав пояснення на відзив відповідача-2, в яких зазначає, що відповідачем-2 надано докази нанесення знаку для товарів і послуг „ЕRА” лише на примірники гофропродукції (картонні коробки для пляшкового опаковання), проте, на них не вказано дати їх виробництва, на підставі якої можна було б дійти висновку, що цю продукцію було вироблено протягом останніх трьох років до дати подання позову, а тому позивач вважає, що докази, надані представником відповідача-2, не мають значення для даної справи, оскільки не підтверджують використання знаку для товарів і послуг "ЕRА"; позивач вважає твердження відповідача-2 про те, що гофропродукція з зображенням знаку "ЕRА" використовується не лише в Україні, а й за кордоном, не має значення для вирішення спору, у зв’язку з тим, що підставою заявлених позовних вимог є невикористання відповідачем-2 знаку „ЕRА” саме в Україні; щодо твердження відповідача-2 про перекладення позивачем факту доведення використання торговельної марки на відповідача-2, позивач зазначає, що одним з принципів господарського судочинства є змагальність, суть якого полягає в доведенні та обґрунтуванні кожною зі сторін своїх вимог та заперечень, шляхом подання до суду відповідних доказів, а відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України „Про охорону прав на знак для товарів і послуг”, власник свідоцтва (відповідач-2) також повинен довести обставини використання торговельної марки.

До місцевого господарського суду відповідачем-2 подано пояснення щодо використання знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 23369 для наведених у свідоцтві товарів, до яких на підтвердження використання знаку для товарів та послуг додано відповіді контрагентів на запити відповідача-2 щодо поставки пакувальної тари, маркованої знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 23369.

          Рішенням Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 року у справі № 20/276 позовні вимоги задоволено частково.

Достроково частково припинено дію свідоцтва України № 23369 від 15.03.2002 року на торговельну марку „ERA” в частині товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: „картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове; пластмасові плівки обгорткові”, зареєстроване на ім’я Закритого акціонерного товариства „ЕРА”.

Зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені „Промислова власність” про дострокове часткове припинення дії свідоцтва України № 23369 від 15.03.2002 року на торговельну марку „ERA” в частині товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: „картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове; пластмасові плівки обгорткові”, зареєстроване на ім’я Закритого акціонерного товариства „ЕРА”.

Стягнуто з Закритого акціонерного товариства „ЕРА” на користь Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” 85,00 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, відповідач-2 звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 року у справі № 20/276, прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Апеляційна скарга обґрунтована тим, що оскаржуване рішення прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права, оскільки судом при прийнятті рішення порушено вимоги ч. 2 ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, а саме не надана належна оцінка доказів, поданих в судових засіданнях.

Апелянт зазначає, що суд, мотивуючи своє рішення про часткове задоволення позову, вказує на те, що ЗАТ „Ера” використовує оспорювану торговельну марку „ERA” за свідоцтвом України № 23369 (Торговельна марка) лише для таких товарів 16 класу МКТП, як пляшкове опаковання картонне, при цьому суд перелічує докази, подані в судових засіданнях, які на його думку підтверджують використання Торговельної марки лише для товарів 16 класу МКТП, як пляшкове опаковання картонне. На думку апелянта, такий висновок є необґрунтованим і таким, що не відповідає дійсності, оскільки зміст договорів ЗАТ „ЕРА” з ТОВ „Українські макарони”, ЗАТ „Хмельницька маслосирбаза”, листи-підтвердження контрагентів ЗАТ „ЕРА” про поставку пакувальної тари з 2002 року із зображенням на ній Торговельної марки свідчать про виробництво апелянтом ящиків з гофрокартону, гофродеталей, тобто виробництво коробок картонних, обгорток картонних, які також відносяться до товарів 16 класу МКТП.

На думку апелянта, в порушення ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, при прийнятті оскаржуваного рішення не взято до уваги такі докази, як роздруківка з інтернет сайту, де розміщена реклама ЗАТ „ЕРА” із зображенням Торговельної марки, ділова документація на фірменному бланку із зображенням Торговельної марки, а згідно із ч. 4 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням знака визначається його застосування в діловій документації та в мережі Інтернет.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 13.12.2010 року апеляційну скаргу відповідача-2 прийнято до провадження та призначено до розгляду на 18.01.2011 року.

Згідно з розпорядженням Голови Київського апеляційного господарського суду від 13.01.2011 року змінено склад колегії суддів.

14.01.2011 року представниками позивача до відділу документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду подано відзив на апеляційну скаргу, в якому останні просили залишити рішення Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 року у справі № 20/276 без змін, а апеляційну скаргу без задоволення з підстав, викладених у відзиві.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України у зв’язку з нез’явленням у судове засідання 18.01.2011 року представників відповідача-2, колегією суддів ухвалою від 18.01.2011 року розгляд справи було відкладено на 01.02.2011 року.

В судовому засіданні апеляційної інстанції 01.02.2011 року представником відповідача-1 подано відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просив залишити рішення Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 року у справі № 20/276 без змін, а апеляційну скаргу без задоволення з підстав, викладених у відзиві.

          Представник відповідача-2 в судовому засіданні апеляційної інстанції 01.02.2011 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив апеляційну скаргу задовольнити, скасувати рішення Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 року у справі № 20/276, прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити.

Представник позивача в судовому засіданні апеляційної інстанції 01.02.2011 року заперечував проти доводів відповідача-2, викладених в апеляційній скарзі, просив суд відмовити у задоволенні апеляційної скарги, а рішення Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 року у справі № 20/276 залишити без змін.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні апеляційної інстанції 01.02.2011 року вимоги апеляційної скарги підтримав.

Колегія суддів, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування господарським судом при прийнятті оскарженого рішення норм матеріального та процесуального права, дійшла висновку про те, що апеляційна скарга відповідача-2 підлягає задоволенню, а рішення підлягає скасуванню частково з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що Закрите акціонерне товариство „ЕРА” (відповідач-2) є власником свідоцтва України № 23369 на знак для товарів і послуг „ERA”, зокрема, щодо товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: “картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове або картонне; пластмасові плівки обгорткові”. Дата реєстрації –15.03.2002 року (дата подання заявки –17.04.1998 року). Дата закінчення строку дії свідоцтва -17.04.2018 року.

Отже, відповідач-2 набув права інтелектуальної власності на торговельну марку „ЕRА”.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачу-2 належить право на використання торговельної марки „ЕRА” та інші права, надані законом.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Пунктом 4 ст. 18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на невикористання відповідачем-2 торговельної марки „ЕRА” протягом останніх трьох років, у зв’язку з чим позивач просить суд достроково припинити дію свідоцтва України на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 23369 в частині товарів 16 класу МКТП.

Крім цього, позивач посилається на те, що відповідачем-1 12.01.2009 року було зареєстровано заявку позивача №m200900156 на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг „ЕRА” для товарів 16 класу МКТП. Позивачем отримано повідомлення відповідача-1, в якому зазначено про можливу відмову у реєстрації знаку для частини товарів 16 класу, а саме: картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове або картонне; пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів), оскільки заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком „ЕRА”, раніше зареєстрованим в Україні на ім’я Закритого акціонерного товариства „ЕРА”, м. Хмельницький, свідоцтво №23369 від 15.03.2002 року, яке, відповідно, належить відповідачу-2.

В підтвердження того, що відповідачем-2 протягом останніх трьох років не використовується торговельна марка „ЕRА”, позивачем додано до позовної заяви наступні документи:

- лист Державного департаменту інтелектуальної власності - Український інститут промислової власності (Укрпатент) №1650/11 від 18.06.2010 року, в якому зазначено, що станом на 18.06.2010 року до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг по свідоцтву № 23369;

- довідка Моніторингу телебачення України №20 від 10.06.2010 року, згідно якої за даними моніторингу, проведеного на телебаченні, радіо, у друкованих засобах масової інформації в період з 01.01.2007 року по 10.06.2010 року товари під торговельною маркою „ЕRА” не рекламувалась;

- лист ДП „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, в якому повідомляється, що сертифікати відповідності на продукцію під торговельною маркою „ЕRА” (картон, паперові або картонні коробки, паперові пакети для пакування, папір для пакування, паперові або картонні обгортки, пляшкове паперове або картонне опаковання та обгорткові пластмасові плівки) ЗАТ „ЕРА” у державному Реєстрі УкрСЕПРО не зареєстровано.

За наведених обставин позивач вважає порушеними свої права та охоронювані законом інтереси, оскільки через реєстрацію свідоцтва України № 23369 на знак для товарів і послуг „ЕRА” для товарів 16 класу МКТП, позивач не має можливості зареєструвати торговельну марку „ERA” для товарів 16 класу МКТП.

Колегія суддів апеляційної інстанції, переглядаючи оскаржуване рішення в апеляційному порядку, не може погодитися із вищенаведеними доводами позивача, беручи до уваги наступне.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджується матеріалами справи, Закрите акціонерне товариство „ЕРА” (відповідач-2) є власником свідоцтва України № 23369 на знак для товарів і послуг „ERA”, зокрема, щодо товарів 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а саме: “картон; коробки паперові або картонні; пакети паперові для пакування; папір для пакування; обгортки паперові або картонні; пляшкове опаковання паперове або картонне; пластмасові плівки обгорткові”. Дата реєстрації –15.03.2002 року (дата подання заявки –17.04.1998 року). Дата закінчення строку дії свідоцтва 17.04.2018 року.

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Відповідно до ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються положеннями Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Відповідно до ст. 1 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 497 Цивільного кодексу України чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Згідно із ч. 4 ст. 18 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Станом на дату подання позову, згідно зі ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, використанням знака вважається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

Виходячи з правової природи знаку для товарів і послуг, обов’язковою умовою для встановлення факту використання знака є його використання стосовно саме тих товарів і послуг, для яких його зареєстровано. Таким чином, до предмету доказування входять обставини, пов’язані із наданням відповідачем-2 або іншими особами відповідних послуг, для яких зареєстровано оспорюваний знак.

Задовольняючи позов частково, місцевий господарський суд виходив з того, що торговельна марка „ERA” за свідоцтвом України № 23369 використовувалась відповідачем-2 протягом визначених у позові останніх трьох років для таких товарів 16 класу МКТП, як пляшкове опаковання картонне.

Зазначене підтверджується наданими відповідачем-2 договорами з контрагентами, зокрема, ДП „Українська горілчана компанія Nemiroff”, ТОВ „Українські макарони”, ЗАТ „Хмельницька маслосирбаза”, видатковими накладними, на підтвердження поставки ящиків з гофрованого картону, висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 10.08.2009 року на об’єкт експертизи –ящики з гофрованого картону для пакування продуктів харчування в якості вторинної упаковки; листами - підтвердженнями контрагентів відповідача-2 про поставку відповідачем-2 пакувальної тари з 2002 року із зображеннями на ній товарного знаку за свідоцтвом України № 23369.

Отже, місцевий господарський суд дійшов висновку, що доказів здійснення використання торговельної марки „ERA” за свідоцтвом України № 23369 для маркування інших товарів 16 класу МКТП протягом останніх трьох років, відповідач-2 суду не надав.

Однак колегія суддів не може погодитись з такими висновками місцевого господарського суду виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме: договорів ЗАТ „ЕРА” з ТОВ „Українські макарони”, з ЗАТ „Хмельницька маслосирбаза”; листів - підтвердження контрагентів ЗАТ „ЕРА” про поставку ЗАТ „ЕРА” пакувальної тари з 2002 року із зображеннями на ній Торговельної марки (докази містяться в матеріалах справи) відповідачем-2 здійснювалось також виробництво ящиків з гофрокартону, гофродеталей, тобто виробництво коробок картонних, обгорток картонних, які також відносяться до товарів 16 класу МКТП.

Також слід зазначити, що торговельна марка „ERA” безпосередньо застосовується у діловій документації відповідача-2 (бланки, поштові конверти тощо), що підтверджується матеріалами справи.

Крім цього, колегія суддів враховує, що відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” відповідач-2 використовує зареєстровану торговельну марку в мережі Інтернет, що підтверджується роздруківкою з інтернет сайту, де розміщена реклама ЗАТ „ЕРА” із зображенням Торговельної марки (а.с. 147, т.1).

За наведених обставин, колегія суддів вважає, що відповідач-2 використовує торговельну марку „ЕRA” у відповідності до ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, що підтверджується наданими суду доказами використання торговельної марки „ЕRA” які містяться в матеріалах справи.

Крім цього, колегія суддів звертає увагу на те, що за даними відповідача-1 - Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, позивачем направлена заява до ДП „Укрпатент”, в якій позивач просить виділити в окреме діловодство заявку на реєстрацію товарного знака „ЕRA” відносно товарів 16 класу МКТП.

Спеціалістами ДП „Укрпатент” заявки №№ 2009 00157, 2009 00156 було поділено на окремі заявки та присвоєно нові номера № 2010 17823В та № 2010 17824В, в яких позивач залишив класи МКТП протипоставлені при першій подачі, отже, виходячи з цього відсутнє порушення прав позивача, на підставі яких було подано позов, оскільки на даний момент не існує заявки №№ 2009 00157, 2009 00156, яким протиставлявся знак відповідача-2.

Протиставлені знаки по заявці позивача за заявкою №№ 2010 17823В та 2010 17824В є знак ТОВ „Телерадіокомпанія „ЕРА” за свідоцтвом № 45321 та знак відповідача-2.

У зв’язку з визнанням знака „ера” за свідоцтвом № 45321, зареєстрованим на ім’я ТОВ „Телерадіокомпанія „ЕРА”, добре відомим в Україні станом на 01.09.2005 року, йому надано розширену правову охорону згідно зі ст. 25 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, відповідно до якої з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому, охорона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ним та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Таким чином, на добре відомий знак „ERA” поширюється правова охорона, яка виходить за межі переліку послуг, для яких цей знак визнано добре відомим.

Посилання позивача на лист Державного департаменту інтелектуальної власності - Український інститут промислової власності (Укрпатент) №1650/11 від 18.06.2010 року, довідку Моніторингу телебачення України №20 від 10.06.2010 року, лист ДП „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, не заслуговують на увагу, оскільки не спростовують доказів відповідача щодо використання ним знака для товарів і послуг „ERA” щодо товарів 16 класу МКТП за свідоцтвом України № 23369 від 15.03.2002 року.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Враховуючи викладене вище, колегія суддів апеляційної інстанції дійшла висновку, що відповідачем-2 доведено належними та допустимими доказами використання ним торговельної марки „ERA” за свідоцтвом України № 23369 протягом останніх трьох років для товарів і послуг 16 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), а отже правові підстави для дострокового припинення дії свідоцтва України № 23369 від 15.03.2002 року на знак для товарів і послуг „ERA” – відсутні.

На підставі викладеного, апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга Закритого акціонерного товариства „ЕРА” підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 року у справі № 20/276 прийняте з порушенням норм матеріального та процесуального права, а тому підлягає скасуванню частково з прийняттям відповідно до вимог пункту 2 статті 103 Господарського процесуального кодексу України нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог повністю.

Відповідно до ст.49 Господарського процесуального кодексу України з позивача на користь відповідача-2 підлягає стягненню 42, 50 грн. державного мита за подачу апеляційної скарги, а витрати по сплаті державного мита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, сплачені позивачем при подачі позову до суду, покладаються на позивача у зв’язку з відмовою у задоволенні позову.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 99, 101-105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства „ЕРА” задовольнити повністю.

2. Рішення Господарського суду м. Києва від 03.11.2010 року у справі № 20/276 скасувати частково.

3. Прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Закритого акціонерного товариства „ЕРА” про дострокове припинення дії свідоцтва України № 23369 від 15.03.2002 року на знак для товарів і послуг „ЕRА” - відмовити.

4. Стягнути з Компанії „ЕРА Франчайз Сістемс ЛЛСі” (1 Кампус Драйв, Парсіппані, Нью-Джерсі 07054, Сполучені Штати Америки) на користь Закритого акціонерного товариства „ЕРА” (29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, проспект Миру, 59, код ЄДРПОУ 14146457) 42 (дві сорок дві) грн. 50 коп. державного мита за подання апеляційної скарги.

5. Доручити Господарському суду м. Києва видати наказ.

6. Матеріали справи № 20/276 повернути до Господарського суду м. Києва.

7. Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття і може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя                                                                      

Судді