Рішення № 11449992, 06.09.2010, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2010 р.Справа № 27/81-10-2751 За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма "ОНИСС";

до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесспродукткомплекс"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хаме УК Трейд"

про припинення недобросовісної конкуренції

Суддя Невінгловська Ю. М.

Представники сторін:

від позивача: Лемещук Н.В. , Задорожний І.В. (представники за довіреностями);

від відповідачів - 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Одесспродукткомплекс": Дєньговська Л.Б. (представник за довіреністю);

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Хаме УК Трейд": Слободанюк О.М. (представник за довіреністю).

СУТЬ СПОРУ: Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «ОНИСС», звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю «Одесспродукткомплекс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Хаме УК Трейд», в якій, з урахуванням уточнень позовних вимог просить суд зобов’язати Відповідачів припинити недобросовісну конкуренцію відносно Позивача; заборонити відповідачам використовувати при виробництві товарів та їх введенні в цивільний обіг етикетки для м'ясних консервів, які за кольоровою гамою, розташуванням написів (назва продукту, вказівки на склад продукту та товарну підгрупу) та шрифтовою графікою схожі з етикетками позивача; вилучити у відповідачів етикетки, схожі з етикетками Позивача та знищити їх; відновити становище Позивача, що існувало до порушення його прав Відповідачами, зобов’язавши Відповідачів відкликати з цивільного обороту вироблені ними товари, які оформлені етикетками схожими з етикетками Позивача та змінити їх на такі, що не будуть схожі з етикетками, що використовуються Позивачем, і не будуть викликати плутанину та змішування з товарами Позивача; стягнути з відповідачів, в рівних частинах с кожного, суму винагороди адвоката у розмірі 47200,00 грн., суму винагороди за проведення дослідження з тестування дизайну упаковки паштетів у розмірі 6000,00 грн., суму винагороди за підготовку, контроль проведення та аналіз результатів дослідження з приводу тестування упаковок паштетів у розмірі 12000,00 грн., відшкодувати Позивачу суму доплаченого державного мита.

В обґрунтування заявлених позовних вимог, позивач посилається на те, що в червні 2010 року Позивачу стало відомо, що Відповідачем 1 по замовленню та під контролем Відповідача 2 почали вироблятися м’ясні консерви, які оформляються етикетками, що імітують зовнішній вигляд етикеток аналогічної продукції Позивача. Зазначені дії, за думкою Позивача, порушують законодавство про захист економічної конкуренції, шляхом використання зовнішнього оформлення продукції схожого із зовнішнім оформленням продукції Позивача, що призводить до змішування свідомості споживачів товарів. Зазначені обставини, на думку Позивача, мали на меті використання для отримання прибутку гарної репутації Позивача та виробленої ним продукції, здобутої за результатами багаторічних зусиль Позивача. В підтвердження своїх вимог Позивач посилається на маркетингове дослідження щодо змішування в свідомості споживачів продукції Відповідачів з продукцією Позивача, норми міжнародного права, а саме статтю 10-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, ст.ст. 41, 42, 45, 46 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), Спільну декларацію стосовно статті 50 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та країнами ЕС, ст. 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, а також на законодавство України –ст.ст. 13, 16, 432 Цивільного кодексу України, ст. 33 Господарського кодексу України, ст.ст. 1, 4, 20, 21, 25 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

          Відповідач-1 проти позову заперечує, надав суду письмовий відзив, в якому зазначив, що паштети під торговельною маркою »ним виробляються в іншому, ніж у позивача асортименті, що окремі художні елементи зображення етикетки відповідача 2 не співпадають з жодним з окремих художніх елементів позивача, що споживачі при виборі товару обирають паштет з позначенням відповідної торговельної марки, при цьому співпадають тільки жовтий колір етикетки. В судовому засіданні відповідач 1 просив у задоволенні позову відмовити, обґрунтовуючи свою позицію також тим, що він є лише виробником та постачальником товару, який в нього замовляє відповідач 2, в зв’язку з чим він не несе ніякої відповідальності.

          Відповідач-2 проти позову заперечує, надав суду письмовий відзив, в якому посилається на те, що виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка, що паштети під торговельною маркою »виробляються в іншому асортименті, ніж паштети під торговельною маркою «ОНИСС», що співпадають тільки жовтий колір етикетки, зверху та знизу етикетка відповідача 2 обрамлена тонкою смужкою червоного кольору, а не чорного, як у позивача, при цьому на етикетках відповідача 2 наявна графічна композиція у вигляді плетеної листяної гілки, що написи назви продукту виконані різними по величині та стилю шрифтами і в іншому розташуванні, крім цього, на відміну від етикеток позивача, написи виконані українською мовою, таким чином, написи на етикетках відповідача 2 абсолютно не співпадають з написами на етикетках позивача і за загальним зоровим враженням вказані етикетки однозначно сприймаються як різні. У судовому засіданні Відповідач 2 просив у задоволенні позову відмовити з мотивів, викладених у відзиві на позовну заяву.

В судових засіданнях 21.07.2010, 04.08.2010р. за письмовими клопотаннями позивача, відповідно до ст. 37 Господарського процесуального кодексу України, судом були оглянуті товари позивача під торговельною маркою «ОНИСС»; товари відповідача 1 під торговельною маркою «ОПК»; товари, які виробляються відповідачем 1 за замовленням та під контролем відповідача 2 під торговельною маркою »; товари російського виробника «Хаме Фудс», що постачаються на український ринок під торговельною маркою ».

Також в судовому засіданні 03.09.2010р., за письмовими клопотаннями відповідача 1, відповідно до ст. 37 Господарського процесуального кодексу України, суд оглянув надані відповідачем-1 речові докази, а саме: паштет з індичої печінки, виготовлений під торговою маркою «ОНК»(виробник ТОВ «Одеспродукткомплекс»); паштет з курячої печінки під торговельною маркою «Дід м’ясоїд»; паштет м’ясний «Празький»під торговою маркою »(виробник ТОВ «Одеспродукткомплекс»); паштет «Французький»під торговою маркою «ОНИСС».

03.09.2010р. у судовому засіданні оголошувалася перерва у розгляді справи до 06.09.2010р., згідно з ч.3 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд встанови:

Відповідно до статуту (1993 року) Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНИСС»створене за рішенням засновників, оформленим протоколом №1 від 02.04.1993р. та зареєстровано розпорядженням Представника Президента України в Комінтерновському районі № 291 від 29.04.1993р.

Згідно до даного статуту передбачено, що предметом діяльності товариства, серед іншого, є переробка і реалізація сільськогосподарської продукції; консервування і реалізація фруктових, овочевих, грибних, рибних та м’ясних виробів; вирощування, переробка і реалізація тваринницької продукції (п.2.1.1. статуту).

Відповідно до свідоцтва № 13725, виданого Одеським обласним управлінням статистики 24.12.1993р., товариство з обмеженою відповідальністю «ОНИСС»(код ЗКПО 20955698) здійснює діяльність за кодами ЗКГНГ 18211 (виробництво м’ясних продуктів) та 71130 (оптова торгiвля недержавних установ, крім споживчої кооперації). Згідно з довідкою № 6 з ЄДРПОУ від 14.01.2008 р., Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ОНИСС»(ідентифікаційний код 20955698) здійснює наступну діяльність за кодами КВЕД: 15.13.0 –виробництво м’ясних продуктів,15.89.0 –виробництво харчових продуктів, не віднесених до інших групувань, 28.72.0 –виробництво пакувань з легких металів, 15.33.0 –перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань, 51.38.0 –оптова торгівля іншими продуктами харчування, 15.20.0 –виробництво рибних продуктів.

Згідно з асортиментом, затвердженим головним державним санітарним лікарем Комінтернівського району 19.01.2001р., ТОВ фірма «ОНИСС»випускає наступну продукцію: консерви «Паштет печеночный», «Паштет московский», «Паштет эстонский», «Украинский», «Паштет из печени кур и цыплят», «Паштет французский». Зазначені консерви разом з іншою продукцією наводяться в асортиментних переліках продукції позивача, затверджених головним державним санітарним лікарем Комінтернівського району 03.01.2002 р. та 03.01.2003 р. Згідно з висновком державної санітарно-гігієнічної експертизи від 23.11.2001 р., затвердженим головним державним санітарним лікарем Одеської області, визнана безпечною для здоров’я за умови дотримання цього висновку продукція позивача, а саме, м’ясні консерви з субпродуктів в асортименті: паштет «Печеночный», «Московский», «Украинский», «Эстонский», «Французский», «Из печени кур и цыплят»в жерстяних банках місткістю 240 г.

Згідно сертифікатів на систему управління якістю, зареєстрованих у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 10.01.2004 р., 29.11.2005 р., 12.12.2008 р., визначено, що система управління якістю стосовно продукції, що виробляється Позивачем, а саме консервів м’ясних в асортименті та банок металевих для консервів, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001-2001 ( ISO 9001-2000, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги».

Відповідно до патенту на промисловий зразок № 16364, позивач є власником промислового зразку «Етикетка для консервів»; дата подання заявки: 23.07.2007, дата публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня: 25.04.2008, Бюл. № 8; кількість заявлених варіантів: дев’ять варіантів; вказівка відносно кольорів: 1-й варіант –жовтий, чорний; в інших варіантах: білий, жовтий, синій, червоний, чорний.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОДЕССПРОДУКТКОМПЛЕКС», створене за рішенням засновників, оформленим протоколом №1 від 19.08.2003р. та зареєстроване Малиновською районною адміністрацією м. Одеси 15.09.2003р., за реєстраційним номером 26303175Ю0010503. Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, державну реєстрацію проведено 15.09.2003 р. Згідно до довідки з ЄДРПОУ, виданої Головним управлінням статистики в Одеській області, основними видом діяльності Відповідача-1 за КВЕД є неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами (код 51.39.0), перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань (код 15.33.0), виробництво м’ясних продуктів (код 15.20.0), роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту (код 52.11.0).

Відповідач-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «ХАМЕ УК ТРЕЙД»згідно до наданих правовстановлюючих документів, зареєстрований виконавчим комітетом Одеської міської ради 31.08.2004 р. Відповідно до довідки з ЄДРПОУ від 06.07.2007 р., виданої Головним управлінням статистики в м. Київ, відповідач-2 здійснює наступну діяльність за КВЕД: 74.13.0 –дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки, 51.39.0 –неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, 52.27.2 –роздрібна торгівля іншими продовольчими товарами, 74.40.0 –рекламна діяльність, 63.12.0 –складське господарство, 60.24.0 –діяльність автомобільного вантажного транспорту. Згідно з п. 1.2. статуту ТОВ «Хаме УК Трейд», засновником товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю s.r.o.», юридична особа за законодавством Чеської Республіки, місцезнаходження: Чеська Республіка, Куновіце, На Драгах 814, 68604, ідентифікаційний код товариства: 282 13556.

Як вбачається з матеріалів справи, 19.03.2010 р., між відповідачем-1 (постачальник) та відповідачем-2 (покупець) укладено договір №1/10, згідно до предмету якого відповідач-1 зобов’язується передати (поставити) у власність відповідачу-2 харчову продукцію, а відповідач-2 зобов’язується прийняти товар та оплатити його вартість у розмірі та на умовах, встановлених розділом 4 та 5 договору. Відповідно до пунктів 2.1-2.4 договору, предметом поставки є товар –харчова продукція, найменування, загальна кількість, асортимент, ціна та інші дані, що ідентифікують товар, визначаються специфікацією; товар, який поставляється за цим договором, має вітчизняне походження; відповідач 1 зобов’язується поставити товар під торговельним знаком відповідача 2 відповідно до ліцензійних умов, встановлених розділом 10 договору; дані, що містяться у специфікації, узгоджуються сторонами шляхом її підписання. Пунктом 3.7. договору сторони домовились, що мінімальна кількість товару в одному конкретному замовленні повинна бути не менш, ніж 20000 (двадцять тисяч) ж/б.

Згідно з пунктами 8.5, 8.6, 8.10-8.11 зазначеного договору передбачено, що відповідач 1 здійснює замовлення виготовлення етикеток для товару з обов’язковим зображенням на них торговельного знаку відповідача 2 згідно з дизайном (оригінал-макетом), розробленим відповідачем 2; умови розміщення такої етикетки на тару і упаковку товару здійснюються відповідачем 1 за попереднім узгодженням з відповідачем 2; товар маркується шляхом розміщення на тарі і упаковці етикеток відповідно до вимог п.п.8.4.-8.6. договору; всі витрати на виготовлення тари, пакування та етикетування товару несе відповідач 1, при цьому вартість такого тарування, пакування та етикетування товару входить до ціни (вартості) товару. Розділом 10 договору встановлені ліцензійні умови використання торговельного знаку. Згідно пунктів 10.2.-10.5.7 договору, відповідач 2 є власником торговельного знаку, що підтверджується свідоцтвом № 740397 (OMPI) від 28.02.2000 р. та свідоцтвом № 726510 (OMPI) від 17.09.2009 р.; до переліку товарів, визначених свідоцтвом, включені харчові продукти, які є предметом поставки; відповідач 2 надає відповідачу 1 ліцензію на право використання торговельного знаку, а відповідач 1 зобов’язується використовувати цей знак виключно в порядку та на умовах, визначених цим розділом договору; право використання знаку включає: розміщення замовлення на виготовлення тари, упаковки та етикеток із зображенням торговельного знаку відповідно до умов, встановлених розділом 8 договору; нанесення зображення торговельного знаку під час здійснення тарування, пакування, етикетування та маркування товару; поставку товару із торговельним знаком згідно з договором. Відповідно до п.1.7. договору, відповідач 1 не має права без згоди відповідача 2 вносити до зображення знаку, встановленого розробленим відповідачем 2 дизайном (оригінал-макетом) будь-яких змін та доповнень; всі авторські права, які випливають із розробленого відповідачем 2 дизайну (оригінал-макету) тари, упаковки та етикеток із зображенням торговельного знаку належать відповідачу 2. Згідно з п.11.11 договору, за порушення авторських прав на торговельний знак, відповідач 1 несе відповідальність відповідно до чинного законодавства про захист авторських прав.

Згідно зі специфікацією № 1 від 19.03.2010 р. до договору поставки, відповідачі домовилися про поставку такого асортименту товарів: паштет «НАМЕ «Празький»з вершковим маслом», ж/б, 240 г; паштет «НАМЕ М’ясний «Празький»з вершковим маслом», ж/б, 240 г; паштет «НАМЕ із курячої печінки», ж/б, 240 г; паштет «НАМЕ із яловичої печінки», ж/б, 240 г; паштет «НАМЕ «Печінковий»з вершковим маслом», ж/б, 240 г.

В підтвердження багаторічного досвіду щодо створення та просування на ринку продукції м’ясних консервів, позивачем наведено нагородження дипломом бізнес-форуму «Словянський базар», виданим в м. Харків в 2002 році, за яким позивач нагороджувався за виготовлення високоякісної паштетної продукції в широкому асортименті, яка користується підвищеним попитом у масового споживача, нагородження дипломом загальнонаціонального конкурсу «Вища проба», виданого в м. Київ в 2001 році, а також просування позивача у лауреати конкурсу за виняткову якість та вишуканий смак продукції, що випускається під торговельною маркою «ОНІСС». Також відповідно до диплому 1-го ступеню, спільно виданого Одеською облдержадміністрацією, Одеським державним центром стандартизації, метрології та сертифікації, Одеським облуправлінням з питань захисту прав споживачів в 2003 році, паштетна та м’ясна продукція позивача нагороджена в номінації «Ексклюзивні вироби», відповідно до диплому, виданому Європейською Бізнес Асамблеєю, Оксфорд, Англія, позивач нагороджений міжнародною премією «Європейська якість»за прагнення досягнути високої якості згідно європейських стандартів. Відповідно до диплому за відмінну якість, виданого Науково-дослідницьким центром Незалежних Споживчих Експертиз «ТЕСТ»24.12.2008 р., за результатами порівняльного тестування 7 торговельних марок паштетів з печінки птахів, паштет «ОНИСС», що виробляється компанією «ОНИСС», за якістю продукції отримав найвищу оцінку «відмінно».

До справи також надано позивачем матеріали з зовнішнім виглядом продукції позивача (паштетів) в різні роки: стор. 283 видання Всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів», Київ, 2003 р.; стор.20-22 каталогу «Консервация», Росія, 2006 р.; стор.16-18 видання from Ukraine», 2008 р.; фотографія рекламної конструкції, на якому білл-борд з зображенням консервів позивача оточений білл-бордами з іншою рекламою, на якої значиться «2004 рік»; макет реклами, затверджений 02.12.2003 р.; макет реклами тролейбусу, затверджений начальником відділу маркетингу 29.03.2005 р., макет шелфтокеру, затверджений начальником відділу маркетингу 01.12.2005 р.; внутрішні обкладинки фірмового щоденнику позивача на 2008 рік.

Відповідно до довідки позивача, вих. № 107 від 17.06.2010 р., на рекламу та просування продукції (м’ясних консервів) під торговельною маркою «ОНИСС»за період з 2001 р. по червень 2010 р. позивачем витрачена сума в розмірі 15662182,53 грн., в тому числі на заходи з удосконалення дизайну упакування, з виготовлення рекламної продукції, з реклами продукції на телебаченні, в ЗМІ, з розміщення зовнішньої реклами, PR-акцій, з участі у національних та міжнародних виставках.

В підтвердження зусиль просування та розвитку бренду позивачем надано договір, укладений 09.01.2002 р. між позивачем (замовник) та ТОВ «Аделл»(виконавець), за яким останній зобов’язався створити стратегію просування і розвитку бренду паштетної продукції в консервах замовника, на умовах зазначеного договору. Згідно з п. 2 додатку № 1 до цього договору, виконавець здійснював в період з грудня 2002 по січень 2003 рестайліг етикеток позивача, при цьому було зауважено, що важливо зберегти основні елементи етикетки (жовтий фон, шрифти напису назв продуктів) для того, щоб не втратити існуючих споживачів. Згідно з п. 4 зазначеного додатку, виконавець проводив рекламну компанію в обласних центрах України в період лютий-травень 2003 р., після чого рівень відомості торговельної марки «ОНИСС»має піднятися до рівня 60% - спонтанне знання, і до 85 % - знання з опорою, а попробувати продукцію мають не менш 70 % цільової аудиторії. Відповідно до зазначеного договору та акту № РН-0000034 від 13.02.2003 р. послуги агентства складають 38562 грн., в т.ч. ПДВ. Згідно з договором № 1-28/03 від 28.03.2005 р. укладеним між позивачем (замовником) та ТОВ «Прииск», код ЄДРПОУ 31088551, місцезнаходження: м. Київ, вул. Січневого повстання, 14, кв. 44 (виконавцем), останній зобов’язувавсяся виконати роботи по рекламному оформленню торговельною маркою «ОНИСС»тролейбусу в м. Одеса, маршрут № 9, у відповідності до затвердженого макету. Відповідно до п.1.5. сума договору складає 9882,00 грн., в т.ч. ПДВ та податок на рекламу.

Згідно з договором № 1/031 від 10 лютого 2003 р., укладеним між позивачем (замовником) та ТОВ «Аделл»(виконавцем), останній надавав рекламні, консультаційні, маркетингові послуги на умовах зазначеного договору. Відповідно до акту № РН-0000188 прийому-передачі послуг від 17.04.2003 р. виконавцем були надані послуги по виробництву плакатів в метро на суму 1863,96 грн., в т.ч. ПДВ; відповідно до акту № РН-0000189 прийому-передачі послуг від 17.04.2003 р. виконавцем були надані послуги по скануванню слайдів на суму 1330,49 грн., в т.ч. ПДВ; відповідно до акту № РН-0000202 прийому-передачі послуг від 30.04.2003 р. виконавцем були надані послуги по розміщенню реклами на ТБ та в метрополітені на суму 894318,45 грн., в т.ч. ПДВ; відповідно до акту № РН-0000203 прийому-передачі послуг від 30.04.2003 р. виконавцем були надані послуги по розміщенню реклами в метрополітені на суму 6514,97 грн., в т.ч. ПДВ; відповідно до акту № РН-0000226 прийому-передачі послуг від 16.05.2003 р. виконавцем були надані послуги по друку плакатів формату billboard (3х6м) на суму 22351,15 грн., в т.ч. ПДВ.

Відповідно до довідки позивача, вих. № 106 від 17.06.2010 р., в період з 2001 р. по червень 2010 р. позивачем було укладено близько 500 договорів постачання м’ясних консервів під торговельною маркою «ОНИСС»з контрагентами, що працюють в сегментах велико- та дрібнооптової торгівлі. Обсяг продажу продукції під ТМ «ОНИСС»в зазначений період склала 119028790 одиниць продукції.

Відповідно до договорів купівлі-продажу та постачання за період 2003-2010 р., наявних у матеріалах справи, контрагентами позивача є суб’єкти господарювання з маже всіх регіонів України (м. Київ та Київська область, м. Дніпропетровськ та Дніпропетровська область, м. Донецьк, м. Луганськ, м. Харків, м. Кременчук, м. Запоріжжя, м. Винниця, м. Чернігів, м. Суми, м. Одеса та Одеська область, м. Херсон, м. Сімферополь, м. Львів та Львівська область, м. Тернопіль, м. Рівно, м. Івано-Франківськ, м. Хмельницький).

Під час розгляду справи, в обґрунтування своєї позиції щодо зовнішнього оформлення відповідачами продукції етикеткам, схожими із зовнішнім оформленням продукції Позивача, що призводить до змішування свідомості споживачів товарів, позивачем укладено договір №102 від 09.07.2010 р., з іноземним підприємством «ГФК Юкрейн»(код ЄДРПОУ 23512435, місцезнаходження: м. Київ, бульвар Л. Українки, 34, оф. 601) та договір № 17 від 09.07.2010 р. з товариством з обмеженою відповідальністю «Брендз Френдз РА»(код ЄДРПОУ 35086233, місцезнаходження: м. Київ, вул. Фрунзе, 31б, оф. 15). Зазначені підприємства є ведучими на міжнародному ринку в галузі маркетингових досліджень.

Згідно до зазначених договорів даними підприємствами було розроблено методологію проведення дослідження, анкети та проведено опитування споживачів паштетної продукції в кількості 400 респондентів (по 100 чоловік в містах Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Львів), зроблено аналіз та підготовлено звіт щодо оцінки сприйняття упакувань паштету споживачами. Як вказується в звіті, максимально можлива погрішність для вибірки з 400 респондентів складає 4,9%. Так в результаті опитування було встановлено, що паштети під ТМ «ОНИСС»лідирують за показниками знання і покупки серед паштетів інших марок, паштети під торговельною маркою »мають низький рівень знання та покупки; ключовими елементами, що допомогли респондентам знайти на торговельній полиці «Паштет печінковий»під торговельною маркою «ОНИСС», була назва паштету та жовтий колір етикетки; при огляді зображень паштетів позивача під торговельною маркою «ОНИСС»та паштетів відповідачів під торговельною маркою », 35 % респондентів відповіли, що всі ці паштети вироблені під торговельною маркою «ОНИСС»і лише 6 % респондентів правильно визначили паштети під торговельною маркою »; паштети під торговельною маркою «ОНИСС»респонденти визначали в першу чергу за кольором і дизайном упакування; при прямому порівнянні консервів «Паштет з печінки курей та курчат»під торговельною маркою «ОНИСС»та «Паштет із курячої печінки»під торговельною маркою », 14% респондентів відповіли, що вони зовсім не схожі, 15 % - скоріш не схожі, 38% - в чомусь схожі, а в чомусь ні, 31 % - скоріш схожі, 3 % - абсолютно однакові; найбільш схожими елементами упаковок на думку респондентів є колір/кольорова гама етикетки, а також її дизайн; за рівнем загальної привабливості паштети під торговельною маркою «ОНИСС»перевершують інші торговельні марки паштетів.

За результатами проведеного дослідження іноземним підприємством «ГФК Юкрейн»було зроблено висновки, що при виборі паштетів респондентам важко орієнтуватися в продуктах на полиці, швидкість знаходження «Паштету печінкового»ОНИСС в два рази гірше, ніж середнє значення для товарів повсякденного попиту; показник плутанини упаковки торговельної марки «ОНИСС»знаходиться на високому рівні, приблизно половина респондентів, що неправильно знайшла упакування продукції під торговельною маркою «ОНИСС»сплутали її з різними упакуваннями під торговельною маркою»; найбільш схожими елементами упаковок під торговельною маркою «ОНИСС»і , на думку респондентів, є колір/кольорова гама етикетки, а також її дизайн (загальний стилістичний поход к оформленню етикетки); саме за цими елементами респонденти ідентифікують потрібний їм продукт в категорії, це ж є і основною причиною плутанини серед упаковок двох торговельних марок; в сприйнятті споживачів торговельна марка «ОНИСС»оцінюється на більш високому рівні, ніж торговельна марка »за основними продуктовими та іміджевими характеристиками, таким чином, існує загроза, що через плутанину упакувань торговельна марка »може забрати частину поточних споживачів торговельної марки «ОНИСС»; з іншого боку, торговельна марка «ОНИСС»може втратити свою привабливість у споживачів через те, що останні будуть плутати і купляти продукт торговельної марки «Наme», продукція якої є менш привабливою для споживача.

Згідно п.3.1. договору № 102 від 09.07.2010 р., укладеного між позивачем та іноземним підприємством «ГФК Юкрейн», загальна сума договору становить 12000,00 грн., в т.ч. ПДВ, яка згідно акту здачі-приймання робіт від 20 липня 2010 р. була перерахована в повному обсязі платіжним дорученням №886 від 19.07.2010 р. Згідно з п. 3.1. Договору № 17 від 09.07.2010 р., укладеного між позивачем і ТОВ «Брендз Френдз РА», загальна сума договору складає 6000,00 грн. в т.ч. ПДВ та за актом № ОУ-0000083 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.07.2010 р. зазначені роботи були передані та оплачені в повному обсязі платіжним дорученням № 885 від 19.07.2010 р.

В підтвердження своєї позиції відповідачем-2 надано висновок № 59/10-НМ експертного дослідження від 02.08.2010 р., підготованого ТОВ «Експертне бюро з питань інтелектуальної власності»(код ЄДРПОУ 35849898) за замовленням відповідача 2, предметом дослідження є визначення ознак недобросовісної конкуренції, а саме використання оформлення упаковки товарів, інших позначень без дозволу (згоди) суб’єкту господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, яке призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання. Експертне дослідження проведено Н.М.Мещеряковою, яка має кваліфікацію судового експерту з правом проведення експертиз, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності за спеціальностями: 13.1.1. Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами; 13.4. Дослідження, пов’язані з промисловими зразками; 13.6. Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями. Стаж експертної роботи з 2006 року. Для проведення експертного дослідження використовувалися зразки продукції виробництва позивача ТОВ Фірма «ОНИСС»у кількості 8 одиниць; зразки продукції відповідача 1-ТОВ «Одесспродукткомплекс», виробленої за замовленням та під контролем відповідача 2 –ТОВ «Хаме УК Трейд»; каталог продукції під ТМ «НАМЕ», аналітична довідка щодо продукції під ТМ «НАМЕ».

Так, згідно до цього висновку експертом зазначено, що основні словесні елементи, які використовуються у назві продукції позивача, - «Паштет печінковий», «Паштет український», «Паштет з печінки курей та курчат», «Паштет м’ясний яловичий», «Московський паштет», «Французький паштет», «Одеський»паштет з вершковим маслом», «Естонський паштет», та відповідачів, - «Паштет м’ясний «Празький», «Паштет печінковий з вершковим маслом», «Паштет з яловичої печінки», а також написи «консерви м’ясні стерилізовані», «консерви м’ясні», «з натуральної печінки»не впливають на зовнішній вигляд та розрізняльну функцію, оскільки позначення є описовими та призначені винятково для інформаційно-споживчих цілей. Шрифтова графіка, якою виконані написи, не є оригінальною і не впливає на впізнаваність споживачами продукції, етикетки якої оздоблені даними шрифтами; шрифти є стандартними, доступними в програмному забезпеченні Microsort Office Word та продуктах компанії Adobe, відносяться до форматів Open Type та True Type, а саме: XeniaExtendedC, a_PresentumCps Regular, Jikharev Regular, Myriad Pro, Times New Roman. Як зазначає експерт, у складі досліджених етикеток лише знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 87128 від 25.01.2008 р., власником якого є позивач, та знак за міжнародною реєстрацією № 726510 від 30.08.1999 р., власником якого є відповідач 2, дозволяють споживачу асоціювати продукцію і послуги з бажаною якістю. Щодо використання жовтого кольору в етикетках продукції під ТМ «НАМЕ», експерт наводить зображення знаків для товарів і послуг №№ 212236 та 214268, зареєстрованих компанією «НАМЕ»на території Чеської Республіки 25.08.1998 р. та 23.11.1998 р.; зображення паштетів »та »в жерстяних банках місткістю 75 г, що вироблялися компанією «НАМЕ»у 1998-2003 році; зображення дитячого харчування, що вироблялося компанією «НАМЕ»у 2001-2005 р.р.; джеми, кетчупи та соуси-барбекю, що виробляються компанією «НАМЕ»з 1992 р.; елементи декоративного оздоблення етикеток продукції під ТМ «НАМЕ»; фото адміністративної споруди компанії «НАМЕ», Чеська Республіка, м. Бабіце; форму жовтого кольору хокейної команди «НАМЕ», чемпіона Чехії 2004-2005 рр.

На підставі викладеного, експертом зроблений висновок, що використання етикеток асортименту м’ясних паштетів виробництва ТОВ «Одесспродукткомплекс», вироблених на замовлення та під контролем ТОВ «Хаме УК Трейд», одночасно з етикетками асортименту м’ясних паштетів, які використовуються ТОВ Фірма «ОНИСС», не може призвести до змішування діяльності цих суб’єктів господарювання. На друге питання дослідження: «Чи є використання ТОВ «Одесспродукткомлекс»та ТОВ «Хаме УК Трейд»зразків етикеток асортименту мясних паштетів дією, що здатна викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи господарської діяльності ТОВ Фірма «ОНИСС», експерт, проаналізувавши норми Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. та Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», дає наступну відповідь: «Дії ТОВ «Одесспродукткомлекс», як виробника продукції на замовлення та під контролем ТОВ «Хаме УК Трейд», та самої компанії «НАМЕ», є такими, що не суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності та не здатні викликати змішування відносно підприємства, продуктів та господарської діяльності ТОВ Фірма «ОНИСС», що є конкурентом».

Як встановлено під час розгляду справи, відповідно до заяви про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні від 24.06.2010 р., позивачем заявлено на реєстрацію в якості знака для товарів і послуг жовтий колір відносно наступного переліку товарів: м’ясні консерви; м’ясо законсервоване; паштети печінкові. Відповідно до розписки про одержання заявки на знак для товарів і послуг, виданою ДП «Український інститут промислової власності»(УКРПАТЕНТ), датою одержання заявки є 29.06.2010 р., номер заявки m 2010 09923.

Згідно висновку про відповідність позначення умовам надання правової охорони від 18 серпня 2010 р. № 40140, що набув статусу рішення про реєстрацію знаку, позначення за заявкою m 2010 09923 від 29.06.2010 р., в зв’язку з чим заявлений в якості знаку жовтий колір, відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг.

Наявність, на думку позивача, у діях відповідачів ознак недобросовісної конкуренції у вигляді використання зовнішнього оформлення продукції схожого із зовнішнім оформленням продукції Позивача, що призводить до змішування свідомості споживачів товарів, стало підставою для звернення Позивача за захистом своїх прав шляхом зобов’язання відповідачів припинити недобросовісну конкуренцію відносно Позивача та направлено на вилучення з господарського обороту товару, що оформлений етикетками схожими з етикетками Позивача, а саме паштетів вироблених під торговельною маркою »в асортименті «Паштет м'ясний «Празький», «Паштет печінковий з вершковим маслом», «Паштет із курячої печінки», «Паштет з яловичої печінки», «Паштет празький з вершковим маслом»та зобов’язати змінити етикетки на вищевказаних товарах на такі, що не будуть схожі з етикетками, що використовуються Позивачем і не будуть викликати плутанину та змішування з товарами Позивача.

Суд, розглянувши матеріали справи, оглянувши речові докази, заслухавши пояснення представників сторін, проаналізувавши норми чинного законодавства, дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. ст. 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Статтею 25 цього закону передбачено, що у разі визнання вчинення порушень, передбачених статтями 4 і 6 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України або особи, права яких порушені, мають право звернутися до суду із позовом про вилучення відповідних товарів з неправомірно використаним позначенням, копій виробів іншого суб'єкта господарювання і у виробника, і у продавця.

Згідно із ст. 4 зазначеного закону, неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Як вбачається зі змісту вказаної норми, для визначення неправомірності дій відповідачів необхідна наявність в їх діях сукупності наступних ознак: використання упаковки товарів без дозволу особи, яка має відповідні права на цю упаковку; особа, якій належать права на цю упаковку, повинна мати першість на її використанні; використання такої упаковки може призвести споживачів та інших осіб до змішування з діяльністю особи, яка має відповідні права на цю упаковку.

Згідно з ч. 1 ст. 33 Господарського кодексу України, неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання визнаються: неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки; неправомірне використання товару іншого виробника; копіювання зовнішнього вигляду виробу іншого виробника; порівняльна реклама.

В матеріалах справи наявні докази того, що позивач використовує упаковку (етикетки) щодо паштетів, що ним виробляються, в її теперішньому вигляді принаймні з 2003 року (стор. 286 видання «100 кращих товарів України»за 2003 рік). Суду надані матеріали, які підтверджують, що в такому вигляді або з незначними змінами, етикетки продовжували використовуватися позивачем і в подальшому, до цього часу.

Між тим, жодних підтверджень першості у використанні спірних етикеток при виготовленні в своєї продукції –паштетів в асортименті під торговельною маркою «Наme»,- відповідачі суду не надано. Більш того, згідно з документами, виданими органами статистики та органами державної реєстрації юридичних осіб, виробництво м’ясних продуктів є основним видом діяльності за КВЕД (ЗКГНГ) позивача з 1993 року. В той же час, державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, відповідача ТОВ «Одесспродукткомплекс», було проведено 15.09.2003 року, а державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, відповідача ТОВ «Хаме УК Трейд»було проведено 31.08.2004 року. Згідно з довідки ЄДРПОУ у відповідача-2 виробництво м’ясної продукції взагалі немає серед видів діяльності за КВЕД, тоді як основним видом діяльності є дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки.

Суд не приймає до уваги доводи відповідача-2 з посиланням, в тому числі на висновки експертного дослідження, наданого відповідачем-2, про те, що жовтий колір етикетки у поєднанні з червоним кольором шрифту є традиційними кольорами чеської компанії «Наme»в продукції, що нею виробляється і що жовтий колір взагалі є своєрідним «торговим одягом»чеської компанії «Наme». Зразки представлених етикеток та продукції товариства s.r.o.»мають зовсім інший вигляд та оформлення, ніж етикетки, що використовуються в продукції відповідачів під торговельною маркою «Наme». Також, в висновку експертного дослідження прямо вказано, що етикетки паштетів »зареєстровані в якості знаків для товарів і послуг на території Чеської Республіки (свідоцтва № 22236, №214268), тобто мають правову охорону саме території даної держави.

Між тим, суду не було надано доказів щодо реєстрації зазначених етикеток в якості знаків для товарів та послуг на території України, а також доказів постачання та продажу консервів, оформлених зазначеними етикетками або іншими етикетками паштетів, зображення яких наведені у висновку, на території України. Зображення продукції дитячого харчування, джемів та повидла, кетчупів, соусів-барбекю з використання жовтого кольору в оформленні цієї продукції, також не можна вважати належними доказами, оскільки предметом даного спору є недобросовісна конкуренція під час виробництва й продажу м’ясних консервів, тобто іншої групи продовольчих товарів. Використання жовтого кольору в адміністративних спорудах товариства s.r.o.», що розташовані на території Чеської Республіки та в одязі чеської хокейної команди «НАМЕ»не стосується обставин даної справи. Крім того, чеське товариство s.r.o.»не зазначено в етикетках м’ясних консервів, які є предметом спору, а ні в якості виробника, а ні в якості замовника продукції. Відповідачем-2 по даній справі є ТОВ «Хаме УК Трейд», який на спірних етикетках зазначений як замовник продукції і саме відносно нього наведена контактна інформація –адреса й номер телефону: «Україна, 04655, м. Київ, вул. В.Хвойки, 21, оф. 204, Тел. 044 3323299».

В той же час суд погоджується з доводами позивача про те, що рішення ДП «Український інститут промислової власності»щодо реєстрації знака для товарів та послуг за заявкою m201009923 свідчать про розрізняльну здатність жовтого кольору при його використанні позивачем та приймає висновок ДП «Український інститут промислової власності»№ 40140 від 18.08.2010 р. в якості належного доказу по справі.

З наданих позивачем фотографій торговельної полиці в магазині та продовольчого торговельного контейнеру вбачається, що консерви, що виробляються відповідачами знаходяться в продажу разом з консервами, що виробляються позивачем в перемішаному стані без розділення по торгівельним маркам.

З урахуванням рекомендацій Вищого господарського суду України, викладених в інформаційному листі від 15.12.2008 р. № 01-8/724, судом особисто, з позиції споживача, оглянута продукція, що виробляється позивачем та відповідачами, розглянуті зразки етикеток, що використовуються сторонами, та фотографії продукції. В результаті, суд дійшов до висновку, що етикетки, що розміщуються на консервних банках з паштетною продукцією під торговельною маркою «Наme», виготовленою відповідачем-1 за замовленням та під контролем відповідача-2, дійсно схожі на етикетки, що використовуються позивачем при виробництві паштетної продукції під торговельною маркою «ОНИСС». Зокрема, співпадають жовтий колір фону етикеток; є схожими шрифти, що використані в назвах консервів та їх кольорова гама; додають схожості з етикетками позивача певне розташування в етикетках відповідачів назв паштетів та написи «консерви м’ясні», «з натуральної печінки», що виконані курсивом червоним кольором та розміщені праворуч та ліворуч від назви паштету, а також наявність ліній по верхньому та нижньому краях етикетки.

Крім того, в матеріалах справи міститься дослідження Іноземного підприємства «ГФК Юкрейн», з якого вбачається, що на думку опитаних респондентів, найбільш схожими елементами упаковок продукції сторін, є колір/кольорова гама та загальний стилістичний підхід до оформлення етикеток. Зазначене дослідження ґрунтується на спеціальних знаннях у сфері маркетингових досліджень та здійснено зареєстрованим на території України іноземним підприємством «ГФК Юкрейн», яке входить до складу компанії „Gfk Group”, яка є четвертою найкрупнішою компанією в світі та найкрупнішою компанією у Центральній та Східній Європі. За своєю спеціалізацією саме ця компанія проводить дослідження в різних сферах діяльності, зокрема, веде нагляд та аналіз рішень, що відносяться до здійснення покупок та поведінки споживачів, проводить дослідження щодо сприяння марки різними групами споживачів, аналіз ефективності комунікації, дослідження щодо споживчих звичок та поведінки по відношенню до продукту чи групи продуктів, визначення факторів, які визначають таку поведінку, тощо.

Отже, враховуючи ці обставини та беручи до уваги висновки дослідження Іноземного підприємства «ГФК Юкрейн», суд погоджується з твердженнями позивача про ймовірність плутанини в свідомості споживачів відносно товарів позивача та товарів відповідачів та змішування діяльності позивача.

В матеріалах справи є документи, що свідчать про відповідність виробництва позивача вимогам системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001-2001, а також дипломи та сертифікати, якими високо відмічена якість продукції позивача. З довідок, що надані суду позивачем та приєднаних до матеріалів справи договорів постачання, маркетингу й реклами вбачається, що паштетна продукція позивача під торговельною маркою «ОНИСС»постачається по всіх регіонах України, що на просування товару на ринку позивачем щорічно витрачаються значні кошти. Як показало опитування споживачів даного виду продукції, паштети під торговельною маркою «ОНИСС»лідирують серед паштетів інших торговельних марок, до яких входить і торговельна марка », за критеріями «знання торговельної марки», «покупка торговельної марки».

Встановлені обставини дають підстави вважати, що дії відповідачів з використання етикеток, що схожі на етикетки позивача, направлені на змішування товарів відповідачів з товарами позивача, а тому такі дії слід вважати як прояв недобросовісної конкуренції відносно позивача та як неправомірне використання ділової репутації.

Суд не приймає до уваги висновки дослідження експерта Н.М.Мещерякової, в яких йдеться про те, що дії ТОВ «Одесспродукткомплекс»як виробника продукції на замовлення та під контролем ТОВ «Хаме УК Трейд», та самої компанії «НАМЕ», є такими, що не суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності та не здатні викликати змішування відносно підприємства, продуктів та господарської діяльності ТОВ Фірма «ОНИСС», що є конкурентом. Визнання або невизнання в діях відповідачів ознак недобросовісної конкуренції є правовим питанням, вирішення якого відповідно до чинного законодавства відноситься до компетенції суду. Згідно зі ст.ст. 35, 41 ГПК України, суд отримає роз’яснення спеціаліста та призначає судову експертизу у випадках, коли з’ясування певних обставин у справі потребує спеціальних, а не правових знань.

Також суд зазначає, що при призначенні судової експертизи, особа набуває прав та несе обов’язки експерта після оголошення (вручення) їй судової ухвали про призначення експертизи та попередження про відповідальність. Отже тільки за цих умов висновок експерта набуває доказової сили, а невиконання цих вимог унеможливлює використання висновку експерта як доказу у справі.

Крім того, відповідно до ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Суд також вважає помилковими доводи відповідача-1 ТОВ «Одесспродукткомплекс»про те, що позовні вимоги позивача суперечать способам захисту цивільних прав та інтересів, передбачених діючим законодавством України, оскільки справи про недобросовісну конкуренцію віднесені до відання Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, з огляду на наступне:

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», відносини, пов'язані захистом від недобросовісної конкуренції, регулюються цим Законом, Законом України "Про захист економічної конкуренції", Законом України "Про Антимонопольний комітет України", Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, іншими актами законодавства, виданими на підставі законів чи постанов Верховної Ради України.

Згідно до ст. 27 цього закону, визначено, що питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, між тим дана норма не містить імперативний характер щодо розгляду справ виключно органами Антимонопольного комітету, а визначає лише процесуальні засади діяльності цього органу.

Статтєю 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (набула чинності для України 25.12.1991) передбачено, що країни Союзу зобов'язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Підпунктом (viii) статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності, підписаної в Стокгольмі 14 липня 1967 року, що набула чинності для України (у складі Радянського Союзу) 26.04.1970 р. передбачено, що поняття "інтелектуальна власність" включає також права віднесені до захисту проти недобросовісної конкуренції, а також всі інші права, що відносяться до інтелектуальної власності у виробничій, науковій, літературній і художній областях.

У Спільній декларації стосовно статті 50 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та країнами ЕС, підписаної 16.06.1994р. та ратифікованої Законом України від 10.11.1994 року № 237/94-ВР встановлено, що для цілей цієї угоди інтелектуальна власність включає, зокрема, захист від нечесної конкуренції, як це зазначено у статті 10-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Частиною першою статті 41 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), яка зі вступом України до Світової організації торгівлі з 16.05.2008 є частиною національного законодавства України встановлено, що Члени [цієї угоди] повинні гарантувати, що процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності передбачаються їхнім законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що порушує права інтелектуальної власності, яка підлягає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень.

Статтею 42 Угоди ТРІПС передбачено, що Члени [цієї угоди] повинні зробити доступними для власників прав цивільно-судові процедури стосовно захисту будь-якого права інтелектуальної власності, що охоплюються цією Угодою. Крім того, зазначеною статтею встановлено, що всі сторони таких процедур повинні належним чином отримати право для підтвердження своїх претензій і для представлення всіх відповідних доказів.

Частиною 1 ст. 16 Цивільного кодексу України встановлено право особи звернутися в суд за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Цією ж статтею встановлені способи захисту цивільних прав та інтересів осіб. При цьому, абзацом 2 ч.2 зазначеної статті передбачено, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, встановленим договором або законом.

Відповідно ч. 2 ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України»встановлено, що якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно, Угода ТРІПС є частиною національного законодавства України, норми якої мають пріоритет перед нормами національного законодавства.

З огляду на це, суд вважає законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню вимоги позивача щодо припинення недобросовісної конкуренції з боку відповідачів та заборони відповідачам використовувати при виробництві товарів та їх введенні в цивільний обіг етикетки, які за кольоровою гамою, розташуванням написів та шрифтовою графікою схожі з етикетками позивача.

Щодо вимог Позивача відносно вилучення та знищення схожих етикеток у відповідачів та відновлення становища позивача шляхом зобов’язання відповідачів відкликати з цивільного обороту товари зі схожими етикетками та зобов’язання змінити таки етикетки, суд зазначає наступне:          

В силу приписів ст. 20 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" вчинення дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою відповідальність, передбачену цим Законом.

Так, Частиною 3 ст. 25 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»встановлено, що рішення про вилучення товарів з неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання приймається у разі, якщо можливість змішування з діяльністю іншого суб'єкта господарювання не може бути усунена в інший спосіб.

Статтею 16 ЦК України встановлено, що одним з способів захисту цивільних прав та інтересів може бути відновлення становища, яке існувало до порушення.

Згідно вимог ст. 432 Цивільного Кодексу України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів.

Стаття 46 Угоди ТРІПС встановлює, що з метою створення ефективного засобу проти порушення прав інтелектуальної власності органи судової влади повинні мати право вимагати вивести з комерційних каналів без будь-якої компенсації товари, стосовно яких були порушення, таким чином, щоб уникнути завдання будь-якої шкоди власнику прав або, якщо це не суперечить існуючим конституційним вимогам, знищити такі товари. Органи судової влади повинні також мати право вимагати без будь-якої компенсації виведення з комерційних каналів матеріалів та обладнання, які були значною мірою використані для виробництва товарів, що порушують права інтелектуальної власності, таким чином, щоб зменшити ризик подальших порушень. При розгляді таких вимог слід враховувати необхідність співвідношення між серйозністю порушення та призначених заходів усунення порушення права інтелектуальної власності, а також інтересами третіх сторін.

Отже, суд вважає, що вимоги позивача щодо вилучення та знищення схожих етикеток, та відкликання товарів з цивільного обороту з подальшою зміною етикеток на таких узгоджуються із приписами законодавства є обґрунтованими та, з огляду на встановлені судом спірні правовідносини, будуть сприяти усуненню встановленого судом порушення прав Позивача.

Суд не приймає до уваги заперечення відповідачів щодо невідповідності вимог позивача Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки позивач не заявляв будь-яких позовних вимог стосовно порушення відповідачами прав інтелектуальної власності на виріб, що охороняється патентом України № 16364 на промисловий зразок. Як йдеться з пояснень представника позивача, копія патенту була приєднана до матеріалів справи в якості одного із доказів першості позивача в використанні спірних етикеток, оскільки заявка на промисловий зразок була подана в 2007 р. саме з таким зображенням етикетки, в якому цей виріб (етикетка для консервів) використовується і зараз.

Також суд зазначає, що необґрунтованими є доводи відповідача-1 ТОВ «Одесспродукткомплекс»про те, що він є лише виробником продукції, яку йому замовив відповідач-2, ТОВ «Хаме УК Трейд»і тому не є винним у вчиненні недобросовісної конкуренції. Як вбачається з п. 8.5.договору № 1/10 від 19.03.2010 р., укладеним між відповідачами, відповідач-1 самостійно здійснював замовлення етикеток після отримання їх оригінал-макету від відповідача-2. Згідно витягу з ЄДРПОУ від 01.09.2010 оптова торгівля харчовими продуктами відноситься до основного виду діяльності відповідача-1, таким чином він не міг не знати про наявність на ринку харчових продуктів паштетів позивача, оформлених відповідними етикетками.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про захист економічної конкуренції», цим законом регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю із суб'єктами господарювання; суб'єктів господарювання з іншими суб'єктами господарювання, із споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією.

Статтею 1 даного закону визначено термін «суб'єкт господарювання»: «це юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою; група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими. Суб'єктами господарювання визнаються також органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського управління та контролю в частині їх діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності. Господарською діяльністю не вважається діяльність фізичної особи з придбання товарів народного споживання для кінцевого споживання». Отже, Відповідач-1 підпадає під ознаки суб’єкта господарювання, оскільки згідно з договором № 1/10 від 19.03.2010 р. відповідач-1 є постачальником товарів, таким чином, відповідач-1 є належним відповідачем по справі.

Згідно до ст. 44. Господарського процесуального кодексу України, до складу судових витрат віднесено державне мито, суми, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрати, пов'язані з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплата послуг перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Відповідно до частини 3 статті 48 Господарського процесуального кодексу України витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у порядку, встановленому Законом України "Про адвокатуру". Дія вказаного закону поширюється тільки на осіб, які є адвокатами.

Поняття особи, котра є адвокатом, наводиться в статті 2 Закону України "Про адвокатуру", котра зазначає, що адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, одержав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.

Згідно зі ст. 12 Закону України "Про адвокатуру", оплата праці адвоката здійснюється згідно угоди між громадянином чи юридичною особою та адвокатським об'єднанням або адвокатом.

В матеріалах справи міститься договір від 11.06.2010р. про надання правової допомоги, укладений між Позивачем та адвокатом Лемещук Н.В., предметом даного договору є надання адвокатом правової допомоги позивачеві з метою підготовки та подання позовної заяви до господарського суду Одеської області та представництво інтересів Позивача в зазначеній судовій інстанції. Відповідно до п.п. 4.1., 4.3. Договору, за послуги адвоката позивач сплачує винагороду, яка формується виходячи із фіксованої вартості надання послуг, визначеної у погодинній ставці –800 грн./1 година, –та обсягу фактично затраченого адвокатом часу. При цьому згідно п. 4.4. договору, вартість години роботи адвоката в неробочий час, помножується на коефіцієнт 1,5. В підтвердження того, що Лемещук Н.В. є адвокатом в матеріалах справи є свідоцтво про зайняття адвокатською діяльністю.

Згідно акту від 01.07.2010 р. виконаних робіт по наданню правової допомоги за червень 2010 р., адвокатом надана правова допомога на суму 40800,00 грн., яка згідно платіжного доручення № 820 від 09.07.2010 р. та відмітки ПАБ «Райффайзен Банк Аваль»була перерахована позивачем 09.07.2010 р. Згідно акту від 02.08.2010 р. виконаних робіт по наданню правової допомоги за липень 2010 р., адвокатом надана правова допомога на суму 6400,00 грн., яка згідно платіжного доручення № 4222 від 03.08.2010 р. та відмітки ПАБ «Райффайзен Банк Аваль»була перерахована позивачем 03.08.2010 р.

Відповідно до п. 10 роз'яснень Вищого арбітражного суду України від 04.03.98 р. N 02-5/78 витрати позивачів та відповідачів, пов'язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, розподіляються між сторонами на загальних підставах, визначених ч. 5 ст. 49 ГПК України.

При цьому, вирішуючи питання про розподіл судових витрат, господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування названих витрат, крім державного мита, не повинен бути неспіврозмірним, тобто явно завищеним. За таких обставин, суд з урахуванням обставин конкретної справи, зокрема, ціни позову, може обмежити цей розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для даної справи.

Враховуючи вищевикладене, суд, застосовуючи аналогію закону, та, вважаючи, що розмір витрат на юридичні послуги є завищеним та вважає за необхідне обмежити цей розмір до 30 000 грн.

Статтею 44 ГПК України встановлено, що судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи. Як вбачається з зазначеної статті, перелік складу судових витрат не є вичерпним, що підтверджується роз’ясненням ВАСУ від 04.03.98 р. N 02-5/78, відповідно до ч. 2 п. 1 яких встановлено, що до інших витрат у розумінні статті 44 ГПК відносяться, зокрема, суми, які підлягають сплаті особам, викликаним до господарського суду для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи.

Як встановлено судом, за договором № 102 від 09.07.2010 р. та за договором № 17 від 09.07.2010 р., було розроблено методологію проведення дослідження, розроблено анкети, проведено опитування споживачів паштетної продукції, зроблено аналіз та виготовлено звіт щодо оцінки сприйняття упакувань паштету споживачами.

Як вже вказувалося вище, статтею 42 Угоди ТРІПС передбачено, що сторони цивільно-судових процедур повинні належним чином отримати право для підтвердження своїх претензій і для представлення всіх відповідних доказів. Суд вважає дослідження «Оцінка сприйняття упакувань паштету», що підготоване за договорами № 102 від 09.07.2010 р. та № 17 від 09.07.2010 р., належним доказом по справі. На підставі викладеного, суд вважає вимоги позивача щодо відшкодування витрат, понесених у зв’язку з проведенням цього дослідження, законними й обґрунтованими.

На підставі ст.ст. 44, 49 ГПК України, суд задовольняє вимоги позивача щодо стягнення з відповідачів винагороди за проведення дослідження з тестування дизайну упаковки паштетів у сумі 6000,00 грн. та винагороди за підготовку, контроль проведення та аналіз результатів дослідження з приводу тестування упаковок паштетів в сумі 12000,00 грн. Вимоги позивача щодо стягнення винагороди адвоката суд задовольняє частково, оскільки вважає суму адвокатської допомоги у розмірі 47200,00 грн. необґрунтованою, та зменшує її до 30000,00 грн. Відповідно задоволеним вимогам суд покладає на відповідачів судові витрати по сплаті державного мита в сумі 265 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, –

ВИРІШИВ:

1.          Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ОНИСС» задовольнити в повному обсязі.

2.          Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Одесспродукткомплекс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Хаме УК Трейд»припинити недобросовісну конкуренцію відносно Товариства з обмеженою відповідальністю фірми «ОНИСС».

3.          Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Одесспродукткомплекс», Товариству з обмеженою відповідальністю «Хаме УК Трейд»використовувати при виробництві товарів та введенні їх в цивільний оборот етикетки для м'ясних консервів, які за кольоровою гамою, розташуванням написів (назва продукту, вказівки на склад продукту, на товарну підгрупу продукту) та шрифтовою графікою схожі з етикетками позивача.

4.          Вилучити у Товариства з обмеженою відповідальністю «Одесспродукткомплекс»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Хаме УК Трейд»етикетки, схожі з етикетками Позивача, а саме етикетки до паштетів, вироблених ТОВ «Одесспродукткомплекс»за замовленням та під контролем ТОВ «Хаме УК Трейд»в асортименті «Паштет м'ясний «Празький», «Паштет печінковий з вершковим маслом», «Паштет із курячої печінки», «Паштет з яловичої печінки», «Паштет празький з вершковим маслом», та знищити ці етикетки.

5.          Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Одесспродукткомплекс»та Товариство з обмеженою відповідальністю «Хаме УК Трейд»вилучити з цивільного обороту товари, що оформлені етикетками схожими з етикетками Позивача, а саме паштети вироблені під торговельною маркою »в асортименті «Паштет м'ясний «Празький», «Паштет печінковий з вершковим маслом», «Паштет із курячої печінки», «Паштет з яловичої печінки», «Паштет празький з вершковим маслом»та змінити етикетки на вищевказаних товарах на такі, що не будуть схожі з етикетками, що використовуються Позивачем і не будуть викликати плутанину та змішування з товарами Позивача.

6.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Одесспродукткомплекс»витрати за проведення дослідження з дизайну упаковки паштетів та за підготовку, контроль проведення та аналіз результатів дослідження в сумі 9 000 (дев’ять тисяч) грн.

7.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Хаме УК Трейд»витрати за проведення дослідження з дизайну упаковки паштетів та за підготовку, контроль проведення та аналіз результатів дослідження в сумі 9 000 (дев’ять тисяч) грн.

8.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Одесспродукткомплекс»судові витрати з оплати послуг адвоката в сумі 15000 (пятнадцять тисяч) грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 132 (сто тридцять дві)грн. 50 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 (сто вісімнадцять)грн.

9.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Хаме УК Трейд»судові витрати з оплати послуг адвоката в сумі 15000 (пятнадцять тисяч) грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 132 (сто тридцять дві)грн. 50 коп. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118 (сто вісімнадцять)грн.

Рішення набирає законної сили в порядку ст. 85 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя

Повний текст рішення складено 13.09.2010р.