Рішення № 10759039, 06.08.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б тел. 284-18-98 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

Справа № 21/20606.08.10 За позовом           Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок Г.Т."

до           1) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України;

          2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К"

про           визнання недійсним свідоцтва України № 53149 на знак для товарів і

послуг "AsXS"

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивача           не з’явився

від відповідача-1           Саламов О.В., за дов. № 16-08/15 від 11.01.2010 р.

від відповідача-2           Поляк О.В., за дов. № 33-УЛ від 26.01.2010 р.

                                        Коваль М.В., за дов. № 34-УЛ від 26.01.2010 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Мiнiстерства освіти і науки України (вiдповiдач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" (вiдповiдач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 53149 на знак для товарів і послуг, який належить вiдповiдачевi-2.

Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 27.03.2006 р. порушено провадження у справі № 21/206, розгляд справи призначено на 16.05.2006 р., на сторони покладено обов’язок надати додаткові документи у справі.

У судовому засiданнi 16.05.2006 р. представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги, а також подав клопотання про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Вiдповiдач-2 подав відзив на позов, у якому просить відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що позивач не довів порушення своїх прав, а також не надав доказів, які підтверджують обставини, викладені у позовній заяві.

Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 16.05.2006 р. у справі № 21/206 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

18.12.2006 р. до суду надійшов лист № 8173 Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, вiдповiдно до якого матеріали справи повертаються до суду, оскільки вiдповiдачами не подані додаткові матеріали, необхiднi для проведення експертизи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 25.12.2006 р. провадження у справі поновлено та призначено розгляд справи на 06.02.2007 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.02.2007 р. у справі № 21/206 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Провадження у справі зупинено до надання висновку експертизи.

11.07.2007 р. до Господарського суду м. Києва надійшов висновок судової експертизи № 3277 від 07.06.2007 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 20.07.2007 р. поновлено провадження у справі № 21/206, розгляд справи призначено на 11.09.2007 р.

У судовому засiданнi 11.09.2007 р. оголошено перерву до 02.10.2007 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 02.10.2007 р. зупинено провадження у справі № 21/206 у зв’язку з призначенням судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

03.03.2008 р. до суду надійшов лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз № 04/13797 від 06.02.2008 р. та матеріали справи без проведення судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 12.05.2008 р. поновлено провадження у справі № 21/206, розгляд справи призначено на 27.05.2008 р.

У судовому засiданнi представниками позивача подано клопотання про призначення у справі додаткової судової експертизи, оскільки Постановою Вищого господарського суду України вiд 15.04.2008 р. ухвала вiд 02.10.2007 р. про призначення додаткової експертизи залишена без змін.

Ухвалою Господарського суду м. Києва вiд 27.05.2008 р. призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Провадження у справі зупинено до надання висновків додаткової судової експертизи.

15.10.2008 р. до Господарського суду м. Києва надійшов висновок судової експертизи № 5334 від 06.10.2008 р.

У зв’язку з призначенням Шевченка Е.О. на посаду заступника Голови Господарського суду м. Києва та виконання ним адміністративних функцій, розпорядженням Голови Господарського суду м. Києва № 21/206 від 22.10.2008 р. справа № 21/206 передана для подальшого розгляду судді Демченко Т.С.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою від 31.10.2008 р. справа № 21/206 прийнята суддею Демченко Т.С. до свого провадження, розгляд справи призначено на 26.11.2008 р., зобов’язано сторони ознайомитися із висновком судової експертизи № 5334 та надати суду свої письмові пояснення.

У судове засідання 26.11.2008 р. представники позивача та відповідача не з’явилися, вимог ухвали суду від 31.10.2008 р. не виконали. Представник позивача 26.11.2008 р. через відділ діловодства Господарського суду м. Києва подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з неможливістю завчасного ознайомлення з висновком судової експертизи та неможливістю прийняти участь у засіданні, призначеному на 26.11.2008 р. Від відповідача-2 надійшло клопотання про перенесення слухання справи на іншу дату, яке мотивоване необхідністю більш тривалого ознайомлення з результатами експертизи та неможливістю надати суду додаткові документи, які знаходяться у представників відповідача.

Клопотання судом задоволені, розгляд справи відкладено на 17.12.2008 р.

17.12.2008 р. від відповідача-2 надійшли додаткові пояснення та надані додаткові матеріали у справі. Відповідачем-2 також заявлено клопотання про призначення у справі повторної експертизи об’єктів інтелектуальної власності, яке обґрунтоване тим, що висновки судової експертизи № 5334 суперечать іншим матеріалам справи і містять розходження з висновками інших експертів, зокрема, із наданим відповідачем-2 висновком ТОВ "Експертне бюро Мещерякової, Дорошенка та Сержанової" № 08/08-НМ від 16.12.2008 р. Позивач просить доручити проведення експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, поставивши на розгляд експерта наступне питання: "Чи є позначення AsXS, що охороняється за свідоцтвом № 53149, описовим щодо товарів, зазначених у переліку згаданого свідоцтва?".

Представник позивача заперечив проти призначення у справі повторної експертизи.

Представник відповідача-1 не заперечив проти призначення повторної експертизи, однак у наданих усних поясненнях висловив незгоду із обраною позивачем експертною установою, якій має бути доручено проведення експертизи у зв’язку з упередженим ставленням керівника Центру до Департаменту інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 17.12.2008 р. у справі призначено експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

19.12.2008 р. від відповідача-1 надійшла заява про відвід судового експерта. В обґрунтування заяви відповідач-1 зазначає, що директор Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України Крайнєв П.П. у своїх публічних виступах неодноразово наголошував на тому, Державний департамент інтелектуальної власності завідомо незаконно видає охоронні документи на об’єкти інтелектуальної власності, сприяє поширенню піратства в Україні і тому має бути ліквідований із створенням нової структури. На підтвердження вказаних обставин відповідачем-1 надані роздруківки статей з виступами Крайнєва П.П., які розміщені в мережі Інтернет. Оскільки судовий експерт, якого буде призначено для проведення експертизи у справі № 21/206, буде співробітником вищезазначеної експертної установи і в силу трудових відносин прямо підзвітний та підпорядкований Крайнєву П.П., відповідач-2 вважає, що експерт буде побічно заінтересований в результаті розгляду справи і з метою створення доказів незаконної видачі Державним департаментом інтелектуальної власності охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності може зробити висновок про невідповідність знаку для товарів і послуг за свідоцтвом № 53149 умовам правової охорони.

Для вирішення питання про відвід судового експерта суд ухвалою від 24.12.2008 р. поновив провадження у справі та призначив її розгляд на 30.01.2009 р.

У судовому засіданні відповідач-1 підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідач-2 заперечив проти заяви відповідача-1 про відвід судового експерта.

Представник позивача у судове засідання не з’явився, через відділ діловодства Господарського суду м. Києва подав клопотання про відкладення розгляду справи, у якому підтримав заяву відповідача-1.

Клопотання позивача судом задоволено, розгляд справи відкладено на 18.02.2009 р.

Заслухавши у судовому засіданні 18.02.2009 р. пояснення представників сторін, суд відмовив у задоволенні клопотання відповідача-1 про відвід судових експертів.

Згідно з ч. 3 ст. 41 ГПК України проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.

Заслухавши у судовому засіданні 18.02.2009 р. думку учасників процесу, судом призначена судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено безпосередньо спеціалістам, а саме атестованим судовим експертам відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів Петренку С.А. та Коваленко Т.В.

Ухвалою суду від 18.02.2009 р. відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі зупинено до отримання висновків експертизи.

22.10.2009 р. до Господарського суду м. Києва надійшов висновок № 533 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Ухвалою суду від 28.10.2009 р. поновлено провадження у справі, її розгляд призначено на 27.11.2009 р.

У судове засідання 27.11.2009 р. представник відповідача-2 не з’явився, про причини неявки не повідомив.

Представниками позивача та відповідача-1 подані клопотання про виклик у судове засідання судових експертів для надання роз’яснень щодо наданих ними висновків. Необхідність виклику судових експертів пояснюється позивачем та відповідачем-1 суперечливістю наданих висновків у справі та їх незрозумілістю. Також представником позивача подано клопотання про витребування від державної митної служби України інформації про обсяги імпорту протягом 2000-2008 р.р. на митну територію України кабельної продукції типу AsXS виробництва Польщі та Чехії. Клопотання судом задоволені.

Ухвалою суду від 27.11.2009 р. розгляд справи відкладено на 22.01.2010 р.

У зв’язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному, судове засідання, призначене на 22.01.2010 р., не відбулося. Ухвалою суду від 03.02.2010 р. розгляд справи призначено на 12.02.2010 р.

У судове засідання 12.02.2010 р. представник відповідача-1 та судовий експерт Петренко С.А. не з’явились, у зв’язку з чим розгляд справи відкладено на 03.03.2010 р.

У судовому засіданні 03.03.2010 р. представником позивача подано доповнення до позовної заяви, у якому додатково до заявлених вимог позивач просить зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва № 53149 від 15.08.2005 р. та повідомити про визнання недійсним свідоцтва у офіційному бюлетені. Доповнення прийняті судом до розгляду.

Ухвалою суду від 03.03.2010 р. розгляд справи відкладено на 21.04.2010 р. у зв’язку з необхідністю витребування нових доказів.

03.03.2010 р. направлено повторний запит до Державної митної служби України про надання інформації стосовно обсягів імпорту протягом 2000-2008 р. р. на митну територію України кабельної продукції типу AsXS (код за УКТ ЗЕД 85445910) виробництва Польщі та Чехії.

Станом на 21.04.2010 р. відповідь на запит від Державної митної служби України не отримано.

У зв’язку з неявкою представника позивача судове засідання відкладено на 14.05.2010 р.

Представник позивача у судове засідання 14.05.2010 р. не з’явився, телеграмою повідомив суд про неможливість явки у дане судове засідання та просив розглядати справу за його відсутності.

Ухвалою суду від 14.05.2010 р. розгляд справи відкладено на 16.06.2010 р.

У судовому засіданні 16.06.2010 р. оголошувалась перерва до 14.07.2010 р.

У зв’язку із перебуванням судді Демченко Т.С. у відпустці судове засідання, призначене на 14.07.2010 р., не відбулося. Ухвалою суду від 26.07.2010 р. розгляд справи призначено на 06.08.2010 р.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться у матеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" є власником свідоцтва України № 53149 на знак для товарів і послуг "AsXS", зареєстрованого 15.08.2005 р. для товарів 9 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: кабелепроводи електричні; кабелі волоконні оптичні, кабелі електричні, самонесучі ізольовані проводи (заявка № 20041111878, дата подання –04.11.2004 р.).

Позивач, посилаючись на ст.ст. 5, 6, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", просить визнати недійсним свідоцтво України № 53149 на знак для товарів і послуг "AsXS" з підстав невідповідності зареєстрованого позначення умовам надання правової охорони, вважаючи, що вказаний знак складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення марок самонесучих проводів AsXS, та позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів або у зв’язку із ними, зокрема, вказують на вид (самонесучий провід), склад (з алюмінієвими жилами, в ізоляції із зшитого поліетілену, стійкого до ультрафіолетового (сонячного) випромінювання), властивості, призначення товарів.

В силу п. 3 Постанови Верховної Ради України № 3771-ХІІ від 23.12.1993 р. "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Таким чином, при вирішенні зазначеного спору слід керуватися нормами законодавства, що діяли станом на 04.11.2004 р.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (тут і далі –в редакції станом на дату подання заявки на реєстрацію товарного знаку відповідача-2) право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Статтею 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Умови надання правової охорони визначені ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", відповідно до якої правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Частиною 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Таким чином, для правильного вирішення справи по суті необхідно встановити, чи складається позначення "AsXS", що охороняється свідоцтвом України № 53149, лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів певного виду, та/або описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів.

Згідно з ч.1 ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Як визначено у п. 3.3. Рекомендацій Президії Вищого Господарського Суду України № 04-5/76 від 29.03.2005 р. "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності", господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з’ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони, зокрема, вирішувати питання про те, чи торговельна марка складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складається лише з позначень чи даних, що є описовими у використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв’язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Враховуючи наведене, судом відповідно до ст. 41 ГПК України та на підставі Закону України "Про судову експертизу" 06.02.2007 р. призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Згідно з висновком № 3277 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.06.2007 р.:

1.          Позначення "AsXS", що охороняється свідоцтвом № 53149, не складається з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

2.          Позначення "AsXS", що охороняється свідоцтвом № 53149, складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів, зокрема, вказує на тип кабельного виробу, а саме –провід самонесучий (s) ізольований з алюмінієвими (A) жилами та додаткові конструктивні ознаки: з ізоляцією зі сшитого поліетілену (XS);

3.          Позначення "AsXS", що охороняється свідоцтвом № 53149, не складається з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Не погодившись з п. 2 зазначеного висновку, представник відповідача-2 подав додаткові пояснення у справі, в яких описав історію виникнення і використання ним позначення AsXS. Зважаючи на неясність п. 2 висновку, представник відповідача-2 просив призначити у справі додаткову експертизу.

Ухвалою суду від 27.05.2008 р. у справі призначено додаткову судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Згідно з висновком № 5334 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.10.2008 р.:

1.          Позначення "AsXS", що охороняється свідоцтвом № 53149, складається лише з даних, що є описовими при використанні щодо самонесучих ізольованих проводів, зокрема, таких, які вказують на тип проводу, його склад та властивості, а саме –провід самонесучий (s) ізольований з алюмінієвими (A) жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетілену стійкого до дії ультрафіолетового (сонячного) випромінювання (звичайної якості) (XS). При використанні позначення "AsXS" для інших зазначених у заявці товарів і послуг 9 класу МКТП: кабелепроводи електричні; кабелі волоконні оптичні, кабелі електричні, воно буде оманливим щодо характеристик відповідних проводів;

2.          Позначення "AsXS" не є фантазійним (вигаданим) чи комбінацією довільно складених літер, оскільки це позначення має певне смислове навантаження, певну семантику для українського споживача кабельної продукції (проводів), якому воно знайоме саме як позначення певної марки проводів самонесучих ізольованих і описує провід самонесучий ізольований з алюмінієвими жилами, з ізоляцією зі зшитого поліетілену стійкого до дії ультрафіолетового (сонячного) випромінювання (звичайної якості) (XS). При використанні позначення "AsXS" щодо самонесучих ізольованих проводів воно буде описовим, зокрема таким, що вказує на тип проводу, його склад та властивості, а при використанні позначення "AsXS" для інших зазначених у заявці товарів і послуг 9 класу МКТП: кабелепроводи електричні; кабелі волоконні оптичні, кабелі електричні, воно буде оманливим щодо характеристик відповідних проводів.

У зв’язку з подачею відповідачем-2 додаткових документів на підтвердження своїх заперечень проти позову та за клопотанням відповідача-2, ухвалою суду від 18.02.2009 р. призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів за спеціальністю 13.6.: "Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" Петренку Сергію Анатолійовичу та Коваленко Тетяні Вікторівні.

Згідно з висновком № 533 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 22.10.2009 р. позначення "AsXS", що охороняється свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 53149, не є описовим на території України щодо товарів, зазначених у переліку згаданого свідоцтва.

Як передбачено ст. 42 ГПК України, висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу. Відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

Як вбачається з висновку № 533 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, відсутність описовості у позначення "AsXS", що охороняється свідоцтвом України № 53149, пояснюється судовими експертами тим, що:

позначення AsXS є штучно створеним словесним позначенням, яке зареєстровано для товарів 9 класу МКТП, а саме: кабелепроводи електричні; кабелі волоконні оптичні, кабелі електричні, самонесучі ізольовані проводи;

позначення AsXS є абревіатурою, яка не є звичайним терміном в електротехнічній галузі і відповідно до наявних в матеріалах справи документів тлумачиться наступним чином: А –алюмінієві жили; s –самонесучий провід; XS –ізоляція із "шитого поліетілену" стійкого до впливу ультрафіолетового (сонячного випромінювання);

описовість позначення AsXS стосовно самонесучих ізольованих проводів для українського споживача не очевидна (не зрозуміла) і не може бути встановлена при першому зоровому або фонетичному знайомстві;

порядок маркування (тип, характеристика, виробник, торговельна марка тощо) продукції визначаються відповідними нормативними актами, яким в Україні є ДСТУ 4743:2007 "Проводи самоутримні ізольовані та захищені для повітряних ліній електропередавання. Загальні технічні умови";

відповідно до ДСТУ 4743:2007 "Проводи самоутримні ізольовані та захищені для повітряних ліній електропередавання. Загальні технічні умови" маркування самонесучих ізольованих проводів повинно містити позначення "СІП", а нанесення позначення AsXS або зазначення виробника виокремлює цей товар з-поміж іншої аналогічної продукції;

для пересічного українського споживача електротехнічної продукції позначення AsXS набуло на території України розрізняльної здатності стосовно самонесучих ізольованих проводів, які вводяться в господарський обіг ТОВ "ТФ-К".

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України № 3771-ХІІ від 23.12.1993 р. "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, умови, яким повинно відповідати позначення, заявлене на реєстрацію як знак для товарів і послуг, визначаються на дату подання заявки. Заявка № 20041111878 на знак для товарів і послуг "AsXS" подана 04.11.2004 р., а отже, при визначенні відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони дослідженню підлягають обставини і відомості, що передують даті подання вказаної заявки.

З цих підстав, суд вважає необґрунтованими посилання судових експертів на ДСТУ 4743:2007 "Проводи самоутримні ізольовані та захищені для повітряних ліній електропередавання. Загальні технічні умови", який вступив в силу з 01.01.2008 р., а тому не може прийматися до уваги при визначенні відповідності заявленого позначення умовам надання правової охорони.

Суперечливим, на думку суду, є також висновок судових експертів про те, що позначення AsXS на дату подання заявки було штучно створеним словесним позначенням, оскільки, як підтверджується матеріалами справи, елементи, що входять до вказаного позначення стосовно самонесучих ізольованих проводів, мають смислове навантаження, і це позначення тлумачиться наступним чином: А –алюмінієві жили; s –самонесучий провід; XS –ізоляція із "шитого поліетілену" стійкого до впливу ультрафіолетового (сонячного випромінювання). Аналогічне значення вказаних буквених елементів і щодо продукції інших виробників та продукції відповідача-2, зокрема кабелів AFLwsXS, AFLwsXSn, AAsXS, AAsXSn, AAsXSnu, підтверджується наявними у матеріалах доказами (т. 1.: а.с. 25-28, 33, т. 2, а.с. 94-99, 107-114, 188, 205). Доказів наявності будь-яких інших варіантів тлумачення вказаного позначення матеріали справи не містять. При цьому буквені позначення таких проводів відрізняють їх лише за певними властивостями та матеріалом, з якого вони виготовлені.

Таким чином, вказане позначення містить лише елементи, що вказують на тип проводу, склад матеріалу, з якого виготовлений провід та його оболонка, та їх властивості.

Матеріли справи також свідчать, що на дату подання заявки позначення AsXS для самонесучих ізольованих проводів використовувалось рядом іноземних виробників, таких як "Elektrim S.A.", кабельний завод "Bitner", кабельний завод "Ожаров", компанії "Generik", "NKT cables", "Prakab". При цьому позначення AsXS було відомим споживачам як тип проводу виробництва Польщі, який є аналогом проводів російського виробництва СИПс-4 (т.2: а.с. 185). Жодними матеріалами справи не підтверджується, що вказане позначення асоціюється виключно з відповідачем-2.

З урахуванням зазначеного та враховуючи обмежене коло споживачів кабельної продукції для повітряних ліній передач, висновок судових експертів щодо неочевидності для українського споживача позначення AsXS є необґрунтованим.

Частиною 1 ст. 42 ГПК України передбачено, що висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання.

Стосовно висновку експертів про набуття позначенням AsXS на території України розрізняльної здатності стосовно самонесучих ізольованих проводів суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Ухвалою суду від 18.02.2009 р. на вирішення судових експертів було поставлено питання про те, чи є позначення "AsXS" описовим на території України щодо товарів, зазначених у переліку свідоцтва № 53149. Питання про набуття вказаним позначенням розрізняльної здатності на вирішення експертів не ставилося, і це питання, з огляду на підстави позову та подані відповідачами заперечення, не входить до обставин, що підлягають доказуванню у вказаній справі.

Частиною 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Згідно з ч. 1 ст. 15 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) якщо знаки не наслідують здатності до розрізняння відповідних товарів або послуг, учасники можуть поставити реєстрацію знака в залежність від розрізняльної здатності, набутої в процесі використання.

За змістом вказаних положень як знак для товарів і послуг може бути зареєстроване позначення, яке само по собі не має розрізняльної здатності, але набуло її на дату подання заявки внаслідок його використання.

Зазначене вказує на суперечливість висновку експертів про те, що позначення AsXS набуло розрізняльної здатності, оскільки у своєму висновку експерти вказують, що це позначення не є описовим, а отже, мало розрізняльну здатність на дату подання заявки.

Суд також зазначає, що у висновку відсутній опис дослідження питання щодо набуття позначенням AsXS розрізняльної здатності, не вказано матеріали, на підставі яких зроблений такий висновок, а сам висновок ґрунтується лише на роз’ясненнях відповідача-2 стосовно історії використання цього позначення, що свідчить про однобічність та неповноту висновку.

Враховуючи, що висновок судового експерта не відповідає вимогам, передбаченим ст. 42 ГПК України, суд відхиляє висновок № 533 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 22.10.2009 р.

Дослідивши відомості, які містяться у додаткових матеріалах, що були надані відповдачем-2 для проведення експертного дослідження, суд вважає, що вони не спростовують обставини, покладені в основу попередніх висновків судових експертиз.

Додаткові матеріали частково дублюють раніше подані відповідачем докази, в переважній більшості вони стосуються інформації про російських виробників кабельної продукції, маркування якої має певні особливості, враховуючи вимоги, встановлені нормативно-технічною документацію Російської Федерації, вказані документи не містять жодних відомостей щодо дати їх оприлюднення, а отже, не можуть свідчити про відсутність описовості позначення AsXS саме на дату подання заявки, надані статті не містять повного їх змісту.

Враховуючи, що надані позивачем додаткові матеріали, задля дослідження яких призначалась експертиза, не спростовують висновків додаткової судової експертизи, та враховуючи, що висновок № 5334 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.10.2008 р. містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань і судом не знайдено жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи, суд вважає висновок № 5334 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 06.10.2008 р. належним та допустимим доказом у справі.

Таким чином, на підставі наявних у матеріалах справи доказів, результатів судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності (експертний висновок № 5334) та пояснень сторін, суд дійшов висновку, що знак для товарів і послуг "AsXS", що охороняється свідоцтвом України № 53149 не відповідав на дату реєстрації умовам надання правової охорони, визначеним ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо самонесучих ізольованих проводів, та є оманливим щодо всіх інших товарів 9 класу МКТП, для яких зареєстровано знак.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 10 від 10.01.2002 р., у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і такі відомості згідно з п. 1.3. Положення публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

З огляду на задоволення позову витрати по оплаті державного мита, інформаційно-технічного забезпечення судового процесу та витрати на оплату проведення судових експертиз відповідно до ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача-2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Визнати недійним свідоцтво України № 53149 на знак для товарів і послуг "AsXS".

3.          Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 53149 від 15.08.2005 р. і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ТФ-К" (04210, м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, 20, ідентифікаційний код 32946482) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Крок Г.Т." (69076, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд. 7, ідентифікаційний код 13638750) 85 (вісімдесят п’ять) гривень 00 коп. державного мита, 118 (сто вісімнадцять) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 4 970 (чотири тисячі дев’ятсот сімдесят) гривень 40 коп. витрат на оплату проведення судової експертизи.

5.          Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя Т.С. Демченко