Рішення № 10013501, 01.06.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 21/8001.06.10 За позовом          Відкритого акціонерного товариства «Нижфарм»(ОАО «Нижфарм», РФ)

До                     1) Відкритого акціонерного товариства «Фармак»

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

Про                    припинення дій, що порушують право користування об’єктом права інтелектуальної власності, визнання недійсними свідоцтва свідоцтва України від 10.02.10р. № 118352 та зобов’язання вчинити дії щодо усунення порушення такого права

Суддя Шевченко Е.О.

Представники:

Від позивача                    Кириченко І.А. (дов. № 00706-НФ-НН від 29.06.09р.)

Від відповідача-1          Самілів Б.М. (дов. №17/91 від 12.06.07р.)

                              Старікова Я.А. (дов. № 17/30 від 09.03.10р.)

Від відповідача-2          Картушин Д.М. (дов. № 16-08/11 від 11.01.10р.)

Обставини справи:

Відкрите акціонерне товариство «Нижфарм»(далі по тексту Позивач) звернулося до господарського суду з позовом до Відкритого акціонерного товариства «Фармак»(далі за текстом –відповідач-1), третя особа - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про припинення порушення прав інтелектуальної власності, а саме позивач просить суд заборонити використання ВАТ «Фармак»всіма відомими способами знака для товарів і послуг - торгової назви лікарського засобу Хондроксид за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897, зареєстрованого для товарів 5 класу МКТП, зокрема, про заборону ВАТ «Фармак»використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках,інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення «Chondrasil»/«ХОНДРАСИЛ», схожі настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; зобов’язати ВАТ «Фармак»вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями «Chondrasil»та «ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2009р. порушено провадження у справі №21/80 та прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 24.09.2009р.

Ухвалою суду від 24.09.2009р. розгляд справи відкладено на 15.10.2009р. у зв’язку з неявкою в судове засідання представника відповідача.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначає, що ВАТ «Нижфарм»є виробником лікарських засобів–хондропротекторів на основі хондроїтину сульфату під загальною торговою назвою Хондроксид, зокрема, лікарського засобу Хондроксид, мазь 5%, зареєстрованого в Україні наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.07.2002 № 259 та перереєстрованого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 квітня 2007 р. № 195, Реєстраційне посвідчення № UA/6334/01/01.

На території України використання назви лікарського засобу (знака для товарів і послуг) Хондроксид захищено відповідно до Свідоцтва України № 22897 від 15.01.2002, заявка №2000052119 з пріоритетом від 22.05.2000р.

Наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 5 березня 2007 р. N 103 був зареєстрований Лікарський засіб ХОНДРАСИЛ 5 % (порядковий № 179), мазь по 30 г у тубах, виробник та власник реєстраційного посвідчення № UA/6033/01/01 –відповідач-1 (ВАТ "Фармак" ), який використовує позначення «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею), що на думку позивача є схожим до ступеню змішування із знаком Хондроксид за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897, для тих самих товарів товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг Хондроксид, внаслідок чого Позивач вважає свої права як власника знаку для товарів і послуг ХОНДРОКСИД порушеними, оскільки така співзвучність може ввести в оману споживача.

Позивач також надав документи, які, на його думку, підтверджують активне використання позивачем знаку на території України з липня 2002р. для Лікарського Засобу «Хондроксид», завдяки чому він набув відомості як серед фахівців (лікарів та фармацевтів), так і пацієнтів.

Позивач вважає, що назва лікарського засобу ХОНДРАСИЛ відповідача-1 та назва лікарського засобу позивача (ХОНДРОКСИД) практично сприймаються споживачем, як однакові, є співзвучними, внаслідок чого Позивач вважає свої права як власника знаку для товарів і послуг ХОНДРОКСИД порушеними, оскільки така співзвучність може ввести в оману споживача (пацієнта).

Відповідач-1 надав письмовий відзив на позов, в якому заперечив проти позовних вимог, обґрунтовуючи свої заперечення тим, що назва лікарського засобу ХОНДРАСИЛ (реєстраційного посвідчення № UA/6033/01/01) не є схожою до ступеню змішування із знаком Хондроксид за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897, а тому він правомірно використовує позначення «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею), у зв’язку з чим просив суд відмовити позивачу у задоволенні його позовних вимог.

Представник позивача підтримав в судовому засіданні 15.10.2009 р. заявлені позовні вимоги, а також заявив клопотання про призначення по справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності України, яку він просить призначити зазначеним у клопотанні експертам, запропонувавши перелік питань на експертизу.

          Представник відповідача проти призначення експертизи по справі не заперечував та також подав клопотання про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, запропонував перелік питань, які необхідно поставити перед експертизою.

          Представник Держдепартаменту подав до суду перелік питань, які необхідно поставити перед експертизою та запропонував кандидатури експертів, яким пропонується доручити проведення експертизи.

Ухвалою Господарського суду від 15.10.2009 р. у справі призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Дорошенко О.Ф., а провадження по справі було зупинено до надання висновків судової експертизи.

02.03.2010 р. до Господарського суду м. Києва надійшов Висновок судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності від 22 лютого 2010 р. №54/10-ОД, у зв’язку з чим ухвалою суду від 03.03.2010 р. провадження у справі було поновлено та призначено розгляд справи на 01.04.10р.

Висновком судової експертизи №54/10-ОД від 22 лютого 2010 р. встановлено, що словесне позначення «ХОНДРАСИЛ»на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ Відкритого акціонерного товариства «Фармак»є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 ХОНДРОКСИД, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак, що є торговими назвами аналогічних за складом та призначенням препаратів, можна сплутати; а також те, що словесне позначення »на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ Відкритого акціонерного товариства «Фармак» є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 ХОНДРОКСИД, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак, що є торговими назвами аналогічних за складом та призначенням препаратів, можна сплутати.

Представник позивача надав пояснення на висновок від 22 лютого 2010 р. №54/10-ОД судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у справі №21/80, відповідно до яких зазначив, що даний висновок підтверджує обґрунтованість його позовних вимог, є повним та об’єктивним, а тому позивач просить прийняти його у якості належного доказу у справі.

Представник відповідача-1 надав свої заперечення на висновок від 22 лютого 2010 р. №54/10-ОД судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у справі, відповідно до яких вважає, що він не відповідає вимогам статті 42 ГПК України, є необ’єктивним та суперечливим іншим висновкам спеціалістів, які додані до матеріалів справи.

У судовому засіданні 01.04.10р. представниками відповідача-1 (ВАТ «Фармак») була надана заява про припинення провадження у справі, оскільки конфліктне позначення «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) зареєстровано як знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352.

Після поновлення провадження у справі від представника позивача на підставі ст.ст. 22-24 ГПК України надійшла заява про доповнення позовних вимог, у якій він просив суд: залучити Державний департамент інтелектуальної власності МОН України до участі у справі № 21/80 як іншого відповідача у справі, витребувати у Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України матеріали заявки № m 2008 22149 Відповідача на знак «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований), за якою він видав Свідоцтво України від 10.02.10р. № 118352; визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352); зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.10р. № 118352 на знак «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352.

У судовому засіданні 01.04.10р. представником позивача на підставі ст.ст. 22 ГПК України надійшла заява про уточнення та доповнення позовних вимог, які він сформулював таким чином: заборонити ВАТ «Фармак»використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках,інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення «Chondrasil»/ «ХОНДРАСИЛ», схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП; зобов’язати ВАТ «Фармак»вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями «Chondrasil»та «ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897; визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.10р. № 118352; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.10р. № 118352 на знак «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352, яка прийнята до розгляду Господарським судом міста Києва.

Ухвалою суду від 15.04.10р., в зв’язку з доповненням позивачем позовних вимог на підставі статті 24 ГПК України судом було залучено до участі у справі іншого відповідача –Державний департамент інтелектуальної власності МОН України, а розгляд справи відкладено на 22.04.10р.

В судовому засіданні 22.04.10р. відповідачем подано клопотання про призначення у справі повторної судової експертизи з огляду на наявність сумнівів щодо обґрунтованості та правильності судового висновку № 54/10-ОД, зокрема щодо правильності проведеного лінгвістичного аналізу.

Ухвалою суду від 22.04.10р. суд відклав розгляд даного клопотання, оскільки вважав неможливим його розгляд на вказаній стадії судового процесу з огляду на наступне.

Згідно ст. 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту. Крім того, відповідно до п. 9.2. Роз’яснення ВАСУ від 11.11.98 р. № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи”, повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

Враховуючи наведене, суд на підставі статті 38 та 31 ГПК України ухвалою суду від 22.04.10р. викликав в судове засідання судового експерта, який надавав висновок судової експертизи № 54/10-ОД для дачі роз’яснень на висновок судової експертизи № 54/10-ОД, а розгляд справи відклав на 12.05.2010р.

У судовому засіданні 12.05.2010р. були заслухані пояснення судового експерта О.Ф. Дорошенко щодо Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 54/10-ОД від 22.02.10 р. по справі № 21/80, призначеної ухвалою суду від 15.10.09р., сторони зобов’язано надати свої пояснення щодо відповідей експерта на поставлені ними питання.

Згідно Висновку судової експертизи №54/10-ОД від 22 лютого 2010 р., словесне позначення «ХОНДРАСИЛ»на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ Відкритого акціонерного товариства «Фармак»є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 ХОНДРОКСИД, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак, що є торговими назвами аналогічних за складом та призначенням препаратів, можна сплутати; а також те, що словесне позначення »на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ Відкритого акціонерного товариства «Фармак»є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 ХОНДРОКСИД, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак, що є торговими назвами аналогічних за складом та призначенням препаратів, можна сплутати.

У додаткових поясненнях експерта у судовому засіданні 12.05.2010р. експерт зробив порівняльний аналіз бібліографічних даних знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 118352, внесених до БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», що адмініструється Державним департаментом Інтелектуальної власності МОН України, із позначеннями «ХОНДРАСИЛ»та «Chondrasil», нанесених на упаковку (картонну коробку) лікарського засобу Хондрасил, який призначений для застосування у лікуванні остеохондрозу, остеоартрозу суглобів і хребта, результатом якого стали висновки експерта про те, що позначення «ХОНДРАСИЛ»та «Chondrasil», розміщені на рекламних щитах та плакатах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», не відрізняються від упаковки препарата Хондрасил із нанесеними на ній позначеннями, що містяться в матеріалах справи і були об’єктом експертного дослідження; знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 118352 являє собою зображення частини лицевої сторони упаковки ЛЗ Хондрасил, а несуттєва відмінність між зображенням знака та позначеннями на упаковці полягає в тому, що на упаковці слово «Chondrasil»виконано значно меншим шрифтом, ніж слово «ХОНДРАСИЛ»- таким чином, позначення «ХОНДРАСИЛ»/«Chondrasil», що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», входить до складу зображення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 118352 в якості словесного елемента, що займає домінуюче положення в зображенні знака. Таким чином, позначення «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований), яке є об’єктом знака за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352, є схожим до ступеню змішування з ТЗ Хондроксид за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897. В судовому засіданні 12.05.2010р. оголошено перерву в судовому засіданні до 20.05.2010р.

У судовому засіданні 25.05.2010р. представником відповідача-2 подане клопотання про призначення повторної експертизи. У задоволені клопотання відмовлено, судом запропоновано оголосити вступну та резолютивну частини рішення. Представником відповідача-2 подане клопотання про оголошення повного тексту рішення. Клопотання задоволено.

У судовому засіданні 25.05.2010р. оголошено перерву до 01.06.2010р. для виготовлення повного тексту рішення, про оголошення якого заявив клопотання представник відповідача-1.

Розглянувши подані представниками сторін матеріали, заслухавши пояснення повноважних представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва –

ВСТАНОВИВ:

Позивач – ВАТ «Нижфарм»є виробником лікарських засобів–хондропротекторів на основі хондроїтину сульфату під загальною торговою назвою Хондроксид, зокрема, лікарського засобу Хондроксид, мазь 5%, зареєстрованого в Україні наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.07.2002 № 259 та перереєстрованого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 квітня 2007 р. № 195, Реєстраційне посвідчення № UA/6334/01/01.

На території України назва лікарського засобу Хондроксид має правову охорону відповідно до Свідоцтва України № 22897 від 15.01.2002 з пріоритетом від 22.05.2000р., яке видано на ім’я позивача.

Причиною спору стало використання відповідачем-1 (ВАТ "Фармак") назви лікарського засобу ХОНДРАСИЛ для товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг Хондроксид за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби»необхідною передумовою допуску лікарських засобів до застосування в Україні є їх державна реєстрація. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про лікарські засоби»для виробництва лікарських засобів можуть використовуватись діючі, допоміжні речовини та пакувальні матеріали, дозволені до застосування Міністерством охорони здоров’я України або уповноваженим ним органом.

Процедура реєстрації лікарських засобів деталізована у Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом МОЗ України від 26.08.2005 № 426 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2005 за № 1069/11349 (далі – Порядок проведення експертизи) з подальшими змінами.

Відповідно до п. 2.17 Порядку          державна реєстрація лікарського засобу - процедура, яка проводиться відповідно до вимог чинного законодавства та цього Порядку з метою надання дозволу для медичного застосування лікарського засобу.

Відповідно до наказу Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 5 березня 2007 р. N 103 на ім’я відповідача-1 (ВАТ "Фармак") був зареєстрований ЛЗ ХОНДРАСИЛ 5 % (порядковий № 179), мазь по 30 г у тубах (реєстраційне посвідчення № UA/6033/01/01). Відповідач-1, як виробник лікарського засобу Хондрасил та власник реєстраційного посвідчення № UA/6033/01/01 використовує позначення rasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею) для тих самих товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг Хондроксид за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897.

У той же час, відповідно до приписів ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»знак це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Стаття 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»надає право власнику свідоцтва на знак для товарів і послуг вимагати припинення порушення його прав, що і стало підставою для звернення позивача до суду.

Відповідач 1 –ВАТ «Фармак»–проти задоволення позовних вимог усно та письмово заперечував. Обґрунтовуючи свої заперечення, представник відповідача 1 зазначив, що на його думку назва лікарського засобу Хондрасил не є схожою із товарним знаком Хондроксид позивача, навівши свій аналіз схожості конфліктних позначень, а також висновки спеціалістів. До того ж позначення l; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбіноване) зареєстроване як знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352, отже не порушує права інтелектуальної власності третіх осіб.

Відповідач 2 - Державний департамент інтелектуальної власності надав відзив на заяву про зміну позовних вимог ВАТ «Нижфарм»(ОАО «Нижфарм», РФ), в якому пояснив, що експертиза заявки № m200822149 на знак rasil ХОНДРАСИЛ» проводилась відповідно до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 №72), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.09.1997 за №416/2220 (далі–Правила).

За результатами експертизи зазначеної вище заявки заявнику (ВАТ «Фармак»було направлено повідомлення від 09.10.2009 про можливу відмову у реєстрації знака на підставі того, що для всіх товарів 5 класу, зазначених у наведеному в матеріалах заявки переліку, заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із словесним знаком «ХОНДРОКСИД», раніше зареєстрованим в Україні на ім’я ОАО «НІЖФАРМ»(свідоцтво № 22897 від 15.01.2002, заявка №2000052119 від 22.05.2000), на яке згідно з п. 16 ст. 10 Закону заявник подав мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації знака, при цьому у відповіді заявник спирався на власний складений порівняльний аналіз позначення за заявкою № m 2008 22149 від 26.12.2008р. та протиставленого знака за свідоцтвом України № 22897.

З огляду на те, що до повноважень закладу експертизи не відноситься перевірка відомостей щодо використання заявниками знаків у подальшій господарській діяльності, при винесенні рішення за заявкою № m 2008 22149 від 26.12.2008 були прийняті до уваги надані заявником відомості щодо використання знаку „Chondrasil ХОНДРАСИЛ” і відповідачем 2 було прийняте рішення про видачу свідоцтва України №118352 на спірний знак.

Згідно Висновку судової експертизи №54/10-ОД від 22 лютого 2010 р., словесне позначення «ХОНДРАСИЛ»на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ Відкритого акціонерного товариства «Фармак»є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 ХОНДРОКСИД, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак, що є торговими назвами аналогічних за складом та призначенням препаратів, можна сплутати; а також те, що словесне позначення »на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ Відкритого акціонерного товариства «Фармак»є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 ХОНДРОКСИД, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак, що є торговими назвами аналогічних за складом та призначенням препаратів, можна сплутати.

У додаткових поясненнях експерта у судовому засіданні 12.05.2010р. експерт зробив порівняльний аналіз бібліографічних даних знака для товарів і послуг за свідоцтвом № 118352, внесених до БД «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг», що адмініструється Державним департаментом Інтелектуальної власності МОН України, із позначеннями «ХОНДРАСИЛ»та ndrasil», нанесених на упаковку (картонну коробку) лікарського засобу Хондрасил, який призначений для застосування у лікуванні остеохондрозу, остеоартрозу суглобів і хребта (- зображення упакування, - зразок упакування), результатом якого стали висновки експерта про те, що позначення «ХОНДРАСИЛ»та », розміщені на рекламних щитах та плакатах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», не відрізняються від упаковки препарата Хондрасил із нанесеними на ній позначеннями, що містяться в матеріалах справи і були об’єктом експертного дослідження; знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 118352 являє собою зображення частини лицевої сторони упаковки ЛЗ Хондрасил, а несуттєва відмінність між зображенням знака та позначеннями на упаковці полягає в тому, що на упаковці слово l»виконано значно меншим шрифтом, ніж слово «ХОНДРАСИЛ»- таким чином, позначення «ХОНДРАСИЛ»/l», що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», входить до складу зображення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 118352 в якості словесного елемента, що займає домінуюче положення в зображенні знака. Таким чином, позначення ; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований), яке є об’єктом знака за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352, є схожим до ступеню змішування з ТЗ Хондроксид за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897.

Суд приймає висновок судового експерта в якості належного доказу по справі в порядку ст. ст. 42, 43 ГПК України.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з наступних підстав.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач –ВАТ «Нижфарм»- є власником зареєстрованого знака для товарів і послуг ХОНДРОКСИД і виробником лікарського засобу Хондроксид, мазь 5%, зареєстрованого в Україні наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.07.2002 № 259 та перереєстрованого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 квітня 2007 р. № 195, Реєстраційне посвідчення № UA/6334/01/01.

На території України використання назви лікарського засобу (знака для товарів і послуг) Хондроксид захищено відповідно до Свідоцтва України № 22897 від 15.01.2002, заявка №2000052119 з пріоритетом від 22.05.2000р.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 «ХОНДРОКСИД»зареєстрований для товарів 5 класу МКТП, зокрема, «Фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати».

Наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 5 березня 2007 р. N 103 був зареєстрований ЛЗ ХОНДРАСИЛ 5 % (порядковий № 179), мазь по 30 г у тубах, виробник та власник реєстраційного посвідчення № UA/6033/01/01 –відповідач-1 (ВАТ "Фармак" ),.

Як свідчать інструкції для медичного застосування ЛЗ Позивача Хондроксид та ЛЗ Відповідача Хондрасил, препарат ХОНДРАСИЛ 5 %, мазь по 30 г у тубах, реєстраційне посвідчення № UA/6033/01/01 зареєстрований ВАТ "Фармак" для фармакотерапевтичної групи –«Засоби, щозастосовують при патології опорно-рухового апарату», а саме, є хондропротекторним, хондростимулюючим, регенеруючим, репаративним, протизапальним, знеболювальним засобом, що й ЛЗ Хондроксид® Позивача. Обидва препарати мають однаковий склад діючої речовини: 1гмазі містить хондроїтину натрію сульфату—0,05г;диметилсульфоксиду—0,1г, а також аналогічний склад допоміжних речовин: ланолін безводний, вазелін білий, вода очищена. Форма випуску препаратів теж однакова - Мазь.

Отже, товари позивача і відповідача-1 застосовуються в галузі медицини як фармацевтичні препарати одного призначення.

Висновком судової експертизи №54/10-ОД від 22 лютого 2010 р. встановлено, що словесне позначення «ХОНДРАСИЛ»на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ Відкритого акціонерного товариства «Фармак»є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 ХОНДРОКСИД, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак, що є торговими назвами аналогічних за складом та призначенням препаратів, можна сплутати; а також те, що словесне позначення »на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ Відкритого акціонерного товариства «Фармак» є схожим із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №22897 ХОНДРОКСИД, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак, що є торговими назвами аналогічних за складом та призначенням препаратів, можна сплутати.

Додатковими письмовими та усними поясненнями експерта у судовому засіданні 12.05.2010р. роз’яснено, що позначення «ХОНДРАСИЛ»/», що застосовується на упаковках та в рекламних матеріалах лікарського засобу ХОНДРАСИЛ виробництва Відкритого акціонерного товариства «Фармак», входить до складу зображення знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 118352 в якості словесного елемента, що займає домінуюче положення в зображенні знака. Таким чином, позначення rasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований), яке є об’єктом знака за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352, є схожим до ступеню змішування з ТЗ Хондроксид® за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897.

Посилання представників відповідача-1 на те, що спільна частина конфліктних позначень «хондр»нібито є загальновживаним словом та набуло розрізняльної здатності, спростовується роз’ясненням експерта про те, що, розрізняльної здатності може набути тільки ціле словосполучення, а частина словосполучення розрізняльної здатності набувати не може, елемент «хондр»взагалі не має конкретного смислового навантаження, а елемент «хондро(а)»(от греч. chondros - хрящ) має специфічне значення, відоме лише фахівцям в галузі медицини та фармакології, а пересічним українським споживачем буквосполучення «ХОНДРО»не буде ідентифіковане як слово з певним смисловим значенням.

Приймаючи висновок судового експерта з додатковими поясненнями в якості належного доказу у справі в порядку ст. ст. 34, 42, 43 ГПК України та відмовляючи відповідачу1 у задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи, суд керується також приписами Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 № 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності», Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 16.01.2008 № 04-5/5 «Про внесення змін і доповнень до деяких роз’яснень президії Вищого арбітражного суду України та рекомендацій президії Вищого господарського суду України»та Роз’яснень президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", та приходить до висновку, що висновок експерта не викликає сумнів у його правильності і є повним, мотивованим і у зв’язку з цим немає розходжень з висновками інших спеціалістів, які надані відповідачем 1 до справи.

Позивач, як власник свідоцтва України від 15.01.2002 № 22897 на знак для товарів і послуг ХОНДРОКСИД має виключне право користуватися та розпоряджатися знаком - назвою лікарського засобу Хондроксид. Згідно чинного законодавства України власник свідоцтва на знак для товарів і послуг користується виключним правом використання позначення та правом забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу (ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 495 ЦК України).

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

У частини 2 статті 5 цього ж Закону зазначено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Так, у даному випадку як знак за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897 зареєстроване словесне позначення - власна назва лікарського засобу Хондроксид.

Відповідно до пунктів 2, 5 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” Позивачу, як власнику товарного знака належить виключне право використовувати знак, а також виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Статтею 20 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Таким чином, позивач як власник свідоцтва має право забороняти будь-якій особі, у тому числі, відповідачу -1 –ВАТ «Фармак»- використовувати позначення без відповідного дозволу.

Як було зазначено вище, стаття 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначає форми використання позначення, до яких належать, в тому числі, застосування позначення у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

Суд приходить до висновку, що відповідачем-1 використовується позначення ХОНДРОКСИД у вказаній вище формі, оскільки лікарський засіб під назвою ХОНДРАСИЛ, що належить ВАТ «Фармак», відрізняється від позначення ХОНДРОКСИД лише окремими елементами, що не змінюють їх сприйняття споживачем (пацієнтом) як однакових; обидва лікарські засоби є ідентичними за своїми показаннями і належать до однієї фармакотерапевтичної групи – «Засоби, щозастосовують при патології опорно-рухового апарату», а саме, є хондропротекторним, хондростимулюючим, регенеруючим, репаративним, протизапальним, знеболювальним засобом, що й ЛЗ Хондроксид® Позивача. Обидва препарати мають однаковий склад діючої речовини: 1гмазі містить хондроїтину натрію сульфату—0,05г;диметилсульфоксиду—0,1г, а також аналогічний склад допоміжних речовин: ланолін безводний, вазелін білий, вода очищена. Форма випуску препаратів теж однакова - Мазь.

Вказані обставини підтверджуються також Висновком судової експертизи № 54/10-ОД.

Таким чином, позивач як власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має право на його захист всіма доступними способами, в тому числі, шляхом заборони його використання іншим особам (в даному випадку - ВАТ «Фармак»як виробнику лікарського засобу під назвою ХОНДРАСИЛ).

Порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України, серед іншого, є будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням (ст. 20 Закону).

Так, наявність реєстрації лікарського засобу ХОНДРАСИЛ (l») 5 %, мазь по 30 г у тубах (наказ Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 5 березня 2007 р. N 103, реєстраційне посвідчення № UA/6033/01/01, власник - ВАТ "Фармак") є підставою для реалізації лікарського засобу на території України.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби», лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. При цьому державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до Міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з п. 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. № 376 (Порядок) державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює МОЗ на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб та контролю його якості, проведених Державним фармакологічним центром МОЗ.

На підставі поданих Центром висновків та рекомендацій МОЗ у місячний строк приймає рішення про реєстрацію лікарського засобу або про відмову в такій реєстрації.

Реєстраційне посвідчення із зазначенням строку, протягом якого дозволяється застосування лікарського засобу в Україні, видається Центром у десятиденний строк після реєстрації лікарського засобу (п. п. 5, 6 Порядку).

Отже, єдиною підставою для реалізації лікарського засобу на території України є рішення МОЗ, яке приймається у вигляду наказу та реєстраційного посвідчення, яке видається Центром.

Таким чином, реалізація лікарського засобу під назвою ХОНДРАСИЛ на території України, а також його використання стало можливим в результаті рішення (наказу) Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 5 березня 2007 р. N 103 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали.

При цьому суд зазначає, що чинним законодавством не передбачено обов’язок Мiнiстерства охорони здоров'я України перевіряти лікарські засоби, що подаються на реєстрацію в Україні, на предмет дотримання прав інтелектуальної власності інших учасників цивільного обороту, в тому числі, інших виробників лікарських засобів.

При цьому реєстраційне посвідчення надає його власнику лише невиключні права на медичне застосування зареєстрованого Лікарського Засобу визначеного складу за певними показаннями. При цьому, у власника такого посвідчення не виникає виключних прав на зазначену в ньому торгову назву Лікарського Засобу.

У той же час власник свідоцтва на знак має виключне право щодо його використання. Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»закладом експертизи, уповноваженим Установою з питань правової охорони інтелектуальної власності (відповідачем 2) розглядається подана заявка і проводиться її експертиза, яка має статус науково-технічної експертизи і складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). Під час проведення формальної експертизи встановлюється дата подання заявки на підставі статті 8 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 7 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»та правилам, встановленим на його основі Департаментом, документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам. Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Згідно з частиною 3 статті 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та підпунктом 4.4.1 пункту 4.4. Правил розгляду заявки на знак кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обгрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його відповідачем -2 (Департаментом). На підставі такого висновку, при встановленні відповідності заявленого на реєстрацію знака умовам надання правової охорони, викладеним в пункті 1 статті 5 та в статті 6 Закону про Знаки, для всіх тих товарів і послуг, для яких заявлено реєстрацію знака, відповідач-2 (Департамент) виносить рішення про реєстрацію знака відносно усього переліку товарів і/або послуг.

Відповідно до п. 3 Положення про Державний департамент інтелектуальної власності (відповідач 2), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N997 основним завданням Департаменту є організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, на виконання якого він видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, видав Свідоцтво України від 10.02.10р. № 118352 на знак drasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) за заявкою № m 2008 22149, що є схожим до ступеню змішування із ТМ Позивача Хондроксид, і вніс до Реєстру знаків відповідні відомості.

Відповідно до Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за N 64/6352 у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо: зміни переліку товарів і/або послуг у разі часткової відмови від свідоцтва; зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва.

Підставою для внесення відомостей до реєстру, зокрема є клопотання або заява власника свідоцтва (п. 2.4 Положення).

Стаття 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»передбачає, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку. Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про порушення прав власника свідоцтва.

Статтею 499 Цивільного Кодексу України передбачено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі статтями 494, 495 Цивільного Кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом.

Відповідно до підпункту "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Зі змісту абзацу 2 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім’я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Як вже зазначалося вище, згідно з висновком судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності № 54/10-ОД про те, що позначення ; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбіноване), яке є об’єктом знака за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352, є схожим до ступеню змішування з ТЗ Хондроксид® за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897 та використовується для однорідних товарів 5 класу МКТП.

Таким чином, позивач звернувся з позовною заявою на захист своїх прав та інтересів, які полягають у недопущенні змішування споживачами власної продукції з продукцією відповідача-1, в зв’язку з чим суд не бере до уваги твердження представників відповідача-1 про відсутність порушення прав позивача на знак ХОНДРОКСИД.

За таких обставин, господарський суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги ВАТ «Нижфарм" підлягають задоволенню, оскільки права інтелектуальної власності позивача на знак для товарів та послуг "Хондроксид»за Свідоцтвом України від 15.01.2002 № 22897 виникли раніше, ніж право ВАТ «Фармак»на знак для товарів та послуг ndrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352.

Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

-зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

-зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

-позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

-позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Статтею 2 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів в послуг" визначені повноваження Установи (центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, яким є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Враховуючи те, що внаслідок прийняття відповідачем 2 рішення про реєстрацію знака для товарів та послуг ; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352, який є схожим із знаком позивача ХОНДРОКСИД, що може ввести споживачів в оману, за таких обставин суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги в частині зобов'язання відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 44 ГПК України, до судових витрат віднесені державне мито, суми, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрати, пов`язані з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплата послуг перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Відповідно до ч. 4 ст. 49 ГПК України, стороні на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує державне мито за рахунок другої сторони, а також витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На підставі вищевикладеного та керуючись п. 4 ч. 1 ст. 80, ст. ст. 49, 82-89, 93 ГПК України, ст. 16, 19-21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Заборонити ВАТ «Фармак»використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції, у своїй рекламі, на вивісках,інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення «Chondrasil»/ «ХОНДРАСИЛ», схоже настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897, стосовно товарів 5 класу МКТП;

3. Зобов’язати ВАТ «Фармак»вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею) та знищити упаковку лікарського засобу, марковану позначеннями «Chondrasil»та «ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею), схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "ХОНДРОКСИД" за свідоцтвом України № 22897;

4. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) від 10.02.10р. № 118352.

5. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України від 10.02.10р. № 118352 на знак «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Chondrasil; ХОНДРАСИЛ»(латиною та кирилицею, комбінований) за Свідоцтвом України від 10.02.10р. № 118352.

6. Стягнути з відповідача 1 (Відкритого акціонерного товариства «Фармак» 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, Код в ЄДРПОУ 00481198) на користь позивача (ВАТ "Нижфарм", м.Нижній Новгород, Російська Федерація, представництво в Україні: Україна, 01004, м.Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 9/2 офіс 52) 85,00грн. -державного мита, 236,00грн.- витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 5529,6 грн. (п’ять тисяч п’ятсот двадцять дев’ять) гривень 60 коп.- витрати на проведення судової експертизи у справі № 21/80;

7. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

8. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя                                                                                                     Шевченко Е.О.