Ухвала суду № 96963406, 12.05.2021, Господарський суд Одеської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

"12" травня 2021 р. Справа № 916/302/21

Господарський суд Одеської області у складі:

судді Малярчук І.А.,

за участю представників сторін:

позивача: Єгоров С.Г., згідно довіреності №21юр від 11.03.2021р.

відповідача – ТОВ «Золото Садів»: Широкобород С.М., згідно ордеру серії ОД №419989 від 02.03.2021р.

відповідача – ТОВ «Одескабель»: Кирієнко Н.М., згідно ордеру серії ОД №420000 від 02.03.2021р.,

дослідивши матеріали справи №916/302/21 за позовом Приватного акціонерного товариства “Завод Південкабель” (61099, м. Харків, вул. Автогенна,7) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Золото садів” (65003, м. Одеса, вул. Одарія, 2), Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” (65102, м.Одеса, Миколаївська дорога, 144) про зобов`язання припинити порушення прав власності, вилучення з цивільного обороту та знищення,

ВСТАНОВИВ:

08.02.2021р. за вх.№318/21 до Господарського суду Одеської області надійшла позовна заява ПрАТ “Завод Південкабель” до ТОВ “Золото садів”, ТОВ “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” про зобов`язання припинити порушення прав власності, вилучення з цивільного обороту та знищення.

Ухвалою суду від 09.02.2021р. відкрито провадження у справі №916/302/21, постановлено розглядати справу №916/302/21 в порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання суду на 03.03.2021р. об 11год.30хв., призначено до розгляду у судовому засіданні клопотання позивача від 08.02.2021р. за вх.№3509/21 про витребування доказів.

У судовому засіданні 03.03.2021р. оголошено протокольну ухвалу про перерву до 15.03.2021р. о 12год.30хв.

У судовому засіданні 15.03.2021р. оголошено протокольну ухвалу про перерву до 31.03.2021р. о 12год.30хв.

Судове засідання 31.03.2021р. не відбулось, у зв`язку з перебуванням судді МалярчукІ.А. у відпустці з 19.03.2021р. по 02.04.2021р. через контакт із особою, яка захворіла на Covid-19.

Ухвалою суду від 05.04.2021р. продовжено строк проведення підготовчого провадження до 12.05.2021р. включно, призначено підготовче засідання суду на 14.04.2021р. о 12год.00хв.

Ухвалою суду від 14.04.2021р. відмовлено у задоволенні заяви ПрАТ “Завод Південкабель” від 14.04.2021р. за вх.№10336/21 про залучення до участі у справі третьої особи.

У судовому засіданні 14.04.2021р. оголошено протокольну ухвалу про перерву до 28.04.2021р. о 12год.00хв.

У судовому засіданні 28.04.2021р. оголошено протокольну ухвалу про перерву до 12.05.2021р. о 14год.00хв.

Також судом 28.04.2021р. постановлено ухвалу, якою задоволено клопотання ПрАТ “Завод Південкабель” від 28.04.2021р. про залишення без розгляду клопотання від 08.02.2021р. за вх.№3509/21 про витребування доказів, залишено без розгляду клопотання позивача від 08.02.2021р. за вх.№3509/21 про витребування доказів.

15.03.2021р. за вх.№6974/21 позивачем подано до суду клопотання про призначення експертизи, де останній просить суд: витребувати у ТОВ «Золото садів» зразки кабельного напівфабрикату (N)A2XS(F) lX120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.», та долучити їх до матеріалів справи. Також позивач у вказаному клопотанні просить суд призначити судову експертизу у сфері інтелектуальної власності: винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом України №60285, включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, на розгляд якої поставити наступні питання: Чи використовується у кабельному напівфабрикаті (N)A2XS(F) 1X120(S)/ 50 20,3/35 kV ШС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.». кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй? Чи охоплює винахід “КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ” за патентом України №60285, включений до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, товари за Кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090, 8544609010, 8544601098?

Проведення експертизи позивач просить доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (0133. м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 26, оф. 501).

В обґрунтування заявленого клопотання про призначення судової експертизи позивач зазначає, що відповідачем - ТОВ «Золото садів» до відзиву на позовну заяву додано Звіт про патентні дослідження від 03.11.2020р., складений патентним повіреним ОСОБА_1 , що не є висновком експерта в розумінні статті 98 ГПК України, ЗУ «Про судову експертизу» оскільки: відповідачем не надано документів, передбачених ст.10 ЗУ «Про судову експертизу», які підтверджують, що патентний повірений Сачко В.А. є судовим експертом; відповідачем не надано договір про проведення відповідного експертного дослідження відповідно до статті 7 ЗУ «Про судову експертизу»; патентному повіреному Сачко В.А. не сформульовані питання, на які необхідно надати обґрунтовані відповіді; звіт про патентні дослідження від 03.11.2020р., складений патентним повіреним Сачко В.А., не містить посилань на його складення відповідно до вимог ЗУ «Про судову експертизу», Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012р. №1950/5); у звіті про патентні дослідження від 03.11.2020р. не зазначено, що патентний повірений ОСОБА_1 попереджений про відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

Позивач вважає, що визначення у спірному напівфабрикаті властивостей винаходу, який захищений патентом України на винахід №60285, і як наслідок встановлення порушення прав інтелектуальної власності ПАТ «Заводу Південкабель», необхідні спеціальні знання у галузі інтелектуальної власності та, зокрема, у галузі промислової власності. На думку позивача, питання встановлення в напівфабрикаті властивостей винаходу, який захищений патентом України, безпосередньо входить до предмету доказування у цій справі. Відповідь на це питання дозволить встановити порушення або відсутність порушення прав інтелектуальної власності позивача з боку відповідачів.

Поряд із цим позивач зазначив, що Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України включений до Переліку регіональних зон обслуговування науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України Додаток 1 до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5 (зі змінами).

Також 28.04.2021р. за вх.№11821/21 позивач подав до суду доповнення до клопотання про призначення експертизи, де просив додатково поставити перед експертами наступне запитання: Чи використовується у продукції з зовнішньою оболонкою, яка перероблена з кабельного напівфабрикату (N)A2XS(F) 1X120(S)/ 50 20,3/35 kV ШС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.», кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй?

До суду 11.05.2021р. за вх.№12543/21 надійшли пояснення, де позивач вказує про те, що назва державного стандарту “ДСТУ ІЕС 60502-2:2009” затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики “Про затвердження національних стандартів України, змін до міждержавних стандартів та скасування нормативних документів” від 22.06.2009р. №225, тому позивач в позовній заяві зазначав, що кабельна продукція, яка ввезена на територію України під виглядом напівфабрикату, а фактично є виробом (кабелем без оболонки), не пройшла приймально-здавальні випробування, які передбачені державним стандартом ДСТУ ІЕС 60502-2, і як наслідок сертифікат якості, виданий на даний кабель, не відповідає дійсності. Позивач також наголошує, що чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу, захищеного патентом України № 60285 “Кабель силовий”, або еквівалентна їй ознака, може бути встановлено лише висновком експерта за результатами дослідження конкретних зразків продукції, яка імпортувалась та виготовлялась відповідачами.

Вимоги відповідачів призначити комплексну судову експертизу позивач вважає необгрунтованими, оскільки відповідно до пункту 5.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5, основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав. Із цього позивач вбачає, що не вимагається щоб в експертній установі обов`язково була наявна лабораторія, в якій можливо провести комплексну експертизу та здійснити дослідження усіх питань, як просять відповідачі. Крім того, позивач вважає, що питання проведення експертизи виробів (експертна діяльність 8.9 дослідження металів та сплавів та виробів з них) не відноситься до предмету доказування у справі № 916/302/21.

09.04.2021р. за вх.№9904/21 відповідач – ТОВ “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” подав до суду заперечення, де вказує, що заперечує проти клопотання позивача щодо витребування у ТОВ «Золото садів» зразків спірного кабельного напівфабрикату, оскільки ТОВ «ТД Одескабель» на підставі договору поставки №16/1 від 01.05.2020р. придбало у ТОВ «Золото садів» напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 в обсязі 4045 м., тобто, у ТОВ «Золото садів» зразків такої продукції не залишилось.

ТОВ “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” вказує, що вважає неповними та некоректними наступні запропоновані позивачем на вирішення експерта питання: Чи використовується у кабельному напівфабрикаті (N)A2XS(F)1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN. TIC. A.S.» кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака еквівалентна їй? Чи охоплює винахід «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом №60285, включений до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, товари за кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090, 8544609010, 8544601098?

Спираючись на заявлені позивачем обставини, відповідач-2 вважає, що призначаючи судову експертизу слід досліджувати 3 типи продукцій: напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2, який було ввезено відповідно до ВМД; кінцевий виріб, який було отримано ТОВ «ТД Одескабель» внаслідок переробки; кабель силовий виробництва «HASCELIK KABLO SAN. TIC. A.S.». За твердженням відповідача-2, лише аналізуючи всі типи продукції, можливо зробити висновок, чи це одне й те саме та чи використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй під час виготовлення продукту (в кожному типі продукції).

Щодо другого питання (охоплення винаходом «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» за патентом №60285 товарів за кодами УКТ ЗЕД ) відповідач-2 вказує, що операції з оформленням митної документації нерозривно пов`язані з таким поняттям як УКТЗЕД. Це чітка і впорядкована система опису і кодування товарів, в якій передбачені наступні критерії: назва, номер (код), параметр виміру, одиниця рахунку. Дана система містить дані з класифікацією за групами, розділами, найменуваннями, товарними позиціями і т.д. У ній можна детально ознайомитися з переліком товарів, відповідними кодами, а також вивчити правила і пояснення по класифікації певних груп. Вся інформація грамотно і зрозуміло структурована таким чином, щоб кожен міг знайти номер товару, що ввозиться. Код УКТЗЕД - це абревіатура від Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Це зведення інформації розроблено на основі двох основних документів з кодування вантажів, якими користуються країни Європейського Союзу. Суть класифікації за номерами полягає в тому, що кожному продукту (товару), що імпортується в Україну, присвоюється 10-ти значний номер. Це необхідно для ідентифікації вантажу, визначення застосовуваної ставки мита і заходів контролю. Так, для кожного коду товару існує певна ставка мита, навіть якщо вона і дорівнює 0. Також привласнення конкретного номера полегшує ведення митної статистики. Код товару згідно з УКТЗЕД безпосередньо впливає на застосування до певного вантажу тарифних або не тарифних заходів. У першому випадку мова йде про контрольований імпорт, який обкладається сумами обов`язкових платежів. Більш того, від класифікації за цією системою залежить розмір мита. Відповідач-2 стверджує, що митне оформлення товару (напівфабрикату) було завершено і не оскаржено жодною стороною.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень (частина друга статті 462 ЦК України, частина п`ята статті 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі"). Звідси, відповідачу не зрозуміло, яке відношення код УКТ ЗЕД має до правової охорони патенту. Відповідач-2 наполягає на тому, що схожість продукції не означає, що вона обов`язково порушує право інтелектуальної власності.

Не згоден відповідач – 2 і з дорученням проведення судової експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, оскільки, крім експертизи з питань інтелектуальної власності (Чи використовується у продукті кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом або ознака еквівалентна їй), слід також провести і технічну експертизу. Так, Відповідач - 2 вважає, що при виготовлені кожного типу продукції, в тому числі і силового кабелю на заводі «HASCЕLIK KABLO SAN. TIC. A.S.», не використано ознаку формули щодо одночасного нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високим ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу. Ця особливість відрізняє продукцію ПАТ «Завод Південкабель» від інших виробників. Відповідач -2 вважає, що при перевірці винахідницького рівня винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», саме одночасне нанесення оболонок на жилу є тією ознакою, яку не може повторити жоден із світових виробників кабельної продукції. Для підтвердження або спростування цього необхідна технічна експертиза, предметом якої може бути безпосередньо конструкція пристрою, обладнання, устаткування, або частини технічного пристрою, матеріалу, з якого він зроблений, або буде зроблений. Технічній експертизі піддають конструкторську та технологічну документацію (технічні умови, експлуатаційні документи, керівництва з експлуатації, інструкції тощо...). Відповідач-2 стверджує, що із структури Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (https://intelect.org.ua/structure/), вбачається, що зазначений заклад не містить лабораторії, в якій можливо проведення комплексної експертизи та здійснення необхідних досліджень усіх питань.

З підстав викладеного, ТОВ “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” просить суд частково задовольнити клопотання позивача про призначення судової експертизи; призначити комплексну судову експертизу на вирішення якої поставити наступні запитання: Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.» або ознака еквівалентна їй? Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті «Кабель силовий», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.» або ознака еквівалентна їй? Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті, який виготовлено з «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.» шляхом нанесення на нього зовнішньої оболонки, або ознака еквівалентна їй? Чи здійснює одночасно нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу пристроєм, який використовується «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.» при виготовленні кожного типу продукції, в тому числі і силового кабелю?

При цьому, відповідач – 2 просить суд проведення комплексної судової експертизи доручити судовій установі на розсуд суду, але яка має не лише судових експертів, але і лабораторію в якій можливо проведення комплексної експертизи. Розподілити між сторонами витрати, пов`язані з проведенням судової експертизи під час судового розгляду, пропорційно кількості поставлених кожною стороною питань.

28.04.2021р. за вх.№11916/21 до суду від ТОВ “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” надійшли додаткові пояснення, де товариство визначило остаточне коло питань, які пропонує до вирішення експерта, а саме: Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті, який виготовлено з «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй? Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті, який виготовлено з «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй? Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті «Кабель силовий», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй? Чи здійснюють при виготовленні ізоляції одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу на лініях «Maillefer» (http://www.maillefer.net/en/components/cv-line-equipment/), який використовується «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.» при виготовленні силового кабелю?

14.04.2021р. за вх.№10292/21 від відповідача – ТОВ «Золото Садів» надійшло заперечення на клопотання про призначення експертизи, де відповідач заперечує проти клопотання позивача щодо витребування у нього зрізків спірної продукції, посилаючись на те, що вся продукція, ввезена на підставі вантажної митної декларації, приєднаної до матеріалів справи, щодо ввезення напівфабрикату (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 в обсязі (4045 м) реалізована ТОВ «ТД ОДЕСКАБЕЛЬ» на підставі договору поставки № 16/1 від 01.05.2020 р.

Також відповідач -1 зазначив у запереченні, що в даному випадку в предмет доказування входить питання щодо використання у спірній продукції всіх ознак формули винаходу «кабель силовий» за патентом України №60285 та вказане питання є предметом дослідження судової експертизи у сфері інтелектуальної власності. Разом з тим, як вважає відповідач-1, з метою повного та всебічного розгляду справи, задля проведення об`єктивної експертизи в сфері інтелектуальної власності є необхідним також встановити, чи відповідає метод виготовлення спірної продукції методу виготовлення продукції за ознаками, встановленими у вказаному патенті. Оскільки зазначене питання потребує спеціальних знань у технічній сфері, то для встановлення вказаних обставин, відповідач -1 вважає необхідним та доцільним проведення судової технічної експертизи, питаннями якої є дослідження конструкції пристрою, обладнання, на якому він виготовляється, вивчення відповідної технологічної документації, тощо. Звідси, на думку відповідача -1 у справі має бути призначена комплексна судова експертиза.

Не вбачає відповідач -1 доцільним доручення проведення комплексної експертизи Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, оскільки згідно організаційної структури вказаної експертної установи, яка розміщена на офіційному сайті, у неї відсутні експерти, які можуть провести судову технічну експертизу.

Відповідач -1 з відкритих джерел інформації виявив, що комплексну експертизу, необхідність проведення якої виникла у вказаній справі, спроможні провести наступні експертні установи: Львівський НДІСЕ МЮУ, Харківський ННЦ «ІСЕ ім. заел. проф. М.С. Бокаріуса».

Згідно ч.ч.1, 2 ст.73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання (ч.2 ст.76, ч.1 ст.77, ч.ч.1, 2 ст.79 ГПК України).

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи. Якщо експерт під час підготовки висновку встановить обставини, що мають значення для справи, з приводу яких йому не були поставлені питання, він має право включити до висновку свої міркування про ці обставини (ч.ч.1, 2, 3, 4, 8 ст.98 ГПК України).

Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів. При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну. Питання, які ставляться експерту, і його висновок з них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта (ч.1, 3, 4, 5, 6 ст.99 ГПК України).

Про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі). В ухвалі про призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків (ч.ч.1, 3, 5 ст.100 ГПК України).

Відповідно до ч.ч.1, 3 ст.102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим Кодексом для витребування доказів.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.103 ГПК України експертиза проводиться у судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв`язку з характером досліджень, або якщо об`єкт досліджень неможливо доставити до суду, або якщо експертиза проводиться за замовленням учасника справи. У разі якщо суд призначив проведення експертизи експертній установі, керівник такої установи доручає проведення експертизи одному або декільком експертам. Ці експерти надають висновок від свого імені і несуть за нього особисту відповідальність.

Так, у позові позивачем заявлено позовні вимоги про: зобов`язання ТОВ “Золото садів”, ТОВ “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” припинити порушення прав власника патенту №60285 ПАТ “Завод Південкабель” на винахід “КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ” шляхом заборони цим юридичним особам імпортувати, виготовляти, пропонувати для продажу, продавати напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, а так само вже переробленої продукції з зовнішньою оболонкою; вилучення з цивільного обороту та знищення напівфабрикату (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, а так само вже переробленої продукції з зовнішньою оболонкою.

В обґрунтування заявленого позову позивач послався на те, що він є правовласником винаходу “КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ” за патентом України №60285, включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що охоплює товари за Кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090, 8544609010, 8544601098. Однією із ознак вказаного винаходу є одночасне нанесення на струмопровідну жилу трьох шарів полімерної ізоляції: (1) внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, (2) шару вулканізованого полімеру, (3) зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу, внаслідок чого досягається висока надійність силового кабелю та високі ізоляційні властивості.

Позивач також зазначає, що йому стало відомо, що 25.11.2020р. та 14.12.2020р. ТОВ «ТД Одескабель» через ТОВ «Золото садів» організувало ввезення на територію України через митний кордон контрафактної продукції — кабель силовий, зокрема “напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 - 6163 та 4411 метрів (загальний обсяг 10574 метра) на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, без з`єднувальних пристроїв, призначений для вироблення кабельно-провідникової продукції. Зазначений кабель був виготовлений на турецькому заводі "HASCEL1K KABLO SAN. TIC. A.S", як напівфабрикат, тобто заготівля кабелю мала жилу, трирівневу ізоляцію, водоблокуючу стрічку і мідний екран, без зовнішньої оболонки. Далі, після транспортування кабелю морем, він був відправлений на завод «БКЗ», м.Бердянськ, де на нього була накладена зовнішня оболонка. На думку позивача, після проведення даної процедури отриманий виріб повністю підпадає під ознаки патенту на винахід №60285 «Кабель силовий» ПАТ «Завод Південкабель».

Крім того, позивач зазначив, що силові кабелі повинні виготовлятися в єдиній технологічній послідовності в закритому приміщенні. Напівфабрикати не повинні тривалий час перебувати на відкритому повітрі, так як в цьому випадку на конструктивні елементи кабелю впливають волога, пил і інші негативні фактори навколишнього середовища, що руйнують матеріали, з яких виготовляється кабель. Кабель марки (N) A2XS (F) 1X500 / 95мм2 12/20 kV EKR, не маючи зовнішньої оболонки, транспортувався морем, у зв`язку з чим єдиний технологічний ланцюг був порушений. На внутрішні шари кабелю, в тому числі на ізоляцію, впливала волога, тим більше морська, що має великий вміст агресивних солей, утворювався конденсат всередині конструктивних елементів. Дане явище негативно позначається на працездатності кабелю, так як волога руйнує полімерну ізоляцію і екран. Відповідно до вимог нормативної документації, ДСТУ ІЕС 60502-2, кабелі після виготовлення повинні пройти приймально-здавальні випробування: вимірювання електричного опору жил; вимір часткових розрядів ізоляції; випробування напругою; визначення конструктивних параметрів кабелю; випробування ізоляції на теплову деформацію. Як вважає позивач, у зв`язку з тим, що кабель виготовлявся на різних заводах, він не проходив випробування за вказаними параметрами, отже, сертифікат, виданий на даний кабель, не відповідає дійсності.

За твердженням позивача, відповідачі, щоб уникнути отримання дозволу правовласника патенту № НОМЕР_1 , видають даний контрафактний товар за “напівфабрикат”, хоча фактично він є виробом (кабелем без оболонки), в якому використані при його виготовлені ознаки формули винаходу “КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ” за патентом №60285 й ввезення його на митну територію України та його подальша переробка в кінцевий виріб зі всіма ознаками патенту №60285, порушує права інтелектуальної власності ПАТ “Завод Південкабель”.

Відповідач ТОВ «ТД Одескабель» у відзиві на позов від 02.03.2021р. за вх.№5914/21 вказує, що він на підставі договору поставки №16/1 від 01.05.2020р. придбало у ТОВ «Золото Садів» напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2, але в обсязі 4045 м. Зазначений напівфабрикат дійсно виробництва турецького заводу HASЗELiK KABLO SAN. ТІС. А.S., який є провідним виробником алюмінієвих провідникових кабелів в Туреччині і один з найвідоміших виробників в Європі, продукцію якого експортують в 65 країн. Однак цей товар не є кабелем силовим, не придатний для робіт в електромережах, не розроблений, не модифікований з використанням механічних, електричних або електронних засобів для виявлення несанкціонованого доступу до ліній зв`язку.

Відповідач також вказує, що відповідно до наказу ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" "Про скасування міждержавних стандартів в Україні, що розроблені до 1992 року" від 14.12.2015р. №187 з 1 січня 2019 року переважна більшість державних стандартів (ДСТУ) розроблених до 1992 року, втратили чинність в Україні. Міжнародна Електротехнічна Комісія (МЕК) є міжнародною стандартизуючою організацією, що включає національні електротехнічні комітети (Національні комітети МЕК) з місцем реєстрації в Швейцарії. Метою МЕК є сприяння міжнародному співробітництву з усіх питань, що стосуються стандартизації в електротехніці і електроніці. Для цього і на додаток до інших видів діяльності, МЕК видає Міжнародні Стандарти, Технічні Специфікації, Технічні Звіти, Публічно Доступні Специфікації (PAS) і Керівництва (надалі "Публікація / Публікації МЕК"). МЕК тісно співпрацює з Міжнародною Організацією по Стандартизації (ISO) відповідно до умов, визначених угодою між цими двома організаціями.

Відповідач вважає, що позивач, посилаючись на положення ІЕС 60502-2, помилково поєднує державні стандарти та міжнародні в одну назву «... ДСТУ ІЕС 60502-2». Згідно міжнародних стандартів, затверджених Міжнародною електротехнічною Комісією (п.п. 14.1. ІЕС 60502-2 Редакція 2.0 2005-03), всі кабелі повинні мати зовнішню оболонку. Крім того, кабелі дійсно повинні пройти випробування в лабораторії (державній або іноземній) та отримати протокол випробування. Із чого ТОВ «ТД Одескабель» робить висновок про те, що продукція, яку він придбав у ТОВ «Золото Садів» не може бути «кабелем силовим», «кабелем», «фактично виробом». За твердженням відповідача спірний товар не є контрафактним.

ТОВ «ТД Одескабель» вказує, що деякі ознаки формули винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ» співпадають, але це не є порушенням Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» і, відповідно, прав інтелектуальної власності позивача, тому що відповідно до абз.8 ч.2 ст.28 продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.». На думку відповідача, якщо напівфабрикат вже не містить всі ознаки формули, то позивачем не зазначені підстави вважати, яким чином всі ознаки співпадуть в кінцевому виробі. Наголошує відповідач і на тому, що спірний товар пройшов митне очищення, процедура митного оформлення була завершена і підстав для її призупинення не виявлено. Відповідач вказує, що є власником товару, який придбав без порушень законодавства України та тим більше не порушуючи право інтелектуальної власності позивача.

Стверджує ТОВ «ТД Одескабель» і про те, що не передавав до ПРАТ "ВО "БКЗ" (завод «БКЗ» як це зазначено в позовній заяві) напівфабрикат (N)A2XS(F) 1X120(S)/50 20,3/35 kV IEC 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, без з`єднувальних пристроїв, призначений для вироблення кабельно - провідникової продукції та не замовляло здійснення робіт по накладанню зовнішньої оболонки на вищезазначений напівфабрикат. Крім того, відповідач заявляє, що транспортування ні кабелю, ні напівфабрикату морем не здійснювалось ні власними силами ТОВ «ТД Одескабель», ні за допомогою сторонніх організацій.

Відповідач ТОВ «Золото Садів» у відзиві на позов від 03.03.2021р. за вх.№5951/21 зазначає, що позивачем зроблено хибний висновок, що товари за кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090,8544609010,8544601098 охоплюються патентом. ТОВ «Золото Садів» зазначає, що він звернувся до представника у справах інтелектуальної власності Скачко В.А. (патентний повірений) з проханням здійснити перевірку патентної чистоти продукту «напівфабрикат», виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.», стосовно патенту України на винахід № НОМЕР_1 . Об`єктами дослідження були: формула корисної моделі та опис до патенту України на винахід № НОМЕР_1 , зразок продукту «Кабельний напівфабрикат», виробник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та технічна специфікація продукту. На підставі проведеного аналізу, патентним повіреним було зроблено висновок, що оскільки в продукті «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.» використано не всі ознаки, які включено до незалежного пункту формули, то патент України на винахід №60285 не використано і зазначена продукція не підпадає під дію цього патенту, тобто має патентну чистоту по відношенні до нього. Відповідач вважає, що аналогічної думки дійшли представники митних органів під час здійснення митного оформлення. Як зазначено самим позивачем в позовній заяві, патент України № 60285 включено до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за № 1537. Натомість, процедура митного оформлення була завершена і підстав для призупинення виявлено не було. Відповідач вважає, що спірний товар не підпадає під визначення «контрафактного товару» встановленого Митним кодексом. Також відповідач вважає, що спірний товар не є кабелем марки (N) A2XS (F) 1X500 / 95мм2 12/20 kV EKR, не підпадає під ознаки патенту, не був направлений на завод «БЗК», не транспортувався морем.

Враховуючи те, що позивачем заявлено позовні вимоги про зобов`язання припинити порушення прав власності, вилучення з цивільного обороту та знищення товару, який позивач вважає порушує його право інтелектуальної власності, проти чого заперечують відповідачі, а встановлення наявності чи відсутності ознак інтелектуальної власності особи є завданням судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, встановлення технічних характеристик обладнання відбувається за допомогою технічної експертизи, суд вбачає підстави для призначення у даній справі судової комплексної експертизи.

При цьому, з врахуванням даних Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України, з огляду на п.1.6. Інструкції про призначення та проведення експертиз та експертних досліджень, затв. Наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998р., який передбачає проведення експертиз за зонами регіонального обслуговування, з огляду на те, що у справі проводяться інтелектуальна експертиза та експертиза металів і сплавів, проведення експертизи суд доручає Львівському НДІСЕ.

За положеннями ч.1 ст.228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

Як передбачено п.6 ч.1 ст.229 ГПК України провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених пунктом 2 частини першої статті 228 цього Кодексу - на час проведення експертизи.

З врахуванням того, що проведення експертизи потребує часу, суд вважає за доцільне зупинити провадження у справі.

Керуючись п.2 ч.1 ст.228, ст.ст.99, 169, 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання про призначення судової експертизи ПрАТ “Завод Південкабель” від 15.03.2021р. за вх.№, ТОВ “Торговий дім Одеського кабельного заводу “Одескабель” від 09.04.2021р. за вх.№9904/21.

2. Призначити проведення судової комплексної експертизи.

3. На розгляд судової комплексної експертизи поставити наступні запитання:

1) Чи використовується у кабельному напівфабрикаті (N)A2XS(F) 1X120(S)/ 50 20,3/35 kV ШС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.» кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй?

2) Чи охоплює винахід “КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ” за патентом України №60285, включений до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, товари за Кодами УКТ ЗЕД 8544601010, 8544609090, 8544609010, 8544601098?

3) Чи використовується у продукції з зовнішньою оболонкою, яка перероблена з кабельного напівфабрикату (N)A2XS(F) 1X120(S)/ 50 20,3/35 kV ШС 60502-2 (6163 та 4411 метрів - загальний обсяг 10574 метра) - на напругу 35 кВ з алюмінієвими жилами, трирівневою ізоляцією, водоблокуючою стрічкою і мідним екраном без зовнішньої оболонки, виробник «HASCELIK KABLO SAN.TIC.A.S.», кожна ознака винаходу «КАБЕЛЬ СИЛОВИЙ», включеного до митного реєстру об`єктів права інтелектуальної власності за №1537, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №60285, або ознака, еквівалентна їй?

4) Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй?

5) Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті, який виготовлено з «Кабельний напівфабрикат», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй?

6) Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули патенту України на винахід №60285 в продукті «Кабель силовий», виробник «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.», або ознака еквівалентна їй?

7) Чи здійснюють при виготовленні ізоляції одночасне нанесення оболонок на жилу методом екструзії внутрішнього шару провідникового полімерного матеріалу, шару вулканізованого поліетилену з високими ізоляційними властивостями та зовнішнього шару провідникового полімерного матеріалу на лініях «Maillefer» (http://www.maillefer.net/en/components/cv-line-equipment/), який використовується «HASCЕLIK KABLO SAN.TIC.A.S.» при виготовленні силового кабелю?

4. Проведення судової комплексної експертизи доручити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз.

5. Надіслати справу №916/302/21 до Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

6. Витрати по оплаті судової експертизи покласти на ПрАТ «Завод Південкабель» - в межах питань №№1, 2, 3, на ТОВ «Торговий дім Одеського кабельного заводу «Одескабель» - в межах питань №№4, 5, 6, 7.

7. Попередити експертів та залучених фахівців про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 КК України.

8. Зауважити експертам, що судова експертиза має бути проведена у відповідності до п.1.13. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. №53/5.

9. Зупинити провадження по справі №916/302/21.

10. У відповідності до ч.1 ст.235 ГПК України ухвала набрала законної сили 12.05.2021р. та у відповідності до ч.2 ст.254, п.11 ч.1 ст.255 ГПК України підлягає оскарженню в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Південно-Західного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дня її винесення.

11. Повну ухвалу складено 17.05.2021р.

Суддя І.А. Малярчук