Рішення № 9553300, 23.04.2010, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 54/16523.04.10 За позовом           Приватного підприємства "Видавничий дім "Адмірал"

до                     1) Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України;

                              2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Луіджи"

про           визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 13517

Суддя Демченко Т.С.

Представники:

від позивача                    Бачиш Є.М., довіреність б/н від 19.12.2008 р.

від відповідача-1           Бражнік Ж.С., довіреність № 16-08/1889 від 09.04.2010 р.

від відповідача-2          не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Луіджі" про:

- визнання патенту України № 13517 на промисловий зразок "Газета" недійсним повністю;

- зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести відповідні зміни до державного реєстру патентів України на промислові зразки;

- зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності опублікувати відомості про визнання патенту України на промисловий зразок № 13517 недійним в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані наступними обставинами. Позивач з березня 1999 р. випускає газету "Кур’єр" та "Курьер Севастополь", про що позивачу у 1999, 2003 та 2007 р.р. було видано свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації. 15.06.2001 р. та 15.03.2007 р. позивачем також були отримані свідоцтва № 19814 та 74140 на знак для товарів і послуг "Курьер". Крім того, 31.01.2007 р. за позивачем було зареєстровано авторське право на твір "Поновлений проект рекламно-інформаційної газети "Курьер". Позивач вважає, що промисловий зразок за патентом № 13517 не відповідає умовам патентоспроможності, оскільки сукупність ознак цього промислового зразка була відомою у світі на дату подачі заявки. Оспорюваний промисловий зразок також порушує права позивача з огляду на відтворення зовнішнього вигляду видання (газети), яке випускається позивачем.

Ухвалою суду від 27.12.2008 р. порушено провадження у справі № 54/165, розгляд справи призначено на 28.01.2009 р.

Представник відповідача-2 у судове засідання 28.01.2009 р. не з’явився, витребуваних документів суду не надав, через відділ діловодства Господарського суду м. Києва подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з неможливістю явки представника відповідача-2, який перебуває у відрядженні. Відповідач-2 заявив клопотання не розглядати справу за відсутності його представника. Клопотання судом задоволено, розгляд справи відкладено на 18.02.2009 р.

У судове засідання 18.02.2009 р. представник відповідача-2 повторно не з’явився, про причини неявки не повідомив, витребуваних документів суду не надав. Ухвалою суду від 18.02.2009 р. розгляд справи відкладено на 11.03.2009 р.

Позивачем заявлено клопотання про призначення у справі судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності для вирішення питання про те, чи відповідає промисловий зразок за патентом України № 13517 умовам надання правової охорони, передбаченим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Клопотання судом задоволено; для встановлення того, чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 13517 загальнодоступною у світі до дати подання відповідачем-2 заявки про його реєстрацію, судом призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено безпосередньо спеціалістам, а саме атестованим судовим експертам Дорошенку О.Ф. та Петренку С.А.; провадження у справі зупинено до отримання висновків експертизи.

22.10.2009 р. до Господарського суду м. Києва надійшов висновок № 543 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.10.2009 р.

Ухвалою суду від 27.10.2009 р. провадження у справі № 54/165 поновлено, її розгляд призначено на 25.11.2009 р.

Представником відповідача-2 подано клопотання про проведення повторної судової експертизи, з огляду на те, що експертний висновок є неповним та суперечить іншим матеріалам справи. Вирішення клопотання по суті відкладено до наступного судового засідання.

У судовому засіданні 25.11.2009 р. оголошувалася перерва до 13.01.2010 р.

28.12.2009 р. від відповідача-2 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 просить відмовити у задоволенні позову з підстав, вказаних у відзиві.

Дослідивши у судовому засіданні 13.01.2010 р. наявні матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України "Про судову експертизу" ухвалив викликати у судове засідання судових експертів для надання роз’яснень щодо поданих ними висновків.

Ухвалою суду від 13.01.2010 р. розгляд справи відкладено на 03.02.2010 р., викликано у судове засідання судових експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С.А. для дачі пояснень щодо питань, викладених у висновку № 543 від 12.10.2009 р.

Заслухавши пояснення судових експертів та дослідивши матеріали справи, у судовому засіданні 03.02.2010 р. за результатами розгляду по суті клопотання відповідача-2 про призначення повторної експертизи судом відмовлено у його задоволенні.

У судовому засіданні 03.02.2010 р. оголошувалась перерва до 10.03.2010 р.

У зв’язку із перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному, судове засідання, призначене на 10.03.2010 р., не відбулося. Ухвалою суду від 06.04.2010 р. розгляд справи призначено на 23.04.2010 р.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши у судовому засіданні оригінали документів, копії яких знаходяться у матеріалах справи, суд

ВСТАНОВИВ:

Як свідчать матеріали справи, з червня 1997 р. Приватним підприємством "АН Адмірал" на підставі свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії СВ 054 від 22.04.2007 р. видається рекламно-інформаційний тижневик "Курьер".

01.03.1999 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "АН Адмірал" отримало свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії СВ № 77 на газету "Кур’єр". 05.09.2003 р. Товариство з обмеженою відповідальністю "АН "Адмірал" отримало свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КМ № 934 на газету "Курьер".

06.04.2007 р. Приватне підприємство "Видавничий дім "Адмірал" здійснило державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації "Курьер Севастополь", про що позивачеві було видано відповідне свідоцтво серії СВ № 237-33/р.

15.06.2001 р. Товариству з обмеженою відповідальністю "АН "Адмірал" було видано свідоцтво України № 19814 на знак для товарів і послуг.

15.03.2007 р. за заявкою ТОВ "АН "Адмірал" було видано свідоцтво України № 74140 на знак для товарів і послуг.

Згідно з договором про передання (відчуження прав) № 1 від 03.04.2007 р. ТОВ "АН "Адмірал" передало ПП "Ворлов" всі належні йому права на знаки для товарів і послуг, у тому числі і ті, що охороняються свідоцтвами України № 19814 та № 74140.

Рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 02.08.2007 р. внесено до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу прав власності на знаки за свідоцтвами України №№ 19814, 20972, 74140 Приватному підприємству "Ворлов".

02.11.2007 р. між Приватним підприємством "Ворлов" та Приватним підприємством "Видавничий дім "Адмірал" був укладений договір № 1 про передання (відчуження) прав, відповідно до якого ПП "Ворлов" передало ПП "Видавничий дім "Адмірал" права на знаки для товарів і послуг, які охороняються свідоцтвами №№ 19814, 20972, 74140.

31.01.2007 р. Державним департаментом інтелектуальної власності було зареєстровано авторське право Бурцева Олександра Сергійовича на твір "Поновлений проект рекламно-інформаційної газети "Курьер", про що видано свідоцтво № 19440. Згідно з рішенням Державного департаменту інтелектуальної власності № 732 від 31.01.2007 р. здійснено державну реєстрацію авторського договору про передачу майнових прав на цей твір Товариству з обмеженою відповідальністю "АН "Адмірал".

15.01.2007 р. Державний департамент інтелектуальної власності видав Товариству з обмеженою відповідальністю "Луіджи" патент України № 13517 на промисловий зразок "Газета" (заявка № s 2006 01583 від 09.10.2006 р.).

Позивач, посилаючись на ст.ст. 6, 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", просить визнати патент України № 13517 на промисловий зразок "Газета" недійсним повністю з підстав невідповідності зареєстрованого промислового зразка умовам патентоспроможності та видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

В силу п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" № 3688-ХІІ від 15.12.1993 р. патент України може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Таким чином, при вирішенні зазначеного спору слід керуватися нормами законодавства, що діяли станом на 09.10.2006 р.

Як передбачено ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (тут і далі –в редакції станом на дату подання заявки на реєстрацію промислового зразка) промисловим зразком є результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (ч. 2 ст. 5 Закону).

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" право власності на промисловий зразок засвідчується патентом. Патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту (ч. 1 ст. 18 Закону).

Статтею 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Умови надання правової охорони визначені частиною 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", відповідно до якої правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Частинами 1, 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Таким чином, для правильного вирішення справи по суті необхідно встановити, чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка "Газета" за патентом України № 13517 загальнодоступною у світі до дати подання заявки, тобто до 09.10.2006 р.

Згідно з ч. 1 ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Як визначено у п. 3.3. Рекомендацій Президії Вищого Господарського Суду України № 04-5/76 від 29.03.2005 р. "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності", у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз’яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки.

Враховуючи наведене, судом за клопотанням позивача відповідно до статті 41 ГПК України та на підставі Закону України "Про судову експертизу" 11.03.2009 р. призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів за спеціальністю 13.4.: "Дослідження, пов’язані з охороною прав на промислові зразки" Дорошенку Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу.

На підставі проведеного дослідження експертами був складний висновок № 543 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 12.10.2009 р., згідно з яким експертами встановлено, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 13517 стала загальнодоступною у світі до 09.10.2006 р., а саме з червня 1997 р.

Статтею 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги чи заперечення сторін. Ці дані встановлюються, зокрема, висновками судових експертів. При цьому висновок судового експерта не є для суду обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими ст. 43 ГПК України.

Як передбачено п. 10-2 Роз’яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 р. (із змінами і доповненнями) "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з’ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

- достатність поданих експертові об’єктів дослідження;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Судом встановлено, що експертне дослідження проведено кваліфікованими судовими експертами з дотриманням приписів Закону України "Про судову експертизу" та Господарського процесуального кодексу України, висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань, які узгоджуються з іншими матеріалами справи, в тому числі з наявними у матеріалах справи зображеннями зареєстрованих промислових зразків. Оцінивши Висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, суд вважає Висновок належним та допустимим доказом у справі.

Разом з тим, у поданих поясненнях та запереченнях на вказаний висновок відповідач-2 зазначає, що проведене дослідження є неповним та необґрунтованим, оскільки експертами не було досліджено опис промислового зразка, суттєві ознаки промислового зразка були неправомірно визначені експертами з фотографій, хоча визначення суттєвих ознак промислового зразка міститься в описі промислового зразка.

Зазначені заперечення, на думку суду, не впливають на правильність зробленого експертами висновку, а тому відхиляються судом з наступних міркувань.

З урахуванням роз’яснень, наданих експертами у судовому засіданні 03.02.2010 р., судом досліджено зображення промислового зразка, що охороняється патентом України № 13517, та порівняно його із зображенням газети ТОВ "АН "Адмірал", що міститься у матеріалах справи, в результаті чого суд дійшов висновку про необґрунтованість заперечень відповідача-2.

Відповідно до ч. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Частиною 3 ст. 11 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" передбачено, що заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності).

Згідно з п. 3.4. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002 р., варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу МКПЗ, подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально.

Відповідно до п. 7.1. Правил комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка) повинен давати повне уявлення про зовнішній вигляд виробу. Зображення виробу представляються фотографіями та/або іншими репродукціями, виконаними будь-якими засобами, зокрема засобами комп’ютерної графіки (п. 7.6. Правил).

З наведеного вбачається, що висновок експертів про необхідність визначення сукупності суттєвих ознак, які формують зовнішній вигляд виробу, з фотографій, а не опису промислового зразка, проти чого заперечує відповідач-2, відповідає вимогам чинного законодавства.

Експертами також правомірно виділено суттєві та несуттєві ознаки промислового зразка за оспорюваним патентом з огляду на їх вплив на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманні такі ознаки, та з урахуванням зазначеного критерію обґрунтовано не встановлено як суттєву ознаку слово "газета", яка виконана дрібним шрифтом на фоні назви "Кур’єр".

Посилання відповідача-2 на недослідження експертами всіх варіантів промислового зразка відхиляється судом з огляду на зазначену вище вимогу єдності заявки, що зокрема, проявляється у тому, що варіанти промислового зразка, заявлені на реєстрацію, відрізняються несуттєвими ознаками, що правомірно враховано експертами при проведенні дослідження.

Такими чином, за змістом положень частин 2 і 3 статті 462 ЦК України та пункту 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" опис використовується виключно для тлумачення ознак промислового зразка, а визначення обсягу правової охорони відбувається виходячи з ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки.

Таким чином, на підставі наявних у матеріалах справи доказів, результатів судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності (експертний висновок № 543) та пояснень сторін, суд дійшов висновку, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 13517 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки 09.10.2006 р., а отже, заявлений промисловий зразок не відповідав на дату подання заявки умовам надання правової охорони, що відповідно до п. а) ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" є підставою для визнання недійсним патенту України № 13517 на промисловий зразок "Газета".

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що вимога позивача про визнання повністю недійсним патенту України № 13517 на промисловий зразок "Газета" є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Позивач також просить суд зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності опублікувати відомості про визнання патенту України на промисловий зразок № 13517 недійсним в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Згідно з ч. 3 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Як передбачено п. 2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 290 від 12 квітня 2001 р., у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру є в тому числі рішення судових органів (п. 2.3. Положення). Згідно з п. 1.3. зазначеного Положення відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката патенту, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі –бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

За таких обставин суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог позивача про зобов’язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання патенту недійсним та здійснити про це відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

З огляду на задоволення позову витрати по оплаті державного мита, інформаційно-технічного забезпечення судового процесу та витрати на оплату проведення судової експертизи відповідно до ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача-2.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Визнати недійсним повністю патент України № 13517 на промисловий зразок "Газета".

3.          Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки.

4.          Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, МСП, ідентифікаційний код 31032378) опублікувати відомості про визнання патенту України № 13517 на промисловий зразок недійсним в офіційному бюлетені "Промислова власність".

5.          Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Луіджи" (99057, м. Севастополь, просп. Жовтневої революції, 57, кв. 23, ідентифікаційний код 30399264) на користь Приватного підприємства "Видавничий дім "Адмірал" (99011, м. Севастополь, вул. Адм. Октябрського, 3, кв. 29, ідентифікаційний код 35034358) 85 (вісімдесят п’ять) гривень 00 коп. державного мита, 118 (сто вісімнадцять) гривень 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 8100 (вісім тисяч сто) гривень 00 коп. витрат на оплату вартості проведення судової експертизи.

6.          Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

Суддя                                                                       Т.С. Демченко