Рішення № 93372118, 04.12.2020, Господарський суд Кіровоградської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В`ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 32-05-11/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2020 рокуСправа № 912/3034/19 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Пастуховій А.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу №912/3034/19 від 05.11.2019

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маркхолдер" (далі - ТОВ "Маркхолдер"), код ЄДР 42772934, вул. Рекордна, 26-Г, м. Запоріжжя, 69035

до відповідача Фізичної особи-підприємця Колісник Катерини Сергіївни (далі - ФОП Колісник К.С.), РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1

за участю третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:

1. ОСОБА_1 (далі - гр. ОСОБА_1 ), РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ,

2. ОСОБА_2 (далі - гр. ОСОБА_2 ), РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3

про заборону використання знаків для товарів та послуг

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача – адвокат Барков В.О., ордер серія АР №1008210 від 10.02.2020;

від відповідача – адвокат Шаповалов Д.В., ордер серія КР №036630 від 28.11.2019;

від третьої особи 1. – адвокат Захарченко І.В., ордер серія КР №105863 від 06.10.2020.

від третьої особи 2. – участі не брав.

В засіданні суду оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

До Господарського суду Кіровоградської області надійшла позовна заява ТОВ "Маркхолдер" до відповідача про заборону використання знаків для товарів та послуг з вимогою заборонити ФОП Колісник К.С. використання торгового знаку, шляхом здійснення демонтажу вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет).

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає про незаконне використання ФОП Колісник К.С. торгового знаку "УКРЗОЛОТО" за місцем здіснення господарської діяльності шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину, що розташовується в місті Кропивницькому за адресою: вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет), оскільки відповідачем не укладено відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ "Маркхолдер".

Ухвалою від 05.11.2019 господарський суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №912/3034/19 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначив на 03.12.2019. Встановив сторонам строк для подання заяв по суті справи. Зокрема, визначив, що позивач має право у строк протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позовну заяву надати відповідь на відзив, що має відповідати вимогам ч. 3-6 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

28.11.2019, в межах встановленого строку, відповідачем подано до господарського суду відзив на позовну заяву №б/н від 28.11.2019, яким просить відмовити в задоволенні позовних вимог ТОВ "Маркхолдер" та стягнути з позивача на користь відповідача понесені витрати у зв`язку з наданням правничої (правової) допомоги у розмірі 12 500,00 грн.

До господарського суду 03.12.2019 позивачем подано клопотання №7700/7 від 28.11.2019 про залучення до участі у справі співвідповідача - Фізичну особу-підприємця Яворську Марину Дмитрівну (далі - ФОП Яворська М.Д.).

Ухвалою від 03.12.2019 господарський суд клопотання №7700/7 від 28.11.2019 ТОВ "Маркхолдер" про залучення до участі у справі співвідповідача - ФОП Яворської М.Д. задовольнив. Залучив до участі у справі співвідповідача - ФОП Яворську М.Д.

Клопотання позивача обґрунтовано тим, що під час виходу за місцем розташування ювелірної крамниці юрисконсультом ТОВ "Маркхолдер" встановлено, що станом на 06.11.2019 у ювелірному магазині за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24, що розташовується у приміщенні ТЦ "Фуршет", господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснює ФОП Яворська Д.М., на підтвердження чого складено Акт фіксації.

В підтвердження фактів неправомірного використання ФОП Яворською Д.М. позначення -"УКРЗОЛОТО" у її господарській діяльності позивач надав копії товарного чеку від 08.11.2019 та розрахункової квитанції 002701.

19.12.2019 позивачем подано до господарського суду відповідь на відзив №7900/5 від 18.12.2019 з вимогою позов задовольнити у повному обсязі.

Ухвалою від 21.01.2020 господарський суд призначив експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №912/3034/19.

У зв`язку з надходженням клопотання експерта, господарський суд ухвалою від 11.02.2020 поновив провадження у справі, призначив до розгляду у судовому засіданні клопотання експерта та зупинив провадження у справі.

Ухвалою від 12.03.2020 господарський суд поновив провадження у справі.

За результатами підготовчого засідання 12.03.2020 господарський суд, зокрема, клопотання експерта про надання додаткових матеріалів задовольнив, зупинив провадження у справі та направив матеріали справи №912/3034/19 Київському науково-дослідному інституту судових експертиз для виконання.

30.06.2020 до господарського суду надійшов висновок експертів від 19.06.2020 №3618/20-53/16074/20-53 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності в господарській справі №912/3034/19.

10.04.2020 до господарського суду надійшла заява від 07.04.2020 за підписом громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у якій заявники просять залучити їх, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , до участі у розгляді справи 912/3034/19 в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів ФОП Колісник К.С. та ФОП Яворська М.Д.

Ухвалою від 10.07.2020 господарський суд поновив провадження у справі №912/3034/19. Підготовче засідання призначив на 11.08.2020 - 12:00 год. Залучив до участі у справі в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Ухвалою від 11.08.2020 господарський суд закрив підготовче провадження та призначив справу №912/3034/19 до судового розгляду по суті на 13.10.2020 на 12:00 год. Явку повноважних представників учасників в засідання суду обов`язковою не визнавав.

12.10.2020 до суду надійшли пояснення №б/н від 12.10.2020 за підписом представника третьої особи - ОСОБА_1 - Захарченка І.В., у яких містяться вимоги:

- відмовити по справі №912/3034/19 в задоволенні позову повністю;

- викликати для надання усних роз`яснень по висновку від 19.06.2020 експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климову Наталію Борисівну та Ракову Аліну Олександрівну.

У судовому засіданні представник третьої особи підтримав свої пояснення та клопотання про виклик експерта.

Ухвалою від 13.10.2020 господарський суд пояснення №б/н від 12.10.2020 третьої особи – ОСОБА_1 залишив без розгляду. Оголосив перерву у судовому засіданні до 29.10.2020 - 15:30 год.

Позивачем 22.10.2020 електронною поштою (з КЕП) направлено до суду заяву №б/н від 13.10.2020 про розподіл судових витрат з відповідними вимогами та письмове пояснення №б/н від 13.10.2020.

Судове засідання, призначене на 29.10.2020, не відбулось у зв`язку з тим, що суддя Коваленко Н.М., в провадженні якої перебуває дана справа з 26.10.2020 по 10.11.2020 включно була тимчасово непрацездатна.

Ухвалою від 13.11.2020 господарський суд судове засідання призначив на 11:00 - 03.12.2020

До господарського суду 02.12.2020 надійшло клопотання №б/н від 02.12.2020 відповідача з вимогами:

- витребувати в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вулиця М. Грушевського, 12/2) копію заяви про реєстрацію авторського права на твір “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якої було видано Свідоцтво №68218 від 11.10.2016 та копію примірника твору (кольорове зображення, якщо твір зареєстровано у кольорі).

- призначити експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №912/3034/19.

- проведення експертизи доручити Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26).

- на вирішення експерта поставити наступне питання: Чи є зображення "УКРЗОЛОТО", яке розташоване в торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_4 від 11.10.2016?, з обґрунтуванням підстав звернення з таким клопотанням.

Ухвалою від 03.12.2020 господарський суд клопотання №б/н від 02.12.2020 відповідача залишив без задоволення.

До господарського суду 29.10.2020 надійшли клопотання №б/н від 29.10.2020 та №б/н від 03.12.2020 третьої особи, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів гр. ОСОБА_1 з вимогами:

- викликати для надання усних роз`яснень по висновку від 19.06.2020 експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климову Наталію Борисівну та Ракову Аліну Олександрівну;

- витребувати в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вулиця М. Грушевського, 12/2) копії заяви про реєстрацію авторського права на твір “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якої було видано Свідоцтво №68218 від 11.10.2016 та копії примірника твору (кольорове зображення, якщо твір зареєстровано у кольорі) в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України;

- призначити експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №912/3034/19;

- проведення експертизи доручити Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26);

- на вирішення експерта поставити наступне питання: Чи є зображення "УКРЗОЛОТО", яке розташоване в торговельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_4 від 11.10.2016?;

- витребувати в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (01008, м. Київ, вулиця М. Грушевського, 12/2) копію заяви про реєстрацію авторського права на твір “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі якої було видано Свідоцтво №68218 від 11.10.2016 та копію примірника твору (кольорове зображення твору), з обґрунтуванням підстав звернення з такими клопотаннями.

Ухвалою від 03.12.2020 господарський суд клопотання №б/н від 29.10.2020 третьої особи 1. залишив без задоволення. Клопотання №б/н від 03.12.2020 третьої особи 1. в частині витребування доказів залишив без задоволення в іншій частині - без розгляду.

В засіданні суду 03.12.2020 оголошено перерву до 11:00 – 04.12.2020 з повідомленням про таку перерву, зокрема, ФОП Яворської Д.М. та третьої особи 2. телефонограмами.

Під час розгляду справи по суті повноважний представник позивача зазначив, що позивач не має вимог до ФОП Яворської Д.М. Ухвалою від 04.12.2020 господарський суд провадження у даній справі в частині вимог до Фізичної особи-підприємця Яворської Марини Дмитрівни (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) закрив.

Дослідивши матеріали справи, господарський суд встановив такі обставини справи та відповідні їм правовідносини сторін.

Позивачу належить право власності на торговий знак “УКРЗОЛОТО” (надалі - Торговий знак), що зареєстрований зокрема для категорії товарів “Ювелірні вироби” (клас 14 міжнародний класифікатор товарів та послуг). Право власності на знак засвідчується свідоцтвом 124382 від 25.06.2010, згідно вказаного зображення: “УКРЗОЛОТО”.

У відповідності до інформації опублікованої в виданні у сфері інтелектуальної власності “Промислова власність” Бюлетень №19, 2019, позивач є власником торгового знаку згідно рішення №25919.

Позивачу стало відомо про незаконне використання Торгового знаку, а саме шляхом нанесення його на вивіску ювелірного магазину що розташовуються в місті Кропивницькому за адресою: вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ - Фуршет).

За місцем розташування вказаного ювелірного магазину, за твердженням позивача, господарську діяльність з продажу ювелірних виробів на час подання позову здійснював відповідач.

Використанням знаку для товарів та послуг, згідно з ч. 4 статті 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, визнається в т.ч. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку, з метою пропонування для продажу, застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

В підтвердження фактів неправомірного використання відповідачем позначення -"УКРЗОЛОТО", у господарській діяльності, позивач надав наступні докази: копію товарного чеку від 25.10.2019 (додаток №1); копію розрахункової квитанції №017601(додаток №2); фото копії розміщення вивіски за місця розташування торгової точки (додаток №3).

Згідно приписів чинного законодавства України об`єктами права інтелектуальної власності є твори науки, літератури та мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, раціоналізаторські пропозиції, знаки для товарів і послуг, результати науково-дослідних робіт та інші результати інтелектуальної праці.

Стаття 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачає що “знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб”.

Частина 2 ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” передбачає, що “об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень”.

Згідно ч. 3. ст. 426 ЦК України, використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Отже, з огляду на вище викладене нормативно правове обґрунтування позивач вбачає, що свідоцтво надає його власнику право використовувати Торговий знак (зареєстрований стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) надавати його в користування, а також забороняти іншим особам використовувати без його згоди.

10.04.2020 до господарського суду надійшла заява від 07.04.2020 за підписом громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , у якій заявники просять залучити їх, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , до участі у розгляді справи 912/3034/19 в якості третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідачів ФОП Колісник К.С. та ФОП Яворська М.Д.

Заява від 07.04.2020 обґрунтована тим, що позовні вимоги мотивовані тим, що ТОВ “Маркхолдер” є власником на знак для товарів і послуг “УКРЗОЛОТО” №124382 з 2019 року зареєстрований в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.06.2010 року.

В той же час, вивіска з позначенням “УКРЗОЛОТО” та інші позначення у ювелірному магазині в АДРЕСА_5 є творами образотворчого мистецтва у вигляді “Зображення логотипу “УКРЗОЛОТО” відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_4 від 11.10.2016 року виданого на ім`я авторів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Вперше ОСОБА_1 , як фізичною особою - підприємцем, позначення “УКРЗОЛОТО” було використано 18.02.2000 року при відкритті відділу “Укрзолото” в магазині по проспекту Правди (Євгена Тельнова), 1Л у м. Кіровограді, згодом 31.07.2004 року при відкритті відділів “Укрзолото” в оптово-роздрібному магазині “Фуршет” по АДРЕСА_6 та з 01.06.2007 року по АДРЕСА_5 , пізніше 08.07.2010 року при відкритті відділу “Укрзолото” в магазині АТБ по вул. Карла Маркса, 48 (Велика Перспективна).

Вперше ОСОБА_2 , як фізичною особою - підприємцем, позначення “УКРЗОЛОТО” було використано 03.09.2002 року при відкритті відділу “Укрзолото” по АДРЕСА_7 , пізніше 01.05.2013 року при відкритті відділу “Укрзолото” в магазині АТБ по АДРЕСА_8 ).

Спеціалізацією даних відділів “Укрзолото” була роздрібна торгівля ювелірними виробами та годинниками.

Згодом, у період з 2006 року по 2010 рік на замовлення ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ПП “ДЦ Арт-Салон” вул. Мечникова, 16, м. Київ велися розробки та виготовлення рекламно - інформаційної продукції, а саме розроблення логотипу “УКРЗОЛОТО”, інформаційні вивіски з використанням логотипу “Укрзолото” тощо.

Таким чином, починаючи з 2000 року та 2002 року ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було здійснено використання позначення “Укрзолото” при торгівлі ювелірними виробами, починаючи з 2006 року по 2010 роки розроблено логотип “Укрзолото” та іншу інформативну продукцію для позначення при торгівлі ювелірними виробами, а у 2014 році зареєстровано твір образотворчого мистецтва у вигляді “Зображення логотипу “УКРЗОЛОТО”.

Наразі всі позначення на будинках по АДРЕСА_9 , вул. Велика Перспективна, 25/34, АДРЕСА_10 , вул. Віктора Чміленка, 24. АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 замовлені та виготовлені задовго до реєстрації знаку для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг “УКРЗОЛОТО” №124382 від 25.06.2010, а тим більше задовго до переходу прав на вказаний знак для товарів і послуг ТОВ “Маркхолдер”.

ФОП Колісник К.С., яка не працює за спірною адресою, та ФОП Яворська М.Д. використовували і ФОП Яворська М.Д. використовує відповідно до ліцензійного договору виготовлене та змонтоване на їх замовлення позначення “УКРЗОЛОТО” по АДРЕСА_5 .

Розглядаючи позовні вимоги, господарський суд враховує, що відповідно до ч. 1 ст. 15 та ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Вирішуючи спір, суд повинен надати об`єктивну оцінку наявності порушеного права чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначити, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права способам, що встановлено чинним законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права.

Згідно зі ст. 86 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відносини, які виникають у зв`язку з набуттям і здійсненням права власності на знаки для товарів і послуг в Україні регулюються Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” відповідними положеннями ЦК України, ГК України та іншими супутніми законодавчими актами України.

Згідно зі ст. 494 ЦК України право власності на Торгівельну марку засвідчується свідоцтвом України. Відповідну норму також містить і ст. 5 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”, за якою право власності на знаки для товарів та послуг засвідчується свідоцтвом. Свідоцтво є офіційним охоронним документом, який видається від імені держави уповноваженим на це органом - Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується з наведеними в ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

В свою чергу, п. 1 Розділу І Наказу “Деякі питання в організації діяльності у сфері інтелектуальної власності” №730 від 18.05.2017 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі - Наказ), визначено, що видання державної системи правової охорони інтелектуальної власності становлять сукупність документів, що видаються на паперовому та дублюються на електронному носіях і є оперативним та вичерпним джерелом інформації про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, а також нормативні акти та інші офіційні відомості й сповіщення.

Згідно положень Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України до номенклатури видань у сфері правової охорони інтелектуальної власності у тому числі входить Офіційний бюлетень “Промислова власність” - друковане періодичне видання, яке виходить 2 рази на місяць. Видання офіційного бюлетеня складається з двох книг: книги 1 “Винаходи, корисні моделі, топографії інтегральних мікросхем”; книги 2 “Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів”. Книга 2 у свою чергу засвідчує інформацію про заявлені та зареєстровані об`єкти права інтелектуальної власності, у.т.ч. щодо знаків для товарів і послуг. Окремо книга містить інформацію щодо передачі виключних майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів та послуг від попереднього власника свідоцтва, дійсному.

Відтак, у відповідності до інформації опублікованої у офіційному бюлетені “Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів” за №19, від 10.10.2019, попередній власник свідоцтва - ОСОБА_5 здійснила передачу виключних майнових прав інтелектуальної власності на знак “УКРЗОЛОТО” ТОВ “Маркхолдер”, тобто позивачу. Таким чином, позивач є єдиним та беззаперечним власником свідоцтва №124382 від 25.06.2010, про що й було окремо зазначено у позові, додатково до позову було додано витяг з періодичного видання “Промислова власність”, який дану обставину й засвідчує.

Крім того, до позову було додано роздруківку з інформаційного порталу УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ) щодо бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382, дослідивши які можливо дійти висновку, що власником свідоцтва є все той же “Маркхолдер”, а свідоцтво є чинним зі строком його дії до 2028 року.

Таким чином, в силу вище перерахованого обґрунтування, твердження відповідача щодо відсутності доказів права власності у позивача на знак для товарів та послуг за №124382, є хибним та безпідставним, оскільки офіційний бюлетень “Промислові зразки, знаки для товарів і послуг, кваліфіковані зазначення походження товарів” у сукупності із бібліографічними даними з інформаційного порталу УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ), є прямими та незаперечними доказами права власності ТОВ “Маркхолдер” на знак для товарів та послуг “УКРЗОЛОТО” за вказаним вище номером свідоцтва.

Згідно зі ст. 420 ЦК України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп`ютерні програми; компіляції даних (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування напівпровідникових виробів; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; комерційні таємниці.

Вище визначена норма статті ЦК України закріплює перелік об`єктів прав інтелектуальної власності, які захищаються та охороняються законом. Зокрема до об`єктів прав інтелектуальної власності належать, твори (об`єкти авторського права) та торговельні марки (знаки для товарів і послуг). Системний аналіз нормативно правових актів у сфері інтелектуальної власності, дає підстави прийти до висновку, що дані об`єкти мають різну правову природу та різні особливості сфери їх використання. Правовий статус та правовий режим творів і торговельних марок (знаки для товарів і послуг), встановлюється окремими нормами ЦК України, та окремими Законами України. Сфера використання об`єктів авторського права визначається Законом України “Про авторське право і суміжні права”, а сфера використання торгівельних марок визначається Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, відповідно.

Згідно із Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” знаком для товарів і послуг є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб. Дещо ширшим є визначення, наведене у ст. 492 ЦК України, відповідно до якого торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

Згідно із Законом України “Про авторське право і суміжні права” об`єктами авторського права є твори в галузі науки, літератури і мистецтва.

Для того щоб порівняти зазначені об`єкти права інтелектуальної власності, потрібно проаналізувати сферу їх застосування.

Так, відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Свідоцтво дає його власнику право використання торговельної марки, а саме: право нанесення її на будь-який товар, для якого її зареєстровано, упаковку, яка містить такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет; право зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування його для продажу; право пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); право застосування знаку під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої його зареєстровано; застосування його в діловій документації чи рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права” авторові належить виключне право на використання твору. Воно охоплює, зокрема, право здійснювати, дозволяти або забороняти відтворення твору, розповсюдження оригіналу або примірників твору будь-який спосіб, у тому числі шляхом продажу, право здавання у прокат оригіналу або примірників твору, надання оригіналу або примірників твору в тимчасове користування, а також право на імпорт, публічний показ, публічне виконання та інші дії, передбачені законом.

З огляду на вище викладене нормативно-правове обґрунтування вбачається, що основною сферою використання знаку для товарів і послуг є господарська діяльність, оскільки він виконує функцію вирізнення товарів та послуг одного виробника від товарів та послуг іншого виробника, а основною функцією об`єктів авторського права, у свою чергу є естетичне задоволення, адже їх не використовують для позначення відповідних товарів і послуг у господарській діяльності.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається її зображенням та переліком товарів і послуг, наведеними у свідоцтві. Власник відповідного свідоцтва може використовувати його лише для позначення тих класів товарів та послуг, перелік яких наведений у свідоцтві. Свідоцтво дає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати торгівельну марку без його згоди, якщо інше не передбачене Законом, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати.

Виключне право на використання твору належить до майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право). Водночас відповідно до ч. 1 і 2 ст. 13 ЦК України особа здійснює цивільні права в межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. Здійснюючи свої права, особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині.

Таким чином, якщо особа, яка володіє об`єктом авторського права, маркує таким позначенням відповідні товари і послуги, перелік яких відображений у свідоцтві на знак для товарів і послуг, такі дії розцінюються як посягання на права власника свідоцтва, передбачені ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, у тому числі як вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, і в свою чергу є порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення має бути припинене, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Твердження відповідача, що вивіска “УКРЗОЛОТО” не є позначенням товарів (робіт, послуг), а відповідно не є торгівельною маркою є хибним та безпідставним, оскільки:

- використання знаку для товарів та послуг, згідно з ч. 4 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, визнається в т.ч. нанесення його на вивіску, пов`язану з ним, з метою пропонування для продажу;

- відповідач є фізичною особою-підприємцем з основним видом економічної діяльності - роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Факт здійснення господарської діяльність з продажу ювелірних виробів, за місцем розташування ювелірної крамниці за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет), а також факт використання знаку “УКРЗОЛОТО”, заперечено відповідачем. Оскільки така обставина не зафіксована відповідним актом, чи ще якимось документом, при цьому позивачем не доведено, що використання зображення логотипу “УКРЗОЛОТО” на вивісках за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет) здійснювалось саме відповідачем під час здійснення підприємницької діяльності. Крім цього, копії: товарного чеку та розрахункової квитанції, отримані під час продажу ювелірних виробів покупцем, які містять напис “УКРЗОЛОТО”, не мають ознак належності саме відповідачу.

У свою чергу, використання зображення логотипу “УКРЗОЛОТО”, як твору образотворчого мистецтва, у вигляді вивіски, на підставі ліцензійного договору укладеного з авторами цього твору, не може здійснюватися під час продажу ювелірних виробів, оскільки як вбачається з вище викладеного нормативно правового обґрунтування, таке використання має іншу сферу застосування.

Обсяг прав, що надається Свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_4 від 11.10.2016 виданого на ім`я авторів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , обмежується виключно правом по використанню твору і не може бути використаний для будь-яких інших цілей.

Ухвалою від 21.01.2020 господарський суд призначив експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі №912/3034/19. Проведення експертизи доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. На вирішення експерта поставив наступні питання:

- Чи є використання відповідачем позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, способом використання знаків для товарів та послуг?;

- Чи є позначення "УКРЗОЛОТО" на вивісці ювелірної крамниці під час пропонування ювелірних виробів до продажу схожим до ступеню змішування з позначенням "УКРЗОЛОТО", що засвідчується свідоцтвом №124382?

- Що відтворено в написі “УКРЗОЛОТО” розташованому у торгівельному центрі “Фуршет” за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24 - Знак для товарів і послуг відповідно до Свідоцтва на знак для товарів і послуг №124382 від 25.06.2010 чи Твір образотворчого мистецтва у вигляді “Зображення логотипу “УКРЗОЛОТО” відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_4 від 11.10.2016?

Попередив судового експерта до початку проведення судової експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384-385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків; зобов`язав Київський науково-дослідний інститут судових експертиз надіслати до Господарського суду Кіровоградської області оригінал висновку експертизи; витрати по проведенню експертизи поклав на позивача; провадження у справі №912/3034/19 зупинив на період проведення судової експертизи; для проведення експертизи матеріали справи направив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз для виконання.

30.06.2020 до господарського суду надійшов висновок експертів від 19.06.2020 №3618/20-53/16074/20-53 за результатами проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності в господарській справі №912/3034/19 за яким:

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів та послуг "УКРЗОЛОТО", зареєстрованим за свідоцтвом України №124382 щодо тих самих та споріднених товарів і послуг, визначених у Додатку до Висновку;

- позначення "УКРЗОЛОТО", що використовуються на вивісках ювелірного магазину під час пропонування ювелірних виробів до продажу, є використанням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382;

- позначення (написи) "УКРЗОЛОТО", які розташовані на вивісках ювелірного магазину в торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24, є відтворенням знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №124382 від 25.06.2010. Встановити чи є позначення "УКРЗОЛОТО", які розташовані в торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24, відтворенням твору образотворчого мистецтва у вигляді "Зображення логотипу "УКРЗОЛОТО" відповідно до Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_4 від 11.10.2016 за наявними матеріалами, не видається за можливе.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 1107 ЦК України розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності здійснюється на підставі ліцензійного договору.

Згідно з ч. 1 ст. 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Позивач не надавав особі, у будь-якому віданні або користуванні якого знаходиться ювелірний магазин (в торгівельному центрі "Фуршет" за адресою: м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 24), дозволу на використанні знаку для товарів та послуг - “УКРЗОЛОТО”.

Таким чином, в порушення вимог Закону, не уклавши відповідних ліцензійних договорів з власником знаку - ТОВ “Маркхолдер”, має місце його незаконне використання.

Обставина неправомірного використання знаку для товарів і послуг “УКРЗОЛОТО” під час пропонування до продажу товарів, шляхом нанесення його на вивіску ювелірної крамниці, є незаперечною.

За таких обставин, права позивача щодо виключного права використання Торгового знаку (зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг) порушені, поруч з цим позивачем не доведено належними, допустимими, достовірними та вірогідними доказами, що таке порушення вчинено саме відповідачем, а не іншою особою.

Суд враховує, що згідно ст. 45 ГПК України, позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу. Відповідачами є особи, яким пред`явлено позовну вимогу.

Отже, відповідачем є та особа, яка на думку позивача своєю діяльністю (діями або бездіяльністю) порушила його права та/або до якої позивач направляє свої позовні вимоги.

Між тим, в спірних правовідносинах, що є предметом розгляду у даній справі, під час розгляду такої справи та станом на 06.11.2019 у ювелірному магазині за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24, що розташовується у приміщенні ТЦ "Фуршет", господарську діяльність з продажу ювелірних виробів здійснює ФОП Яворська Д.М., а не ФОП Колісник К.С.

Крім цього, позивачем не зазначено та не доведено, що відповідач чи інша особа є власником вивіски з позначенням "УКРЗОЛОТО" за адресою розташування ювелірного магазину (м. Кропивницький, вул. Чміленка, буд. 24 (ТЦ-Фуршет). Вказана обставина судом під час розгляду даного спору не встановлена.

Тобто, станом на даний час, відповідач не є відповідальною особою за ті порушення, з приводу яких подано позов. Відповідач не несе будь-якої додаткової/солідарної тощо відповідальності за порушення, які встановлено судом при вирішенні спору.

З підстав викладеного, позовні вимоги до відповідача задоволенню не підлягають.

У задоволенні позовних вимог відносно відповідача суд відмовляє.

Судовий збір та судові витрати за проведення комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності за правилами ст. 129 ГПК України покладається на позивача.

Відповідачем до відзиву на позов додано попередній розрахунок судових витрат, в якому зазначено про витрати на професійну правничу допомогу.

Від відповідача 04.12.2020 до початку судових дебатів надійшла письмова заява про розмір судових витрат за якою в порядку ч. 8 ст. 129 ГПК України ФОП Колісник К.С. заявив, що її судові витрати пов`язані із розглядом справи №912/3034/19 складають витрати на правничу (правову) допомогу в розмірі 12500 грн. Та зазначив, що докази на обґрунтування судових витрат по справі №912/3034/19 будуть надані суду протягом 5 днів після ухвалення рішення суду.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 221 ГПК України якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п`ятнадцяти днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. У випадку, визначеному частиною другою цієї статті, суд ухвалює додаткове рішення в порядку, передбаченому статтею 244 цього Кодексу.

У відповідності до п. 5 ч. 6 ст. 238 ГПК України у разі необхідності у резолютивній частині також вказується про призначення судового засідання для вирішення питання про судові витрати, дата, час і місце його проведення; строк для подання стороною, за клопотанням якої таке судове засідання проводиться, доказів щодо розміру, понесених нею судових витрат.

Враховуючи викладене, суд призначає судове засідання для вирішення питання про судові витрати відповідача, про що зазначає в резолютивній частині рішення суду, та встановлює відповідачу строк для подачі до суду доказів щодо розміру понесених судових витрат.

Керуючись ст. 3, 12, 73-74, 76-79, 123, 129, 221, 233, 236-241, 326-327 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

2. Судове засідання для вирішення питання про судові витрати призначити на 12:00 - 17.12.2020.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В`ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №206, тел. 0(522)32-05-11.

Зобов`язати відповідача до 15.12.2020 подати суду докази щодо розміру понесених ним судових витрат з доказами їх направлення позивачу.

Явка учасників справи в засідання суду необов`язкова.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення в порядку передбаченому Господарським процесуальним кодексом України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Примірники рішення направити сторонам та третім особам.

Повне рішення складено 08.12.2020.

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про вебадресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його вебадресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Вебадреса сторінки на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.