Постанова № 8575733, 23.03.2010, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2010                                                                                           № 21/103

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Моторного О.А.

суддів:           

при секретарі           

за участю представників сторін:

від позивача -           Кочерга Д.О.,

від відповідача 1 -          Мироненко С.М.,

від відповідача 2 -          не з’явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Дочірнього підприємства «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина»

на рішення Господарського суду м.Києва від 18.02.2010

у справі № 21/103 ( .....)

за позовом                               Дочірнього підприємства «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС»

до                                                   1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина»

                                                  2. Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України

про                                                   визнання недійсним патенту України № 10870

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС» звернулось до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина», Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, та згідно уточнених позовних вимог просило визнати недійсним патент України на промисловий зразок № 10870 від 15.09.2005 «Комплект етикеток для алкогольного напою «медовуха слив’янка», зареєстрований на ім’я Товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина», а також зобов’язати відповідача-2 опублікувати в офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок № 10870 від 15.09.2005, зареєстрованого на ім’я ТОВ «Горобина», та внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України на вказаний промисловий зразок.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 18.02.2010 у справі № 21/103 позовні вимоги задоволено повністю. Визнано недійсним патент України № 10870 на промисловий зразок недійсним повністю. Зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання патенту України № 10870 на промисловий зразок недійсним повністю та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Стягнуто з ТОВ «Горобина» на користь Дочірнього підприємства «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС» 85,00 грн. державного мита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Заборонено ТОВ «Горобина» передавати будь-яким особам право власності на промисловий зразок за патентом України № 10870 та надавати будь-яким особам дозвіл на використання промислового зразка за патентом України № 10870. Заборонено Державному департаменту інтелектуальної власності МОН України вносити зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та здійснювати офіційні публікації стосовно власника патенту України № 10870 на промисловий зразок.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Дочірнє підприємство «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС» звернулось із апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить змінити рішення в частині відмови покладення витрат, понесених позивачем по оплаті судової експертизи, на ТОВ «Горобина» та відшкодувати позивачеві судові витрати з оплати вартості судової експертизи у розмірі 8008,08 грн.

Також із апеляційною скаргою на рішення Господарського суду міста Києва від 18.02.2010 у даній справі звернулось ТОВ «Горобина», в якій просить зазначене рішення скасувати та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог. Підставами для скасування рішення відповідач-1 вважає порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, неповне з’ясування обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків, викладених у рішенні суду, обставинам справи.

Представник позивача надав заперечення на апеляційну скаргу ТОВ «Горобина», в якому, зазначаючи, що апеляційна скарга ТОВ «Горобина» є необґрунтованою та такою, що не ґрунтується на вимогах чинного законодавства України, а тому просить відмовити у її задоволенні.

Представник Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України у судове засідання не з’явився, причин неявки суду не повідомив, хоча про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Апеляційний господарський суд, розглянувши доводи апеляційних скарг, заперечення на апеляційну скаргу, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, встановив наступне:

Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 15.09.2005 було видано ТОВ «Горобина» патент України № 10870 на промисловий зразок «Комплект етикеток для алкогольного напою «МЕДОВУХА СЛИВ’ЯНКА», за результатами розгляду заявки від 06.07.2005.

Компанія ГСХ Трейдмаркс Лімітед є власником ряду знаків для товарів і послуг, в т.ч. і власником свідоцтва України № 60463 на знак для товарів і послуг «Медовуха», який зареєстрований для товарів і послуг 33, 35, 43 класів МКТП.

21.09.2007 між Компанією ГСХ Трейдмаркс Лімітед як ліцензіаром та Дочірнім підприємством «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС» як ліцензіатом було укладено ліцензійний договір № 0109-03 від 21.09.2007, за яким позивач отримав виключний дозвіл (виключну ліцензію) на використання знаків для товарів та послуг, перелік яких наведено у Додатку № 1 до договору.

Згідно п. 31 Додатку № 1 до ліцензійного договору № 0109-03 від 21.09.2007 позивач має право на використання знаку для товарів і послуг «МЕДОВУХА», захищеного свідоцтвом № 60463 від 15.03.2006 (заявка від 01.02.2005 за № 2005 00968).

Відповідно до п. 2.1.3 ліцензійного договору № 0109-03 від 21.09.2007 позивачу як ліцензіату надано право вимагати поновлення порушеного права ліцензіара та протидіяти будь-яким порушенням прав ліцензіара і/або ліцензіата на знаки на всій території або будь-якій її частині, для чого ліцензіат має право вживати будь-яких законних засобів захисту прав ліцензіара і/або ліцензіата на знаки, у тому числі забороняти використання.

Позивач звернувся із вказаним позовом у зв’язку з тим, що патент України на промисловий зразок № 10870 порушує виключні права інтелектуальної власності позивача на знаки для товарів і послуг серії «Медовуха», захищеним вищевказаним свідоцтвом.

Згідно з п. 5 рекомендацій Президії Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 29.03.2005 № 04-5/76, у вирішенні спорів про охорону права інтелектуальної власності на промисловий зразок залежно від обставин справи та суті спору судом на роз’яснення судового експерта можуть бути поставлені питання, зокрема, про включення до сукупності суттєвих ознак промислового зразка інших охоронюваних об’єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

Судом першої інстанції під час розгляду справи у відповідності до ст. 41 ГПК України призначалась судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено КНДІСЕ та на вирішення якої було поставлено питання: «Чи включений до промислового зразка за патентом України № 10870 об’єкт інтелектуальної власності у вигляді позначення, що тотожне з позначенням, що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 60463?»

Відповідно до висновку № 11147 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, складеного експертом КНДІСЕ Юдіною Г.О. 17.09.2009, до складу промислового зразка за патентом України № 10870 включено позначення «МЕДОВУХА», що не є тотожним, проте є схожим до ступеня змішування з позначенням «МЕДОВУХА», що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 60463 та є об’єктом інтелектуальної власності.

Крім того, зазначеним висновком встановлено, що промисловий зразок за патентом України № 10870, призначений для використання стосовно визначеного товару - алкогольного напою, що входить до числа товарів 33 класу МКТП, для маркування яких призначена й торговельна марка за свідоцтвом України № 60463, а самі ці товари є спорідненими.

Колегія суддів погоджується із висновком суду першої інстанції про те, що зазначений експертний висновок № 11147 є належним доказом, оскільки він зроблений кваліфікованим експертом, відповідно до вимог Закону України «Про судову експертизу».

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України (далі по тексту – ГК України) відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами. До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Частиною першою статті 418 Цивільного кодексу України (далі по тексту – ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом (ч. 3 ст. 418 ЦК України).

У відповідності до ст. 420 ЦК України та ч. 1 ст. 155 ГК України промислові зразки та торговельні марки (знаки для товарів і послуг) є об’єктами права інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок – це результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Статтею 422 ЦК України передбачено, що право інтелектуальної власності виникає (набувається) з підстав, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до ст. 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Статтею 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачаються випадки, за яких патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково. Так, відповідно до пп. «в» ч. 1 вказаної статті патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Частиною 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Згідно з ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» право власності на промисловий зразок засвідчується патентом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки.

Відповідно до ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» право власності на знак засвідчується свідоцтвом, строк дії якого становить 10 років від дати подання заявки.

Як слідує із матеріалів справи, заявку на торгівельну марку, захищену свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 60463 було подано 01.02.2005, а заявку на реєстрацію оскаржуваного патенту подано відповідачем-1 06.07.2005 (дата реєстрації по спрощеній процедурі 15.09.2005).

Отже, на момент подачі заявки (та реєстрації) оскаржуваного патенту вже було подано заявку на реєстрацію знаку для товарів та послуг, право на використання якого належить позивачеві, а, тому, оскаржуваний патент порушує права інтелектуальної власності позивача на використання товарного знаку за свідоцтвом № 60463.

На підставі викладеного, суд першої інстанції зробив вірний висновок, що промисловий зразок за патентом України № 10870 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», оскільки його видано з порушенням прав третіх осіб, а саме з порушенням прав власника (ліцензіата) торгової марки, яка охороняється за свідоцтвом № 60463.

Відповідач-1 в апеляційній скарзі посилається на те, що за заявкою m 2005 08404 ним було заявлено до реєстрації позначення ідентичне позначенню захищеному оспорюваним патентом, але позивач не вказав, що дана заявка була подана 25.07.2005 (пізніше, ніж було подано заяву на отримання патенту), а рішення про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи заявленого позначення було прийнято відповідачем-2 30.07.2007.

Наведені відповідачем-1 обставини повністю відображені позивачем як в позовній заяві, так і в уточненні позовних вимог, і лише можуть підтверджувати те, що і заявка на реєстрацію оскаржуваного патенту (06.07.2005), і заявка на реєстрацію позначення (25.07.2005) були подані відповідачем-1 пізніше, ніж заявка на торгівельну марку (01.02.2005), що захищена свідоцтвом України на знак для товарів та послуг №60463.

Відповідно до ст. 1 ГПК України право на звернення до господарського суду мають юридичні особи, права або охоронювані інтереси яких оспорюються або порушуються.

Згідно зі ст.ст. 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права та свого інтересу, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого або майнового права та інтересу.

Відповідно до п. 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 у справі про охоронюваний законом інтерес «поняття «охоронюваний законом інтерес», що вживається в законах України треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам».

Наявними в справі доказами встановлено, що до складу промислового зразку за патентом України № 10870 включено позначення «МЕДОВУХА», що не є тотожним, проте є схожим до ступеня змішування з позначенням «МЕДОВУХА», що охороняється за свідоцтвом на знак для товарів та послуг № 60463 та є об’єктом інтелектуальної власності.

Таким чином, позивач звернувся з позовною заявою на захист своїх інтересів, які полягають у недопущенні змішування споживачами власної продукції з продукцією відповідача-1.

За таких обставин, позовна вимога про визнання недійсним патенту України №10870 на промисловий зразок на підставі пп. «в» ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» обґрунтовано задоволена судом першої інстанції.

Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідно до п. 2.2. Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо визнання патенту недійсним.

У зв’язку з зазначеним, суд першої інстанції обґрунтовано задовольнив позовні вимоги позивача про зобов’язання відповідача-2 внести відомості до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним патенту України №10870, а також здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ст. 44 ГПК України судові витрати складаються з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов’язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов’язаних з розглядом справи.

У відповідності до положень ст. 49 ГПК України державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Суд першої інстанції відшкодував позивачу за рахунок відповідача-1 лише витрати зі сплати державного мита у розмірі 85,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у розмірі 118,00 грн. При цьому, суд першої інстанції відмовив у відшкодуванні позивачеві витрат по оплаті судової експертизи, оскільки позивачем не надано доказів оплати (платіжного доручення) судової експертизи.

Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції представником позивача заявлено клопотання про долучення до матеріалів платіжного доручення № 462 від 29.01.2009, яким підтверджується проведення оплати за проведення експертиз згідно рахунків № 4417/18 від 22.01.2009 (№ 11138), 4418/18 від 22.01.2009 (№ 11147), 4419/18 від 22.01.2009 (№11055) на загальну суму 26056,80 грн.

У вказаному клопотанні позивач посилається на те, що: згідно даного платіжного доручення платіж проводився по системі «Клієнт-Банк», відповідно до якої платіж здійснюється в електронному форматі та не потребує роздруківки платіжного доручення на паперовому носії; якщо платнику необхідне платіжне доручення на паперовому носії з відміткою банку, він замовляє її банку; подаючи клопотання про стягнення витрат, пов’язаних з судовою експертизою, для встановлення суми позивач посилався на докази, які знаходяться в матеріалах справи; суд не витребував у позивача платіжного доручення для огляду, тому позивач і не замовляв платіжки на паперовому носії в банку. У зв’язку з тим, що у позивача не було вказаного платіжного доручення на паперовому носії з відміткою банку на момент прийняття рішення по справі, позивач просить його долучити до матеріалів справи та врахувати при розгляді апеляційної скарги.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України у процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

Згідно з ч. 1 ст. 38 ГПК України, якщо подані сторонами докази є недостатніми, господарський суд зобов’язаний витребувати від підприємств та організацій незалежно від їх участі у справі документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

Зважаючи на те, що у відповідності до ч. 5 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» проведення експертних досліджень і обстежень державними спеціалізованими установами здійснюється за рахунок замовника, а ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2008 витрати за проведення експертизи покладено на позивача, і експертом проведено експертизу, складено висновок № 11147 від 17.09.2009, надано акт № 11147 від 17.09.2009, в якому вказано про вартість проведеної експертизи у розмірі 8008,80 грн., колегія суддів дійшла висновку, що суд першої інстанції, вважаючи, що у матеріалах справи недостатньо доказів для відшкодування позивачеві витрат за проведення судової експертизи повинен був витребувати їх від позивача.

Таким чином, колегія суддів вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про долучення до матеріалів справи платіжного доручення № 462 від 29.01.2009, та відшкодувати позивачеві витрати з оплати вартості судової експертизи по даній справі у розмірі 8008,80 грн.

У зв’язку із зазначеним, апеляційна скарга Дочірнього підприємства «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС» підлягає задоволенню, а рішення Господарського суду міста Києва від 18.02.2010 у справі №21/103 - зміні в частині відшкодування вказаних судових витрат.

Оскільки рішення підлягає зміні з інших підстав, ніж зазначено в апеляційній скарзі Товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина», дана апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Відповідно до викладеного, керуючись ст. 101, п. 4 ст. 103, п. 4 ст. 104, ст. 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина» залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу Дочірнього підприємства «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС» задовольнити.

Рішення Господарського суду міста Києва від 18.02.2010 у справі №21/103 змінити, виклавши пункт 4 резолютивної частини рішення в наступній редакції:

«4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина» (вул. Петропавлівська, 121, м. Суми, 40021, код ЄДРПОУ 31162928, з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Дочірнього підприємства «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС» (вул. Первомайська, 2-Б, с. Нове Запоріжжя, Запорізької області, 70420) 85,00 (вісімдесят п’ять гривень 00 коп.) державного мита, 118,00 (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 8008,08 грн. (вісім тисяч вісім гривень 08 коп.) відшкодування витрат з оплати вартості експертизи.»

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Горобина» (вул. Петропавлівська, 121, м. Суми, 40021, код ЄДРПОУ 31162928, з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду) на користь Дочірнього підприємства «Імідж Холдинг» Акціонерної компанії «Імідж холдинг АпС» (вул. Первомайська, 2-Б, с. Нове Запоріжжя, Запорізької області, 70420) 42,50 (сорок дві гривні 50 коп.) відшкодування витрат зі сплати державного мита за подання апеляційної скарги.

Видати накази. Видачу наказів доручити Господарському суду міста Києва.

Матеріали справи №21/103 повернути до Господарського суду міста Києва.

Головуючий суддя                                                                      

Судді                                                                                          

26.03.10 (відправлено)