Рішення № 80211460, 14.02.2019, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

14.02.2019Справа № 910/6920/17

За позовом Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод";

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія

"Здоров'я" (відповідач 1);

Товариства з обмеженою відповідальністю ""Реал-Право" (відповідач 2);

Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 3);

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 4)

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Кочерга Д. О., довіреність № б/н від 17.05.18,

Від відповідача 1: не з'явилися;

Від відповідача 2: не з'явилися;

Від відповідача 3: не з'явилися;

Від відповідача 4: не з'явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить:

- ухвалити рішення, яким визнати, що станом на 01 січня 2014 року позначення знаку для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом № 19388 від 15 травня 2001 року стало добре відомим в Україні знаком Позивача відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- ухвалити рішення, яким визнати, що станом на 01 січня 2014 року позначення знаку для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом № 26632 від 15 серпня 2002 року стало добре відомим в Україні знаком Позивача відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання знаку для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" за свідоцтвом № 19388 від 15 травня 2001 року добре відомим в Україні знаком Позивача станом на 01 січня 2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання знаку для товарів і послуг "АЛОХОЛ" за свідоцтвом № 26632 від 15 серпня 2002 року добре відомим в Україні знаком Позивача станом на 01 січня 2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- визнати недійсним повністю свідоцтво України № 211016 від 25 квітня 2016 року на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''РЕАЛ-ПРАВО" (61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 28 А; код: 38160754);

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтва України № 211016 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- визнати відсутнім право Відповідача-1 на знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 211016 від 25 квітня 2016 року в період з 22 жовтня 2014 року по 25 липня 2016 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2017 року порушено провадження у справі № 910/6920/17, розгляд справи призначено на 30.05.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2017 року відкладено розгляд справи до 20.06.2017 року .

У судовому засіданні 20.06.2017 року оголошено перерву у справі до 29.06.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.06.2017 року у справі № 910/6920/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, провадження у справі зупинено.

До Господарського суду міста Києва від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов лист про повернення матеріалів справи без виконання у зв'язку з несплатою судової експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2017 року призначено у справі № 910/6920/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2018 року поновлено провадження у справі № 910/6920/17 та вирішено справу № 910/6920/17 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання призначено на 22.03.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2018 року у підготовчому засіданні оголошено перерву до 03.05.2018 року та продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів.

У підготовчому засіданні 03.05.2018 року представником відповідача 1 заявлено усне клопотання про виклик судового експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.05.2018 року викликано в судове засідання судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Фоя О. А. для надання пояснень по суті висновку експерта № 265/17 за результатами проведення судової експертизи у справі № 910/6920/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.06.2018 року пизначено у справі № 910/6920/17 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Центру судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 26.09.2018 року апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.06.2018 у справі № 910/6920/17 - скасовано, прийняти нове рішення, яким: "Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" у задоволенні клопотання про призначення повторної експертизи".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2018 року поновлено провадження у справі № 910/6920/17, а підготовче засідання призначено на 22.11.2018 року.

У підготовчих засіданнях 22.11.2018 та 06.12.2018 оголошувалсь перерва у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2019 року закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/6920/17 до судового розгляду по суті на 05.02.2019 р.

У судових засіданнях 05.02.2019 та 12.02.2019 оголошувалась перерва в слуханні справи по суті.

Представник позивача у судовому засіданні 14.02.2019 позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив позов задовольнити.

Відповідач 1, відповідач 2, відповідач 3 та відповідач 4 в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суд не повідомили, хоча про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників відповідачів не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Публічне акціонерне товариство "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" є володільцем наступних свідоцтв України на знак для товарів і послуг:

- № 19388 "АЛЛОХОЛ", зареєстрований для товарів 5 класу МКТП " Фармацевтичні та ветеринарні препарати"; дата реєстрації 15.05.2001; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 01.11.2024;

- № 26632 "АЛОХОЛ", зареєстрований для товарів 5 класу МКТП " Фармацевтичні та ветеринарні препарати"; дата реєстрації 15.08.2002; дата закінчення строку дії свідоцтва (продовження) 15.03.2020.

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Суд дійшов висновку, що доцільно розглянути, в першу чергу, позовну вимогу про визнання торговельної марки добре відомою.

Позивач вважає, що знаки для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ" є добре відомими в Україні з 01.01.2014 для товарів 5 класу МКТП: Фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби.

Статтею 25 Закону України про охорону прав на знаки для товарів і послуг (далі-Закон) передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

-ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства;

-тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака;

-тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується;

-тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним;

-свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами;

-цінність, що асоціюється зі знаком.

Порядок визнання Апеляційною палатою знака добре відомим в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання знака добре відомим сплачується збір.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання знака добре відомим в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

У пункті 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" (далі - Постанова № 5) зазначено, що у частині другій статті 25 Закону визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. З'ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2017 року у справі № 910/6920/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. З урахуванням п. 3.5. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" на вирішення експертів було, зокрема, поставлено наступні запитання:

- Чи є позначення "АЛЛОХОЛ" добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг станом на 01.01.2014 р. щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби?

- Чи є позначення "АЛОХОЛ" добре відомим в Україні знаком для товарів і послуг станом на 01.01.2014 р. щодо товарів 5 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби?

У висновку експерта № 265/17 за результатами судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.02.2018 експертом було, зокрема, зазначено наступне: оскільки фактори добре відомості знаків встановлюється на підставі обставин та юридичних фактів, вищевказані питання є питаннями права, а отже не відносяться до компетенції судового експерта.

Через відділ діловодства суду 22.05.2018 р. представником позивача було долучено до матеріалів справ висновок експерта № 139 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 18.05.2018 р., складений судовим експертом Жилою Богданом Володимировичем.

На розгляд судового експерта було запропоновано наступні питання:

- Чи містяться у наданих для проведення дослідження матеріалах відомості про фактори, які вказують на ту обставину, що станом на 01.01.2014 словесні позначення «АЛОХОЛ» / «АЛЛОХОЛ» стали добре відомими в Україні знаками ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати»?

- Чи містить знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 від 25.04.2016 істотні складові частини, що відтворюють або імітують позначення «АЛЛОХОЛ», «АЛОХОЛ», які ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» вважає можливим визнати добре відомими в Україні знаками для товару 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати»?

У висновку експерта № 139 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 18.05.2018 р було встановлено наступне.

- надані для проведення дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: тривалість та географічний район реєстрацій знаків «АЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ», тривалість, обсяг та географічний район використання та просування вказаних знаків, а також свідчення успішного відстоювання прав на них, сукупність яких вказує на те, що станом на 01 січня 2014 р. позначення «АЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ» були добре відомими в Україні знаками ПАТ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» стосовно такого товару, як «фармацевтичні препарати», що відноситься до товарів 5 класу МКТП.

- істотна складова частина знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 від 25.04.2016, а саме елемент у вигляді напису «АЛЛОХОЛ», є імітацією позначень «АЛЛОХОЛ» та «АЛОХОЛ», які ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» вважає можливим визнати добре відомими в Україні знаками для товару 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати», здатною викликати змішування з ними.

Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Згідно з ч. 1 ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Проаналізувавши висновок експерта № 139 від 18.05.2018, суд дійшов висновку про його узгодженість із матеріалами справи та чинним законодавством України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експерта № 139 від 18.05.2018 є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Відповідно до підпункту 3.2.3 пункту 3.2 Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Порядок), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 15.04.2005 за № 228, фактичні дані, які підтверджують добру відомість знака стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на вказану в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

Використання або будь-яке просування знака може підтверджуватися відомостями про:

-види маркування товарів і/або застосування знака при наданні послуг;

-експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;

-використання знака в рекламі;

-комерційне використання знака в мережі Інтернет;

-заходи щодо просування знака.

-Інтенсивність використання знака на території України може підтверджуватися відомостями про:

-обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак;

-перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг;

-середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві;

-коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;

-положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;

-обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак;

-цінність (вартість) знака згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знака визначається його власником).

-Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

-Рекламування знака може підтверджуватися відомостями про:

способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;

-кількість споживачів такої реклами;

-витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знака в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Подані позивачем документи як докази доброї відомості торговельної марки є належними та такими, що підтверджують фактичні дані у розумінні підпункту 3.2 пункту 3.2 Порядку та статті 25 Закону з огляду на таке.

Судом встановлено, що Закрите акціонерне товариство "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" було створене шляхом реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

Згідно пункту 1.2 Статуту позивача, позивач є правонаступником ТОВ "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" і після державної реєстрації Позивача, до нього перейшли всі права та обов'язки ТОВ "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод".

В свою чергу, ТОВ "НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" було створено на базі майна Борщагівського хіміко-фармацевтичний заводу, яке було викуплено у держави його співвласниками в період 1993-94 років, про що зазначено в статті 7 статуту зазначеного товариства.

З 1964 році на Борщагівському хімфармзаводі було вперше на території радянських республік, розроблено та впроваджено технологічний процес виробництва лікарського засобу «аллохол», що підтверджується інформацією наведеною у статті «Аллохол - эффективностъ и безопасность, доказанная временем», розміщеній у журналі «Рациональная Фармокопия», № 1(30) за 2014 рік.

Починаючи з 1993 року, Позивач здійснював виробництво лікарського засобу з маркуванням його позначенням українською мовою "Алохол" та російською мовою - "Аллохол" з поступовим збільшенням об'ємів його виробництва, що було зумовлено необхідністю виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1992 № 573 стосовно щорічного збільшення виробництва препарату Алохол/Аллохол.

Матеріали справи містять інформацію про наступні реєстрації об'єктів інтелектуальної власності, пов'язаних з позначенням «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ»), здійснені ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»:

- патент України № 7970 від 26.12.1995 на винахід: «СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ АЛЛОХОЛ» (дата подання заявки на видачу патенту - 03.07.1995). Згідно з розміщеним у загальнодоступній спеціалізованій електронній базі даних «Винаходи (корисні моделі) в Україні» (режим доступу: http://base.uipv.org/searcliINV/search.php7actioiFsetsearchconditions) рефератом до вказаного патенту: «Винахід належить до хіміко-фармацевтичної промисловості, зокрема, до способів отримання лікарського засобу "Аллохол" у вигляді пігулок. Спосіб включає попереднє змішування згущеної жовчі з активованим вугіллям і допоміжними речовинами, сушку, грануляцію, повторне змішування гранульованої маси із заздалегідь подрібненими часником, листям кропиви і допоміжними речовинами з подальшими таблетуванням і покриттям оболонкою»;

- знак для товарів і послуг «АЛЛОХОЛ» за свідоцтвом України № 19388 від 15.05.2001 (дата подання заявки на видачу свідоцтва - 01.11.1994), зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні та ветеринарні препарати»;

- знак для товарів і послуг «АЛОХОЛ» за свідоцтвом України № 26632 від 15.08.2002 (дата подання заявки - 15.03.2000), зареєстрований відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні, ветеринарні препарати»;

- знак для товарів та послуг «АLLОСНОL, зобр», зареєстрований для товарів 5 класу МКТП» фармацевтичні препарати» за свідоцтвом № М 64070 Латвійської Республіки.

Крім того:

- знак для товарів і послуг «АЛЛОХОЛ» за міжнародною реєстрацією № 975951 від 13.08.2008, що отримав правову охорону відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні, ветеринарні препарати» в таких країнах, як Арменія, Чехія, Литва, Румунія;

- знак для товарів та послуг «ALLOCHOL, зобр» за міжнародною реєстрацією № 1167670 від 10.05.2013, що отримав правову охорону відносно товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні, ветеринарні препарати» в таких країнах, як Чехія, Німеччина, Польща, Литва.

Відповідно до п.п. 1 (а) ст.4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року: «(1)(а) 3 дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони».

Тобто, за рахунок одержання вказаних вище міжнародних реєстрацій знаків «АЛЛОХОЛ» та «АLLОСНОL, зобр» ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» отримало вісім реєстрацій на знак «АЛЛОХОЛ» (в російськомовній та латинській транслітераціях) стосовно, зокрема, товару 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати» у восьми країнах.

Як випливає з бібліографічних даних приведених об'єктів інтелектуальної власності, з 1994 року, тобто майже за 20 років до дати, з урахуванням якої з'ясовуються обставини щодо відомості знаків «АЛОХОЛ» / «АЛЛОХОЛ» в Україні, ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» почав здійснювати заходи стосовно охорони як знака для товарів і послуг з назвою відповідного лікарського засобу, так і способу його виготовлення.

За змістом п.4 ст.16 Закону використанням знака відносно товару визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Згідно з ч.2 ст.157 Господарського кодексу України: «Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг».

Важливою особливістю маркування упаковок товару є те, що поряд зі знаком «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») на них наноситься вказівка на виробника препарату у вигляді його назви та/або логотипу з зазначенням відмітної частини назви виробника «БХФЗ». Цим забезпечується виникнення у споживачів стійких асоціацій між позначеннями «АЛОХОЛ», «АЛЛОХОЛ» та ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», як виробником маркованого такими позначеннями товару.

Згідно з п.3.2.3. Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності: Тривалість використання знака може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знака та про безперервність його використання.

Так у матеріалах справи містяться:

- витяг з періодичного видання «Щотижневик «Аптека» № 16 (286) від 16 квітня 2001 року зі статтею «Борщаговский ХФЗ» Уверенное движение к стандартам GМР», в якій директором названого підприємства, серед іншого, зазначається: «На сегодняшний день ассортимент продукции предприятия насчитывает 140 лекарственных препаратов, которые относятся к 16 фармакотерапевтическим группам. Высоколиквидными являются 40- 50 препаратов, которые приносят наибольший доход предприятию. Среди них есть такие, которые завод выпускает уже более 30 лет, например аллохол и уголь активированный».

- витяг з періодичного видання «РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМОКОПИЯ № 1 (30) 2014 з публікацією доктора медичних наук, завідуючого кафедрою внутрішньої медицини № 1 Харківського національного медичного університету О.Я. Бабака під назвою «Аллохол - эффективность и безопасность, доказанная временем» де, серед іншого, зазначається: «Аллохол - лекарственное средство, хорошо знакомое как пациентам, так и врачам. Вот уже 50 лет этот препарат представлен на фармацевтическом рынке, и впервые в 1964 году технологию его производства внедрил Борщаговский химфармзавод».

Що стосується документального підтвердження періоду виробництва лікарського засобу з назвою «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») та, відповідно, дати початку використання досліджуваних позначень для маркування фармацевтичних препаратів, то слід зауважити, що про його виробництво на Борщагівському ХФЗ йдеться у такому нормативному акті, як Постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 року № 573 «Про розвиток медичної, ветеринарної та мікробіологічної промисловості, поліпшення забезпечення населення і потреб тваринництва лікарськими засобами, медичною і ветеринарною технікою». Зокрема, в додатку 1 «Завдання по будівництву нових, розширенню, реконструкції та технічному переобладнанню діючих підприємств медичної, ветеринарної та мікробіологічної промисловості» до Постанови передбачалось розширення виробництва фармацевтичного препарату «Алохол» до 66 млн. упаковок до 1993 року.

Також позивачем було долучено до матеріалів справи, зокрема, наступні документи:

- Технологический промышленный регламент на производство таблеток «Аллохол», покрытых оболочкой ТПР 64-23518596-68-99, затверджений генеральним директором НПЦ «Борщаговский химико-фармацевтический завод» 02.07.1999;

- реєстраційне посвідчення № П.02.00/01483 від 24.02.2000 на лікарський засіб «АЛОХОЛ».;

- реєстраційне посвідчення UA/1643/01/01 від 03.08.2004 на лікарський засіб «АЛОХОЛ»;

- реєстраційне посвідчення № UA/2355/01/01 АЛОХОЛ від 29.12.2004 на лікарський засіб «АЛОХОЛ»;

- реєстраційне посвідчення UA/1643/01/01 від 21.09.2009 на лікарський засіб «АЛОХОЛ»;

- реєстраційне посвідчення № UA/2355/ОІ/ОІвід 19.09.2014 на лікарський засіб «АЛОХОЛ».

Про безперервність використання позначень у 2000-х роках свідчать присутня в матеріалах справи ділова документація (договори, специфікації, вантажно-митні декларації, розхідні накладні), щодо поставок фармацевтичного препарату «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») українським дистриб'юторам, а саме:

- договір № 3 від 22 грудня 2006 р. між компаніями ЗАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) та ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ) з розхідними накладними;

- договір № 15 від 22 грудня 2006 р . між компаніями ЗАТ «Науково- виообничий центе «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) та ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» (м. Дніпропетровськ) з розхідними накладними;

- дистриб'юторський договір № 5 від 01 лютого 2008 р. між компаніями ЗАТ науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) та ТОВ «Фра-М» (м. Донецьк) з додатковими угодами та розхідними накладними;

- дистриб'юторський договір № 10 від 01 лютого 2008 р. між компаніями ЗАТ науково-виробничий центе «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) та ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» (м. Дніпропетровськ) з додатковими угодами та розхідними накладними;

- договір № 01/10 від 4 січня 2010 р. між компаніями ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) та Спільним українсько- естонським підприємством у формі ТОВ «Оптіма-Фарм, ЛТД» (м. Київ) з розхідними накладними;

- договір № 02/11 від 2 січня 2011 р. між компаніями ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) та ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ) з додатковою угодою та розхідними накладними;

- договір № 08/11 від 2 січня 2011 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) та ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» (м. Дніпропетровськ) з додатковою угодою та розхідними накладними;

- договір поставки № 1/13 від 28 грудня 2012 р. між компаніями ЗАТ Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) та ТОВ «БаДМ» (м. Дніпропетровськ) з додатковою угодою та розхідними накладними;

- договір поставки № 5/13 від 28 грудня 2012 р. між компаніями ЗАТ Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (м. Київ) та ТОВ «ВЕНТА.ЛТД» (м, Дніпропетровськ) з додатковою угодою та розхідними накладними.

Про поставки маркованих досліджуваними знаками препаратів на експорт до країн близького зарубіжжя свідчать наступні документи, а саме:

- договір № 240/05/002 від 30 грудня 2004 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та SIA «ZRFBINAP» (м. Рига, Латвія) з додатками та специфікаціями;

- договір № 001/12/07 від 18 грудня 2007 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та SIA «ZRFBINAP» (м. Рига, Латвія) з додатками та специфікаціями;

- договір № 1956/038 від 2 червня 2009 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та LTD «Avromed Company» (м. Баку, Республіка Азербайджан) з додатками та специфікаціями;

- договір № 10/К від 19 січня 2010 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та ТОВ «Ак Нієт» (м. Шимкент, Республіка Казахстан) з додатками та специфікаціями;

- договір № 14/К від ЗО квітня 2010 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та ТОВ «КФК Медсервіс Плюс» (м. Алмати, Республіка Казахстан) з додатками та специфікаціями;

- договір № 1/10-MD від 1 листопада 2010 р. між компанією ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та Компанією «TETIS INTERNATIONAL СО» (м. Кишинів, Республіка Молдова) з додатками та специфікаціями;

- договір № 2/10-MD від 12 січня 2011 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та «DITA ESTFARM» S.R.L. І.М. Moldo-Romana (м. Кишинів, Республіка Молдова) з додатками та специфікаціями;

- договір № 3/10-MD укладеного 12 січня 2011 р. між компанією ЗАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та Фармацевтичною фірмою «FARMINA» S.R.L. (м. Кишинів, Республіка Молдова) з додатками та специфікаціями;

- договір № BHFZ/NF-01 від 21 січня 2011 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та ДГТ «NIKA PHARM» (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) з додатками та специфікаціями;

- договір № 27/14-UZ від 7 жовтня 2014 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та ТОВ «KORVITA - FARM» (м. Ташкент, Республіка Узбекистан) з додатками та специфікаціями;

- договір № 12/UN-GE від 2 липня 2012 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та «UNIONPHARM» LTD (м. Тбілісі, Грузія) з додатками та специфікаціями;

- договір № 12/NF-GE від 2 квітня 2012 р. між компаніями ЗАТ «Науково- виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» та «Newpharm» LTD (м. Тбілісі, Грузія) з додатками та специфікаціями.

З приведених матеріалів випливає, що, станом на 01.01.2014, позначення «АЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ» для маркування фармацевтичних препаратів використовувались ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за загальними даними близько 50 років, а за документальними даними - близько 20 років, причому за документальними даними таке використання здійснювалось безперервно принаймні 10 років.

Також в матеріалах справи присутні листи дистриб'юторів ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» згідно з якими:

- у період з 2000 р. по 2016 р. ТОВ СП «Оптіма-Фарм, ЛТД» здійснювало через свої філії реалізацію продукції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» оптовим та роздрібним аптечним мережам, а також іншим суб'єктам господарської діяльності, в тому числі лікарський засіб під торговельною маркою «Алохол»/«Аллохол» у наступних областях України: Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Харківська, Луганська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька, Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Волинська, Львівська;

- у період з 2000 р. по 2016 р, ТОВ «БАДМ» здійснювало реалізацію продукції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» оптовим та роздрібним аптечним мережам, а також іншим суб'єктам господарської діяльності, в тому числі лікарський засіб під торгівельною маркою «Алохол»/«Аллохол» у наступних областях України: Київська, Житомирська, Вінницька, Чернігівська, Черкаська, Харківська, Луганська, Сумська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Полтавська, Донецька, Кіровоградська, Дніпропетровська, Запорізька, Тернопільська, Чернівецька, Хмельницька. Івано-Франківська, Закарпатська, Рівненська, Волинська, Львівська;

- у період з 2002 р. по 2016 р. ТОВ «Вента ЛТД» здійснювало реалізацію продукції ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» оптовим мережам та роздрібним аптечним мережам, а також лікарняно-профілактичним закладам, в тому числі продукцію ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», марковану знаком для товарів і послуг «Алохол»/«Аллохол» у наступних областях України: Тернопільська, Вінницька. Хмельницька, Чернівецька, Львівська, Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська. Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Кіровоградська, Донецька, Київська, Житомирська, Черкаська, Чернігівська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Харківська, Сумська, Луганська.

З приведених даних видно, що позначення «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») щонайменше 14 років використовувались для маркування фармацевтичних препаратів практично на всій території України.

В матеріалах справи містяться підписані генеральним директором ПАТ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» листи - довідки про реалізацію препарату «АЛОХОЛ» у період 2000 - 2014 рр. в Україні та на експорт (з 2000 по 2003 роки) та про реалізацію препарату «АЛОХОЛ» у період 2004 - 2014 рр. на експорт.

З приведених у таблицях даних вбачається, що:

- за період з 2000 по 2013 (включно) роки було реалізовано в Україні та частково експортовано (з 2000 по 2003 роки) упаковок з нанесеним на них позначенням «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») по 10 та 50 таблеток відповідного фармацевтичного препарату в загальній кількості 30 534 670 штук, а також 47 575 упаковок препарату в гуртовому вигляді вагою 1 кг. кожна, для маркування яких призначені етикетки з позначеннями «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ»);

- за період з 2004 по 2013 (включно) роки було реалізовано на експорт упаковок з нанесеними на них позначеннями «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») по 10 та 50 таблеток відповідного фармацевтичного препарату в загальній кількості 1 307 359 штук, а також 3 574 упаковки препарату в гуртовому вигляді вагою 1 кг. кожна, для маркування яких призначені етикетки з позначенням «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ»);

Подібні обсяги реалізації маркованих позначеннями «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») товарів виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» суд розглядає в якості значних та таких, які сприяли набуттю вказаними позначеннями істотної відомості в Україні.

Інформацію щодо ринкової долі фармацевтичних препаратів, маркованих позначеннями «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ»), надає присутня в матеріалах справи довідка компанії ТОВ «Проксіма Рісерч» від 25.02.2016 року вих. № 14, підготовлена з використанням системи дослідження ринку «PharmExplorer».

З приведених у таблиці даних вбачається, що за розглядуваний період, в середньому, ринкова доля фармацевтичного препарату під брендом «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») серед п'яти найбільш популярних препаратів відповідної фармацевтичної групи складала близько 50%, що є високим показником.

Крім того, у листі Антимонопольного комітету України вих.№ 23-29.3/06-2748 від 06.06.2002 «Про включення до Переліку суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку», серед іншого, вказується, що за результатами діяльності у 2000 році ЗАТ «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод» включено до Переліку суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на загальнодержавному ринку алохолу №10, № 10Д/Ф, № 50 ДР, ериніту табл. 0.01 № 40.

З долучених позивачем до матеріалів справи матеріалів слідує, що реклама фармацевтичного препарату «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») здійснювалась переважно у друкованих засобах масової інформації.

Зокрема, в матеріалах справи містяться витяги з періодичного друкованого видання «Еженедельник Аптека» за 1999 -2008 роки, а саме:

- № 25 (196), № 29 (200), № 38 (209) за 1999 р.;

- № 25 (246), № 29 (250), № 50 (271) за 2000 р.;

- № 8 (279), № 28 (299), № 50 (321) від.2001 р.;

- № 11 (332), № 25 (346), № 48 (369) від 2002 р.;

- № 2 (373), № 6 (377), № 25 (396) 2003 р.;

- № 29 (400), № 31 (402), № 22 (443) від 2004 р.;

- № 33 (454), № 48 (469), № 8 (479) від 2005 р.;

- № 46 (517, № 12 (533). № 15 (536), № 18 (539), № 22 (543), № 50 (571) від 2006

- № 8 (579), № 25 (596), № 34 (605) від 2007 р.;

- № 44 (665), № 50 (671) від 2008 р.

У названих виданнях, в рубриці «ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ», серед іншого, опубліковані відомості про препарат «АЛЛОХОЛ» виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ». При цьому, сукупний наклад зазначених вище випусків періодичного видання перевищує 257 000 примірників.

При цьому, за даними, опублікованими у статті «Итоги рекламных компаний 2002 г.» періодичного видання «Щотижневик Аптека» [ #376 (5) 10.02.2003 ] у цей період ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» з показником у 77 853,83 доларів США увійшов до числа 11 компаній, що зробили найбільші за обсягом інвестиції у рекламу лікарських засобів в друкованих виданнях.

Згідно з відомостями, наданими у довідці ТОВ «Проксіма Рісерч» про розміщення реклами препарату «Алохол» на телебаченні за 2000-2014 рр., у 2008 році відбулось 30 виходів телевізійної реклами бренду «АЛОХОЛ» ПАТ НВЦ «Борщагівський» ХФЗ.

Згідно ж із даними журналу «Провізор», опублікованими в номері 5 за 2004 рік, ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» увійшов до числа 25 фармацевтичних компаній, що вклали найбільше коштів у телевізійну рекламу. При цьому, ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» був єдиною українською компанією у рейтингу та вклав у телевізійну рекламу понад 900 000 доларів США. Кількість виходів реклами на телебаченні склала 1327 разів.

Щодо просування знака суд відзначає наступне. Як вбачається з матеріалів справи, просування позначення «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») здійснювалось переважно шляхом участі ПАТ «Борщагівський ХФЗ» у міжнародних виставках та здійснення присвячених відповідному фармацевтичному препарату публікацій у довідкових, наукових, а також не спеціалізованих та загальних (в тому числі - періодичних) друкованих виданнях.

До подібних публікацій можна віднести:

- опубліковане 1997 року видання «Лікарські препарати. Популярний словник- довідник» (наклад 10 000 примірників), в якому було розміщено інформацію про лікарський засіб «АЛЛОХОЛ» виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»;

- видання «Компендиум. Лекарственные препараты» за 1999/2000, 2001/2002, 2003, 2004,2006,2007, 2008,2009,2010, 2011,2012 та 2013 роки загальним накладом у 160 000 примірників (додаток 12), в яких було розміщено інформацію про лікарський засіб «АЛЛОХОЛ» виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»;

- стаття у виданні «Еженедельник Аптека» № 15(286) від 16 квітня 2001 року «Борщаговский ХФЗ» уверенное движение к стандартам вМР», де згадується лікарський засіб «АЛЛОХОЛ»;

- стаття у виданні «Еженедельник Аптека» № 45(366) від 18 листопада 2002 року «Лекарства мдвежонка Бо» - новинка «Борщаговского ХФЗ», де згадується лікарський засіб «АЛЛОХОЛ»;

- стаття «Особенности желчегонных средств: от состава к клиническому применению» в журналі «Сучасна гастроентерологія» № 6 (38) за 2007 р.;

- стаття у виданні «Еженедельник Аптека» № 42(863) від 29 жовтня 2012 року «О чудесах не говорят - их совершают», де згадується лікарський засіб «АЛЛОХОЛ»;

- публікація «Секрети рецепту успішності» в журналі «Дитячий лікар» № 7 (20) за 2012 рік, де згадується «Борщагівський ХФЗ» та його препарати, зокрема й «АЛОХОЛ»;

- публікація у виданні «Медична газета "Здоров'я України"» № 20 (297) від 20 жовтня 2012 року де згадується «Борщагівський ХФЗ» та його препарати, зокрема й «АЛОХОЛ»;

- публікація «Якість вітчизняних ліків гарантовано державою» у газеті «Хрещатик» № 2 (4209) від 10 січня 2013 року де згадується «Борщагівський ХФЗ» та його препарати, зокрема й «АЛОХОЛ».

Крім того, в матеріалах справи присутні відомості про те, що ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» послідовно приймав участь у одній з найбільш відомих міжнародних виставок у галузі медицини та фармацевтики CPhI Worldwide, а саме:

- CPhI Worldwide, ICSE, Р-МЕС & BioPh 2009;

- CPhI Worldwide, ICSE, P-MEC & BioPh 2010;

- CPhI Worldwide, ICSE, P-MEC & InnoPack 2011;

- CPhI Worldwide, ICSE, P-MEC & InnoPack 2012;

- CPhI Worldwide, ICSE, P-MEC & InnoPack 2013.

Щодо свідчень успішного відстоювання прав на знак.

Серед долучених позивачем до матеріалів справи документів присутня значна кількість претензій, направлених ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» у 2004 році особам, які, на його думку, порушували права на знаки «АЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ» за свідоцтвами України відповідно № 26632 та № 19388 під час реалізації фармацевтичних препаратів, а саме: № 21/2-679 від 09.04.2004 р..; № 21/2-680 від 09.04.2004 р., № 21/2-681 від 09.04.2004 р.;№ 21/2-684 від 09.04.2004 р.; № 21/2-685 від 09.04.2004 р.; № 21/2-1455 від 11.08.2004 р.; № 21/2-545 від 12.04.2006 р.; № 21/2-1318 від 26.07.2004 р.; № 21/2-1317 від 26.07.2004 р.; № 21/2-687 від 09.04.2004 р.;; № 21/2-1073 від 09.06.2004 р.; № 21/2-1074 від 09.06.2004 р.

З прикладених до претензій відповідей на них, що надійшли від ТОВ «Мегафарм» (м. Харків), ТОВ «РОДЖЕРС» (м. Запоріжжя), ТОВ «ЛАКС» (м. Ніжин), ТОВ «Три-центральний аптечний склад» (м. Київ), ТОВ «ЮНІФАРМА» (м. Київ), ПФП «Фармітел» (м. Харків), ТОВ «Вента» (м. Дніпропетровськ), ТОВ «Конарк Інтелмед» (м. Харків), ТОВ «Ортус» (м. Харків), ТОВ «МІТЕК» (м. Київ), ТОВ «Фіто-Лек» (м. Харків), ТОВ «АЛЬФА-МЕДІКА» (м. Дніпропетровськ) випливає, що, в переважній частині, вказані суб'єкти господарювання або заявили про відсутність з їх боку дій щодо зберігання, пропонування до продажу або продажу контрафактних препаратів, або повідомили про припинення таких дій.

Враховуючи вищевикладене судом було встановлено наступне:

- ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» було докладено необхідних зусиль щодо одержання правової охорони на позначення «АЛЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ» шляхом їх реєстрації в якості знаків для фармацевтичних препаратів і, станом на 01.01.2014, така охорона тривала близько 20 та близько 14 років відповідно;

- станом на 01.01.2014, позначення «АЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ» для маркування фармацевтичних препаратів використовувалось ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» за загальними даними близько 50 років, а за документальними даними - близько 20 років, причому за документальними даними таке використання здійснювалось безперервно принаймні 10 років;

- позначення «АЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ» щонайменше 14 років використовувались ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» для маркування фармацевтичних препаратів на всій території України;

- за період з 2000 по 2013 (включно) роки було реалізовано в Україні та частково експортовано (з 2000 по 2003 роки) упаковок з нанесеними на них позначеннями «АЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ» по 10 та 50 таблеток відповідного фармацевтичного препарату ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» в загальній кількості 30 534 670 штук, а також 47 575 упаковок препарату в гуртовому вигляді вагою 1 кг. кожна;

- за період з 2004 по 2013 (включно) роки було реалізовано на експорт у країни близького зарубіжжя упаковок з нанесеними на них позначеннями «АЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ» по 10 та 50 таблеток відповідного фармацевтичного препарату ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» в загальній кількості 1 307 359 штук, а також 3 574 упаковки препарату в гуртовому вигляді вагою 1 кг. кожна;

- в середньому, за період з 2004 по 2013 (включно), ринкова доля фармацевтичного препарату під брендом «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ») виробництва ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» серед п'яти найбільш популярних препаратів відповідної фармацевтичної групи складала близько 50 %;

- станом на 01.01.2014 ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» докладались істотні зусилля до просування (в тому числі рекламування) препарату «АЛОХОЛ» («АЛЛОХОЛ), а разом з ним і досліджуваних позначень, й відповідні заходи здійснювалось послідовно та протягом тривалого часу - понад 15 років;

- ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» вживались достатньо дієві та успішні заходи щодо припинення порушення його прав на знаки для товарів і послуг «АЛОХОЛ» та «АЛЛОХОЛ».

Таким чином, зважаючи на викладене, суд приходить до висновку, що позивачем належними і допустимими доказами доведено обставини того, що позначення «АЛЛОХОЛ» та «АЛОХОЛ» є добре відомими та визнаними у відповідному секторі суспільства; використовуються (у тому числі при рекламуванні товарів) протягом тривалого часу на значній території та у значних обсягах; матеріали справи містять відомості про успішне відстоювання прав на знак, і такі позначення мають значну цінність, а тому, позовні вимоги в частині визнання знаків для товарів і послуг «АЛЛОХОЛ» та «АЛОХОЛ» добре відомими в Україні станом на 01.01.2014 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби, підлягають задоволенню.

Суд критично ставиться до заперечень відповідачів щодо неузгодженності вимог позивача про визнання знаків для товарів і послуг добре відомими, оскільки вказані знаки вже мають певний обсяг охорони за свідоцтвами України № 19388 від 15.05.2001 та № 26632 від 15.08.2002, оскільки як вбачається зі ст. 25 Закону України про охорону прав на знаки для товарів і послуг знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

Що ж до позову в частині визнання недійсним повністю свідоцтва України № 211016 від 25 квітня 2016 року на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''РЕАЛ-ПРАВО" то слід вказати таке.

Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано спірну торговельну марку на ім'я відповідача 1 і видано свідоцтво України № 211016 від 25.04.2016 (заявка № m201414959) для товарів 5 класу МКТП: жовчогінні препарати; фармацевтичні препарати для покращення функції печінки та кишечника.

Позивач мотивує визнання свідоцтва недійсним тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 від 25 квітня 2016 року є:

- схожим настільки, що його можна сплутати, з раніше зареєстрованими знаками для товарів і послуг: "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ" відповідно за свідоцтвами України № 19388 від 15.05.2001 та № 26632 від 15.08.2002 стосовно товарів 5 класу МКТП: Фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби;

- таким, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації із позивачем та продукцією, яка виробляється під схожими торговельними марками.

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пунктів 2, 3 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених із ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема, знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У пункті 65 Постанови № 12 зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Центру судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

На вирішення судовому експерту були, зокрема, поставлені такі питання:

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням "АЛЛОХОЛ", за умови визнання такого позначення добре відомим в Україні відносно особи Позивача (ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод") станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

- чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 211016 схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним позначенням "АЛОХОЛ", за умови визнання такого позначення добре відомим в Україні відносно особи Позивача (ПАТ "Науково- виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод") станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

- чи може знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, породжуючи у них асоціації, пов'язані з особою Позивача (ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"), за умови визнання позначень "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ" добре відомими в Україні відносно особи Позивача станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

- чи вказуватиме використання знака для товарів і послуг свідоцтвом України № 211016 стосовно товарів 5 класу МКТП на зв'язок між цими товарами та особою Позивача (ПАТ "Науково-виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"), за умови визнання позначень "АЛЛОХОЛ" та "АЛОХОЛ" добре відомими в Україні відносно особи Позивача станом на 01.01.2014 року відносно товарів 05 класу МКТП: "фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби"?

За результатами проведеного дослідження № 265/17 від 14.02.2018 судовий експерт дійшов висновків про таке:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод» знаком для товарів і послуг «АЛЛОХОЛ» за свідоцтвом України № 19388 стосовно товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби».

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім'я ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко- фармацевтичний завод» знаком для товарів і послуг «АЛОХОЛ» за свідоцтвом України № 26632 стосовно товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби».

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, породжуючи у них асоціації, пов'язані з особою позивача (ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»).

Статтею 98 ГПК України встановлені вимоги до висновку експерта, а саме:

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Господарським судом встановлено, що висновок судового експерта № 265/17 від 14.02.2018 відповідає вищенаведеним вимогам і заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експерта, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачами жодними іншими належними і допустимими доказами у справі.

Таким чином, судовою експертизою було встановлено, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №211016 є: схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованими в Україні знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № 19388 та № 26632 стосовно товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби»; таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари 5 класу МКТП, тобто стосовно позивача - ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно з ч. 1 ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Відповідачі не надали суду доказів (у розумінні статті 74 ГПК України), які б спростовували доводи позивача.

З огляду на наведене позовні вимоги в частині визнання недійсним повністю свідоцтва України № 211016 від 25 квітня 2016 року на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''РЕАЛ-ПРАВО" слід задовольнити повністю.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-9 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема: організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Згідно з пунктом 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до приписів названих положень є, зокрема, рішення судових органів.

Оскільки позовні вимоги до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України є похідними від вимог про визнання знака добре відомим в Україні та про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, то позов в частині зобов'язання відповідача 4 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідні публікації про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" підлягають задоволенню.

Щодо вимог позивача про визнання відсутнім права Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" на знак для товарів та послуг за свідоцтвом № 211016 від 25 квітня 2016 року в період з 22 жовтня 2014 року по 25 липня 2016 року суд відзначає наступне.

Статтею 432 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» передало право власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом № 211016 від 25 квітня 2016 р. до ТОВ «РЕАЛ-ПРАВО», про що 25.07.2016 внесено запис в Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Таким чином з 25.07.2016 власником знака за свідоцтвом № 211016 є ТОВ «РЕАЛ-ПРАВО».

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що в останнього не має підстав для визнання відсутнім права попереднього власника на знак для товарів і послуг вже після його передачі на підставі договору, оскільки такий спосіб захисту не передбачений чинним законодавством, а тому суд відмовляє позивачу в даній частині позовних вимог.

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню.

Відповідно до стаття 129 ГПК України, у разі часткового задоволення позову судовий збір покладається на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно зі ст. 123 ГПУ України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи. До витрат, пов'язаних з розглядом справи, зокрема, належать витрати пов'язані із проведенням експертизи.

З урахуванням викладеного, солідарно з відповідача 1 та відповідача 2 підлягає стягненню на користь позивача 9 600,00 грн. витрат по сплаті судового збору та 26 784,00 грн. витрат по оплаті вартості проведення експертизи.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 129, 231, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати знак для товарів і послуг "АЛЛОХОЛ " добре відомим в Україні станом на 01.01.2014 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби, стосовно Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вулиця Миру, 17, ідентифікаційний код юридичної особи 23518596).

3. Визнати знак для товарів і послуг "АЛОХОЛ " добре відомим в Україні станом на 01.01.2014 для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби, стосовно Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вулиця Миру, 17, ідентифікаційний код юридичної особи 23518596).

4. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (інд. 01008, м. Київ, вулиця М. Грушевського 12/2, ідентифікаційний код юридичної особи 37508596) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання знаку для товарів і послуг «АЛЛОХОЛ» добре відомим в Україні станом на 01.01.2014 року стосовно Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (інд. 03134, м. Київ, вулиця Миру, 17, м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 23518596) для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби.

5. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (інд. 01008, м. Київ, вулиця М. Грушевського 12/2, ідентифікаційний код юридичної особи 37508596) опублікувати в офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про визнання знаку для товарів і послуг «АЛОХОЛ» добре відомим в Україні станом на 01.01.2014 року стосовно Публічного акціонерного товариства "Науково-виробничий центр Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (інд. 03134, м. Київ, вулиця Миру, 17, м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 23518596) для товарів 05 класу МКТП: фармацевтичні препарати, а саме жовчогінні засоби.

6. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 211016 від 25 квітня 2016 року на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕАЛ-ПРАВО" (61013, Харківська обл., місто Харків, вулиця Шевченка, будинок 28 А; ідентифікаційний код юридичної особи 38160754).

7. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (інд. 01008, м. Київ, вулиця М. Грушевського 12/2, ідентифікаційний код юридичної особи 37508596) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсними свідоцтва України № 211016 на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

8. У задоволенні іншої частини позову відмовити повністю.

9. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія

"Здоров'я" на користь Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вулиця Миру, 17, ідентифікаційний код юридичної особи 23518596) 4 800 (чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору та 13 392 (тринадцять тисяч триста дев'яносто дві) грн. 00 коп. витрат по оплаті вартості проведення експертизи.

10. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал-Право" на користь Публічного акціонерного товариства "Науково - виробничий центр "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод" (03134, м. Київ, вулиця Миру, 17, ідентифікаційний код юридичної особи 23518596) 4 800 (чотири тисячі вісімсот) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору та 13 392 (тринадцять тисяч триста дев'яносто дві) грн. 00 коп. витрат по оплаті вартості проведення експертизи.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 04.03.2019.

Суддя О.В. Мандриченко