Рішення № 75768498, 07.08.2018, Господарський суд Київської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" серпня 2018 р. м. Київ Справа № 911/2743/17

Суддя господарського суду Київської області Подоляк Ю.В., за участю секретаря судового засідання Руденко Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Нью Беленс Атлетікс, ІнкдоТовариства з обмеженою відповідальністю «Елара Трейд»третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Київська митниця Державної фіскальної служби України проприпинення порушення прав інтелектуальної власностіза участю представників:позивача:ОСОБА_1 – дов. від 12.09.2017, ОСОБА_2 – дов. від 12.09.2017відповідача та третьої особи:не з’явились, про час і місце судового засідання повідомлені належним чиномсуть спору:

Ухвалою господарського суду Київської області у даній справі від 13.09.2017 (суддя Мальована Л.Я.) заяву Нью Беленс Атлетікс, Інк про вжиття запобіжних заходів задоволено. Накладено арешт на товари: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8 - 128 пар, S912-5 - 48 пар, S912-7 - 40 пар, S912-3 - 144 пари, S912-2 - 128 пар, S912-11 - 24 пари, S912-10 - 8 пар; кросівки чоловічі: арт. S812-8 -120 пар, S812-7 - 16 пар, S812-3 - 320 пар, S812-12 - 8 пар, S812-9 - 16 пар, без арт. - 2 пари, торговельна марка SАYОТА, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, СНINА, країна виробництва: Китай, СN. заявлених згідно митної декларації № UA 125110/2017/414407 від 16.08.2017, які заявлені ТОВ «Елара Трейд» до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт», та знаходяться на митному оформленні у Київській митниці ДФС до розгляду справи по суті. Заборонено Київській митниці ДФС здійснювати митне оформлення товарів: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8 - 128 пар, S912-5 - 48 пар, S912-7 - 40 пар, S912-3 - 144 пари, S912-2 - 128 пар, S912-11 - 24 пари, S912-10 - 8 пар; кросівки чоловічі: арт. S812-8 - 120 пар, S812-7 - 16 пар, S812-3 - 320 пар, S812-12 - 8 пар, S812-9 - 16 пар, без арт. - 2 пари, торговельна марка SАYОТА, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, СНINА, країна виробництва: Китай, СN., заявлених згідно митної декларації № UA 125110/2017/414407 від 16.08.2017, які заявлені ТОВ «Елара Трейд» до розгляду справи по суті.

До господарського суду Київської області 18.09.2017 надійшла позовна заява Нью Беленс Атлетікс, Інк (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Елара Трейд» (далі – відповідач) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору – Київської митниці Державної фіскальної служби України (далі – третя особа) про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Елара Трейд» здійснювати використання позначення «ЛV», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою «N», яка захищена свідоцтвом України № 169982 для товару «взуття», зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет, та про вилучення з цивільного обороту та знищення товару: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8 - 128 пар, S912-5 – 48 пар, S912-7 – 40 пар, S912-3 – 144 пари, S912-2 – 128 пар, S912-11 – 24 пари, S912-10 – 8 пар; кросівки чоловічі: арт. S812-8 – 120 пар, S812-7 – 16 пар, S812-3 – 320 пар, S812-12 – 8 пар, S812-9 – 16 пар, без арт. – 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., які заявлені ТОВ «Елара Трейд» до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт» за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, та знаходяться на митному оформленні у Київській митниці ДФС України.

На підставі протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.09.2017 у зв’язку з перебуванням судді Мальованої Л.Я. у відпустці справу № 911/2743/17 передано для розгляду судді Подоляку Ю.В.

Позивач, вказуючи в позовній заяві, що він є власником на знак для товарів та послуг «N» відповідно до свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 169982, обґрунтовує свої вимоги порушенням зазначених прав інтелектуальної власності, оскільки без його дозволу імпортер - відповідач пред’явив до митного оформлення товар за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, в якому незаконно використано позначення, що є схожим до ступеня сплутаності зі знаком для товарів та послуг «N», майнові права інтелектуальної власності на яке належить позивачу, настільки, що їх можна сплутати, та використання відповідачем вищезазначеного позначення для маркування заявленого до оформлення спірного товару може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари за вказаним свідоцтвом України на знак для товарів та послуг № 169982, у зв’язку з чим виникла необхідність захисту належних позивачу прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «N» за вказаним свідоцтвом на знак для товарів та послуг.

Присутні в судовому засіданні представники позивача повністю підтримали позовні вимоги та просили суд їх задовольнити з мотивів, викладених в позові.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з’явився, відзиву на позовну заяву не надіслав, про причини неявки суд не повідомив.

Третя особа, належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з’явилась, письмових пояснень щодо поданої позовної заяви не надіслала, про причини неявки суд не повідомила.

Враховуючи, що неявка відповідача та третьої особи в судове засідання не перешкоджає розгляду спору по суті, суд відповідно до вимог ч. 9 ст. 165 та ч. 1 ст. 202 ГПК України вважає за можливе здійснити розгляд справи за відсутності представників відповідача та третьої особи за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача, присутніх в судовому засіданні, дослідивши докази та оцінивши їх в сукупності, суд –

встановив:

Позивач є власником свідоцтва України № 169982, яким засвідчено право власності на знак для товарів і послуг «N», що підтверджується відомостями, які містяться в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг.

З листа Київської митниці ДФС України від 18.08.2017 № 6654/2/10-70-18-04-47 позивачу стало відомо, що митним органом відповідно до ст. 399 Митного кодексу України призупинено митне оформлення на десять робочих днів товарів «взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8 - 128 пар, S912-5 – 48 пар, S912-7 – 40 пар, S912-3 – 144 пари, S912-2 – 128 пар, S912-11 – 24 пари, S912-10 – 8 пар; кросівки чоловічі: арт. S812-8 – 120 пар, S812-7 – 16 пар, S812-3 – 320 пар, S812-12 – 8 пар, S812-9 – 16 пар, без арт. – 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN.», заявлених ТОВ «Елара Трейд» до митного оформлення за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, в яких можливе використання без дозволу власника свідоцтва України № 169982 знака для товарів і послуг «N», внесеного до митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності за № 001167, та повідомлено про можливість взяття зразків товарів для проведення експертизи. Копія вищезазначеного листа залучена до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 399 Митного кодексу України у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу. Рішення про призупинення митного оформлення товарів на строк до 10 робочих днів і в разі необхідності продовження цього строку не більш як на 10 робочих днів приймає керівник органу доходів і зборів або особа, яка виконує його обов'язки.

Правовласник та/або декларант можуть з дозволу органу доходів і зборів брати проби (зразки) товарів, щодо яких прийнято рішення про призупинення митного оформлення, і передавати їх на експертизу. Один примірник висновку, отриманого за результатами експертизи, подається органу доходів і зборів. Зразки товарів разом із примірником висновку їх експертизи повинні бути повернені органу доходів і зборів до завершення строків, зазначених у частині другій цієї статті. Правовласник зобов'язаний забезпечити проведення такої експертизи (ч. 12, 13 ст. 399 Митного кодексу України).

З огляду на викладене, позивачем в порядку, визначеному ст. 399 Митного кодексу України, здійснено відбір зразків взуття та передано їх для проведення експертного дослідження. Згідно з висновком експерта від 05.09.2017 № 19/8-6/13(ІВ)-ЕД/17, складеним за результатами проведеного дослідження, копія якого подана позивачем до суду - позначення, використані на наданих зразках товарів – взутті спортивному та торговельна марка – знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 169982 «N», права на який належать компанії Нью Беленс Атлетікс, Інк, є схожими настільки, що їх можна сплутати, а також такими, що можуть ввести в оману щодо товару, який марковано торговельною маркою – знаком для товарів та послуг за свідоцтвом України № 169982 «N». За таких обставин, у позивача виникла необхідність захисту належних йому прав інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «N» за вказаним свідоцтвом на знак для товарів та послуг.

Відтак, звертаючись з даним позовом до суду, позивач зазначає, що відповідач порушує права інтелектуальної власності позивача, оскільки без його дозволу відповідачем заявлено до митного оформлення за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017 товар: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8 - 128 пар, S912-5 – 48 пар, S912-7 – 40 пар, S912-3 – 144 пари, S912-2 – 128 пар, S912-11 – 24 пари, S912-10 – 8 пар; кросівки чоловічі: арт. S812-8 – 120 пар, S812-7 – 16 пар, S812-3 – 320 пар, S812-12 – 8 пар, S812-9 – 16 пар, без арт. – 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., який маркований позначенням, схожим настільки, що його можна сплутати, з належним позивачу на праві власності знак для товарів і послуг «N». Також позивач стверджує, що вказане позначення може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 169982, а саме щодо Нью Беленс Атлетікс, Інк.

Згідно з ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 2 ст. 495 Цивільного кодексу України встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з ч. 1-3 ст. 426 Цивільного кодексу України способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частиною 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлено, що будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Під час розгляду справи та вирішення даного спору виникли питання, роз’яснення яких потребувало спеціальних знань, у зв’язку з чим ухвалою господарського суду Київської області від 21.11.2017 призначено у даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої винесено питання: «Чи є знак для товарів і послуг «N» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 169982 тотожним або схожим з позначенням, яким маркований кожний з товарів: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8, S912-5, S912-7, S912-3, S912-2, S912-11, S912-10; кросівки чоловічі: арт. S812-8, S812-7, S812-3, S812-12, S812-9, без арт. – 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., заявлений ТОВ «Елара Трейд» до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт» за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, настільки, що їх можна сплутати?», «Чи є позначення, яким маркований кожний з товарів: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8, S912-5, S912-7, S912-3, S912-2, S912-11, S912-10; кросівки чоловічі: арт. S812-8, S812-7, S812-3, S812-12, S812-9, без арт. – 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., заявлений ТОВ «Елара Трейд» до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт» за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 169982, а саме щодо Нью Беленс Атлетікс, Інк?».

За результатами проведення зазначеної експертизи судовим експертом Науково-дослідного центру інтелектуальної власності судової експертизи з питань інтелектуальної власності складено висновок від 14.05.2018 № 257/17, згідно з яким знак для товарів і послуг «N» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 169982 є схожим з позначенням, яким маркований кожний з товарів: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8, S912-5, S912-7, S912-3, S912-2, S912-11, S912-10; кросівки чоловічі: арт. S812-8, S812-7, S812-3, S812-12, S812-9, без арт. – 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., заявлений ТОВ «Елара Трейд» до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт» за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, настільки, що їх можна сплутати. Також у висновку експерта зазначено, що позначення, яким маркований кожний з товарів: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8, S912-5, S912-7, S912-3, S912-2, S912-11, S912-10; кросівки чоловічі: арт. S812-8, S812-7, S812-3, S812-12, S812-9, без арт. – 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., заявлений ТОВ «Елара Трейд» до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт» за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 169982, а саме щодо Нью Беленс Атлетікс, Інк.

З огляду на викладене, дослідивши вищезазначений висновок експерта в сукупності з іншими матеріалами справи, враховуючи обставини справи, суд зазначає, що позовні вимоги позивача є доведеними та обґрунтованими, відповідачем не спростовані, а відтак підлягають задоволенню.

Відшкодування витрат по сплаті судового збору за подання заяви про вжиття запобіжних заходів (поданої за правилами ГПК України в редакції, діючої до прийняття поточної редакції ГПК України від 03.10.2017 № 2147-VIII) в розмірі 800,00 грн. та судового збору за подання позовної заяви в розмірі 3200,00 грн. відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладається на відповідача. Розмір сплаченого судового збору підтверджується оригіналами квитанції від 08.09.2017 № 3233977 та квитанції від 18.09.2017 № 3250450, наявними в матеріалах справи.

Відшкодування витрат по оплаті вартості проведення судової експертизи відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладається на відповідача. Розмір судових витрат по оплаті вартості проведення судової експертизи підтверджується актом виконаних послуг від 14.05.2018, актом від 14.05.2018 № 257/17 здачі-приймання висновку судового експерта у господарській справі № 911/2743/17 згідно ухвали від 21.11.2015, копією платіжного доручення від 14.02.2018 № 551, наявними в матеріалах справи.

Разом з тим, у заяві про попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат позивач просить суд стягнути з відповідача 100,00 грн. збору за отримання виписки про власника та чинність свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 169982, в підтвердження сплати якого посилається на копію платіжного доручення від 09.10.2017 № 3519. Однак, оскільки в матеріалах справи відсутня вказана виписка та докази сплати збору за її отримання, а розмір судових витрат, які сторона сплатила у зв'язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів, суд заяву про попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат у вказаній частині щодо стягнення з відповідача на користь позивача витрат в розмірі 100,00 грн. збору за отримання вищезазначеної виписки відповідно до ч. 8 ст. 129 ГПК України залишає без розгляду.

Керуючись ст. 1291 Конституції України, ст. 13, 74, 123, 129, 232-233, 236-238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Елара Трейд» (65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 40, код ЄДРПОУ 41375771) здійснювати використання позначення «ЛV», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торгівельною маркою «N», яка захищена свідоцтвом України № 169982 для товару «взуття», зокрема нанесення такого позначення на продукцію (товар), зберігання продукції із нанесеним позначенням, пропонування продукції із нанесеним позначенням для продажу, продаж, імпорт (ввезення), експорт (вивезення), застосування такого позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

3. Вилучити з цивільного обороту та знищити товар: взуття на підошві та з верхом з полімерних матеріалів, з довжиною устілки більш як 24 см.: кросівки жіночі: арт. S912-8 - 128 пар, S912-5 – 48 пар, S912-7 – 40 пар, S912-3 – 144 пари, S912-2 – 128 пар, S912-11 – 24 пари, S912-10 – 8 пар; кросівки чоловічі: арт. S812-8 – 120 пар, S812-7 – 16 пар, S812-3 – 320 пар, S812-12 – 8 пар, S812-9 – 16 пар, без арт. – 2 пари, торговельна марка SAYOTA, виробник: WENZHOU JIASINA INTERNATIONAL TRADING CO., LTD, CHINA, країна виробництва: Китай, CN., які заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Елара Трейд» (65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 40, ідентифікаційний код 41375771) до митного контролю та митного оформлення у режимі «імпорт» за митною декларацією № UA125110/2017/414407 від 16.08.2017, та знаходяться на митному оформленні у Київській митниці ДФС (08307, Київська обл., м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», ідентифікаційний код 39470947).

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Елара Трейд» (65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Успенська, 40, ідентифікаційний код 41375771) на користь Нью Беленс Атлетікс, Інк (100 ОСОБА_3, Бостон, МА 02135, США) 800 (вісімсот) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору за подання заяви про вжиття запобіжних заходів, 3200 (три тисячі двісті) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору за подання позовної заяви, 20592 (двадцять тисяч п’ятсот дев’яносто дві) грн. 00 коп. витрат по оплаті вартості проведення судової експертизи.

Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду Київської області набирає законної сили у строк та порядку передбаченому ст. 241 ГПК України та може бути оскаржено у строк визначений ст. 256 ГПК України в порядку передбаченому ст. 257 ГПК України з врахуванням пп. 17.5 п. 17 ч. 1 розділу ХІ «Перехідні положення» ГПК України.

Дата складання та підписання повного тексту рішення 09.08.2018

Суддя Ю.В. Подоляк