Постанова № 7492829, 27.08.2009, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8                                                            т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2009                                                                                           № 20/285

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:          Отрюха Б.В.

суддів:           

при секретарі:           

За участю представників:

від позивача - Жила Б.В. – юрист

від відповідача-1 – Гордилюк В.М.. – юрист

від відповідача-2 – представник не з'явився

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові продукти"

на рішення Господарського суду м.Києва від 12.03.2008

у справі № 20/285 (суддя

за позовом                               Компанія "Ред Булл ГмбХ" (Red Bull GmbH)

до                                                   Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові продукти"

                                                  Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

третя особа позивача           

третя особа відповідача           

про                                                   визнання недійсним свідоцтва України № 60253 від 15.03.2006р. на знак для товарів і послуг "PIT-BULL"

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду м.Києва від 12.03.2008 року у справі № 20/285 позов задоволено повністю. Рішенням суду визнано недійсним повністю свідоцтво України № 60253 від 15.03.2006р. на знак для товарів і послуг “PIT-BULL”. Рішенням суду заборонено ТОВ „НОВІ ПРОДУКТИ" використовувати позначення “PIT-BULL” щодо усіх товарів, вказаних у свідоцтві України № 60253 від 15.03.2006р., включаючи використання на підставі усних та письмових ліцензійних договорів. Зобов’язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 60253 від 15.03.2006р. на знак для товарів і послуг “PIT-BULL” та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні “Промислова власність”. Також на підставі рішення суду з ТОВ „НОВІ ПРОДУКТИ" на користь Компанії “Ред Булл Гмбх” підлягає стягненню 85 грн. державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погодившись з прийнятим рішенням ТОВ „НОВІ ПРОДУКТИ" звернулось з апеляційною скаргою, просить призначити повторну судову експертизу, рішення суду скасувати в задоволенні позову відмовити.

Розглянувши апеляційну скаргу та відзив на неї, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, колегія встановила наступне:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Чаросвіт” 30.06.2004р. подало заявку №20040606763 до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-2) на реєстрацію знака “PIT-BULL” для товарів 30, 32, 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (далі –МКТП), за результатами експертизи якої відповідач-2 видав свідоцтво №60253 від 15.03.2006 р. на знак “PIT-BULL” щодо всіх заявлених товарів.

Внаслідок реорганізації ТОВ “Чаросвіт” було приєднано до ТОВ „НОВІ ПРОДУКТИ" (відповідач-1).

Компанія "Ред Булл ГмбХ" (Red Bull GmbH) є власником міжнародних реєстрацій №№ 708694 від 21.12.1998 р. на словесний знак “RED BULL”, 791989 від 21.05.2002 р. на комбінований знак “RED BULL”, 714749 від 12.04.1999 р. на словесний знак “BULL”, 790141 від 14.10.2002 р. на словесний знак “BULL”, права на які набули чинності в Україні до подання відповідачем 1 заявки № 20040606763 від 30.06.2004р, оскільки згідно з ч.1 ст.4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, чинної для України з 25 грудня 1991 р., з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3 ter угоди, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Причиною виникнення спору стало те, що на думку Компанія "Ред Булл ГмбХ" (Red Bull GmbH), позначення “PIT-BULL” за свідоцтвом України № 60253 не відповідає умовам надання правової охорони, тобто на нього поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені абз. 5 ч. 2 та абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, оскільки є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками позивача, зареєстрованими раніше та таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари.

З огляду на викладене, 07.08.2007р. Компанія "Ред Булл ГмбХ" (Red Bull GmbH) звернулася до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю “Чаросвіт” (правонаступником, якого є ТОВ „НОВІ ПРОДУКТИ" відповідно до п. 1.2 Статуту), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним свідоцтва України №60253 від 15.03.2006р. на знак для товарів і послуг “PIT-BULL”, заборону відповідачу-1 використовувати позначення вказаного знака щодо усіх товарів, вказаних у свідоцтві, включаючи використання на підставі усних та письмових ліцензійних договорів, зобов’язання відповідача-2 вилучити з Державного реєстру знаків для товарів та послуг свідоцтво України №60253 від 15.03.2006р. і повідомити про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що фонетична та графічна схожість позначень “PIT-BULL” та “RED BULL” дуже висока, оскільки елемент “BULL” оспорюваного знака фонетично та графічно тотожний з елементом “BULL” знаків позивача, перші три літери позначень відрізняються лише першими двома звуками, різниця між якими майже втрачається при наголосі на другий склад позначень, а перші літери “P” та “R” мають один і той же основний графічний елемент.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 12.03.2008 року у справі № 20/285 позов задоволено повністю, з посиланням на висновок № 67/07 від 14.01.2008 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Дослідивши матеріали справи, колегія приходить до висновку про те, що підстави для задоволення позовних вимог відсутні, а рішення суду першої інстанції є необґрунтованим та не відповідає нормам чинного законодавства, з наступних підстав:

Під час розгляду даної справи у суді першої інстанції експертом НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності МЮ України Саміровим К.О. була проведена судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності № 67/07 від 14 січня 2008 р., на вирішення якої були поставлені питання:

- чи є знак для товарів і послуг “PIT-BULL” за свідоцтвом України № 60253 від 15.03.2006 р. схожим із знаком для товарів і послуг “RED BULL” за міжнародною реєстрацією № 708694 від 21.12.1998 р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

-          чи є знак для товарів і послуг “PIT-BULL” за свідоцтвом України № 60253 від 15.03.2006 р. схожим із знаком для товарів і послуг “RED BULL” за міжнародною реєстрацією № 791989 від 21.05.2002 р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

-          чи є знак для товарів і послуг “PIT-BULL” за свідоцтвом України № 60253 від 15.03.2006 р. схожим із знаком для товарів і послуг “RED BULL” за міжнародною реєстрацією № 714749 від 12.04.1999 р. настільки, що іх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

-          чи є знак для товарів і послуг “PIT-BULL” за свідоцтвом України № 60253 від 15.03.2006 р. схожим із знаком для товарів і послуг “RED BULL” за міжнародною реєстрацією № 790141 від 14.10.2002 р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

-          чи є товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака за свідоцтвом України №60253 від 15.03.2006 р. такими самими чи спорідненими з товарами, щодо яких діють міжнародні реєстрації № 708694 від 21.12.1998 р., № 791989 від 21.05.2002 р., № 714749 від 12.04.1999 р. та № 790141 від 14.10.2002 р.?»

В результаті проведених досліджень експерт Саміров К.О. дійшов таких висновків:

«1. Знак для товарів і послуг “PIT-BULL” за свідоцтвом України №60253 від 15.03.2006 р. є схожим із знаком для товарів і послуг “RED BULL” за міжнародною реєстрацією №708694 від 21.12.1998 р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака (в частині ідентичних та однорідних товарів).

2. Знак для товарів і послуг “PIT-BULL” за свідоцтвом України №60253 від 15.03.2006 р. є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №791989 від 21.05.2002 р. настільки, що Їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака (в частині ідентичних та однорідних товарів).

3.          Знак для товарів і послуг “PIT-BULL” за свідоцтвом України №60253 від 15.03.2006 р. є схожим із знаком для товарів і послуг „BULL” за міжнародною реєстрацією №714749 від 12.04.1999 р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака (в частині ідентичних та однорідних товарів).

4.          Знак для товарів і послуг “PIT-BULL” за свідоцтвом України №60253 від 15.03.2006 р. є схожим із знаком для товарів і послуг „BULL” за міжнародною реєстрацією №790141 від 14.10.2002р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака (в частині ідентичних та однорідних товарів)».

Під час апеляційного провадження по справі від повноваженого представника позивача надійшло клопотання про призначення судом повторної судової експертизи проти якого представник відповідача 1 не заперечував.

Відповідно до п. 45 Рекомендацій Президії ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 10 червня 2004 р. N 04-5/1107 у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи с підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

Ухвалою від 12.06.2008 року було призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз надіслав на адресу суду висновок експертизи № 7675 від 30.04.2009р.

Як вбачається з висновку експертизи № 7675 від 30.04.2009р., на вирішення експертизи поставлені питання:

1.          Яка семантика словесного позначення «РІТ-BULL»?

2.          Чи є словесний елемент BULL у складі словесних та комбінованих знаків для товарів та послуг за міжнародними реєстраціями №708694, №791989 таким, що вносить вирішальний внесок у розрізняльну здатність цих знаків?

3.          Чи є знак «РІТ- BULL» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 60253 від 15.03.06 р. для товарів 30, 32, 33 класів МКТП схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями: № 708694 від 21.12.1998 р. на словесний знак “RED BULL” для товарів 30, 32, 33 класів МКТП, №791989 від 21.05.2002 р. на комбінований знак “RED BULL” для товарів 30, 32,33 класів МКТП?

Враховуючи, що на вирішення експертизи № 67/07 та експертизи №7675 судом були поставлені різні питання, а також те, що, як вбачається з наданих для проведення даної експертизи матеріалів справи, ряд матеріалів, наприклад, кольорові фото із зображеннями жерстяних банок для напоїв з нанесеними на них зображеннями торговельних марок: «PIT BULL ENERGY DRINK», «PIT BULL bit by the pit ENERGY DRINK», «PIT BULL ENERGY DRINK» (т.2, а.с. 103 -109), були представлені до суду після проведення експертизи № 67/07, то експертиза №7675 не є повторною, а висновок по експертизі №7675 визнається судом як належний та допустимий доказ.

Відповідно до ст.499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

          Відповідно до п.а п.1 ст.19 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” (далі –Закон) свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Ст.5 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

В Україні спеціальним державним органом, до компетенції якого відноситься надання правової охорони знакам для товарів та послуг шляхом видачі відповідних свідоцтв України на знак для товарів і послуг, є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (Відповідач-2). Процесуальні повноваження Відповідача-2 при здійснені експертизи поданих заявок на реєстрацію знака для товарів і послуг по суті на предмет наявності встановлених статтею 6 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” підстав для відмови в наданні правової охорони знакам детально визначено єдиним нормативним документом - Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року №116, зареєстрованим в Мін'юсті 02 серпня 1996 року за №276/812 (надалі - Правила).

Відповідно до п. 45 Рекомендацій Президії ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 10 червня 2004 р. N 04-5/1107 у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи с підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні... Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за загальними правилами статей 36 і 43 ГПК поряд з іншими доказами у справі.

Як вбачається з Висновку №7675 додаткової судової експертизи від 30.04.2009р. (надалі - Висновок №7675), щодо семантики словесного позначення «РІТ-BULL» експерт прийшов до висновку, що словосполучення «РІТ-BULL» означає породу бійцівських собак, та асоціюється у громадян України саме з цим. (стор. 12, 18 Висновку №7675).

Згідно Висновку №7675, при проведенні дослідження для вирішення питання щодо того, чи є словесний елемент „BULL” у складі словесних та комбінованих знаків для товарів та послуг за міжнародними реєстраціями №708694, №791989 таким, що вносить вирішальний внесок у розрізняльну здатність цих знаків, встановлено, що словесний елемент „BULL” у складі словесних та комбінованих знаків для товарів та послуг за міжнародними реєстраціями №708694, №791989 не є таким, що вносить вирішальний внесок у розрізняльну здатність цих знаків.

Отже, твердження Позивача про те, що порівнювані знаки можна сплутати через дуже високу фонетичну та графічну схожість позначень на тій підставі, що елемент «BULL» оспорюваного знака фонетично і графічно тотожний з елементом «BULL» знаків Позивача, спростовується результатами проведеного експертного дослідження.

Як вбачається з Висновку №7675 судової експертизи, при проведенні дослідження для вирішення питання щодо того чи є знак «РІТ- BULL» за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 60253 від 15.03.06 р. для товарів 30, 32, 33 класів МКТП схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями: № 708694 від 21.12.1998 р. на словесний знак “RED BULL” для товарів 30, 32, 33 класів МКТП, №791989 від 21.05.2002 р. на комбінований знак “RED BULL” для товарів 30, 32,33 класів МКТП експерт керувався наступним.

Відповідно до п. З статті 6 Закону, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з п. 4.3.2.4 Правил, при перевірці позначень на схожість встановлюється ступінь їх схожості, однорідність товарів і послуг, для яких заявлені знаки. Згідно з цим пунктом Правил, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно з п. 4.3.2.6. Правил при визначенні схожості словесних позначень, словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи.

При визначенні ступеню схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відповідно до п. 4.3.2.8 Правил при визначенні схожості комбінованих позначень, заявлених як знаки, їх порівнюють з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. При оцінці схожості комбінованих позначень визначається схожість як усього позначення в цілому, так і його складових елементів з урахуванням значимості розташування, яке займають тотожні або схожі елементи в цьому позначенні. Компоненти, які мають незначну розрізняльну здатність і незначне просторове положення у зображенні позначення, до уваги не беруться, а порівнянню підлягають домінуючі елементи позначень. У комбінованому позначенні, що складається з зображувального та словесного елементів, основним елементом, як правило, є словесний елемент, особливо такий, що займає домінуюче положення у позначенні, оскільки він краще запам'ятовується, ніж зображувальний, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначень.

Висновком №7675          встановлено, що порівнювані знаки «РІТ-BULL» та «RED BULL» не схожі між: собою за смисловими (семантичними) ознаками, оскільки мають зовсім різні семантичні значення. Так, словосполучення «РІТ-BULL» означає породу бійцівських собак (американський піт-бультер'єр), а позначення «RED BULL» в перекладі з англійської мови означає «червоний бик». Також, Висновком №67/07 встановлено, що за смисловими (семантичними) ознаками порівнювальні знаки не є схожими (стор. 16 Висновку №67/07) Враховуючи те, що семантичний критерій має самостійне значення, а також те, що в даному випадку семантика словосполучення «РІТ-BULL» має у населення України чіткі і сталі асоціації саме з особливою породою собак, про яких досить багато пишеться та говориться (дослідження цього питання знайшло своє відображення на стор. 11-12 Висновку №7675), то незважаючи на схожість окремих ознак словесних елементів порівнюваних знаків, якщо одне з порівнюваних позначень має відмінну ідею або створює в свідомості один чітко визначений образ, навіть у разі збігу окремих слів такі позначення не є схожими настільки, що їх можна сплутати (стор. 17 Висновку №7675). Зазначена несхожість окремих ознак словесних елементів вказаних знаків також підтверджується попереднім Висновком №67/07 судової експертизи по даній справі від 14.01.2008р. (висновку №67/07 стор.13, 28), На підставі проведених досліджень експертом у Висновку №7675 (стор.16-17, встановлено, що знак „ РІТ-BULL” за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №60253 від 15.03.06р. для товарів 30, 32, 33 класів МКПТ не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями №708694 від 21.12.1998р. на словесний знак «RED BULL» для товарів 30, 32, 33 класів МКПТ, №791989 від 21.05.2002р. на комбінований знак «RED BULL» для товарів 30, 32, 33 класів МКПТ. Таким чином, враховуючи Рекомендацій Президії ВГСУ «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» від 10 червня 2004 р. N 04-5/1107, згідно яких господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд, та проаналізувавши дослідження та результати проведених досліджень викладені у висновках судових експертиз №67/07 та №7675, суд приходить до висновку, що Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України цілком правомірно, у відповідності з вимогами законодавства України Товариству з обмеженою відповідальністю "НОВІ ПРОДУКТИ" було видано свідоцтво України №60253 від 15.03.2006р. на знак для товарів і послуг «РІТ-BULL», а тому підстави для задоволення позовних вимог відсутні. У зв'язку з вищевикладеним, апеляційна скарга Відповідача-1 підлягає задоволенню Враховуючи викладене, колегія приходить до висновку про те, що рішення господарського суду м. Києва від 12.03.2008р. є необґрунтованим та не відповідає дійсним обставинам справи, а тому підлягає скасуванню. Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 ГПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

1.          Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ПРОДУКТИ" задовольнити.

2.          Рішення Господарського суду м. Києва від 12.03.2008р. у справі №20/285 скасувати.

3.          В задоволенні позовних вимог відмовити

4.          Стягнути з Компанії “Ред Булл Гмбх”(Red Bull GmbH) (Am Brunner, 1, F-5330, Fuschl am See, Austria) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "НОВІ ПРОДУКТИ" (м. Київ, пл. Спортивна, 3, код ЄДРПОУ 33234957) 42,50 грн. витрат по сплаті державного мита за подачу апеляційної скарги. Видати наказ.

5.          Видачу наказу доручити Господарському суду м. Києва.

6.          Матеріали справи №20/285 повернути Господарському суду м. Києва.

Головуючий суддя                                                                      

Судді