Рішення № 74409888, 08.05.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2018Справа № 910/7213/17

За позовом Oleina SA/Олейна СА

до Приватного підприємства "Захід-Агроінвест" (відповідач 1);

Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 2);

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 3);

про визнання недійсним повністю свідоцтва України №219787.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: не з'явилися;

Від відповідача 1:не з'явилися;

Від відповідача 2:Фінагіна В. Б., представник, довіреність № 1-8/4356 від 02.06.2015 р.;

Від відповідача 3:Фінагіна В. Б., представник, довіреність № 2434-03/364 від 06.06.2017 р.;

Тюріна Л.А., представник, довіреність № 2434-03/364 від 06.06.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 219787 недійсним повністю для всіх товарів 29 класу МКТП та зобов'язати відповідача 2 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 219787 для всіх товарів 29 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетні "Промислова власність", а також 3 200,00 грн. витрат по сплаті судового збору з мотивів, вказаних у позовній заяві.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2017 року порушено провадження у справі № 910/7213/17, розгляд справи призначено на 01.06.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2017 року слухання справи відкладено до 22.06.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2017 року слухання справи відкладено до 06.07.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2017 року призначено у справі № 910/7213/17 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До господарського суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності надійшов супровідний лист разом з висновком судових експертів та матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2017 року провадження у справі поновлено, слухання справи призначено на 16.01.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2018 року вирішено справу № 910/7213/17 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання у справі №910/7213/17 призначено на 30.01.18.

Через канцелярію суду 31.01.2018 представник позивача подав заяву про зміну предмету позову, згідно з якою (враховуючи доповнення до заяви від 13.02.2018) позивач просить суд :

1. Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 219787 недійсним повністю для всіх товарів 29 класу МКТП.

2. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, Україна, м. Київ, вулиця М. Грушевського 12/2; ідентифікаційний код юридичної особи 37508596) внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 219787 для всіх товарів 29 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

3. Заборонити Приватному підприємству «ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ» (46020, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, будинок З А; код ЄДРПОУ 32865702) використовувати (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) позначення «ОЛІЯНА», а також інши позначення, схожі до ступеню змішування із добре відомим знаком «ОЛЕИНА» та знаком для товарів і послуг «ОЛЕИНА» за міжнародною реєстрацією № 860622, майнові права на які належать Олейна СА ( Рут де Флоріссант 13, СН-1206 Женева, Швейцарія), для таких товарів як «Соняшникова олія харчова».

Відповідно до ст. 46 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до закінчення підготовчого засідання змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Оскільки заяву про зміну предмету позову позивач заявив в установленому законодавством порядку з дотриманням процесуальних вимог, така заява була прийнята до розгляду судом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2018 року закрито підготовче засідання та призначено справу № 910/7213/17 до судового розгляду по суті на 20.03.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.03.2018 року слухання справи відкладено до 24.04.2018 року.

У судовому засіданні 24.04.2018 оголошено перерву у справі до 08.05.2018 р.

У судове засідання 08.05.2018 р. представники від позивача та від відповідача 1 не з'явилися, хоча про дату, місце та час розгляду справи були належним чином повідомлені.

Представник від відповідача 2 та представники відповідача 3 у судовому засіданні 08.05.2018 проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників позивач та відповідача 1 не перешкоджає всебічному, повному та об'єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд-

ВСТАНОВИВ:

12 грудня 2016 року Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я Приватного підприємства «ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ» (надалі також - Відповідач-2) був зареєстрований знак для товарів і послуг «ОЛІЯНА» за свідоцтвом України № 219787 (заявка m201509047 від 16.06.2015р.), зареєстрований для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: «Соняшникова олія харчова».

Позивач зазначає, що державна реєстрація спірної торговельної марки «ОЛІЯНА» була здійснена із порушенням вимог чинного законодавства України, порушує його права та охоронювані законом інтереси на добре відомі та раніше зареєстровані торговельні марки, а також може призвести до введення споживачів та громадськості в оману, породжуючи помилкові асоціації із ним та його продукцією. В обґрунтування даного твердження позивач посилається на невідповідність спірної торговельної марки умовам надання правової охорони.

Згідно ст. 499 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. За змістом ст. ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, зважаючи на що визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

Як визначено підпунктом "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони". У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. "відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки". На дату подання відповідачем 1 до відповідача 2 заявки на реєстрацію вищенаведеної спірної торгової марки (16.06.2015 р.) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 9 квітня 2015 року N 317-VIII (надалі за текстом - "Закон про товарні знаки"), яка також є чинною на даний час.

Окрім того, статтею 3 Закону про товарні знаки визначено, що "якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору". Таким міжнародним договором України в розумінні статті 3 Закону є Паризька конвенція від 20 березня 1883 р., участь України в якій підтверджена в серпні 1992 р. (надалі за текстом - "Паризька конвенція"). В силу статті 6-bis Паризької конвенції, відхиляється або визнається недійсною реєстрація і забороняється застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним. Рекомендації щодо охорони загальновідомих знаків містяться у Спільній рекомендації відносно положень про охорону загальновідомих знаків, прийнятій Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) на тридцять четвертій сесії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 р. (надалі за текстом - "Рекомендації ВОІВ"). Оскільки згідно ст. 1 Паризької конвенції Україна як її учасник входить до Паризького союзу з охорони промислової власності, наведені Рекомендації мають для неї відповідне рекомендаційне значення.

Також в силу статті 6-quinquies Паризької конвенції "Товарні знаки…можуть бути відхилені при реєстрації чи визнанні недійсними лише в таких випадках:

1. Якщо знаки можуть порушити права, набуті третіми особами в країні, де витребовується охорона;

3. Якщо знаки суперечать моралі чи громадському порядку та, особливо, якщо вони можуть ввести в оману громадськість".

У національному законодавстві України умови надання правової охорони визначаються статтею 5 Закону про товарні знаки, зокрема, пункт 1 вказаної статті передбачає, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Позивач є власником торговельної марки «ОЛЕЙНА», яка була визнана добре відомою на території України для товарів 29 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП): «рослинні масла, харчові олії» з 31 грудня 2003 року, що підтверджується копією наказу Державного департаменту інтелектуальної власності № 147 від 16 липня 2008 року про затвердження рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання зазначеного знаку добре відомим в Україні.

Позивач посилається на положення п. п. 1, 4 ст. 25 Закону про товарні знаки, згідно яких "охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6-bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням".

Також позивач є власником торговельної марки «ОЛЕЙНА» за міжнародною реєстрацією № 860622 від 29.07.2005р., зареєстрованої для товарів 29 та 30 класів МКТП.

Обгунтовуючи свої позовні вимоги позивач посилається на те, що при реєстрації торговельної марки відповідача 2 за оскаржуваним свідоцтвом України для товарів 29 класу МКТП, відповідач 2 не звернув уваги на те, що дане позначення є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою торговельною маркою «ОЛЕЙНА» та раніше зареєстрованою Торговельною маркою позивача.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 910/7213/17, ухвалою господарського суду міста Києва від 06.07.2017 р. у справі було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. На вирішення експертів поставлено наступні запитання: Чи є знак для товарів і послуг "ОЛІЯНА" за свідоцтвом України № 219787 схожим настільки, що його можна сплутати із добре відомим знаком "ОЛЕЙНА"?; чи є знак для товарів і послуг "ОЛІЯНА" за свідоцтвом України № 219787 схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 860622?

Згідно наявного у матеріалах справи висновку експертів № 164/17 від 10 листопада 2017 р. було встановлено наступне:

1. Знак «ОЛІЯНА» за свідоцтвом України № 219787 є схожим настільки, що його можна сплутати із добре відомим знаком «ОЛЕЙНА».

2. Знак «ОЛІЯНА» за свідоцтвом України № 219787 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №860622.

Проаналізувавши висновок експертів № 164/17 від 10.11.2017, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та узгодженість із іншими матеріалами справи та чинним законодавтсовм України. Отже, складений за допомогою застосування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності висновок експертів № 164/17 від 10.11.2017 є належним і допустимим доказом у справі і заслуговує на увагу господарського суду у якості важливого доказу по справі у сукупності із іншими зібраними у справі доказами.

Згідно приписів статті 73 "Докази" ГПК України: "Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: …висновками експертів".

В силу приписів статті 76 "Належність доказів" ГПК України: "Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування".

Згідно приписів статті 74 "Обов'язок доказування і подання доказів" ГПК України: "Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи".

Відповідно до ст. ст. 98, 101 ГПК України: Стаття 98. Вимоги до висновку експерта.

1. Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

2. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

3. Висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

4. Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

5. Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

6. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (ім'я, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

7. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом - також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

Господарським судом встановлено, що висновок експертів № 164/17 від 10.11.2017 відповідає вищенаведеним вимогам і заслуговує на увагу суду і не викликає сумніву у його правильності, оскільки висновки надані в межах компетенції експертів, ґрунтуються на методичних рекомендаціях та результатах дослідження матеріалів справи, висновки чіткі, логічні, послідовні і відповідають фактичним даним справи, а також не були спростовані відповідачами 1, 2, 3 жодними іншими належними і допустимими доказами у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України (надалі також - ЦК України), майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

-право на використання торговельної марки;

-виключне право дозволяти використання торговельної марки;

-виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

-інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частинами 1-3 ст. 426 ЦК України, що способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються цим Кодексом та іншим законом. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб.

Матеріалами справи підтверджується, що зареєстрований на ім'я відповідача 1 знак для товарів і послуг «ОЛІЯНА» за свідоцтвом України № 219787 не відповідає умовам надання правової охорони станом на дату подання заявки на його реєстрацію, оскільки він є схожим до ступеня змішування із раніше зареєстрованими знаками позивача для таких самих товарів та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Враховуючи той факт, що позначення яке міститься на товарах виробництва відповідача 1, є схожим до ступеня змішування із об'єктами інтелектуальної власності позивача, виготовлення, зберігання, пропонування до продажу (рекламування), продаж, таких товарів без відповідного дозволу позивача, кваліфікується як порушення прав інтелектуальної власності позивача.

Згідно абз. 4 п. 63 Постанови пленуму Вищого господарського суду України Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності від 17.10.2012 року №12 (далі - Постанова пленуму ВГСУ №12), порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний обіг позначень, які с тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Згідно із ч. 2 ст. 20 Закону про торговельні марки, на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

В силу положень п. 5 ст. 16 Закону про торговельні марки, свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

Відповідно до п. 59 Постанови пленуму ВГСУ № 12, господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

З урахуванням вищевикладеного, оцінивши подані позивачем докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги компанії Oleina SA/Олейна СА підлягають задоволенню у повному обсязі.

З урахуванням задоволення позовних вимог позивача, а також з урахуванням того, що відповідач 3 відповідно до покладених на нього повноважень не відслідковує порушення прав на торговельні марки, господарський суд вважає такими, що підлягають стягненню з відповідача 1, понесені позивачем судові витрати.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 219787 недійсним повністю для всіх товарів 29 класу МКТП.

3. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, Україна, м. Київ, вулиця М. Грушевського 12/2; ідентифікаційний код юридичної особи 37508596) внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 219787 для всіх товарів 29 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Заборонити Приватному підприємству «ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ» (46020, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, будинок З А; код ЄДРПОУ 32865702) використовувати (виробництво, зберігання, пропонування до продажу, рекламування та продаж) позначення «ОЛІЯНА», а також інши позначення, схожі до ступеню змішування із добре відомим знаком «ОЛЕИНА» та знаком для товарів і послуг «ОЛЕИНА» за міжнародною реєстрацією № 860622, майнові права на які належать Олейна СА ( Рут де Флоріссант 13, СН-1206 Женева, Швейцарія), для таких товарів як «Соняшникова олія харчова»

5. Стягнути з Приватного підприємства «ЗАХІД-АГРОІНВЕСТ» (46020, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Лук'яновича, будинок З А; код ЄДРПОУ 32865702) на користь компанії Oleina SA/Олейна СА (Рут де Флоріссант 13, СH-1206 Женева, Швейцарія) 4 962 (чотири тисячі дев'ятсот шістдесят дві) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору та 24 998 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот дев'яносто вісім) грн. 40 коп. витрат по сплаті вартості проведення судової експертизи.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко Дата складання рішення 22.05.2018 р.