Рішення № 74159006, 03.05.2018, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2018Справа № 910/18460/17

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК"

про припинення порушення прав та заборону використання комерційного найменування.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники:

Від позивача: Лещенко Ю. В., представник, довіреність № 249/7 від 11.07.2017 р.;

Трембач А. П., представник, довіреність № 589/16 від 30.12.2016 р.;

Від відповідача: Поліщук В. О., представник, довіреність № 20/10-2 від 20.10.2017 р.;

Бороденко О. А., представник, довіреність № 20/10-1 від 20.10.2017 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить: зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" на використання торгового знаку (фірмового комерційного найменування) БЕЙКЕР ТІЛЛІ; заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" використовувати торговий знак (фірмове комерційне найменування) БЕЙКЕР ТІЛЛІ; зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" внести необхідні зміни до установчих документів шляхом здійснення реєстраційних дій щодо зміни найменування "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2017 року порушено провадження у справі № 910/18460/17, розгляд справи призначено на 28.11.2017 року.

У судовому засіданні 28.11.2017 року було оголошено перерву до 07.12.2017 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2017 року відкладено слухання справи до 23.01.2018 року.

15.12.2017 року набрав чинності Закон України від 03.10.2017 року N2147-VIII "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.2017 року N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017 року передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст.12 ГПК України, в редакції Закону України від 03.10.2017 року N2147VІІІ, чинної з 15.12.2017 року загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2018 року постановлено справу № 910/21213/17 розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії підготовчого засідання, підготовче засідання у справі №910/21213/17 призначено на 20.02.2018 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.03.2018 року постановлено закрити підготовче засідання та призначити справу № 910/18460/17 до судового розгляду по суті на 24.04.2018 р.

У судовому засіданні 24.04.2018 оголошено перерву у справі до 03.05.2018 р.

Представники позивача у судовому засіданні 03.05.2018 позовні вимоги підтримали у повному обсязі, просили позов задовольнити.

Представники відповідача у судовому засіданні проти позовних вимог заперечували, у задоволенні позову просили відмовити з підстав, викладених у письмовому відзиві на позовну заяву.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (Позивач) було зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 29 квітня 1999 гоку під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська Фірма "IGK Україна Аудит". Відповідно до Протоколу № 19 Загальних зборів учасників ТОВ «АФ «ЮК Україна Аудит» від "26" лютого 2007 року Позивача було перейменовано на Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА".

Відповідно до п. 17.1. Статуту ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», затвердженого Протокол № 77 від "21" червня 2016 р. Загальних Зборів Учасників, Товариство має право використовувати та набувати права власності на Торговельні марки.

Свідоцтвом Baker Tilly International limited від 02.01.2013 p. засвідчується, що ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (і його попередні фірми) прийнято у якості незалежного члена Baker Tilly International limited 14.07.2005 p. і з того часу підпадає під дію Меморандуму та Статуту Baker Tilly International limited та має всі права і привілеї такого членства.

Між ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (Ліцензіат) та компанією Baker Tilly International limited 30.09.2016 p. укладено договір субліцензування товарного знака стосовно використання назви «БЕЙКЕР ТІЛЛІ» Компанією-учасницею групи в якості префіксу/суфіксу, за яким Позивачу було передано право використання Товарного знаку - Тестовий символ (найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ) та Логотип (логотип із зображенням пташки) в т.ч. як частину торгової та/або фірмової назви Ліцензіата.

Таким чином, Торговий знак - БЕЙКЕР ТІЛЛІ був переданий позивачу у використання в тому числі і як частина фірмового найменування ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

21.04.2008 p. ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було засновано ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК». Частка ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» в статутному капіталі ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК» складала 61%. Позивач зазначає, що саме ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», засновуючи підприємство, в якому воно мало вирішальний контроль, дозволило використовувати в назві новоствореного ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК» торгову марку БЕЙКЕР ТІЛЛІ.

14.03.2012 р. внаслідок продажу частини частки ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» в статутному капіталі ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК», у позивача залишилась частка в розмірі 24 % статутного капіталу.

У зв'язку із виявленням в квітні 2016 р. незаконних дій ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК» по використанню фірмового найменування, через фактичну втрату контролю над діяльністю ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК», рішенням зборів учасників ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА», оформленим протоколом №76 від 07.06.2016 p., було вирішено, зокрема відкликати згоду на використання фірмового найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ в найменуванні ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК".

На виконання цього рішення зборів учасників ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» на адресу ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" листом за вих.№ 333/16 від 23.06.2016 р. було відправлено повідомлення про прийняте рішення відкликати згоду на використання фірмового найменування та вимогу про вжиття заходів для фактичного вилучення із найменування ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" фірмового найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ.

Відповідно до положень п.8.4. Ліцензійного договору на субліцензування товарного знака стосовно використання назви БЕЙКЕР ТІЛЛІ компанією-учасницею групи в якості префіксу/суфіксу від 30.09.2016 p., у разі настання будь-якого порушення на території у зв'язку із законною діяльністю Ліцензіат (Позивач) повинен інформувати Baker Tilly International limited про таке порушення, і в разі відсутності протягом двох місяців з дня повідомлення інформації про намір самої компанії Baker Tilly International limited подати позов стосовно порушення, Ліцензіат може самостійно подати такий позов.

Матеріали справи не містять інформації про намір компанії Baker Tilly International limited самостійно подати позов стосовно порушення використання назви БЕЙКЕР ТІЛЛІ, а тому суд приходить до висновку, що відповідне право на подання позову з'явилось у ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги у частині вирішення спору щодо захисту прав ТОВ "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" на комерційне (фірмове) найменування, підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Згідно ст. 418 ЦК України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, визначених ст. 420 ЦК України належать, в т.ч. комерційні (фірмові) найменування.

Відповідно до ст. 489 ЦК України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки. Відомості про комерційне найменування можуть вноситися до реєстрів, порядок ведення яких встановлюється законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

За приписами ч. 3 ст. 159 ГК України правовій охороні підлягає як повне, так і скорочене комерційне найменування суб'єкта господарювання, якщо воно фактично використовується ним у господарському обігу.

З огляду на приписи вищезазначеного законодавства, правова охорона надається комерційному найменуванню за умов якщо:

- по-перше, комерційне найменування дає можливість вирізнити одну юридичну особу з-поміж інших;

- по-друге, комерційне найменування не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності такої юридичної особи; при цьому, комерційне найменування повинно фактично бути використаним у господарському обороті.

Як зазначається у п.78 Постанови Пленуму ВГСУ №12, відповідно до статті 8 Паризької Конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року комерційне (фірмове) найменування охороняється без обов'язкового подання заявки чи реєстрації і незалежно від того, чи є воно частиною товарного знака. Аналогічне правило встановлено статтею 489 ЦК України, згідно з якою право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне (фірмове) найменування частиною торговельної марки.

Суб'єктом права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування за змістом абзацу першого частини другої статті 90 ЦК України може бути лише підприємницьке товариство.

З огляду на приписи статей 90, 489 - 491 ЦК України та статті 159 ГК України належним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов'язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів.

Комерційне (фірмове) найменування необхідно відрізняти від найменування юридичної особи (частина перша статті 90 ЦК України); друге із згаданих найменувань не є об'єктом права інтелектуальної власності, оскільки пов'язані з його використанням правовідносини регулюються переважно нормами корпоративного законодавства.

Закон допускає можливість наявності у двох і більше осіб однакових комерційних (фірмових) найменувань за умови, що це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та/або реалізують та послуг, які ними надаються. Відповідна ситуація можлива, коли виробництво та/або реалізація товарів, надання послуг здійснюються на територіально розмежованих ринках або особи з однаковими комерційними (фірмовими) найменуваннями спеціалізуються на виробництві (наданні) різних товарів (послуг).

Для правильного вирішення пов'язаних з цим спорів господарським судам належить з'ясовувати, що саме є комерційним (фірмовим) найменуванням, - слово чи словосполучення, повна чи скорочена назва підприємства, а також яким видом діяльності займаються позивач і відповідач у справі, чи функціонують вони на одному ринку товарів і послуг, чи можуть споживачі змішувати послуги, які ними надаються, та, зрештою, чи є комерційні (фірмові) найменування сторін однаковими; при цьому судам слід мати на увазі, що тотожність окремих елементів комерційних (фірмових) найменувань не свідчить про тотожність таких найменувань у цілому.

Якщо ж суб'єкт права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування наполягає на тому, щоб воно не використовувалося іншою особою, він повинен довести в господарському суді пріоритетність свого права інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування (тобто момент першого використання ним даного найменування) і обґрунтувати, чому наявність того самого комерційного найменування у іншої особи порушує його права та охоронювані законом інтереси, - наприклад, вводячи в оману споживачів, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів.

Момент першого використання комерційного (фірмового) найменування може встановлюватися за даними державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта господарювання, фінансової і технічної документації (рахунки, накладні, технічні умови), рекламних матеріалів, охоронних документів на об'єкти промислової власності (патенти на промислові зразки, деклараційні патенти на винаходи), реєстрації доменного імені тощо.

Позивачем було реалізовано право на використання в своїй назві комерційного (фірмового) найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ з 27.02.2007 року, коли відбулась державна реєстрація перейменування ТОВ «Аудиторська фірма «ЮК Україна Аудит» на ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», підставою для чого став вступ ТОВ «Аудиторська фірма «ЮК Україна Аудит» до мережі Baker Tilly International 14.07.2005 p.

Згідно ст. 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Вважається, що за ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, якщо інше не встановлено ліцензійним договором. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, які на момент укладення договору не були чинними. Права на використання об'єкта права інтелектуальної власності та способи його використання, які не визначені у ліцензійному договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату.

Між ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (Ліцензіат) та компанією Baker Tilly International limited 30.09.2016 p. укладено договір субліцензування товарного знака стосовно використання назви «БЕЙКЕР ТІЛЛІ» Компанією-учасницею групи в якості префіксу/суфіксу, за умовами якого:

- ця угода встановлює умови, на яких Ліцензіат може використовувати назву БЕЙКЕР ТІЛЛІ в якості суфіксу або префіксу разом із фірмовою назвою Ліцензіата, а також використовувати логотип із пташкою, та заміняє будь-які та всі попередні ліцензії, затверджені між Baker Tilly International limited та Ліцензіатом (пункт Е передумови Ліцензійного договору);

- Ліцензіат може використовувати Товарні знаки (Текстовий символ - БЕЙКЕР ТІЛЛІ та Логотип - Зображення пташки) виключно у формі, яка періодично затверджується компанією Baker Tilly International limited, а також відповідно до умов, викладених у Керівництві зі стилю (інструкціях, що встановлюють стиль, шрифт та колір (кольори), яким будуть оформлені Товарні знаки, що використовуються) стосовно будь-якого Учасника мережі компаній Baker Tilly International limited, який є стороною угоди щодо використання Текстового символу в якості префіксу або суфіксу (Законна форма). Станом на дату укладання цієї Угоди, для зручності посилання, компанія Baker Tilly International limited затвердила наступне використання Текстового символу:

як частина доменного імені/електронної адреси,

як частина торгової та/або фірмової назви Ліцензіата у формі «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (Фірмова назва (найменування)), та шляхом посилання на участь Учасника у компанії Baker Tilly International limited, як частина фрази «незалежний учасник Baker Tilly International limited (або переклад таких слів), при цьому ліцензіат повинен використовувати таку фразу (спільно з посиланням) у будь-якому матеріалі, в якому він використовує Фірмове найменування» (п. 2.1. Ліцензійного договору);

- компанія Baker Tilly International limited надає Ліцензіату невиключну субліцензію без сплати роялті на використання Товарних знаків у Законній формі у всьому світі, проте виключно у зв'язку із здійсненням Законної діяльності (п. 2.3. Ліцензійного договору);

- компанія Baker Tilly International limited погоджується не надавати жодну ліцензію жодній третій стороні на використання Товарних знаків у формі Фірмової назви (п. 2.4. Ліцензійного договору);

- Ліцензіат не повинен:

a) використовувати будь-який Товарний знак у спосіб, який може завдати шкоди репутації будь-яких Товарних знаків або Британських знаків;

b) використовувати будь-який Товарний знак або Британський знак у будь-який спосіб, який може зашкодити позитивній репутації означених Товарних чи Британських знаків, а також компанії Baker Tilly International limited (п. 5.1. Ліцензійного договору);

- Ліцензіат не може затверджувати або використовувати жодний товарний знак, символ, пристрій, знак обслуговування, доменне ім'я або юридичну, комерційну чи фірмову назву, яка містить будь-який Товарний знак, окрім випадків, коли це становить Законну форму. Окрім випадків, коли це прямо дозволено цією Угодою або відповідно до неї, Ліцензіат не може у будь- який час, протягом або після припинення дії цієї Угоди, подавати заяву у будь-якій частині світу про реєстрацію будь-яких товарних знаків, знаків обслуговування, доменних імен або юридичних, комерційних чи фірмових назв, ідентичних або які мають близьку схожість із Товарним знаком, що може ввести в оману або призвести до змішування (п. 5.3. Ліцензійного договору);

- ця Угода набирає чинності на Дату набрання чинності (дата підписання Угоди обома сторонами) й залишається чинною до скасування або завершення згідної з її умовами (п. 6.1. Ліцензійного договору);

- у разі настання будь-якого Порушення (або ймовірності його настання) на Території (країна, в якій Ліцензіат веде основну діяльність) у зв'язку із Законною діяльністю Ліцензіат повинен інформувати компанію Baker Tilly International limited про таке порушення згідно з п.8.1., та водночас повідомити компанії про свій намір скористатися правом на подання позову проти такої особи - порушника. Якщо компанія Baker Tilly International limited не відповіла на таке повідомлення протягом двох місяців та інформувала Ліцензіата про свій власний намір подати позов стосовно Порушення, Ліцензіат може самостійно подати позов на умовах п. 8.5. (п. 8.4. Ліцензійного договору).

Пунктом 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» встановлено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до п. 1 ст. 20 зазначеного закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки, при цьому вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію (пункт 2 статті 20 Закону).

Відповідно до ст. 159 ГПК України у разі якщо комерційне найменування суб'єкта господарювання є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

Особа, яка використовує чуже комерційне найменування, на вимогу його власника зобов'язана припинити таке використання і відшкодувати завдані збитки.

Таким чином, позивач має право, встановивши факт порушення відповідачем умов використання фірмового найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ після прийнятого рішення про скасування згоди на використання фірмового найменування в найменуванні відповідача та через фактичну втрату контролю над відповідачем, вимагати припинення порушення прав використовувати фірмове найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ без згоди.

За приписами п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Відповідач використовує фірмове найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ у своєму найменуванні, у діловій переписці із клієнтами, при укладанні контрактів із клієнтами, для позначення місця свого знаходження та всіма іншими способами.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Статтею 33 Господарського кодексу України передбачено, що використання без дозволу чужої торгівельної марки та інших позначень є неправомірним використанням ділової репутації суб'єкта господарювання.

Вищий господарський суд України у п. 78 постанови Пленуму № 12 від 17.10.2012 р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» роз'яснив, що з огляду на приписи статей 90, 489 - 491 ЦК України та статті 159 ГК України належним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов'язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів.

Таким чином, відповідач використовує товарний знак та фірмове найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ у своєму найменуванні та у своїй діяльності без субліцензійного договору, укладеного із позивачем, всупереч рішенню позивача як Ліцензіата від 07.06.2016 р. про відкликання згоди на використання фірмового найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ у своєму найменуванні.

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку, що використовуючи комерційне (фірмове) найменування "БЕЙКЕР ТІЛЛІ" у власній назві, відповідач використовує популярність (відомість) позивача у споживачів та його репутацію, що може заважати споживачам вирізнити і відрізнити позивача від відповідача, а також призвести до можливого змішування споживачами послуг, які надаються позивачем та відповідачем.

Використання відповідачем комерційного (фірмового) найменування позивача порушує права та охоронювані законом інтереси позивача, зокрема, завдає шкоди його діловій репутації або має на меті використання його власної популярності у споживачів.

Положеннями п. 78 постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" від 17.10.2012 року № 12 (із відповідними змінами та доповненнями) зазначено, що з огляду на приписи ст.ст. 90, 489 - 491 Цивільного кодексу України та ст. 159 Господарського кодексу Україниналежним способом захисту права особи на комерційне (фірмове) найменування може бути позов про зобов'язання іншої особи припинити використання тотожного найменування та відшкодування збитків, якщо їх завдано таким використанням. У разі задоволення відповідного позову господарський суд може зобов'язати власника (засновника) або уповноважений ним орган внести необхідні зміни до установчих документів.

За викладених обставин, господарський суд дійшов висновку, що позов Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" є обґрунтований, підтверджений належними та допустимими доказами та підлягає задоволенню в повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору, відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, підлягають стягненню з відповідача на користь позивача.

Враховуючи зібрані докази по справі, пояснення представників сторін та керуючись статтями 129, 232, 236-241 ГПК України

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 16, кв. 53, код ЄДРПОУ 35946490) припинити порушення прав Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" на комерційне (фірмове) найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ.

3. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 16, кв. 53, код ЄДРПОУ 35946490) використовувати комерційне (фірмове) найменування БЕЙКЕР ТІЛЛІ.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 16, кв. 53, код ЄДРПОУ 35946490) внести необхідні зміни до установчих документів шляхом здійснення реєстраційних дій щодо зміни найменування «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК».

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА ЕК" (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 16, кв. 53, код ЄДРПОУ 35946490) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА" (04112, м. Київ, вул. Грекова, 3, кв. 9, код ЄДРПОУ 30373906) 4 800 (чотири тисяч вісімсот) грн. судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя О.В. Мандриченко Дата складання рішення 22.05.2018 р.