Постанова № 72961055, 21.03.2018, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@kia.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2018 р. Справа№ 910/26928/15

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Доманської М.Л.

суддів: Пантелієнка В.О.

Верховця А.А.

за участю секретаря судового засідання Чміль Я.Є.

та представників учасників провадження у даній справі у відповідності до протоколу судового засідання від 21.03.2018

розглянувши апеляційну скаргу іноземного виробничого унітарного підприємства "АЛКОПАК" (иностранного производственного унитарного предприятия "АЛКОПАК")

на рішення господарського суду міста Києва від 07.12.2017

у справі № 910/26928/15 (суддя О.В. Мандриченко)

за позовом ГУАЛА КЛОУЖЕС ІНТЕРНЕШНЛ Б.В. (GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.)

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1) іноземного виробничого унітарного підприємства "АЛКОПАК" (иностранного производственного унитарного предприятия "АЛКОПАК") (відповідач 2)

про визнання недійсним патенту України на корисну модель.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 07.12.2017 у справі № 910/26928/15 позов задоволено повністю; визнано недійсним патент України № 88425 від 11.03.2014 на корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ", власником якого є іноземне виробниче унітарне підприємство "АЛКОПАК" (иностранное производственное унитарное предприятие "АЛКОПАК") (246007, Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, будинок 21, приміщення 2); зобов'язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України № 88425 від 11.03.2014 на корисну модель та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з іноземного виробничого унітарного підприємства "АЛКОПАК" (иностранного производственного унитарного предприятия "АЛКОПАК") на користь ГУАЛА КЛОУЖЕС ІНТЕРНЕШНЛ Б.В. (GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.) (Мьойдерстрат 7В, 1011 PZ Амстердам, Нідерланди; NL) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. судового збору та 33 034 (тридцять три тисячі тридцять чотири) грн. 00 коп. витрат на проведення первісної та повторної судових експертиз.

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду першої інстанції, іноземне виробниче унітарне підприємство "АЛКОПАК" (иностранное производственное унитарное предприятие "АЛКОПАК") звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд призначити по справі повторну судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, доручити її проведення іншому судовому експерту, на вирішення експерта поставити питання, які були визначені в ухвалі суду першої інстанції від 31.03.2017; рішення господарського суду міста Києва від 07.12.2017 у справі № 910/26928/15 скасувати; прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову ГУАЛА КЛОУЖЕС ІНТЕРНЕШНЛ Б.В. (GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.) до Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1), іноземного виробничого унітарного підприємства "АЛКОПАК" (иностранного производственного унитарного предприятия "АЛКОПАК") (відповідач 2) про визнання недійсним патенту України на корисну модель відмовити повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт посилається на те, що оскаржувана ухвала прийнята з порушенням норм матеріального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2018 апеляційну скаргу іноземного виробничого унітарного підприємства "АЛКОПАК" (иностранного производственного унитарного предприятия "АЛКОПАК") прийнято до провадження та призначено її розгляд на 21.02.2018.

25.01.2018 через відділ забезпечення документообігу суду та моніторингу виконання документів Київського апеляційного господарського суду від позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому останній просить суд апеляційну скаргу іноземного виробничого унітарного підприємства "АЛКОПАК" (иностранного производственного унитарного предприятия "АЛКОПАК") залишити без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 07.12.2017 у справі № 910/26928/15 залишити без змін, у задоволенні клопотання іноземного виробничого унітарного підприємства "АЛКОПАК" (иностранного производственного унитарного предприятия "АЛКОПАК") про призначення у даній справі ще однієї повторної експертизи - відмовити.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.02.2018 оголошено перерву у судовому засіданні до 21.03.2018.

У судовому засіданні 21.03.2018 представники апелянта підтримали клопотання про призначення повторної судової експертизи, представники позивача - заперечили. Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України у вирішенні даного питання поклався на розсуд суду.

Судова колегія за результатом розгляду апеляційної скарги відмовила у задоволенні клопотання апелянта про призначення повторної експертизи, мотиви відмови зазначені в мотивувальній частині даної постанови.

У судовому засіданні 21.03.2018 представник апелянта підтримав вимоги апеляційної скарги та просив її задовольнити. Представник відповідача-1 зазначив, що хоча матеріалами справи підтверджується, що відсутні підстави надання правової охорони спірному патенту (відповідно до висновків експерта "Укрпатент" відсутня така ознака як новизна корисної моделі), він не заперечує проти апеляційної скарги.

Представники позивача заперечили проти апеляційної скарги, просили суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги, а оскаржуване судове рішення залишити без змін.

Згідно із ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об'єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Судова колегія, беручи до уваги межі перегляду справи у апеляційній інстанції, дослідивши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, заслухавши присутніх в судовому засіданні представників сторін, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, дійшла до висновку про те, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Конституцією України кожному гарантується право на судовий захист, апеляційне та касаційне оскарження.

Також, Конституція України встановлює серед основних засад судочинства, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом.

Вказана конституційна норма конкретизована законодавцем в ст. 14 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", згідно з якою учасники судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення.

Як вбачається з матеріалів справи, ГУАЛА КЛОУЖЕС ІНТЕРНЕШНЛ Б.В. (GUALA CLOSURES INTERNATIONAL B.V.) звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державної служби інтелектуальної власності України та Іностранного Частного Проізводствєнного Унітарного предпріятія "Алкопак" про визнання недійсним патенту України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.10.2015 порушено провадження у справі № 910/26928/15.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.03.2016 у справі № 910/26928/15 призначено судову експертизу, проведення якої доручено судовому експерту Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України ОСОБА_2, провадження у справі № 910/26928/15 зупинено до закінчення проведення судової експертизи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.11.2016 справу № 910/26928/15 прийнято до свого провадження суддею Мандриченком О. В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.03.2017 у справі № 910/26928/15 призначено повторну судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

До господарського суду міста Києва від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України надійшов супровідний лист разом з висновком судової експертизи та матеріалами справи.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.09.2017 провадження у справі № 910/26928/15 поновлено.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.10.2017 замінено неналежного відповідача-1 - Державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 24.10.2017 викликано у судове засідання судових експертів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для надання додаткових пояснень по суті висновку від 14.12.2016 № 1099 та висновку від 18.08.2017 № 071/17.

Судові експерти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з'явилися в судове засідання 16.11.2017 та усно надали додаткові пояснення по суті своїх експертних висновків.

Оскаржуваним рішенням суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги в повному обсязі.

З даним судовим рішенням апелянт не погодився.

Суд апеляційної інстанції, дослідивши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, дійшов висновку, що оскаржуване рішення суду першої інстанції винесене з повним дослідженням матеріалів справи та є таким, що відповідає вимогам законодавства, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи, 11.03.2014 Державна служба інтелектуальної власності України здійснила реєстрацію корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ" і видачу деклараційного патенту України № 88425 на ім'я ІНОСТРАННОГО ЧАСТНОГО ПРОІЗВОДСТВЄННОГО УНІТАРНОГО ПРЄДПРІЯТІЯ "АЛКОПАК" (надалі за текстом - "Відповідач 2"), що підтверджується офіційними відомостями щодо даного патенту, наведеними в спеціалізованій базі даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні", електронній версії акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова власність" від 11.03.2014 № 5, а також описом патенту України № 88425.

Згідно із статтею 1 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон) винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технологій.

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

В силу п. "а" ч. 1 ст. 33 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого винаходу (корисній моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 цього Закону.

Умови патентоздатності корисної моделі визначені у ст. 7 Закону, відповідно до якої корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною (ч. 2 ст. 7), "винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки" (ч. 3 ст. 7), "рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету" (ч. 4 ст. 7), "рівень техніки включає також зміст будь-якої заявки на видачу в Україні патенту (у тому числі міжнародної заявки, в якій зазначена Україна) у тій редакції, в якій цю заявку було подано спочатку, за умови, що дата її подання (а якщо заявлено пріоритет, то дата пріоритету) передує тій даті, яка зазначена у частині четвертій цієї статті, і що вона була опублікована на цю дату чи після цієї дати" (ч. 5 ст. 7).

У відповідності до положень ч. 2 ст. 33 Закону передбачена спеціальна процедура для визнання недійсним деклараційного патенту на корисну модель, яким є спірний патент України № 88425, а саме: «З метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності. За подання клопотання сплачується збір».

Користуючись правом, закріпленим ч. 2 ст. 33 Закону, та даною процедурою, 10.04.2015 позивач звернувся із клопотаннями до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (надалі - "УКРПАТЕНТ"), що виступає Установою у розумінні ч. 2 ст. 33 Закону, про проведення експертизи запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності, зокрема, новизні.

Відповідно до вимог п. 9.3. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.03.2002 № 197 з подальшими змінами і доповненнями (надалі за текстом - "Правила") "Експертиза запатентованої корисної моделі на відповідність умовам патентоздатності проводиться в порядку, установленому пунктами 6.4, 6.5.1 і 6.5.2 цих Правил, в обсязі опублікованих формули і опису до деклараційного патенту. При цьому власнику деклараційного патенту не надсилаються повідомлення, запити та рішення, передбачені цими пунктами". Згідно з вказаними вимогами Правил «УКРПАТЕНТ» провів експертизу запатентованої корисної моделі в обсязі опублікованих формул і описів до патенту України № 88425. За результатами даної експертизи «УКРПАТЕНТ» склав висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 07.09.2015 № 15553/ЗУ/15, що був затверджений директором з питань експертизи «УКРПАТЕНТ» ОСОБА_4 08.09.2015 (надалі - "Висновок експертизи «УКРПАТЕНТ»"). Згідно з вищевказаним висновком «УКРПАТЕНТ» за результатами проведеної експертизи запатентованої корисної моделі встановлено, що корисна модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ" за деклараційним патентом України на корисну модель № 88425 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме, за пунктом 1 формули не визнається новою відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону.

Судовою колегією було досліджено вказаний висновок експертизи «УКРПАТЕНТ» від 07.09.2015, згідно з яким відносно патенту України № 88425 рівень техніки характеризується, зокрема, патентом України № 80858 на винахід "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОСУДИНИ З РІДИНОЮ" (дата подачі 22.01.2004, дата публікації 12.11.2007, який належить Позивачу і розкриває сукупність ознак запатентованої корисної моделі за патентом України № 88425. Саме на підставі цього «УКРПАТЕНТ» зробив висновок відносно того, що з патенту України № 80858 на винахід "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОСУДИНИ З РІДИНОЮ" відомо всі ознаки незалежного пункту 1 формули корисної моделі. А отже, запатентована корисна модель за патентом України № 88425 є частиною рівня техніки, тобто, вона не відповідає умові патентоздатності "новизна" (відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону). Таким чином, судом першої інстанції було вірно встановлено, що згідно з Висновком експертизи «УКРПАТЕНТ» "новизна" корисної моделі "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ" за патентом України № 88425, виданим Відповідачу 2, була розкрита саме у належному Позивачеві раніше виданому патенті України № 80858 на винахід "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПОСУДИНИ З РІДИНОЮ" (дата подачі 22.01.2004, дата публікації 12.11.2007).

Після отримання Висновку експертизи «УКРПАТЕНТ» та базуючись на даному висновку позивач 15.10.2015 звернувся до господарського суду м. Києва з позовом про визнання патенту України № 88425 від 11.03.2014 на корисну модель недійсним. Судом встановлено, що станом на момент звернення Позивача до господарського суду формула корисної моделі за патентом України № 88425 мала 1 пункт, а саме: "Закупорювальний пристрій для ємності, що містить втулку із засобами фіксації на ємності, виливний елемент з виливним отвором для рідини, запірну кришку для закривання ємності, встановлену на вказаний виливний елемент з можливістю відкривання і закривання виливного отвору, основу з сідлом клапана, а також засіб індикації розкриття, що має перший кінець і другий кінець, який відрізняється тим, що запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором, а виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою, яка має центральний отвір для проходу осьового фіксатора запірної кришки, причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента і зафіксований на осьовому фіксаторі запірної кришки".

Судовою колегією встановлено, що під час розгляду справи у суді першої інстанції відповідач-2 ініціював внесення змін до формули корисної моделі, що набрали чинності 12.01.2016, які відрізняються від первісної редакції формули введенням до її складу уточнюючої ознаки "як одна деталь". Отже, починаючи з 12.01.2016 формула корисної моделі за патентом України № 88425 також має 1 пункт і є наступною: "Закупорювальний пристрій для ємності, що містить втулку із засобами фіксації на ємності, виливний елемент з виливним отвором для рідини, запірну кришку для закривання ємності, встановлену на вказаний виливний елемент з можливістю відкривання і закривання виливного отвору, основу з сідлом клапана, а також засіб індикації розкриття, що має перший кінець і другий кінець, який відрізняється тим, що запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором як одна деталь, а виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою, яка має центральний отвір для проходу осьового фіксатора запірної кришки, причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента і зафіксований на осьовому фіксаторі запірної кришки".

З метою всебічного, повного та об'єктивного з'ясування усіх обставин справи та, враховуючи позовні вимоги позивача щодо визнання недійсним патенту України № 88425 як охоронного документа під час розгляду справи на предмет відповідності корисної моделі умовам патентоздатності, а саме, новизні, судом першої інстанції досліджувалась як первісна, так і змінена формула відповідної корисної моделі.

У відповідності до приписів статті 41 ГПК України (в редакції, чинній на момент винесення оскаржуваного рішення) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Згідно з вимогами статті 41 ГПК України (в редакції, чинній на момент винесення оскаржуваного рішення) ухвалою господарського суду міста Києва від 25.03.2016 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України ОСОБА_2. За результатами проведення даної судової експертизи було складено висновок № 1099 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 14.12.2016 (надалі за текстом - "Висновок № 1099"), згідно якого встановлено наступне:

1) Корисна модель "Закупорювальний пристрій для ємності" за патентом України № 88425 від 11.03.2014 з урахуванням формули, яка була опублікована 11.03.2014 у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5, 2014, відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи № 910/26928/15.

2) Корисна модель "Закупорювальний пристрій для ємності" за патентом України № 88425 від 11.03.2014 з урахуванням зміненої формули, що набрала чинності 12.01.2016, відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи № 910/26928/15.

Крім того, в матеріалах справи наявний порівняльний аналіз формули корисної моделі за патентом України № 88425 та ознак винаходу за патентом України № 80858, проведений патентним повіреним ОСОБА_5, в якому зазначено, що патент України № 88425 на винахід, який належить позивачу, не містить всю сукупність ознак формули корисної моделі "Закупорювальний пристрій для ємності" за патентом України № 88425, який належить відповідачу-2.

Також матеріали справи містять висновок експертизи «УКРПАТЕНТ» відносно патенту України № 88425 щодо умов патентоздатності від 17.01.2017 № 1257/ЗУ/17, затверджений директором з питань експертизи «УКРПАТЕНТ» ОСОБА_4 19.01.2017, в якому зазначено, що за результатами проведеної експертизи запатентованої корисної моделі встановлено, що корисна модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ" за деклараційним патентом України на корисну модель № 88425 не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме, за пунктом формули не визнається новою відповідно до ч. 3 ст. 7 Закону.

Судова колегія, дослідивши матеріали справи та наявні в матеріалах справи висновки експертів, вважає, що суд першої інстанції правомірно встановив, що Висновок № 1099 суперечить іншим матеріалам справи в їх сукупності, в тому числі: 1) Висновку експертизи «УКРПАТЕНТ», 2) висновку спеціаліста щодо дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 06.02.2017, складеному ОСОБА_6, доктором технічних наук, професором, старшим науковим співробітником; 3) висновку експертизи «УКРПАТЕНТ» відносно патенту України № 88425 щодо умов патентоздатності від 17.01.2017 № 1257/ЗУ/17, затвердженому директором з питань експертизи «УКРПАТЕНТ» ОСОБА_4 19.01.2017 (надалі за текстом - "Висновок експертизи «УКРПАТЕНТ» № 2").

Крім того, судом враховується визнання експертом ОСОБА_2 на стор. 12 Висновку № 1099 істотних складнощів у однозначному тлумаченні ознак винаходу за патентом України № 80858, що, на думку суду першої інстанції, викликало сумніви у обґрунтованості та правильності даного висновку.

За результати виклику судового експерта ОСОБА_2 у судове засідання суду першої інстанції 16.11.2017 та надання експертом письмових пояснень щодо Висновку № 1099 було встановлено, що надані експертом пояснення не усунули тих недоліків, що викликали сумнів суду у обґрунтованості даного висновку, не усунули його суперечливості з іншими матеріалами справи у їх сукупності та, відповідно, наявності сумнівів у правильності, правомірності даного висновку.

Відповідно до ст. 42 ГПК України (в редакції, чинній на момент винесення оскаржуваного рішення) висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Через відділ діловодства Господарського суду міста Києва 07.02.2017 року від представника позивача надійшло клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Обґрунтовуючи своє клопотання, позивач посилається на те, що висновок № 1099 є необґрунтованим, суперечливим та викликає сумніви у його правильності.

З урахуванням викладеного, ухвалою господарського суду м. Києва від 23.03.2017 було призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. За результатами проведення повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності було складено висновок експерта від 18.08.2017 № 071/17 (надалі - Висновок повторної судової експертизи № 071/17), згідно з яким встановлено наступне:

1) Корисна модель "Закупорювальний пристрій для ємності" за патентом України № 88425 від 11.03.2014 з урахуванням формули, яка була опублікована 11.03.2014 у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5, 2014, не відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи № 910/26928/15.

2) Корисна модель "Закупорювальний пристрій для ємності" за патентом України № 88425 від 11.03.2014 з урахуванням зміненої формули, що набрала чинності 12.01.2016, не відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів справи № 910/26928/15.

Судова колегія, дослідивши Висновок повторної судової експертизи № 071/17 вважає, що він містить докладний опис проведеного дослідження, логічні, чіткі та зрозумілі відповіді судового експерта на усі поставлені господарським судом питання, містить обгрунтування причин розбіжностей із попереднім висновком судової експертизи. Крім того, даний висновок узгоджується із іншими матеріалами справи у їх сукупності, включаючи, обидва висновки експертизи «УКРПАТЕНТ» відносно патенту України № 88425 щодо умов патентоздатності від 07.09.2015 № 15553/ЗУ/15 та від 17.01.2017 № 1257/ЗУ/17, та вищевказаний висновок спеціаліста щодо дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 06.02.2017.

Враховуючи вищевикладене, судова колегія дійшла висновку, що клопотання апелянта про призначення другої повторної експертизи у даній справі, яке було заявлено в апеляційній скарзі, є необґрунтованим , а тому не підлягає задоволенню.

Так, відповідно до приписів абз. 9 п. 4.15. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02.01.2013 за № 1/22533: "У дослідницькій частині висновку експерта при проведенні повторної експертизи вказуються причини розбіжностей з висновками попередніх експертиз, якщо такі розбіжності мали місце".

На стор. 44-47 Висновку повторної судової експертизи № 071/17 щодо причин розбіжностей з Висновком № 1099 первісної судової експертизи зазначено наступне:

"…Відповідність висновків повторної експертизи висновкам попередньої експертизи: не співпали повністю.

Розходження у висновках між первинною експертизою зумовлене тим, що при проведенні попередньої експертизи експертом невірно оцінено зміст ознак корисної моделі, що підтверджується фразою "опис винаходу за патентом № 80858 та креслення варіантів виконання пристрою містять численні невідповідності, неточності перекладу і є вкрай складним и для однозначного тлумачення ознак винаходу" (том 1 а.с.247).

Так за результатами порівняльного аналізу суттєвих ознак корисної моделі за патентом України № 88425, які містяться у формулі корисно моделі (яка набрала чинності 11.03.2014 відповідно до публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5, 2014), та ознак, що містяться в описі винаходу за патентом України № 80858, наведені у Таблиці № 1 Висновку № 1099 судової експертизи ОІВ від 14.12.2016 у справі № 910/26928/15:

1) висновок "Ознаки відрізняються конструктивним виконанням елементів пристрою, що впливає на технічний результат" щодо ознаки корисної моделі "запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором" (том 1 а.с.245- 246).

Необхідно зазначити таке:

Відповідно до ст. 6 Закону [1]:

" 5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі)."

Відповідно до статті 7 Закону [1]: "Винахід (корисна модель) визнається новим,

якщо він не є частиною рівня техніки.

4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету".

Винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у формулі [З].

Формула корисної моделі за патентом України № 88425 містить ознаку:

"запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором". Формула корисної моделі не містить суттєвих ознак, щодо форми виконання запірної кришки з центральним осьовим фіксатором. На підставі цього, експертом оцінюється тільки наявність чи відсутність даної ознаки у відомостях, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідь на порівняння цієї ознаки, на підставі викладеного вище, а також сформульованого експертом технічного результату, повинна бути - "співпадає".

2) висновок "Ознака відсутня" щодо ознаки корисної моделі "причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента" (том 1 а.с. 246). Необхідно зазначити таке:

На підставі викладеного вище, експертом при попередній експертизі невірно визначено наявність ознаки "виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою" у формулі, описі винаходу за патентом № 80858 та кресленнях, на підставі чого і висновок щодо ознаки "причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента" зроблено невірно.

Відповідно до Таблиці № З Висновку (стор. 40-42 Висновку):

- ознака об'єкту "Закупорювальний засіб для посудини з рідиною" відповідно до копії патенту України на винахід № 80858 від 12.11.2007 з описом (а.с. 33-46 том 1) "виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою" охарактеризовано таким чином: "пристрій, що включає повторне наповнення (290), всередині згаданого виливного вихідного пристрою (95)<...> причому згаданий пристрій, що виключає повторне наповнення (290), має трубчасту частину (410), вільний кінець (415) якої спрямовує тіло (90) до клапанного сідла (420), (п.і формули, а.с. 33 том 1)

Даний закупорювальний засіб може включати пристрій, що виключає повторне наповнення, запроваджений всередині виливного вихідного пристрою і приєднаний до горловини даної посудини для рідини. (опис, кол. 7, 8, а.с. 36 том 1).

На практиці дана трубчаста частина утворює внутрішню втулку зібраного закупорювального засобу. (опис, кол.і 1, а.с.38 том 1, кол. 22, а.с. 43 том 1)".

- ознака об'єкту "Закупорювальний засіб для посудини з рідиною" відповідно до копії патенту України на винахід № 80858 від 12.11.2007 з описом (а.с. 33-46, том 1) "причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента" охарактеризовано таким чином: "Перший кінець 40 першого засобу, що вказує на порушення 10, запроваджений всередині зазначеного тіла клапанного сідла 90 та виливного вихідного пристрою або тіла 95. (опис, кол.16, а.с.40 том 1) причому згаданий пристрій, що виключає повторне наповнення (290), має трубчасту частину (410), вільний кінець (415) якої спрямовує тіло (90) до клапанного сідла (420), (п.і формули, а.с. 33 том 1). На практиці дана трубчаста частина утворює внутрішню втулку зібраного закупорювального засобу. (опис, кол.11, а.с.38 том 1, кол. 22, а.с. 43 том 1)".

Відповідь на порівняння цієї ознаки, на підставі викладеного вище, а також сформульованого експертом технічного результату, повинна бути - "співпадає"...".

На стор. 56-60 Висновку повторної судової експертизи № 071/17 щодо причин розбіжностей з Висновком № 1099 первісної судової експертизи зазначено наступне:

"…Відповідність висновків повторної експертизи висновкам попередньої експертизи: не співпали повністю.

Розходження у висновках між первинною експертизою зумовлене тим, що при проведенні попередньої експертизи експертом невірно оцінено зміст ознак корисної моделі, що підтверджується фразою "опис винаходу за патентом № 80858 та креслення варіантів виконання пристрою містять численні невідповідності, неточності перекладу і є вкрай складним и для однозначного тлумачення ознак винаходу" (том 1 а.с.247).

Так за результатами порівняльного аналізу суттєвих ознак корисної моделі за патентом України № 88425, які містяться у формулі корисно моделі (яка набрала чинності 11.03.2014 відповідно до публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5, 2014), та ознак, що містяться в описі винаходу за патентом України № 80858, наведені у Таблиці № 1 Висновку № 1099 судової експертизи ОІВ від 14.12.2016 у справі № 910/26928/15:

1) висновок "Ознаки відрізняються конструктивним виконанням елементів пристрою, що впливає на технічний результат" щодо ознаки корисної моделі "запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором" (том 1 а.с.245- 246). Необхідно зазначити таке:

Відповідно до ст. 6 Закону [1]:

" 5. Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі)."

Відповідно до статті 7 Закону [1]: "Винахід (корисна модель) визнається новим,

якщо він не є частиною рівня техніки.

4. Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету".

Винахід не визнають як такий, що відповідає умові новизни, якщо у відомостях матеріалів справи виявлено засіб, якому властиві ознаки, що ідентичні або еквівалентні ознакам, які є у формулі [3].

Формула корисної моделі за патентом України № 88425 містить ознаку:

"запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором". Формула корисної моделі не містить суттєвих ознак, щодо форми виконання запірної кришки з центральним осьовим фіксатором, а тільки уточнення взаємодії центрального осьового фіксатора та запірної кришки як одна деталь. На підставі цього, експертом оцінюється тільки наявність чи відсутність даної ознаки у відомостях, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

На підставі таблиці 4 Висновку: Відповідно до п.7.1.8 Правил [4]:

"Ознаку винаходу (корисної моделі) доцільно характеризувати загальним поняттям (що виражає функцію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації якщо саме ці характеристики, які містяться в загальному понятті, забезпечують у сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником технічного результату." Формула винаходу не містить вказівки щодо виконання першого засобу утримання (25) як одна деталь чи як різні: "у взаємодії із закупорювальним елементом посудини (20)" (п. 1 формули, а.с. 33 том 1) "відповідну охоплюючу/охоплювану частину, виконану на внутрішній поверхні закупорювального елемента посудини" (20) (п.9 формули, а.с. 33 том 1). Відповідно до п.7.1.8 Правил [4] виконання засобу може включати різні окремі форми його реалізації.

Відповідно до зображення, наведеного на Фіг.5(а) (Рис.5), а також формули винаходу "відповідну охоплюючу/охоплювану частину, виконану на внутрішній поверхні закупорювального елемента посудини (20)" (п.9 формули, а.с. 33 том 1)

та опису до патенту на винахід № 80858 "охоплювальну частину 55b, запроваджену на внутрішній поверхні 60b утримувального елемента або закупорювальної пробки 61b (опис, кол.24, а.с.44 том 1) суцільною лінією контуру окреслено деталь, що включає посилальні позиції: 60b, 61b, 55b (п.б "Терміни та визначення) та виконання штриховки перерізу деталі нахиленими паралельними лініями під кутом 45° до лінії контуру зображення деталі (п.7 "Терміни та визначення"), свідчить про те, що "перший засіб утримання 25b включає охоплюючу частину 50b, запроваджену на кульці 35b, та відповідну охоплювальну частину 55b, запроваджену на внутрішній поверхні 60b утримувального елемента або закупорювальної пробки б1b" є невід'ємною частиною деталі "закупорювальний елемент".

На підставі викладеного, ознаки визнані такими, що співпадають.

Відповідь на порівняння цієї ознаки, на підставі викладеного вище, а також сформульованого експертом технічного результату, повинна бути - "співпадає".

2) висновок "Ознака відсутня" щодо ознаки корисної моделі "причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента" (том 1 а.с. 246). Необхідно зазначити таке:

На підставі викладеного вище, експертом при попередній експертизі невірно визначено наявність ознаки "виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою" у формулі, описі винаходу за патентом № 80858 та кресленнях, на підставі чого і висновок щодо ознаки "причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента" зроблено невірно.

Відповідно до Таблиці № 4 Висновку (стор. 51-53 Висновку):

- ознака об'єкту "Закупорювальний засіб для посудини з рідиною" відповідно до копії патенту України на винахід № 80858 від 12.11.2007 з описом (а.с. 33-46, том 1) "виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою" охарактеризовано таким чином: "пристрій, що включає повторне наповнення (290), всередині згаданого виливного вихідного пристрою (95)<...> причому згаданий пристрій, що виключає повторне наповнення (290), має трубчасту частину (410), вільний кінець (415) якої спрямовує тіло (90) до клапанного сідла (420), (п.1 формули, а.с. 33 том 1)

Даний закупорювальний засіб може включати пристрій, що виключає повторне наповнення, запроваджений всередині виливного вихідного пристрою і приєднаний до горловини даної посудини для рідини. (опис, кол. 7, 8, а.с. 36, том 1).

На практиці дана трубчаста частина утворює внутрішню втулку зібраного закупорювального засобу. (опис, кол.11, а.с.38 том 1, кол. 22, а.с. 43 том 1)".

- ознака об'єкту "Закупорювальний засіб для посудини з рідиною" відповідно до копії патенту України на винахід № 80858 від 12.11.2007 з описом (а.с. 33-46 том 1) "причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента" охарактеризовано таким чином: "Перший кінець 40 першого засобу, що вказує на порушення 10, запроваджений всередині зазначеного тіла клапанного сідла 90 та виливного вихідного пристрою або тіла 95. (опис, кол.16, а.с.40 том 1) причому згаданий пристрій, що виключає повторне наповнення (290), має трубчасту частину (410), вільний кінець (415) якої спрямовує тіло (90) до клапанного сідла (420), (п.1 формули, а.с. 33 том 1). На практиці дана трубчаста частина утворює внутрішню втулку зібраного закупорювального засобу. (опис, кол. 11, а.с.38 том 1, кол. 22, а.с. 43 том 1)".

Відповідь на порівняння цієї ознаки, на підставі викладеного вище, а також сформульованого експертом технічного результату, повинна бути - "співпадає"...".

Таким чином, із застосуванням спеціальних знань експертів у сфері інтелектуальної власності, спираючись на Висновок повторної судової експертизи № 071/17, обидва вищезазначені висновки експертиз «УКРПАТЕНТ», висновок спеціаліста щодо дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 06.02.2017, шляхом грунтовної оцінки інших доказів у даній справі у їх сукупності, судом першої інстанції було вірно встановлено, що корисна модель за патентом України № 88425 не відповідає умові патентоздатності "новизна" відповідно до матеріалів даної справи, як у редакції формули корисної моделі, яка була опублікована 11.03.2014 у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5, 2014, так і з урахуванням зміненої формули, що набрала чинності 12.01.2016.

Посилання Відповідача-2 на те, що відсутність обов'язкової технічної освіти експерта ОСОБА_3 викликає сумніви у кваліфікації вказаного експерта відхиляються за необґрунтованістю, оскільки відповідно до ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду. Відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5: "Для присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта працівники НДУСЕ та фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, повинні мати відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста..". Судовою колегією встановлено, що ОСОБА_3 має вищу економічну освіту (освітньо-кваліфікаційні рівні спеціаліст та магістр) та вищу освіту у сфері інтелектуальної власності (освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст), є атестованим судовим експертом V кваліфікаційного класу з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності за спеціальністю 13.3 "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 48 від 20.07.16, видане ЕКК Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності, дійсне до 20.07.2021). Відповідно до викладеного, експертом ОСОБА_3, на підставі спеціальних знань було проведено повне дослідження і дано обґрунтований та об'єктивний письмовий Висновок повторної судової експертизи № 071/17, що вірно було зазначено судом першої інстанції.

Також, судова колегія погоджується із судом першої інстанції, стосовно того, що посилання відповідача-2, як у відзивах, поданих до суду першої інстанції, так і в апеляційній скарзі, на неправомірність визначення експертом ОСОБА_3 технічного результату корисної моделі за патентом України № 88425 є безпідставними, оскільки з'ясування технічного результату є частиною експертного аналізу. Сторінки 14 - 18 Висновку повторної судової експертизи № 071/17 містять інформацію з цього питання. Зокрема, сторінка 18 Висновку містить: "На а.с. 16 том 1 зазначено: "Пропонована корисна модель спрямована на рішення задачі, що полягає в створенні простої у виготовленні і зручній в складанні і експлуатації конструкції, в якій міститься мінімальна кількість деталей, що мають в сукупності невелику матеріаломісткість, при забезпеченні наочності первинного відкриття пляшки".

Тобто, технічна задача корисної моделі, сформульована заявником: "створення простої у виготовленні і зручної в складанні і експлуатації конструкції" є загальною, невизначеною, а отже, некоректною і не може вважатися як досягнення конкретного технічного результату, що очікується від використання корисної моделі; вказівка заявника щодо споживчих властивостей "в якій міститься мінімальна кількість деталей, що мають в сукупності невелику матеріаломісткість" не може бути визнана технічними властивостями на підставі викладеного вище, а саме витягу з розділу 4.3 Методики [3], а також того, що вислови "мінімальна кількість деталей" та "невелика матеріаломісткість" є не визначеними та не конкретними термінами, порівняння з прототипом для підтвердження зменшення кількості деталей, вилучення певних "зайвих" деталей та зменшення матеріаломісткості опис корисної моделі не містить. Споживчі властивості, які досягаються при здійсненні корисної моделі : "забезпечення наочності первинного відкриття пляшки".

Технічний результат, якого можна досягти при здійсненні корисної моделі, сформульований експертом:

"Забезпечення утримання засобу індикації розкриття центральним осьовим фіксатором запірної кришки та наочності первинного відкриття пляшки".

Враховуючи вищевикладене, судова колегія вважає правомірним висновок суду першої інстанції, яким визначено, що патент України на корисну модель № 88425 від 11.03.2014, як у редакції формули корисної моделі, що була опублікована 11.03.2014 у офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5 за 2014 рік, так і у редакції формули корисної моделі, що набрала чинності 12.01.2016 і є чинною на дату розгляду справи та винесення судового рішення, підлягає визнанню недійсним у судовому порядку повністю на підставі підпункту "а" п. 1 ст. 33 Закону, оскільки запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 цього Закону, а саме, новизні.

Що ж стосується позовної вимоги про зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсним патенту України № 88425 від 11.03.2014 на корисну модель та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність", то суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що при визнанні оскаржуваного патенту України № 88425 від 11.03.2014 на спірну корисну модель "ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЄМНОСТІ" недійсним Відповідач-1 зобов'язаний внести записи до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання даного патенту недійсним та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

У відповідності до ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 77 ГПК України, обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Доводи, викладені апелянтом в апеляційній скарзі, відхиляються судовою колегією за необґрунтованістю, оскільки не спростовують обставин, які на підставі належних та допустимих доказів встановлені у даній справі судом.

За таких обставин, колегія суддів дійшла висновку про відсутність правових підстав для зміни чи скасування рішення господарського суду міста Києва від 07.12.2017 у справі № 910/26928/15. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які могли призвести до зміни чи скасування оскаржуваного судового рішення у даній справі, судовою колегією не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 255, 269, 276, 282 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу іноземного виробничого унітарного підприємства "АЛКОПАК" (иностранного производственного унитарного предприятия "АЛКОПАК") залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 07.12.2017 у справі № 910/26928/15 - без змін.

2. Матеріали справи № у справі № 910/26928/15 направити до господарського суду міста Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття. Постанову Київського апеляційного господарського суду може бути оскаржено до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови підписаний: 23.03.2018.

Головуючий суддя М.Л. Доманська

Судді В.О. Пантелієнко

А.А. Верховець