Рішення № 6777593, 29.10.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 21/23 29.10.09 За позовом          ЗАТ «Ганза –Україна»; до                    ЗАТ «Торгівельна група «Майстер»(відповідач 1);                     ТОВ «Майстер»(відповідач 2);

                    Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України (відповідач 3);

про                    визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №24035

від 15.03.2002 р. та про припинення порушення прав інтелектуальної

власності

за зустрічним позовом          ЗАТ «Торгівельна група «Майстер»;

до                    ЗАТ «Ганза –Україна»(відповідач 1);

                    Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України (відповідач 2);

про                    визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №34431

від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р. та про припинення порушення

прав інтелектуальної власності

за зустрічним позовом          ТОВ «Майстер»;

до                    ЗАТ «Ганза –Україна»(відповідач 1);

                    Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України (відповідач 2);

третя особа          ЗАТ «Торгівельна група «Майстер»;

про                    визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №34431

від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р. та про припинення порушення

прав інтелектуальної власності

Суддя Мандриченко О.В.

Представники:

Від ЗАТ «Ганза Україна:          Первун Т.І., представник, довіреність б/н від 14.05.2008 р.;

Від ЗАТ «Торгівельна група

«Майстер»:                              Коврига О.І., представник, довіреність б/н від 07.04.2008 р.;

Від ТОВ «Майстер»:          Юрченко В.А., представник, довіреність №50 від 10.04.2008 р.;

Від Державного департаменту інтелектуальної власності

МОУ:                                        Постоялкіна О.В., представник, довіреність №16-08/4907

від 14.11.2007 р.

За участю судового експерта

КНДІСЕ:                              Атаманчук А.Г., свідоцтво №16 від 24.09.2008 р.

У провадженні судді Господарського суду міста Києва Шевченка Е.О. знаходилась справа №23/23.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 21.03.2008 р. справа №21/23 передана для розгляду судді Мандриченку О.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.03.2008 р. поновлено провадження у справі №21/23, справа призначена слуханням на 15.04.2008 р.

На підставі статті 77 ГПК України справа була відкладена слуханням з 15.04.2008 р. до 15.05.2008 р., про що господарським судом винесена відповідна ухвала від 15.04.2008 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2008 р. провадження у даній справі зупинене, у зв’язку з призначенням у даній справі додаткової судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.02.2009 р. провадження у справі поновлено, справа призначена слуханням на 12.03.2009 р.

В порядку статті 77 ГПК України справа була відкладена слуханням: з 12.03.2009 р. до 09.04.2009 р., з 09.04.2009 р. до 12.05.2009 р., з 09.06.2009 р. до 02.07.2009 р., з 02.07.2009р. до 23.07.2009 р., з 23.07.2009 р. до 03.09.2009 р.

На підставі статті 77 ГПК України у справі була оголошена перерва з 12.05.2009 р. до 09.06.2009 р., з 03.09.2009 р. до 01.10.2009 р., з 01.10.2009 р. до 29.10.2009 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.04.2009 р. прийнятий зустрічний позов Закритого акціонерного товариства «Торгівельна група «Майстер» до Закритого акціонерного товариства «Ганза –Україна»(відповідач 1), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач 2) про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р. та про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2009 р. прийнятий зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер»до Закритого акціонерного товариства «Ганза –Україна» (відповідач 1), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач 2), третя особа –Закрите акціонерне товариство «Торгівельна група «Майстер», про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №396 від 17.05.2004 р. та про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач у поданій до господарського суду позовній заяві просить визнати незаконними дії відповідача 1 щодо використання торговельної марки, яка належить ЗАТ «Ганза –Україна»; заборонити відповідачеві 1 будь-яке використання торговельної марки, яка належить ЗАТ «Ганза –Україна»; стягнути з відповідача 1 на користь позивача 1000000,00 грн. збитків, завданих незаконним використанням торговельної марки; стягнути з відповідача 1 на користь позивача 50000,00 грн. адвокатських витрат; стягнути з відповідача 1 на користь позивача витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу з мотивів, вказаних у позовній заяві.

У ході судового вирішення спору позивачем до господарського суду була подана заява про уточнення позовних вимог, в якій останній до позовних вимог, заявлених у позовній заяві, просить додатково визнати неправомірними дії відповідача 3 в частині видачі свідоцтва на знак для товарі в послуг ТОВ «Майстер»№24035 від 15.03.2002 р.; визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг №24035 від 15.03.2002 р.; зобов’язати відповідача 3 скасувати реєстрацію свідоцтва на знак для товарів і послуг №24035 від 15.03.2002 р.; заборонити відповідачеві 1 та відповідачеві 2 використовувати знак для товарів і послуг «Мастер»з графічним зображенням.

Відповідач 1 у наданому відзиві на позов та представник останнього у судовому засіданні позовні вимоги позивача заперечував, у задоволенні позову просив відмовити, посилаючись на те, що відповідач 1 використовує у своїй діяльності знак для товарів і послуг «Мастер»відповідно до умов ліцензійного договору №0214/02-05 від 04.01.2005 р.

Відповідач 2 у наданих запереченнях на позовну заяву та представник останнього у судових засіданнях позовні вимоги позивача заперечував, у задоволенні позову просив відмовити, посилаючись на наведене нижче:

—відповідач 2 є власником знаку для товарів і послуг, що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг №24035 від 15.03.2002 р.;

—використання знаку в своїй господарській чи будь-якій іншій діяльності не є умовою для одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг, а тому відповідач 2, без жодних перешкод, міг використовувати своє право і звернутися за реєстрацією права власності на торговий знак;

—товарний знак на момент подачі заявки, тобто станом на 10.04.2001 р., не належав на праві власності ні якій іншій особі; на цей знак не було встановлено пріоритет за більш ранньою заявкою, а тому Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України мав право видати свідоцтво на знак для товарів і послуг №24035 від 15.03.2002 р. на підставі документів, що містилися в заявці.

Відповідач 3 у наданому відзиві на позов позовні вимоги позивача заперечує, у задоволенні позову просить відмовити, посилаючись на те, що заявка №2001042146 на реєстрацію позначення «Мастер, зображ.»в синій, чорній та білій кольоровій гамі, була подана 10.04.2001 р. для послуг 37, 39 та 42 класів МКТП; за результатами експертизи заявки №2001042146 було встановлено, що позначення «Мастер, зображ.»відповідає умовам надання правової охорони, встановленими статтею 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені статтею 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»відносно усього переліку товарів і послуг.

15.03.2002 р. Товариству з обмеженою відповідальністю «Майстер» було видано свідоцтво України №24035 на знак «Мастер, зображ.» для послуг 37, 39 та 42 класів МКТП.

Свідоцтво України №34431 на знак для товарів і послуг «Ганза, зображ.»було видано Закритому акціонерному товариству «Ганза Україна»15.08.2003 р. з датою подачі заявки 16.10.2001 р. для товарів і послуг 2, 17, 19, 27 та 35 класів МКТП.

Відповідач 3 зазначає про те, що експертиза зазначених заявок і видача свідоцтв здійснена останнім відповідно до чинного законодавства України.

Закрите акціонерне товариство «Торгівельна група «Майстер»звернулося до господарського суду з зустрічною позовною заявою, в якій просить визнати незаконними дії Закритого акціонерного товариства «Ганза –Україна»щодо використання знака для товарів і послуг, що належать ТОВ «Майстер»та використовується ЗАТ «Торгівельна група «Майстер»на підставі ліцензійного договору №0214/02-05 від 04.01.2005 р.; заборонити Закритому акціонерному товариству «Ганза –Україна»будь-яке використання знака для товарів і послуг, що належить ТОВ «Майстер»та використовується ЗАТ «Торгівельна група «Майстер»на підставі ліцензійного договору №0214/02-05 від 04.01.2005 р.; визнати недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р., видані Державним департаментом інтелектуальної власності; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності опублікувати відомості про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р., видані Державним департаментом інтелектуальної власності, у своєму офіційному бюлетені; сягнути з Закритого акціонерного товариства «Ганза –Україна»витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

У ході судового вирішення спору Закритим акціонерним товариством «Торгівельна група «Майстер»до господарського суду була подана заява про уточнення зустрічних позовних вимог, в якій останній просить визнати неправомірними дії Державного департаменту інтелектуальної власності щодо реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №34431 від 15.08.2003 р. стосовно товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП, які є спорідненими з послугами 37 класу МКТП, наведеному у свідоцтві України №24035 від 15.03.2002 р.; визнати неправомірними дії Державного департаменту інтелектуальної власності щодо реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №39653 від 17.05.2003 р. стосовно товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП, які є спорідненими з послугами 37 класу МКТП, наведеному у свідоцтві України №24035 від 15.03.2002 р.; визнати недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27 та 37 класів МКТП; визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг №39653 від 17.04.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; заборонити ЗАТ «Ганза –Україна»використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №39653 від 17.05.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; стягнути з ЗАТ «Ганза –Україна»витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України у наданому відзиві на зустрічну позовну заяву Закритого акціонерного товариства «Торгівельна група «Майстер»вимоги, викладені у ній заперечує, в їх задоволенні просить відмовити, посилаючись на те, що позивач не доводить в порядку і засобами, передбаченими статтею 33 та 34 ГПК України, що знак для товарів і послуг «Ганза, зображ.»за свідоцтвом України №34431 є схожим зі знаком «Мастер, зображ.» за свідоцтвом України №24035 настільки, що їх можна сплутати. Позивачем також не доведено, що товари та послуги 2, 17, 19, 27, 35 класів МКТП за свідоцтвом України №24035 та за свідоцтвом України №39653 є однорідними з послугами 37, 39 та 42 класів МКТП за свідоцтвом України №24035.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер»у поданій до господарського суду зустрічній позовній заяві просить визнати незаконними дії ЗАТ «Ганза –Україна»щодо використання знака для товарів і послуг, що належить ТОВ «Майстер»; заборонити ЗАТ «Ганза –Україна»будь-яке використання знака для товарів і послуг, що належить ТОВ «Майстер»; визнати неправомірними дії Державного департаменту інтелектуальної власності щодо видачі свідоцтв на знаки для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р. ЗАТ «Ганза –Україна»; визнати недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р.; зобов’язати Державний департаменту інтелектуальної власності опублікувати відомості про визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р. та стягнути з ЗАТ «Ганза –Україна»витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

У ході судового вирішення спору ТОВ «Майстер»була подана заява про уточнення зустрічних позовних вимог, в якій останній просить визнати неправомірними дії Державного департаменту інтелектуальної власності щодо реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №34431 від 15.08.2003 р. стосовно товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП, які є спорідненими з послугами 37 класу МКТП, наведеному у свідоцтві України №24035 від 15.03.2002 р.; визнати неправомірними дії Державного департаменту інтелектуальної власності щодо реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №39653 від 17.05.2003 р. стосовно товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП, які є спорідненими з послугами 37 класу МКТП, наведеному у свідоцтві України №24035 від 15.03.2002 р.; заборонити ЗАТ «Ганза –Україна»використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №34431 від 15.08.2003 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; заборонити ЗАТ «Ганза –Україна»використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом №39653 від 17.05.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; визнати недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27 та 37 класів МКТП; визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг №39653 від 17.04.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; заборонити ЗАТ «Ганза –Україна»використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №39653 від 17.05.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; стягнути з ЗАТ «Ганза – Україна»витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позовної заяви, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, господарський суд

В С Т А Н О В И В:

Закрите акціонерне товариства «Ганза –Україна»є власником:

—знака для товарів і послуг «Ганза»(комбіноване позначення) для товарів 2, 17, 19, 27, 35, 37 класів МКТП, що підтверджується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №34431;

—знака для товарів і послуг (зображення) для товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 35 класів МКТП, що підтверджується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №39653.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер»є власником знака для товарів і послуг «Майстер»(комбіноване позначення) для товарів і послуг 37, 39, 42 класів МКТП, що підтверджується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №24035.

Відповідно до ліцензійного договору №0214/02-05 від 04.01.2005 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер»за винагороду надав Закритому акціонерному товариству «Майстер»дозвіл на використання знака для товарів і послуг «МАСТЕР»(комбіноване позначення), зареєстрованого в Україні відповідно до свідоцтва України №24035 від 15.03.2002 р.

Статтею 499 Цивільного кодексу передбачено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно зі статтями 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Абзацом 1 пункту 3 статті 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Частиною 1 статті 9 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»передбачено, що заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

Відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України №24034 заявка на знак для товарів і послуг «Мастер» (комбіноване) згідно з зазначеним свідоцтвом України подана Товариством з обмеженою відповідальністю «Майстер»10.04.2001 р.

Згідно з випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України №34431 заявка на знак для товарів і послуг «Ганза»(комбіноване) згідно з зазначеним свідоцтвом України подана Закритим акціонерним товариством «Ганза –Україна»16.10.2001 р.

Відповідно до випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України №39653 заявка на знак для товарів і послуг (зображення) згідно з зазначеним свідоцтвом України подана Закритим акціонерним товариством «Ганза –Україна»16.10.2001 р.

Слід зазначити про те, що першість у поданні заявки (пріоритет заявки) має Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер».

У зв’язку з потребою у спеціальних знаннях у даній справі були призначені судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз; повторна судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України; додаткова судова експертиза об’єктів права інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

Висновком №4800 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності по господарській справі №21/23, складеним 21.12.2006 р. Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, встановлено, що товари 2, 17, 19 і 27 класів МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №34431, є спорідненими з послугами 37 класу МКТП та частиною послуг 39 та 42 класів МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035. Частина послуг 35 класу МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №34431, є спорідненими з послугами 37 класу МКТП та частиною послуг 42 класу МКТП, та не є спорідненими з послугами 39 класу МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035. Послуги 37 класу МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №34431, є однорідними з послугами 37 класу МКТП та спорідненими з частиною послуг 39 та 42 класів МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035. Товари 2, 17, 19 і 27 класів МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №39653, є спорідненими з послугами 37 класу МКТП та частиною послуг 39 та 42 класів МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035. Частина послуг 35 класу МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом №39653, є спорідненими з послугами 37 класу МКТП та частиною послуг 42 класу МКТП, та не є спорідненими з послугами 39 класу МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035. Комбіноване позначення, зареєстроване в якості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №34431, є схожим настільки, що його можна сплутати з комбінованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035. Зображувальне позначення, зареєстроване в якості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №39653, є схожим настільки, що його можна сплутати, з комбінованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035. Внаслідок використання ЗАТ «Ганза –Україна»комбінованого позначення, що охороняється за свідоцтвом України №34431, та зображувального позначення, що охороняється за свідоцтвом України №39653, можливе введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до висновку №44/07 повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності за господарською справою №21/23, складеного 15.01.2008 р. Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №39653 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №34431 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035; товари 2, 17, 19 та 27 класів МКТП за свідоцтвами України №39653 та №34431 є однорідними частині послуг 37 класу МКТП, щодо якого зареєстровано позначення за свідоцтвом України №24035; товари 2, 17, 19 та 27 класів МКТП за свідоцтвами України №39653 та №34431 не однорідними з послугами 39 та 42 класів МКТП за свідоцтвом України №24035; знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №39653 та №34431 є такими, що можуть ввести в оману стосовно особи, що виробляє товари, наведені у свідоцтві України на знаки для товарів і послуг.

Висновком №40/08 додаткової судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за господарською справою №21/23, складеним 22.01.2009 р. Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності, встановлено, що товари 2, 17, 19, 27 та послуги 37 класу МКТП за свідоцтвами України №39653 та №34431 є спорідненими з послугами 37 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №24035.

Враховуючи ту обставину, що права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер»на знак для товарів та послуг «Майстер»(комбіноване позначення) за свідоцтвом України №24035 виникли раніше, ніж права Закритого акціонерного товариства «Ганза –Україна»на знак для товарів і послуг «Ганза»(комбіноване позначення) за свідоцтвом України №34431 та на знак для товарів і послуг (зображення) за свідоцтвом України №39653, зустрічні позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер»підлягають задоволенню.

Закрите акціонерне товариство «Торгівельна група «Майстер»відповідно до умов ліцензійного договору №0214/02-05 використовує знак для товарів і послуг «МАСТЕР»(комбіноване позначення) відповідно до свідоцтва України №24035.

Відповідно до п. 2.1. ліцензійного договору №0214/02-05 Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер» надає Закритому акціонерному товариству «Торгівельна група «Майстер»на весь строк дії договору невиключне право на використання знака (невиключну ліцензію), в межах якої ТОВ «Майстер»надає ЗАТ «Торгівельна група «Майстер», а останнє приймає невиключне право:

—використовувати знак на всій території України, стосовно всіх послуг, що визначені у ст. 2.2., в таких обсягах, у такий спосіб, протягом такого строку та на таких інших умовах, що визначені у даному договорі (п. 2.1.1. ліцензійного договору);

—використовувати знак спільно зі своїм товарним знаком (п. 2.1.2. ліцензійного договору);

—використовувати знак як згідно з п. 2.2. договору, так і на супровідній та діловій документації і в рекламі (п. 2.1.3 ліцензійного договору);

—протидіяти будь-яким порушенням права ТОВ «Майстер»і/або ЗАТ «Торгівельна група «Майстер»на знак на всій території або на будь-якій її частині, для чого ЗАТ «Торгівельна група «Майстер»має право вживати будь-яких та всіх законних засобів захисту прав ТОВ «Майстер»і/або ЗАТ «Торгівельне група «Майстер»на знак (п. 2.1.4. ліцензійного договору).

Пунктом 2.2. ліцензійного договору передбачено, що ліцензія відповідно до ст. 2.1. даного договору надається стосовно всіх послуг 37, 39, 42 класів МКТП, вказаних у свідоцтві України на знак для товарів і послуг №24035 від 15.03.2001 р.

Пунктом 8 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»передбачено, що власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Відповідно до статті 1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на територію України.

Частиною 1 статті 1110 Цивільного кодексу України визначено, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об'єкт права інтелектуальної власності.

Пунктом 9.1. ліцензійного договору передбачено, що договір набирає чинності з дати його підписання обома сторонами і діє протягом трьох років. Договір вважається автоматично пролонгованим на той самий строк, якщо жодні зі сторін, не пізніше одного місяця до моменту закінчення строку дії договору, не надішле іншій стороні письмову відмову від такої пролонгації.

Згідно з частиною 5 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

—зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

—зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

—позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

—позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

З огляду на зазначені положення Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»вимога Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер»та Закритого акціонерного товариства «Майстер»відносно заборони Закритому акціонерному товариству «Ганза –Україна»використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №34431 від 15.08.2003 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; відносно заборони використання Закритим акціонерним товариством «Ганза – Україна»зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом №39653 від 17.05.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; відносно заборони Закритому акціонерному товариству «Ганза –Україна»використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №39653 від 17.05.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП підлягають задоволенню.

Статтею 2 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів в послуг»визначені повноваження Установи (центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, яким є Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України) у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, зокрема, передбачено, що Установа забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

З огляду на вищезазначені обставини, зустрічні позовні вимоги Закритого акціонерного товариства «Торгівельна група «Майстер»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер»про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27 та 37 класів МКТП; визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг №39653 від 17.04.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; заборони ЗАТ «Ганза –Україна»використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №39653 від 17.05.2004р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; заборони ЗАТ «Ганза –Україна»використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №34431 від 15.08.2003 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; зобов’язання Державного департаменту інтелектуальної власності опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП; стягнення з ЗАТ «Ганза –Україна»витрат по сплаті держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Зустрічні позовні вимоги Закритого акціонерного товариства «Торгівельна група «Майстер»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер»про визнання неправомірними дій Державного департаменту інтелектуальної власності щодо реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №34431 від 15.08.2003 р. стосовно товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП, які є спорідненими з послугами 37 класу МКТП, наведеному у свідоцтві України №24035 від 15.03.2002 р.; визнання неправомірними дії Державного департаменту інтелектуальної власності щодо реєстрації знака для товарів і послуг за свідоцтвом України №39653 від 17.05.2003 р. стосовно товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП, які є спорідненими з послугами 37 класу МКТП, наведеному у свідоцтві України №24035 від 15.03.2002 р. не підлягають задоволенню, оскільки при видачі свідоцтв України №34431 від 15.08.2003 р., №39653 від 17.05.2003 р. та №24035 від 15.03.2002 р. Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України діяв відповідно до вимог чинного законодавства України та не порушив жодної з них.

Враховуючи вищенаведені обставини, у господарського суду відсутні правові підстави для задоволення позовних вимог Закритого акціонерного товариства «Ганза –Україна».

Враховуючи викладене та керуючись статтями 43, 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,—

В И Р І Ш И В:

1.          У задоволенні позовних вимог Закритого акціонерного товариства «Ганза –Україна»відмовити повністю.

2.          Зустрічні позовні вимоги Закритого акціонерного товариства «Торгівельна група «Майстер»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер»задовольнити частково.

3.          Визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27 та 37 класів МКТП.

4.          Визнати недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг №39653 від 17.04.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП.

5.          Заборонити Закритому акціонерному товариству «Ганза –Україна»(інд. 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, код ЄДРПОУ 19090323) використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №39653 від 17.05.2004р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП. Видати наказ.

6.          Заборонити Закритому акціонерному товариству «Ганза –Україна»(інд. 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, код ЄДРПОУ 19090323) використання зареєстрованого знаку для товарів та послуг за свідоцтвом України №34431 від 15.08.2003 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП. Видати наказ.

7.          Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (інд. 03380, м. Київ, вул. Урицького, 45) опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсними свідоцтв України на знак для товарів і послуг №34431 від 15.08.2003 р. та №39653 від 17.05.2004 р. в частині товарів і послуг 2, 17, 19, 27, 37 класів МКТП. Видати наказ.

8.          Стягнути з Закритого акціонерного товариства «Ганза –Україна»(інд. 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, код ЄДРПОУ 19090323) на користь Закритого акціонерного товариства «Торгівельне група «Майстер»(юридична адреса: інд. 49135, м. Дніпропетровськ, вул. Донецьке шосе, 110; поштова адреса: інд. 49126, м. Дніпропетровськ, пр. Труда, 9-а; код ЄДРПОУ 30950408) 42 (сорок дві) грн. 50 коп. витрат по сплаті держмита та 59 (п’ятдесят дев'ять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

9.          Стягнути Закритого акціонерного товариства «Ганза –Україна» (інд. 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 5, код ЄДРПОУ 19090323) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер»(юридична адреса: інд. 49040, м. Дніпроперовськ, пр. Труда, 9; поштова адреса: інд. 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, 15, код ЄДРПОУ 25015209) 42 (сорок дві) грн. 50 коп. витрат по сплаті держмита та 59 (п’ятдесят дев'ять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. Видати наказ.

10.          В іншій частині зустрічних позовних вимог Закритого акціонерного товариства «Торгівельна група «Майстер»та Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер»відмовити.

11.          Накази видати після набрання рішенням законної сили.

12.          Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття.

СуддяО.В. Мандриченко