Ухвала суду № 6536849, 04.11.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 УХВАЛА Справа № 20/284 04.11.09 За позовом Ред Булл ГмбХ (Red Bull GmbH) до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові Продукти»

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

про визнання недійсним свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг «RED BLUE beverages»

Судді Гумега О.В.

Мандриченко О. В.

Прокопенко Л. В.

Представники:

Від позивача: Жила Б.В.

Від відповідача-1: Гордилюк В.М.

Від відповідача-2: не з‘явилися

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Чаросвіт»(відповідач-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг BLUE beverages»на ім’я відповідача-1 щодо усіх товарів, вказаних у свідоцтві.

Позивач просить суд заборонити відповідачу-1 використовувати позначення вказаного знака щодо усіх товарів, вказаних у свідоцтві, включаючи використання на підставі усних та письмових ліцензійних договорів.

Позивач також просить суд зобов’язати відповідача-2 вилучити з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг свідоцтво України № 70490 від 15.12.2006р. і повідомити про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем-2 на підставі поданої відповідачем-1 заявки № m 2005 07245 від 04.07.2005р. зареєстровано знак D BLUE beverages»для товарів 30, 32 та 33 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП), видано відповідне свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 70490 від 15.12.2006р. на ім’я відповідача-1 та здійснена публікація відомостей про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 70490 від 15.12.2006р. в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 12 за 2006 рік, однак на дату подання відповідачем-1 заявки на реєстрацію знака BLUE beverages»в Україні вже було надано охорону знакам позивача для тих самих товарів МКТП та споріднених з ними, а саме: словесному знаку BULL»за міжнародною реєстрацією № 641378 для товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, словесному знаку BULL»за міжнародною реєстрацією № 708694 для товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, комбінованому знаку Bull»за міжнародною реєстрацією № 791989 для товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, словесному знаку BULL»за міжнародною реєстрацією № 883431 для товарів 30, 32 та 33 класів МКТП, комбінованому знаку Bull»за міжнародною реєстрацією № 612320 для товарів 32 та 33 класів МКТП, комбінованому знаку Bull ENERGY DRINK»за міжнародною реєстрацією № 789927 для товарів 32 класу МКТП, комбінованому знаку Bull ENERGY DRINK»за міжнародною реєстрацією № 871248 для товарів 32 класу МКТП.

Позивачем зазначено, що ним використовуються знаки для товарів і послуг позивача за міжнародними реєстраціями № 883431 від 13.05.2005р. на словесний знак BULL»та № 789927 від 06.06.2002р. на комбінований знак Bull ENERGY DRINK».

Позивач стверджує, що зареєстроване відповідачем-2 на ім’я відповідача-1 позначення знака BLUE beverages»є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, оскільки воно може породжувати у споживача асоціації, пов’язані з позивачем, як виробником товарів під знаками BULL»або іншими знаками, до складу яких входить словесний елемент BULL», які насправді не відповідають дійсності.

Крім того, позивач зазначає, що зареєстроване відповідачем-2 на ім’я відповідача-1 позначення BLUE beverages»є схожим настільки, що його можна сплутати зі словесним знаком BULL»та з комбінованим знаком Bull ENERGY DRINK», зареєстрованими на ім’я позивача.

В обґрунтування своїх вимог щодо схожості зареєстрованих на ім’я позивача словесних та комбінованих знаків за міжнародними реєстраціями № 883431 від 13.05.2005р. та № 789927 від 06.06.2002р., чинних в Україні та зареєстрованих для товарів 30, 32, 33 класів МКТП, та знаку «RED BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. для товарів 30, 32, 33 класів МКТП, зареєстрованого на ім’я відповідача-1, позивач вказує на їх графічну, фонетичну та семантичну схожість або навіть ідентичність.

Позивач стверджує, що оскільки чинні знаки позивача мають охорону для товарів 30, 32, 33 класів МКТП, для яких зареєстрований і знак BLUE beverages», спорідненість товарів, щодо яких надана охорона як знакам позивача, так і оспорюваному знаку відповідача-1, не викликає сумнівів.

Позивач зазначає, що шляхом видачі відповідачем-2 свідоцтва України № 70490 на знак BLUE beverages»на ім’я відповідача-1 були порушені виключні майнові права інтелектуальної власності позивача, а саме: позивача було позбавлено виключного права забороняти або дозволяти відповідачу-1 використання позначення знака за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р., схожого з раніше зареєстрованими знаками позивача за міжнародними реєстраціями № 883431 від 13.05.2005р. та № 789927 від 06.06.2002р., а відповідач-1 вчинює без згоди позивача дії, що потребують його згоди –використовує або готується до використання оспорюваного знака за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р.

Позивач вважає, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 70490 підлягає визнанню недійсним у відношенні всіх товарів, вказаних у свідоцтві, оскільки позначення знака BLUE beverages»за свідоцтвом № 70490 є таким, що не відповідає умовам наданням правової охорони, тобто на нього поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ч. 2 та ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

07.08.2007р. позивач через відділ діловодства суду подав заяву про забезпечення позову, в якій просить з метою забезпечення позовних вимог, відповідно до ст.ст. 66, 67 Господарського процесуального кодексу України, до вирішення справи по суті заборонити відповідачу-1 передавати будь-якій особі (особам) право власності на свідоцтво України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг ED BLUE beverages»та надавати будь-якій особі (особам) дозвіл на використання свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг BLUE beverages»на підставі ліцензійного договору, а також заборонити відповідачу-2 до вирішення справи по суті приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг BLUE beverages», вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг BLUE beverages», здійснювати публікацію відомостей щодо свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг BLUE beverages»в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.08.2007р. (суддя Палій В.В.) порушено провадження у справі № 20/284, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 21.08.2007р. о 14:30.

В судовому засіданні 21.08.2007р. представник відповідача-2 надав відзив на позовну заяву, в якому в якому проти заявлених позовних вимог заперечував та просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог з огляду на те, що за результатами проведення експертизи заявки, поданої відповідачем-1 на реєстрацію знаку для товарів і послуг BLUE beverages», відповідачем-2 було встановлено, що заявлене відповідачем-1 позначення відповідає умовам надання правової охорони та на нього не поширюються підстави для відмови в її наданні відносно усього заявленого переліку товарів і послуг, у зв’язку з чим відповідачем-2 було прийняте рішення про реєстрацію знака BLUE beverages»та видано свідоцтво України № 70490 на ім’я відповідача-1 для товарів 30, 32, та 33 класів МКТП.

Представник позивача надав письмові пояснення по справі та подав клопотання про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, в якому зазначив перелік питань, які вважає за доцільне поставити на вирішення експерта та просив суд доручити проведення експертизи Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України. Розгляд клопотання позивача про призначення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності перенесено судом на наступне судове засідання.

В судовому засіданні 21.08.2007р., відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, була оголошена перерва до 30.08.2007р. о 16:00. 2007р., сторонам було запропоновано надати господарському суду перелік питань, які мають бути роз‘яснені судовим експертом, та визначити експертну установу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.08.2007р., відповідно до ст.ст. 66, 67, 86 Господарського процесуального кодексу України, клопотання позивача про забезпечення позову судом задоволено, з метою забезпечення позову до закінчення розгляду спору по суті:

заборонено відповідачу-1 передавати будь-якій особі (особам) право власності на свідоцтво України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг BLUE beverages»та надавати будь-якій особі (особам) дозвіл на використання свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг BLUE beverages»на підставі ліцензійного договору;

заборонено відповідачу-2 приймати рішення про внесення будь-яких змін до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг BLUE beverages», вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг «RED BLUE beverages», здійснювати публікацію відомостей щодо свідоцтва України № 70490 від 15.12.2006р. на знак для товарів і послуг BLUE beverages»в офіційному бюлетені «Промислова власність».

В судовому засіданні 30.08.2007р. представник позивача подав письмові пояснення на відзив відповідача-2 та клопотання, в якому просить доручити проведення судової експертизи одному із експертів у галузі інтелектуальної власності, які перелічені у клопотанні.

Представник відповідача-1 подав клопотання про призначення судової експертизи, в якому запропонував перелік питань на вирішення судових експертів та просив доручити проведення експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз або Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2007р. у справі № 20/284 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Провадження у справі № 20/284 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. На вирішення експерта поставлені наступні питання:

1) чи є знак для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. схожим із знаком для товарів і послуг BULL»за міжнародною реєстрацією № 883431 від 13.05.2005р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

2) чи є знак для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. схожим із знаком для товарів і послуг BULL energy drink»за міжнародною реєстрацією № 789927 від 06.06.2002р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

3) чи є товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. такими самими чи спорідненими з товарами, щодо яких діють міжнародні реєстрації № 883431 від 13.05.2005р. та № 789927 від 06.06.2002р.?

03.03.2008р. через відділ діловодства суду Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності були повернуті матеріали справи № 20/284 разом з висновком № 69/07 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності від 14.02.2008р. Експертиза проведена Сержановою Тетяною Володимирівною –завідуючою лабораторією авторського права Науково –дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін’юсту України.

Експертом надані наступні висновки:

1. Товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р., є ідентичними, тобто такими самими, щодо яких діє міжнародна реєстрація № 883431 від 13.05.2005р. Товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р., є такими самими відносно 32 класу МКТП № 789927 від 06.06.2002р.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 883431 від 13.05.2005р. настільки, що можна сплутати та ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака.

3. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789927 від 06.06.2002р. настільки, що його можна сплутати та ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2008р., відповідно до ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, поновлено провадження у справі № 20/284 у зв’язку із закінченням проведення судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності, розгляд справи призначено на 19.03.2008р. о 10:00.

Представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 в судове засідання, призначене на 19.03.2008р., не з’явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату та час розгляду справи повідомлені в установленому порядку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.03.2008р., відповідно до ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 02.04.2008р. о 10:40.

Відповідач-1 в судове засідання, призначене на 02.04.2008р., не з’явився, вимоги ухвали суду від 19.03.2008р. не виконав, про причини неявки суд не повідомив, про дату та час розгляду справи повідомлений в установленому порядку.

В судовому засіданні 02.04.2008р. представник позивача позовні вимоги підтримав повністю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2008р., відповідно до ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 15.04.2008р. о 09:15.

Представники позивача, відповідача-1 та відповідача-2 в судове засідання, призначене на 19.03.2008р., не з’явилися, про причини неявки суд не повідомили, про дату та час розгляду справи повідомлені в установленому порядку.

В судовому засіданні 15.04.2008р. представник ТОВ «Нові Продукти»подав клопотання про заміну відповідача-1 по справі його правонаступником - ТОВ «Нові Продукти»у зв’язку з реорганізацією відповідача-1 шляхом приєднання до ТОВ «Нові Продукти». Клопотання відповідача-1 про заміну сторони по справі внаслідок правонаступництва судом задоволено.

Відповідно до п. 1.2. статуту ТОВ «Нові Продукти», товариство є правонаступником щодо майна, прав та обов’язків ТОВ «Чаросвіт» в результаті реорганізації шляхом приєднання до товариства на підставі спільного протоколу зборів учасників ТОВ «Чаросвіт»та ТОВ «Нові Продукти»від 19.01.2007р. та передавального акту від 06.07.2007р.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, в разі вибуття однієї із сторін у спірному або встановленому рішенням господарського суду правовідношенні внаслідок реорганізації підприємства чи організації, господарський суд здійснює заміну цієї сторони її правонаступником, вказуючи про це у рішенні або ухвалі. Усі дії, вчинені в процесі до вступу правонаступника, є обов’язковими для нього в такій же мірі, в якій вони були б обов’язковими для особи, яку він замінив. Правонаступництво можливе на будь-якій стадії судового процесу.

В судовому засіданні 15.04.2008р. представник ТОВ «Нові Продукти»подав клопотання про призначення у справі № 20/284 повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, в якому просить проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та на вирішення експертизи поставити ті ж питання, які були поставлені на вирішення первинної експертизи. Клопотання обґрунтовано тим, що висновки проведеної у справі експертизи є неповними, необ’єктивними, необґрунтованими, а експертне дослідження проведено з численними порушеннями норм матеріального права. Розгляд клопотання ТОВ «Нові Продукти»про призначення повторної судової експертизи перенесено судом на наступне судове засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2008р., відповідно до ст.ст. 25, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, здійснено заміну відповідача-1 –Товариства з обмеженою відповідальністю «Чаросвіт»його правонаступником –Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові Продукти»(ідентифікаційний код 33234957), розгляд справи відкладено на 14.05.2008р. о 10:00.

23.04.2008р. представник позивача подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання позивача про ознайомлення з матеріалами справи судом задоволено.

В судовому засіданні 14.05.2008р. представник позивача подав письмові пояснення на клопотання відповідача-1 про призначення повторної експертизи, в яких просить суд відмовити в задоволенні клопотання відповідача-1 про призначення повторної експертизи.

Представник відповідача-1 подав клопотання про здійснення фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу. Клопотання відповідача-1 судом задоволено.

В судовому засіданні 14.05.2008р., відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, оголошувалася перерва до 22.05.2008р. о 10:30.

22.05.2008р. судове засідання не відбулося, оскільки до початку судового засідання 22.05.2008р. відповідач-1 через канцелярію суду подав клопотання про колегіальний розгляд справи № 20/284 у складі трьох суддів.

Ухвалою Заступника Голови Господарського суду м. Києва від 23.05.2008р., відповідно до ст.ст. 4-6, 86 Господарського процесуального кодексу України, ст. 24 Закону України «Про судоустрій України», клопотання відповідача-1 про призначення колегіального розгляду справи № 20/284 задоволено, призначено колегіальний розгляд справи у складі колегії суддів: Палій В.В. (головуючий), суддів Мандриченко О.В., Спичак О.М.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.05.2008р., відповідно до ст.ст. 4-6, 86 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи призначено на 25.06.2008р. о 12:00.

Відповідач-2 в судове засідання, призначене на 25.06.2008р., не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату та час розгляду справи повідомлений в установленому порядку.

В судовому засіданні 25.06.2008р. оголошувалася перерва до 02.07.2008р. о 10:00.

В судовому засіданні 02.07.2008р. оголошувалася перерва до 02.07.2008р. о 17:00.

02.07.2008р. відповідач-1 через канцелярію суду подав клопотання про відвід головуючого колегії суддів Палія В.В.

03.07.2008р. суддею Палієм В.В. була подана заступнику Голови господарського суду м. Києва заява про виведення його зі складу колегії, яка здійснює розгляд справи № 20/284, та передачу справи для розгляду у іншому складі суду у зв’язку з перебуванням судді Палія В.В. у щорічній відпустці з 07.07.2008р. по 08.08.2008р.

Ухвалою Заступника Голови Господарського суду м. Києва від 04.07.2008р., відповідно до ст.ст. 20, 86 Господарського процесуального кодексу України, клопотання про відвід судді Палія В.В. залишено без задоволення, розгляд справи доручено колегії суддів у складі: головуючий суддя Усатенко І.В., судді Мандриченко О.В. та Прокопенко Л.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.07.2008р., відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, справа прийнята до провадження, розгляд справи призначено на 21.07.2008р. о 15:30.

21.07.2008р. судове засідання не відбулося, справа № 20/284 знята зі складу справ, призначених до слухання, у зв’язку з хворобою судді Прокопенко Л.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.07.2008р., відповідно до ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи призначено на 11.09.2008р. о 15:45.

В судовому засіданні 11.09.2008р. представник відповідача-1 подав повторне клопотання про призначення повторної експертизи у справі № 20/284, в якому просить проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та на вирішення експертизи поставити ті ж питання, які були поставлені на вирішення первинної експертизи.

Представник позивача проти заявленого відповідачем-1 клопотання про призначення повторної судової експертизи заперечував.

В судовому засіданні 11.09.2008р. оголошувалася перерва до 18.09.2008р. о 14:50.

Відповідач-2 в судове засідання, призначене на 18.09.2008р., не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату та час розгляду справи повідомлений в установленому порядку.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.09.2008р., відповідно до ст.ст. 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 25.09.2008р. о 15:45, зобов’язано сторони надати обгрунтований перелік питань для постановлення їх судовому експерту відповідно до ст. 31 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.09.2008р., відповідно до ст.ст. 42, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 06.11.2008р. о 12:00, в судове засідання для дачі письмових роз’яснень щодо висновку судової експертизи № 69/07 від 14.02.2008р. викликано судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Сержанову Тетяну Володимирівну. Експерту поставлені питання, надані відповідачем-2, а саме:

1) Які однакові характерні для знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 70490, знаку товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789927, знаку товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 883431 основні ознаки мають товари 32 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки за свідоцтвом України № 70490 та за міжнародною реєстрацією № 883431?

2) Які самостійні значення має семантичний та графічний критерій при вирішенні питання щодо схожості або несхожості знаків за свідоцтвом України № 70490 та за міжнародною реєстрацією № 883431? Який з цих критеріїв (семантичний чи графічний) є вирішальним при дослідженні зазначеного питання?

3) Яке значення має дослідження елементів, що не відносяться до обсягу самостійної правової охорони знака за свідоцтвом України № 70490 (елемент everages») та знака за міжнародною реєстрацією № 883431 (елемент drinks»)?

Відповідач-2 в судове засідання, призначене на 06.11.2008р., не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату та час розгляду справи повідомлений в установленому порядку.

В судове засідання, призначене на 06.11.2008р., експерт Сержанова Т.В. не з’явилась.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 06.11.2008р., відповідно до ст.ст. 42, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи відкладено на 20.11.2008р. о 14:00, в судове засідання для дачі письмових роз’яснень щодо висновку судової експертизи № 69/07 від 14.02.2008р. викликано судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Сержанову Тетяну Володимирівну, експерту поставлені питання, надані відповідачем-2.

17.11.2008р. позивач через канцелярію суду подав клопотання про надіслання ухвали суду експерту за адресою: вул. Борщагівська, 154, оф. 421, м. Київ-03056, оскільки останній змінив місце роботи. Клопотання позивача судом задоволено.

20.11.2008р. судове засідання не відбулося, справа № 20/284 знята зі складу справ, призначених до слухання.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.11.2008р., відповідно до ст.ст. 42, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи призначено на 18.12.2008р. об 11:30, в судове засідання для дачі письмових роз’яснень щодо висновку судової експертизи № 69/07 від 14.02.2008р. викликано судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Сержанову Тетяну Володимирівну, експерту поставлені питання, надані відповідачем-2.

17.12.2008р. через канцелярію суду отримано повідомлення про неможливість з’явлення експерта Сержанової Т.В. у судове засідання, призначене на 18.12.2008р. об 11:30, та письмові пояснення щодо висновку № 69/07 від 14.02.2008р., згідно з якими:

- На питання суду «2. Які самостійні значення має семантичний та графічний критерій при вирішенні питання щодо схожості або несхожості знаків за свідоцтвом України № 70490 та за міжнародною реєстрацією № 883431? Який з цих критеріїв (семантичний чи графічний) є вирішальним при дослідженні зазначеного питання?», експертом надано наступні пояснення:

«У зв’язку з відсутністю методики проведення судових експертиз знаків для товарів і послуг Міністерства юстиції, експерти користуються загальними принципами, викладеними у Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг. У тому числі, при порівнянні словесних позначень використовуються п. 4.3.26 цих Правил:

«При встановленні схожості словесних позначень враховуються їх звукова (фонетична), графічна (візуальна), смислова (фонетична) схожість».

При дослідженні і порівнянні словесних та комбінованих знаків мають однакове значення всі критерії, а саме фонетика, семантика та графіка. Хоча семантика не завжди має місце. Це трапляється у разі наявності фантазійного (вигаданого знака). У знаках словесних чи комбінованих (графічно - словесних) у першу чергу досліджується фонетика знаку у тому числі і тому, що велике значення має слухове сприйняття знаку при сповіщенні, при звуковому використанні, наприклад, у рекламі».

- На питання суду «3. Яке значення має дослідження елементів, що не відносяться до обсягу самостійної правової охорони знака за свідоцтвом України № 40760 (елемент erages») та знака за міжнародною реєстрацією № 883431 (елемент drinks»)?», експерт надала наступну відповідь:

«При порівнянні комбінованих знаків для товарів і послуг з метою встановлення їх тотожності або схожості використовується загальний підхід, визначений правилами в п. 4.3.2.8:

«Комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряються як елементи».

При порівнянні комбінованих знаків для товарів і послуг, вони порівнюються спочатку в цілому. Після порівняння знаків в цілому можливе порівняння окремих елементів знаків, що впливають на створення загального зорового враження знака.

Елемент »та елемент drinks»не є домінуючими у знаках, що порівнюються, але вони приймають участь у створенні загального зорового враження, що має комбінований знак. Тому вони і досліджувались окремо, додатково до основних елементів».

- На питання суду «1. Які однакові характерні для знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 70490, знаку товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789927, знаку товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 883431 основні ознаки мають товари 32 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки за свідоцтвом України № 70490 та за міжнародною реєстрацією № 883431?», експерт надала відповідь:

«Основні ознаки товарів 32 класу МКТП можна визначити у назві цього класу, а саме: «Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв».

Виявлення основних ознак товарів 32 класу МКТП не є предметом дослідження і не відноситься до компетенції експерта. Тим більше, що знак за свідоцтвом України № 70490 зареєстровано для всіх товарів 32 класу МКТП».

Відповідач-1 в судове засідання, призначене на 18.12.2008р., не з’явився, 17.12.2008р. через канцелярію суду подав клопотання про розгляд клопотання відповідача-1 від 11.09.2008р. про призначення повторної судової експертизи по справі за відсутності представника відповідача-1 у зв’язку з перебуванням його у відрядженні та неможливістю з’явлення у судове засідання, призначене на 18.12.2008р. об 11:30. Клопотання відповідача-1 судом задоволено.

Відповідач-2 в судове засідання, призначене на 18.12.2008р., не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про дату та час розгляду справи повідомлений в установленому порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Дослідивши висновок судової експертизи, письмові пояснення судового експерта Сержанової Т.В., заслухавши заперечення відповідача-1 проти висновку судової експертизи № 69/07, пояснення представника позивача, судом встановлено, що висновок судової експертизи № 69/07 є необґрунтований та такий, що викликає сумнів у його правильності, оскільки експертом досліджувалися фонетика знаку, слухове сприйняття знаку при сповіщенні, при звуковому сприйнятті, проте, як вбачається зі свідоцтва № 1247, Сержанова Т.В. не є експертом, який володіє спеціальними знаннями та може досліджувати фонетику, слухове сприйняття. Крім того, експерт не надав чіткої відповіді на питання суду щодо того, яке значення має дослідження елементів, що не відносяться до обсягу самостійної правової охорони знака за свідоцтвом України № 40760 (елемент everages») та знака за міжнародною реєстрацією № 883431 (елемент drinks»).

З урахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку про необхідність призначення повторної судової експертизи в іншій експертній установі, а саме: Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.12.2008р., відповідно до ст.ст. 42, 77, 86 Господарського процесуального кодексу України, клопотання відповідача-1 про призначення повторної експертизи судом задоволено, призначено повторну судову експертизу об’єктів права інтелектуальної власності у справі № 20/284, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, та зупинено провадження у справі № 20/284 до закінчення проведення судової експертизи.

09.09.2009р. через відділ діловодства суду Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз були повернуті матеріали справи № 20/284 разом з висновком № 816 повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 30.07.2009р.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

1. Чи є знак для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. схожим із знаком для товарів і послуг BULL»за міжнародною реєстрацією № 883431 від 13.05.2005р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

2. Чи є знак для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. схожим із знаком для товарів і послуг BULL energy drink»за міжнародною реєстрацією № 789927 від 06.06.2002р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

3. Чи є товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. такими самими чи спорідненими з товарами, щодо яких діють міжнародні реєстрації № 883431 від 13.05.2005р. та № 789927 від 06.06.2002р.?

Як вбачається із висновку повторної експертизи, на підставі ст. 42 Господарського процесуального кодексу України та відповідно до п. 4.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998р. (із змінами № 965/5 від 01.06.2009р.), експерт вирішувала поставлені питання у наступній редакції та послідовності:

1. Чи є товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака BLUE beverages»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 70490 від 15.12.2006р. такими самими чи спорідненими з товарами, щодо яких здійснено міжнародні реєстрації № 883431 від 13.05.2005р. на знак BULL», № 789927 від 06.06.2002р. на знак BULL energy drink»?

2. Чи є знак BLUE beverages»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 70490 від 15.12.2006р. схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 883431 від 13.05.2005р. на знак BULL», № 789927 від 06.06.2002р. на знак ED BULL energy drink»?

3. Чи є знак BLUE beverages»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 70490 від 15.12.2006р. оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари у зв’язку з використанням знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 883431 від 13.05.2005р. на знак BULL», № 789927 від 06.06.2002р. на знак BULL energy drink»?

Як вбачається з матеріалів справи, проведення експертизи було доручено молодшому науковому співробітнику Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Климовій Н.Б.

При наданні відповіді на поставлені питання експерт дійшов наступних висновків:

1. Товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака BLUE beverages»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 70490 від 15.12.2006р. є тими самими, що і товари, щодо яких здійснено міжнародні реєстрації № 883431 від 13.05.2005р. на знак D BULL», № 789927 від 06.06.2002р. на знак BULL energy drink».

2. Знак для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 883431 від 13.05.2005р. на знак BULL», № 789927 від 06.06.2002р. на знак BULL energy drink».

3. Знак для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари у зв’язку з використанням знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 883431 від 13.05.2005р. на знак BULL», № 789927 від 06.06.2002р. на знак BULL energy drink».

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду м. Києва справу № 20/284 для подальшого розгляду передано колегії суддів: головуюча суддя Гумега О.В., судді Мандриченко О.В., Прокопенко Л.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.09.2009р., відповідно до ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, справа № 20/284 прийнята до провадженняколігії суддів, поновлено провадження у справі у зв’язку із закінченням проведення судової експертизи, розгляд справи призначено на 06.10.2009р. о 12:00.

29.09.2009р. відповідач-1 через канцелярію суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання відповідача-1 про ознайомлення з матеріалами справи судом задоволено.

30.09.2009р. позивач через канцелярію суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання позивача про ознайомлення з матеріалами справи судом задоволено.

06.10.2009р. відповідач-1 через канцелярію суду подав додаткові пояснення по справі з урахуванням висновку повторної судової експертизи, в яких просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

В судовому засіданні 06.10.2009р. відповідач-2 подав відзив на позовну заяву, в якому просить суд врахувати висновок повторної судової експертизи № 816 від 30.07.2009р. під час прийняття рішення у справі та відмовити позивачеві у задоволенні позовних вимог повністю.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 06.10.2009р., подав клопотання про призначення повторної експертизи, оскільки вважає, що висновок № 816 судової експертизи від 30.07.2009р. є таким, що зроблений з грубим порушенням порядку проведення експертизи, методики дослідження знаків для товарів і послуг, яку використовував експерт, внаслідок чого є необґрунтованим та викликає сумніви у його правильності.

Клопотання позивача про призначення повторної експертизи судом відхилено.

В судовому засіданні 06.10.2009р., відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, оголошувалася перерва до 04.11.2009р. о 12:00.

В судовому засіданні 25.09.2008 р. сторони подали спільне клопотання про продовження строку розгляду справи. Відповідне клопотання колегією суддів не розглянуте. За таких обставин, спільне клопотання сторін про продовження строків розгляду справи судом задоволено.

В судовому засіданні, призначеному на 04.11.2009 року позивач подав клопотання про залучення до участі у справі в якості іншого відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові Напої» та просив заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Нові Напої» наносити на такі товари, як алкогольні та безалкогольні напої комбіноване позначення BLUE beverages». Клопотання позивача судом відхилено з огляду на те, що позивачем не дотримано порядку зміни підстав або предмету позову, порядку з збільшення розміру позовних вимог, відповідно до ст. 22 ГПК України.

В судовому засіданні призначеному на 04.11.2009 р. суд прийшов до висновку про необхідність призначити у справі комісійну експертизу (у складі комісії експертів), з огляду на наступне.

          Відповідно до висновку № 69/07 судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності від 14.02.2008 р. експерт вказав, що товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р., є ідентичними, тобто такими самими, щодо яких діє міжнародна реєстрація № 883431 від 13.05.2005р. Товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р., є такими самими відносно 32 класу МКТП № 789927 від 06.06.2002р.; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 883431 від 13.05.2005р. настільки, що можна сплутати та ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 789927 від 06.06.2002р. настільки, що його можна сплутати та ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака.

У висновку № 816 повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 30.07.2009р. експерт вказав, що товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака BLUE beverages»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 70490 від 15.12.2006р. є тими самими, що і товари, щодо яких здійснено міжнародні реєстрації № 883431 від 13.05.2005р. на знак BULL», № 789927 від 06.06.2002р. на знак BULL energy drink»; знак для товарів і послуг ED BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 883431 від 13.05.2005р. на знак D BULL», № 789927 від 06.06.2002р. на знак BULL energy drink»; знак для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари у зв’язку з використанням знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями № 883431 від 13.05.2005р. на знак BULL», № 789927 від 06.06.2002р. на знак BULL energy drink».

          Таким чином, судові експерти на підставі одних і тих самих матеріалів справи прийшли до протилежних висновків щодо питань схожості та оманливості знаку для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006 р.

          За наведених обставин, суд приходить до висновку про необхідність призначення у справі № 20/284 комісійної експертизи (у складі комісії експертів), проведення якої суд доручає Науково - дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (м. Київ вул. Боженка, 11). На вирішення експертів поставити питання, які були поставлені перед експертами при призначенні первісної та повторної експертиз.

Керуючись ст. ст. 69, 79, 86 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1.          Продовжити строк вирішення спору.

2. Призначити комісійну судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності у справі № 20/284 (у складі комісії експертів, який визначається керівником експертної установи), проведення якої доручити Науково - дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (м. Київ вул. Боженка, 11).

3.          На вирішення комісії експертів поставити наступні питання:

- Чи є знак для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. схожим із знаком для товарів і послуг BULL»за міжнародною реєстрацією № 883431 від 13.05.2005р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

- Чи є знак для товарів і послуг BLUE beverages»за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. схожим із знаком для товарів і послуг BULL energy drink»за міжнародною реєстрацією № 789927 від 06.06.2002р. настільки, що їх можна сплутати або ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари з використанням цього знака?

- Чи є товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака за свідоцтвом України № 70490 від 15.12.2006р. такими самими чи спорідненими з товарами, щодо яких діють міжнародні реєстрації № 883431 від 13.05.2005р. та № 789927 від 06.06.2002р.?

4. Відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України, надіслати копію ухвали.

5. Ухвалу та матеріали справи № 20/284 надіслати Науково - дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (м. Київ вул. Боженка, 11).

6. Зобов'язати позивача провести попередню оплату витрат по проведенню комісійної експертизи, відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

7. Зобов‘язати експертів після проведення дослідження та підготовки письмового висновку направити належним чином засвідчені копії висновку сторонам у справі.

8. Провадження у справі № 20/284 зупинити до закінчення проведення комісійної судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності.

9. Ухвалу направити сторонам у справі.

Суддя Гумега О.В.

Суддя Мандриченко О. В.

Суддя Прокопенко Л. В.