Рішення № 6464627, 19.10.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/251 19.10.09 За позовом Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові інноваційні технології» третя особа,

яка не заявляє

самостійних вимог

на предмет спору,

на стороні відповідача: Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства

освіти і науки України

про визнання недійсним ліцензійного договору № 42/01 від 18.01.2006р., укладеного між Державним підприємством «Вугільна компанія «Краснолиманська»та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові інноваційні технології», в частині, яка стосується корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту», як правочину, вчиненого під впливом помилки

Суддя Гумега О.В.

Представники:

Від позивача: Мінкевич І.М. (довіреність № 01/11-1579 від 30.06.2009р.)

Від відповідача: Безсмертний В.Д. (довіреність № 01/09-1 від 04.09.2009р.)

Ковтуненко Є.І. (довіреність № 01/09-2 від 04.09.2009р.)

Від третьої особи: Щербина О.С. (довіреність № 16-08/4502 від 06.08.2009р.)

Картушин Д.М. (довіреність № 16-08/1035 від 24.02.2009р.)

СУТЬ СПОРУ:

Державне підприємство «Вугільна компанія «Краснолиманська»(позивач) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Нові інноваційні технології»(відповідач), в якому просить суд визнати недійсним ліцензійний договір № 42/01 від 18.01.2006р., укладений між Державним підприємством «Вугільна компанія «Краснолиманська»та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові інноваційні технології», в частині, яка стосується корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту», як правочин, вчинений під впливом помилки.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що під час укладення ліцензійного договору № 42/01 від 18.01.2006р. та додатків до нього відповідач не повідомив позивача про наявність вірогідності спору щодо новизни переданих відповідачем позивачеві об’єктів права інтелектуальної власності.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.07.2009р. порушено провадження у справі № 39/251 та призначено справу до розгляду на 07.09.2009р. о 12:20.

07.09.2009р. позивач через канцелярію суду подав заяву про збільшення позовних вимог, в якій просить суд визнати недійсним деклараційний патент України № 13399 на корисну модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта»від 15.03.2006р. як такий, що не відповідає умовам патентоздатності та визнати недійсним ліцензійний договір № 42/01 від 18.01.2006р., укладений між позивачем та відповідачем, в частині, яка стосується корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», як правочин, вчинений під впливом помилки, а також залучити до участі у розгляді спору Державний департамент інтелектуальної власності. Клопотання позивача про залучення Державного департаменту інтелектуальної власності до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, судом задоволено.

В судовому засіданні 07.09.2009р. представник позивача позовні вимоги підтримав повністю та пояснив з яких підстав заявлено позов.

Представник відповідача проти заявлених позовних вимог заперечував та подав усне клопотання про призначення судової експертизи. Клопотання відповідача про призначення судової експертизи судом задоволено.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для роз‘яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз’яснені судовим експертом.

В судовому засіданні 07.09.2009р. сторони звернулися із спільним клопотанням про продовження строків вирішення спору. Клопотання сторін судом задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2009р., відповідно до ст.ст. 27, 41, 69, 77 Господарського процесуального кодексу України, строк вирішення спору був продовжений, розгляд справи відкладено на 21.09.2009р. о 12:30 год., до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача було залучено Державний департамент інтелектуальної власності та зобов’язано сторони та третю особу надати господарському суду перелік питань, які необхідно поставити на вирішення судового експерта.

21.09.2009р. позивач через канцелярію суду подав заяву про уточнення позовних вимог, в якій, відповідно до ст. 22 Господарського процесуального кодексу України, просить суд визнати недійсним деклараційний патент України № 13399 на корисну модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта» від 15.03.2006р. як такий, що не відповідає умовам патентоздатності та визнати недійсним ліцензійний договір № 42/01 від 18.01.2006р., укладений між позивачем та відповідачем, в частині, яка стосується передачі права невиключної ліцензії на використання корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», яка захищена деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., та здійснення платежів за це:

- підпункт 1.1. пункту 1 Додаткової угоди № 1 від 25.01.2006р. за винятком останнього абзацу;

- підпункт 1.1. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.;

- в підпункті 1.2. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р. в переліку прав інтелектуальної власності словосполучення «корисна модель»;

- в підпункті 1.3. пункту 1 Додоткової угоди № 2 від 28.03.2006р. в переліку об’єктів, за використання яких виплачується роялті, словосполучення «корисної моделі»;

- підпункт 1.4. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.;

- підпункт 1.5. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.;

- пункт 2 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.,

як правочин, вчинений під впливом помилки.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 21.09.2009р., не з’явився, 21.09.2009р. через канцелярію суду надав перелік питань для розгляду експерта та подав заяву про розгляд справи без участі представника позивача. Клопотання позивача судом задоволено.

21.09.2009р. представник відповідача через канцелярію суду надав перелік питань для розгляду експерта та відзив на позовну заяву, в якому проти заявлених позовних вимог заперечував та просив суд відмовити позивачеві у задоволенні позову в повному об'ємі.

В судовому засіданні 21.09.2009р. представники відповідача та третьої особи проти заявлених позовних вимог заперечували. Представник відповідача звернувся до суду з клопотанням про залучення додаткових доказів до матеріалів справи. Клопотання відповідача судом задоволено.

Остаточне коло питань, які повині бути роз’яснені судовим експертом, визначаються судом відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.09.2009р., відповідно до ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, у справі № 39/251 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України (м. Київ, вул. Боженка, 11). На вирішення експерта поставлено питання:

- чи наявні в матеріалах справи відомості, які свідчать, що корисна модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», що охороняється деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., не відповідає умовам патентоздатності за критерієм «новизна»?

Провадження у справі № 39/251 зупинено до закінчення проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

09.10.2009р. через канцелярію суду Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності були повернуті матеріали справи № 39/251 разом з висновком № 577 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.10.2009р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2009р., відповідно до ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, поновлено провадження у справі № 39/251 у зв’язку із закінченням проведення судової експертизи, розгляд справи призначено на 19.10.2009р. о 15:40 год.

19.10.2009р. представник відповідача через канцелярію суду подав письмові пояснення по справі з урахуванням висновку судової експертизи, в яких погодився з висновком експертизи.

19.10.2009р. представник позивача через канцелярію суду подав письмові пояснення по справі з урахуванням висновку судової експертизи, в яких просить суд оцінити докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

В судовому засіданні, призначеному на 19.10.2009р., представник третьої особи надав відзив на позовну заяву, в якому проти заявлених позовних вимог заперечував та просив суд відмовити позивачеві у задоволенні позовних вимог.

В судовому засіданні 19.10.2009р. представники відповідача та третьої особи проти заявлених позовних вимог заперечували.

В судовому засіданні 19.10.2009р. за згодою представників сторін оголошувалися вступна та резолютивна частини рішення.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

18.01.2006р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Нові інноваційні технології»(відповідач) та Державним підприємством «Вугільна компанія «Краснолиманська»(позивач) був укладений ліцензійний договір № 42/01 про надання права на використання об’єкта права інтелектуальної власності, відповідно до п. 2.1. ст. 2 якого ліцензіар (відповідач) надає ліцензіату (позивач) на строк дії договору невиключну ліцензію на використання об’єктів права інтелектуальної власності на території на умовах договору. При цьому ліцензіату надається право на виготовлення (випуск), пропонування для продажу, продаж та інше введення в цивільний оборот продукту за ліцензією із використанням об’єктів права інтелектуальної власності на території.

Об’єктами права інтелектуальної власності, згідно п. 1.3. ст. 1 договору в редакції додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р. до договору, є винахід, корисна модель та сукупність ноу-хау.

Територією, згідно п. 1.8. ст. 1 договору, є територія Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська».

Винаходом, відповідно до п. 1.1. ст. 1 договору, є винахід «Спосіб розробки підземного пласта з геологічним порушенням», що захищений патентом України № 38707.

Ноу-хау, відповідно до п. 1.2. ст. 1 договору в редакції додаткової угоди № 1 від 25.01.2006р. до договору, є комерційна таємниця, сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань (досвіду), оформлених у вигляді технічної документації, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованих.

Пунктом 2 додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р. до договору було встановлено, що ліцензіар надає ліцензіату право на використання корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», що захищена патентом України на користу модель № 13399.

Сукупністю ноу-хау, відповідно до п. 1.9. ст. 1 договору в редакції додаткової угоди № 1 від 25.01.2006р. та додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р. до договору, є сукупність ноу-хау у складі:

- ноу-хау «Технологія роботи шахтних вуглевидобувних комплексів на пластах вугілля з геологічними порушеннями»до винаходу «Спосіб розробки підземного пласта з геологічним порушенням», що захищений патентом України № 38707;

- ноу-хау «Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вугільних пластів»до корисної моделі «Спосіб дегазації вугільного пласта», що захищений патентом України на корисну модель № 13399.

Пунктом 3.7.1. ст. 3 договору було передбачено, що ліцензіат зобов'язаний виплачувати ліцензіару винагороду в порядку та розмірі, передбачених договором та додатками до нього, які є невід'ємною частиною договору.

Згідно п. 6.3. ст. 6 договору, винагорода виплачується у вигляді паушального платежу та роялті.

В судовому засіданні було встановлено, що відповідач є власником деклараційного патенту № 13399 на корисну модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта»за формулою:

1. Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта, за яким вздовж вентиляційного штреку проводять ізольований від загальношахтної системи вентиляції трубопровід, який з'єднують з джерелом тяги, яким відсмоктують газ в місцях інтенсивного газовиділення, який відрізняється тим, що газ відсмоктують з розташованих періодично вздовж вентиляційного штреку дегазаційних свердловин, які бурять в газонасичену покрівлю вугільного пласта поблизу очисного вибою, що сполучають з відводами трубопроводу, з'єднаного з вакуумною насосною станцією;

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що газ відсмоктують групою вакуум-насосів, принаймні один з яких розташовують в підземних гірничих виробках;

виданого Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України 15.03.2006р. на підставі заявки відповідача № u 2005 12271 від 20.12.2005р., про що здійснено відповідну публікацію в офіційному бюлетені № 3 від 15.03.2006р.

В матеріалах справи наявний висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 15.06.2009р. № 21907/3 Державного підприємства «Український інститут промислової власності»Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, згідно з яким корисна модель за патентом № 13399 не є патентоздатною, оскільки вона не є новою (ч. 2 ст. 7 Закону) за незалежним п. 1 формули.

Наявний в матеріалах справи також акт перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська»за період з 01.01.2006р. по 30.04.2009р. від 26.06.2009р., складений Департаментом контрольно-ревізійної роботи та боротьби з корупцією Міністерства вугільної промисловості України, відповідно до якого було визначено, що проведені позивачем та отримані відповідачем оплати винагороди за використання об'єкта права інтелектуальної власності за патентом України на корисну модель № 13399 згідно з ліцензійним договором № 42/01 від 18.01.2006р. є безпідставними у зв'язку з тим, що корисна модель за патентом № 13399 не є патентоздатною, оскільки вона не є новою згідно висновку експертизи щодо умов патентоздатності від 15.06.2009р. № 21907/3.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач звернувся до суду про визнання недійсними деклараційного патенту України № 13399 на корисну модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту»від 15.03.2006р. як такого, що не відповідає умовам патентоздатності, та ліцензійного договору № 42/01 від 18.01.2006р., укладеного між позивачем та відповідачем, в частині, яка стосується передачі права невиключної ліцензії на використання корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту», яка захищена деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., та здійснення платежів за це, як правочину, вчиненого під впливом помилки.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Відповідно до ч. 1 ст. 460 Цивільного кодексу України, корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.

Згідно ч. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» № 3687-ХІІ від 15.12.1993р., правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об’єктом корисної моделі, відповідно до ч. 2 ст. 460 Цивільного кодексу України, може бути продукт (пристрій, речовина тощо) або процес у будь-якій сфері технології.

Згідно ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно із Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо), процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу. Згідно ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом.

Частиною 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»передбачено, що пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються деклараційним патентом. Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (ч. 2 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Частиною 5 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»також передбачено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, суб’єктами права інтелектуальної власності є: творець (творці) об’єкта права інтелектуальної власності (автор, виконавець, винахідник тощо) та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

Згідно ч. 1 ст. 463 Цивільного кодексу України, суб’єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель та промисловий зразок є винахідник, автор промислового зразка, інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за договором чи законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності є: право на використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності; виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; інші немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, згідно ч. 1 ст. 464 Цивільного кодексу України, є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом (ч. 2 ст. 464 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 1107 Цивільного кодексу України, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності здійснюється, зокрема, на підставі ліцензійного договору.

Згідно ч. 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом. Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін та третьої особи, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Позивач звернувся до суду про визнання недійсними деклараційного патенту України № 13399 на корисну модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту»від 15.03.2006р. як такого, що не відповідає умовам патентоздатності.

Відповідно до ч. 1 ст. 469 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Частиною 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»передбачено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону;

б) наявності у формулі винаходу (корисної моделі) ознак, яких не було у поданій заявці;

в) порушення вимог частини другої статті 37 Закону;

г) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

В силу п. 3 Постанови Верховної Ради України «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»від 23.12.1993р. № 3769-ХІІ, слід брати до уваги умови патентоздатності, визначені законодавством, що діяло на дату подання заявки № u 2005 12271 від 20.12.2005р. на корисну модель за спірним патентом № 13399.

У ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»у редакції від 22.05.2003р., що діяла на момент подання заявки № u 2005 12271 від 20.12.2005р., визначені наступні умови патентоздатності корисної моделі:

- корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною (ч. 2 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»);

- корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки (ч. 3 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»);

- корисна модель визнається промислово придатною, якщо її може бути використано у промисловості або в іншій сфері діяльності (ч. 8 ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити, чи відповідає запатентована відповідачем корисна модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту», яка захищена деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., умовам патентоздатності. Як вбачається з матеріалів справи, позовні вимоги про визнання недійсними деклараційного патенту України № 13399 на корисну модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту»від 15.03.2006р. та ліцензійного договору № 42/01 від 18.01.2006р. обґрунтовані позивачем тим, що вказана корисна модель не відповідає умовам патентоздатності за критерієм «новизна».

З метою об’єктивного вирішення спору у справі № 39/251, оскільки вказане питання належать до предмету доказування до справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом, відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

На вирішення експерта було поставлено наступне питання:

- чи наявні в матеріалах справи відомості, які свідчать, що корисна модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», що охороняється деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., не відповідає умовам патентоздатності за критерієм «новизна»?

09.10.2009р. судом одержано висновок № 577 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.10.2009р. з матеріалами справи № 39/251.

При наданні відповіді на поставлене питання експерт прийшов до висновку що у наданих на дослідження матеріалах справи відсутні відомості, які свідчать, що корисна модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», що охороняється деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., не відповідає умовам патентоздатності за критерієм «новизна».

Дослідивши висновок № 577 судової експертизи від 07.10.2009р. за правилами ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, який суд враховує в якості належного доказу у справі і оцінює за правилами оцінки доказів саме в якості висновку судової експертизи, суд вважає, що зроблені експертом висновки належним чином обґрунтовані та базуються на здійсненому судовим експертом, тобто, особою, яка володіє спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної власності, дослідженні документів, що містяться у матеріалах справи.

Здійснивши оцінку висновку № 577 у сукупності з іншими доказами, суд приходить до висновку, що вказаний висновок узгоджується з іншими залученими до матеріалів справи доказами, зокрема:

- висновком про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи, затвердженим Державним департаментом інтелектуальної власності 17.01.2006р., відповідно до якого за результатами формальної експертизи було встановлено, що заявка № u 2002 12271 від 20.12.2005р. відповідає вимогам ст. 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»;

- висновком Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України № 33/09 експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2009р., відповідно до якого корисна модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», що захищена деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., відповідає критерію новизна.

Виходячи з вищевикладеного, висновок № 577 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.10.2009р. обґрунтовано підтвердив той факт, що запатентована відповідачем корисна модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», що охороняється деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., відповідає умовам патентоздатності, в тому числі і за критерієм «новизна», а отже відповідає умовам надання правової охорони згідно ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Судом не прийнятий до уваги наявний у матеріалах справи висновок експертизи щодо умов патентоздатності від 15.06.2009р. № 21907/3 Державного підприємства «Український інститут промислової власності»Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, згідно з яким корисна модель за патентом № 13399 не є патентоздатною, оскільки вона не є новою (ч. 2 ст. 7 Закону) за незалежним п. 1 формули, з огляду на наступне.

Згідно ч. 2 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», з метою визнання деклараційного патенту недійсним будь-яка особа може подати до Установи (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі») клопотання про проведення експертизи запатентованого винаходу (корисної моделі) на відповідність умовам патентоздатності.

З матеріалів справи вбачається та підтверджується листами за вих. № 6441/1 від 25.05.2009р., направленим Державним підприємством «Український інститут промислової власності»Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на адресу відповідача та за вих. № 6442/1 від 25.05.2009р., направленим на адресу Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави, Державним підприємством «Український інститут промислової власності»Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за клопотанням Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави була проведена експертиза корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», що охороняється деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., щодо умов її патентоздатності.

Як вже зазначалося, згідно висновку вказаної експертизи від 15.06.2009р. за № 21907/3 корисна модель за патентом № 13399 не є патентоздатною, оскільки вона не є новою (ч. 2 ст. 7 Закону) за незалежним п. 1 формули.

Відповідно до п. 2 оглядового листа Вищого господарського суду України від 30.06.2009р. № 01-08/411/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)», експертні висновки державного підприємства «Український інститут промислової власності» не мають обов'язкового характеру ні для особи, яка звертається до суду з приводу визнання оспорюваного патенту недійсним, ані для суду, який розглядає відповідну справу.

Суд погоджується з викладеним у висновку № 577 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.10.2009р., наданому Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Академії правових наук України, твердженнями судового експерта про те, що:

при проведенні експертизи експертами Державного підприємства «Український інститут промислової власності» у використаному ними стандарті «Дегазация угольных шахт. Требования к способам и схемы дегазации»СОУ 10.1.00174088.001-2004 виявлено лише одне технічне рішення (п. 6.2.1. стандарту), з якого, на їхню думку, відома сукупність суттєвих ознак корисної моделі, тоді як вказаний стандарт не містить опису технічного рішення, з якого була б відомою вся сукупність ознак формули корисної моделі за деклараційним патентом України № 13399;

інформація, викладена у використаному експертами Державного підприємства «Український інститут промислової власності»стандарті «Дегазация угольных шахт. Требования к способам и схемы дегазации»СОУ 10.1.00174088.001-2004, не спростовує новизну корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», що охороняється деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р.;

експертами Державного підприємства «Український інститут промислової власності»при проведенні експертизи не враховувалися положення п. 6.5.2.8 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002р. № 197, відповідно до якого, якщо заявлений винахід визнано новим відносно незалежного (незалежних) пункту (пунктів) формули, то перевірку новизни відносно відповідних залежних пунктів формули не проводять, і при наявності висновку щодо невідповідності корисної моделі за деклараційним патентом України № 13399 критерію новизни відносно незалежного пункту формули не була здійснена перевірка новизни відносно відповідних залежних пунктів формули, що й призвело до надання висновку за результатами проведення неповного дослідження.

Крім того, суд вважає за необхідне зазначити, що спеціалісти, якими було складено відповідний висновок, не попереджалися судом про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України за надання завідомо неправдивих висновків та за відмову без поважних причин від виконання своїх обов’язків.

З урахуванням вищевикладеного, при винесенні рішення судом відхилені та не прийняті в якості доказів невідповідності корисної моделі за патентом № 13399 умовам патентоздатності за критерієм «новизна»також наявні в матеріалах справи:

- лист за вих. № 311-22/11-1-244 від 24.04.2009р., направлений Інститутом геотехнічної механіки НАН України на адресу Департаменту контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України, відповідно до якого корисна модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», описана в патенті № 13399, не є нова, давно відома і застосовується згідно з галузевим стандартом СОУ 10.1.00174088.001-2004;

- лист Управління організації державного нагляду за охороною надр, геолого-маркшейдерськими роботами та переробкою корисних копалин Держгірпромнагляду України від 21.04.2009р. на адресу Департаменту контр розвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України, відповідно до якого патент № 13399 містить давно відомий спосіб дегазації, що використовувався до 20.12.2005р. і ніякої новизни в собі не несе.

З урахуванням наданих сторонами доказів у справі та висновку № 577 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.10.2009р., який є належним засобом доказування, суд приходить до висновку, що корисна модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту»за деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р. відповідає умовам патентоздатності за критерієм «новизна», отже відсутні передбачені ч. 2 ст. 7 та п. «а»ч. 1 ст. 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»правові підстави для визнання патенту України № 13399 на корисну модель недійсним.

За таких обставин вимоги позивача про визнання недійсним деклараційного патенту України № 13399 на корисну модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту»від 15.03.2006р. як такого, що не відповідає умовам патентоздатності є необґрунтованими та не підлягають задоволенню.

Позивач звернувся до суду про визнання недійсним ліцензійного договору № 42/01 від 18.01.2006р., укладеного між позивачем та відповідачем, в частині, яка стосується передачі права невиключної ліцензії на використання корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту», яка захищена деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., та здійснення платежів за це:

- підпункт 1.1. пункту 1 Додаткової угоди № 1 від 25.01.2006р. за винятком останнього абзацу;

- підпункт 1.1. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.;

- в підпункті 1.2. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р. в переліку прав інтелектуальної власності словосполучення «корисна модель»;

- в підпункті 1.3. пункту 1 Додоткової угоди № 2 від 28.03.2006р. в переліку об’єктів, за використання яких виплачується роялті, словосполучення «корисної моделі»;

- підпункт 1.4. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.;

- підпункт 1.5. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.;

- пункт 2 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.,

як правочину, вчиненого під впливом помилки.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 Цивільного кодексу України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Згідно ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України, підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою ст. 203 Цивільного кодексу України.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин) (ч. 3 ст. 215 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 229 Цивільного кодексу України, якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним. Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, встановлених законом.

Згідно п. 13 Роз’яснення Вищого арбітражного суду від 12.03.1999р. № 02-5/111 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із визнанням угод недійсними», під помилкою слід розуміти таке неправильне сприйняття стороною за угодою предмета чи інших істотних умов угоди, що вплинуло на її волевиявлення, за відсутності якого можна вважати, що угода не була б укладена. Помилка повинна мати суттєве значення, зачіпати природу угоду або такі якості її предмета, які значно знижують можливість його використання за призначенням.

У листі Верховного Суду України від 24.11.2008р. також зазначено, що воля особи до вчинення правочину і результат правочину не узгоджуються в разі помилки, якщо вона має істотне значення. Такими є помилки щодо правової природи правочину, його змісту, предмета, ціни, сторони, якості об'єкта тощо. Істотною може вважатись помилка, наслідки якої взагалі неможливо усунути або для їх усунення стороні, яка помилилася, необхідно здійснити значні витрати. Найчастіше хибне сприйняття стосується правової природи та предмета правочину, що може виникнути при визначенні тотожності предмета або його якості. Обставини, щодо яких помилилася сторона правочину, мають існувати або, навпаки, бути відсутніми саме на момент вчинення правочину. Сторона на підтвердження своїх вимог про визнання правочину недійсним повинна довести, що така помилка насправді мала місце, тобто надати докази, які б свідчили про її помилку щодо істотних обставин правочину.

Як було встановлено в судовому засіданні, за твердженням позивача, під час укладення ліцензійного договору № 42/01 від 18.01.2006р. він помилився щодо обставин, які мають істотне значення, а саме: щодо новизни корисної моделі за деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., на використання якої він придбав невиключну ліцензію.

Як вже зазначалося, в процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що в матеріалах справи відсутні відомості, які свідчать, що корисна модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласта», що охороняється деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., не відповідає умовам патентоздатності за критерієм «новизна».

За таких обставин є необгрунтованими та не підлягають задоволенню вимоги позивача про визнання недійсним ліцензійного договору № 42/01 від 18.01.2006р., укладеного між позивачем та відповідачем, в частині, яка стосується передачі права невиключної ліцензії на використання корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту», яка захищена деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., та здійснення платежів за це:

- підпункт 1.1. пункту 1 Додаткової угоди № 1 від 25.01.2006р. за винятком останнього абзацу;

- підпункт 1.1. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.;

- в підпункті 1.2. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р. в переліку прав інтелектуальної власності словосполучення «корисна модель»;

- в підпункті 1.3. пункту 1 Додоткової угоди № 2 від 28.03.2006р. в переліку об’єктів, за використання яких виплачується роялті, словосполучення «корисної моделі»;

- підпункт 1.4. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.;

- підпункт 1.5. пункту 1 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.;

- пункт 2 Додаткової угоди № 2 від 28.03.2006р.,

як правочину, вчиненого під впливом помилки.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Предметом розгляду справи є визнання недійсними деклараційного патенту України № 13399 на корисну модель «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту»від 15.03.2006р. з підстав невідповідності вказаної корисної моделі умовам патентоздатності за критерієм «новизна»та ліцензійного договору № 42/01 від 18.01.2006р. в частині, яка стосується передачі права невиключної ліцензії на використання корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту», яка захищена деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р., та здійснення платежів за це, як правочину, вчиненого під впливом помилки.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов’язок доведення факту невідповідності корисної моделі за деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р. умовам патентоздатності за критерієм «новизна» повинен бути покладений на позивача.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що відповідачем належними засобами доказування був доведений факт відповідності корисної моделі «Спосіб дегазації газоносного вугільного пласту»за деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р. умовам патентоздатності за критерієм «новизна», тоді як належних доказів на спростування тверджень відповідача позивач не надав.

На підставі матеріалів справи та з урахуванням висновків № 577 судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 07.10.2009р. суд зазначає, що надані позивачем докази невідповідності корисної моделі, що охороняється деклараційним патентом України № 13399 від 15.03.2006р. умовам патентоздатності, передбаченим ст. 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», не можуть вважатися належними.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, при відмові в позові витрати по сплаті державного мита розмірі 170,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 315,00 грн. та витрати на проведення судової експертизи в розмірі 10134,00 грн. покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя                                                                                 Гумега О.В.

Дата підписання

повного тексту рішення

21.10.09 року