Рішення № 5981012, 27.07.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/5127.07.09 За позовом Компанії «Еластогран ГмбХ»(Elastogran GmbH) до 1) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю Науково виробничого підприємства «Техсервіс»

про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 58120 недійсним частково

Суддя Гумега О.В.

Представники:

Від позивача: Радомський В.С. (дов. за реєстровим № 4608-к від 03.10.2007р.)

Від відповідача-1: Постоялкіна О. В.

Від відповідача-2: не зявилися

СУТЬ СПОРУ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю Науково виробничого підприємства «Техсервіс»(відповідач-2) про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 58120 недійсним частково, а саме у відношенні товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

Позивач також просить суд зобовязати відповідача-1 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України № 58120 на знак недійсним частково, а саме у відношенні товарів 17 класу МКТП та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем-1 на підставі поданої відповідачем-2 24.02.2004р. заявки № 2004021822 здійснена державна реєстрація знака «ЭЛАСТОМЕТ»для маркування товарів 17 та послуг 37 та 40 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП) та видано відповідне свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 58120 від 16.01.2006р. на імя відповідача-2, однак оспорюваний знак є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками, зареєстрованими на імя позивача раніше подання відповідачем-2 заявки на реєстацію оспорюваного знака, а саме: »за свідоцтвом України № 3747; »за міжнародною реєстрацією № 623127; OРAN»за міжнародною реєстрацією № 633775; СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779; » за міжнародною реєстрацією № 634381; STOPOR»за міжнародною реєстрацією № 634385; STOLIT»за міжнародною реєстрацією № 635007; »за міжнародною реєстрацією № 635545; L»за міжнародною реєстрацією № 647280; »за міжнародною реєстрацією № 782569; ASTOCOOL»за міжнародною реєстрацією № 811194 для таких самих або споріднених з ними товарів і може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар з використанням вищевказаних знаків для товарів і послуг, зареєстрованих на імя позивача.

Позивач вважає, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 58120 від 16.01.2006 року підлягає визнанню недійсним частково у відношенні всіх товарів 17 класу МКТП, оскільки зареєстрований ним знак «ЭЛАСТОМЕТ»не відповідає умовам наданням правової охорони у відношенні товарів 17 класу МКТП з огляду на наступне.

За твердженням позивача, зареєстровані на імя позивача знаки за свідоцтвом України № 3747 та за міжнародними реєстраціями № 623127, № 633775, № 633779, № 634381, № 634385, № 635007, № 635545, № 647280, № 782569, № 811194, діючими на території України, становлять серію зареєстрованих для товарів 1 та 17 класів МКТП знаків із загальною початковою частиною O-», яка свідчить про загальне їх походження та належність позивачу компанії «Еластогран ГмбХ»(Elastogran GmbH), а зареєстрований на імя відповідача-2 знак «ЭЛАСТОМЕТ», призначений для маркування у тому числі товарів 17 класу МКТП, в цілому асоціюється із серією вищевказаних знаків із загальною початковою частиною », зареєстрованих на імя позивача, та є схожим настільки, що його можна сплутати із серією знаків позивача, отже позначення «ЭЛАСТОМЕТ»є оманливим або здатним вводити споживачів в оману щодо походження товарів, маркованих вказаним знаком.

В обґрунтування своїх вимог щодо схожості серії позначень із загальною початковою частиною », зареєстрованих за заявою позивача, та «ЭЛАСТОМЕТ», зареєстрованого за заявою відповідача-2, позивач вказує на схожість словесного позначення вказаних знаків, зокрема, на їх звукову (фонетичну), графічну (візуальну) та смислову (семантичну) схожість.

Крім того, в обґрунтування тотожності та спорідненості товарів 17 класу МКТП, для яких зареєстровано на імя відповідача-2 знак «ЭЛАСТОМЕТ»та товарів 17 класу МКТП, для яких на імя позивача яких зареєстровані знаки із загальною початковою частиною LASTO-», позивач стверджує, що вказані товари відносяться до однакового роду (виду), мають однакове призначення, однаковий вид матеріалу, однакові канали збуту та коло споживачів.

Відповідач-2 у відзиві просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити з огляду на те, що заявлене відповідачем-2 позначення «ЭЛАСТОМЕТ»на дату подання заявки 24.02.2004р. повністю відповідало умовам надання правової охорони у відповідності до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні охорони через схожіть з іншими зареєстрованими знаками, оскільки серед зареєстрованих на імя позивача знаків із загальною початковою частиною »немає жодного подібного до знаку «ЭЛАСТОМЕТ» ані фонетично, ані семантично, ані графічно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2007р. порушено провадження у справі № 39/51, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 04.10.2007р.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 04.10.2007р., зявився, вимоги ухвали суду від 17.09.2007р. виконав, позовні вимоги підтримав повністю та пояснив, з яких підстав заявлено позов.

Представник відповідача-1 в судове засідання, призначене на 04.10.2007р., зявився, вимоги ухвали суду від 17.09.2007р. виконав, проти заявлених позовних вимог заперечував та просив суд відмовити позивачеві у задоволенні позову.

Представники відповідача-2 в судове засідання, призначене на 04.10.2007р., зявилися, вимоги ухвали суду від 17.09.2007р. виконали, надали відзив на позовну заяву, в якому проти заявлених позовних вимог заперечували та просили суд відмовити позивачеві у задоволенні позову.

В судовому засіданні 04.10.2007р. представники позивача подали клопотання про проведення судової експертизи.

Заслухавши пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі судової експертизи обєктів інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, для розяснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути розяснені судовим експертом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.10.2007р. у звязку з необхідністю призначення судової експертизи, відповідно до ст.ст. 41, 77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи було відкладено на 15.10.2007р. та зобовязано сторони надати господарському суду перелік питань, які мають бути розяснені судовим експертом.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в судове засідання, призначене на 15.10.2007р., не зявилися, вимоги ухвали від 04.10.2007р. не виконали, наданим їм правом не скористалися та не надали суду переліку питань, що повинні бути поставлені перед судовим експертом, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце розгляду справи повідомлені у встановленому порядку.

В судовому засіданні 15.10.2007р. позивач надав суду перелік питань для розяснення судовим експертом та запропонував доручити проведення судової експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.2007р. у справі № 39/51 призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено експерту Дорошенку О.Ф. Провадження у справі № 39/51 зупинено до закінчення проведення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

16.10.2007р. відповідач-2 через канцелярію суду подав перелік питань на вирішення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності.

04.06.2009р. через канцелярію суду Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності були повернуті матеріали справи № 39/51 разом з висновком № 376 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 20.05.2009р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2009р. поновлено провадження у справі № 39/51 у звязку із закінченням проведення судової експертизи обєктів інтелектуальної власності, розгляд справи призначено на 06.07.2009р.

30.06.2009р. представник відповідача-1 через канцелярію суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання відповідача-1 про ознайомлення з матеріалами справи судом задоволено.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 06.07.2009р., зявився, вимоги ухвали суду від 12.06.2009р. виконав, подав клопотання про залучення до матеріалів справи письмових пояснень по справі з урахуванням висновку експертизи та доказів оплати за проведення судової експертизи. Клопотання позивача про долучення до матеріалів справи додаткових доказів судом задоволено.

Представник відповідача-1 в судове засідання, призначене на 06.07.2009р., зявився, вимоги ухвали суду від 12.06.2009р. не виконав, письмових пояснень по справі з урахуванням висновку експертизи не надав, в судовому засіданні подав клопотання про відкладення розгляду справи для підготовки письмових пояснень по справі з урахуванням висновку експертизи. Клопотання відповідача-1 про відкладення розгляду справи судом задоволено.

Відповідач-2 в судове засідання, призначене на 06.07.2009р., не зявився, вимоги ухвали від 12.06.2009 р. не виконав, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому порядку.

Ухвалою суду від 06.07.2009р., відповідно до ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи було відкладено на 27.07.2009р.

В судовому засіданні, призначеному на 27.07.2009 року позивач позовні вимоги підтримав повністю. Відповідач -1 проти задоволення позовних вимог заперечував.

Відповідач-2 в судове засідання, призначене на 27.07.2009 року не зявився.

В судовому засіданні, призначеному на 27.07.2009р., за згодою представників позивача та відповідача -1 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Відповідно до ст. 75 Господарського процесуального кодексу України, справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач на території України володіє наступними знаками для товарів і послуг:

- »за свідоцтвом України № 3747 від 28.02.1994р., заявка на який подана 29.11.1974р., призначеним для маркування товарів 1, 7, 12 та 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 623127 від 02.08.1994р., яка діє на території України з 25.06.1997р., у тому числі для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- РAN»за міжнародною реєстрацією № 633775 від 24.02.1995р., яка діє на території України з 25.06.1997р., у тому числі для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779 від 24.02.1995р., яка діє на території України з 02.07.1997р. для товарів 1 класу МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 634381 від 08.03.1995р., яка діє на території України з 25.06.1997р. для товарів 1 класу МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 634385 від 08.03.1995р., яка діє на території України з 11.03.1996р., у тому числі для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 635007 від 24.02.1995р., яка діє на території України з 02.07.1997р. для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 635545 від 08.03.1995р., яка діє на території України з 02.07.1997р. для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 647280 від 08.03.1995р., яка діє на території України з 19.03.1997р., у тому числі для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 782569 від 04.06.2002р., яка діє на території України з 04.06.2002р. для товарів 1 класу МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 811194 від 19.08.2003р., яка діє на території України з 19.08.2003р. для товарів 1 та 17 класів МКТП.

В судовому засіданні було встановлено, що міжнародні реєстрації знаків № 623127, № 633775, № 633779, № 634381, № 634385, № 635007, № 635545, № 647280, № 782569, № 811194 здійснені відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Закон України «Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків»від 01.06.2000 року № 1763-III).

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем-1 за результатами експертизи на імя відповідача-2 було зареєстровано знак для товарів і послуг «ЭЛАСТОМЕТ», призначений для маркування наступних товарів та послуг:

17 класу МКТП «азбестова основа; азбестові запобіжні заслони; азбестові обкладки; азбестові плити; азбестові покриви; амортизатори гумові; арматура трубопровідна для стисненого повітря неметалева; армувальні матеріали неметалеві до труб; водонепроникні защільники; вуглецеві волокна, крім текстильних; матеріали, частково оброблені, на гальмові накладки; гумові, каучукові муфти для захисту деталей машин; діелектрики (ізолятори); зєднини неметалеві до труб; зєднувальні рукави до радіаторів транспортних засобів; речовини для захисту будівель від вологості і сирості; защільнювальні речовини до зєднин; ізолятори до електропередавальних ліній; ізоляційні матеріали; ізоляційні стрічки і смуги; каучук, сирий або частково оброблений; клапани гумові; конопатильні матеріали; латекс (каучук); листи целофанові, крім пакувальних; нетеплопровідні теплозберігільні матеріали; матеріали (перекладки, набивки) гумові або пластмасові для пакування; пластмаси, частково оброблені; пластмасові плівки, крім пакувальних; поливальні шланги; синтетичний каучук; теплоізоляційні матеріали; ударопоглиначі гумові; форми ебонітові; гумові матеріали для відновлювання шинних протекторів; шланги з текстильних матеріалів; шнури гумові»;

37 класу МКТП «технічне доглядання і лагодження автомобілів; будівельне защільнювання; відновлювання двигунів, повністю зношених або частково зруйнованих; відновлювання протекторів шин; вулканування шин (лагодження); інформування щодо лагодження; протикорозійне обробляння»;

40 класу МКТП «вулканування (обробляння матеріалів); обробляння металів; покривання металами; покривання гумою»;

заявка на реєстрацію якого № 2004021822 була подана 24.02.2004р., свідоцтво України № 58120 видане 16.01.2006р., охорона діє з 24.02.2004р. до 24.02.2014р., а публікація про видачу свідоцтва була здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 1 від 16.01.2006р.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

- чи є позначення «ЭЛАСТОМЕТ», зареєстроване на імя відповідача-2, схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованими на імя позивача знаками із загальною початковою частиною »;

- чи є позначення «ЭЛАСТОМЕТ»оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар з використанням знаків із загальною початковою частиною », зареєстрованих на імя позивача;

- чи є товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака «ЭЛАСТОМЕТ», тими самими чи спорідненими з товарами, щодо яких зареєстровано знаки із загальною початковою частиною »на імя позивача.

З метою обєктивного вирішення спору у справі № 39/51, оскільки вказані питання належать до предмету доказування до справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом, відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, призначено судову експертизу обєктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено експерту Дорошенку О.Ф.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

1. Чи є позначення «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58120 для товарів 17 класу МКТП схожим настільки, що його можна сплутати із знаками »за свідоцтвом України № 3747; »за міжнародною реєстрацією № 623127; РAN»за міжнародною реєстрацією »за свідоцтвом України № 3747; »за міжнародною реєстрацією № 623127; OРAN»за міжнародною реєстрацією № 633775; СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779; » за міжнародною реєстрацією № 634381; STOPOR»за міжнародною реєстрацією № 634385; LIT»за міжнародною реєстрацією № 635007; »за міжнародною реєстрацією № 635545; »за міжнародною реєстрацією № 647280; »за міжнародною реєстрацією № 782569; OOL»за міжнародною реєстрацією № 811194 633775; СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779; OFLEX»за міжнародною реєстрацією № 634381; R»за міжнародною реєстрацією № 634385; LASTOLIT»за міжнародною реєстрацією № 635007; »за міжнародною реєстрацією № 635545; ELL»за міжнародною реєстрацією № 647280; »за міжнародною реєстрацією № 782569; »за міжнародною реєстрацією № 811194?

2. Чи є позначення «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58120 для товарів 17 класу МКТП оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар з використанням знаків для товарів і послуг »за свідоцтвом України № 3747; »за міжнародною реєстрацією № 623127; РAN»за міжнародною реєстрацією № 633775; СОAТ» за міжнародною реєстрацією № 633779; STOFLEX»за міжнародною реєстрацією № 634381; »за міжнародною реєстрацією № 634385; »за міжнародною реєстрацією № 635007; ASTOFOAM»за міжнародною реєстрацією № 635545; »за міжнародною реєстрацією № 647280; »за міжнародною реєстрацією № 782569; L»за міжнародною реєстрацією № 811194?

3. Чи є товари, щодо яких здійснено реєстрацію знака «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58120 (для товарів 17 класу МКТП) тими самими чи спорідненими з товарами, щодо яких зареєстровано знаки:

- »за свідоцтвом України № 3747 від 28.02.1994р., заявка на який подана 29.11.1974р. для товарів 1, 7, 12, 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 623127 від 02.08.1994р., яка діє на території України з 25.06.1997р., у тому числі для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- РAN»за міжнародною реєстрацією № 633775 від 24.02.1995р., яка діє на території України з 25.06.1997р., у тому числі для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779 від 24.02.1995р., яка діє на території України з 02.07.1997р. для товарів 1 класу МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 634381 від 08.03.1995р., яка діє на території України з 25.06.1997р. для товарів 1 класу МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 634385 від 08.03.1995р., яка діє на території України з 11.03.1996р., у тому числі для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 635007 від 24.02.1995р., яка діє на території України з 02.07.1997р. для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 635545 від 08.03.1995р., яка діє на території України з 02.07.1997р. для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 647280 від 08.03.1995р., яка діє на території України з 19.03.1997р., у тому числі для товарів 1 та 17 класів МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 782569 від 04.06.2002р., яка діє на території України з 04.06.2002р. для товарів 1 класу МКТП;

- »за міжнародною реєстрацією № 811194 від 19.08.2003р., яка діє на території України з 19.08.2003р. для товарів 1 та 17 класів МКТП?

04.06.2009р. судом одержано висновок № 376 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 20.05.2009р. з матеріалами справи № 39/51.

Як вбачається із висновку експертизи, відповідно до п. 4.12. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998р., експерт вважав за доцільне вирішувати поставлені питання у наступній редакції:

1. Чи є позначення «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58120 для товарів 17 класу МКТП схожим настільки, що його можна сплутати із знаками »за свідоцтвом України № 3747; »за міжнародною реєстрацією № 623127; РAN»за міжнародною реєстрацією № 633775; TOPOR»за міжнародною реєстрацією № 634385; IT»за міжнародною реєстрацією № 635007; «ELASTOFOAM»за міжнародною реєстрацією № 635545; »за міжнародною реєстрацією № 647280; »за міжнародною реєстрацією № 811194; СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779; ASTOFLEX»за міжнародною реєстрацією № 634381; »за міжнародною реєстрацією № 782569?

2. Чи є позначення «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58120 для товарів 17 класу МКТП оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар з використанням знаків для товарів і послуг »за свідоцтвом України № 3747; »за міжнародною реєстрацією № 623127; РAN»за міжнародною реєстрацією № 633775; »за міжнародною реєстрацією № 634385; TOLIT»за міжнародною реєстрацією № 635007; »за міжнародною реєстрацією № 635545; »за міжнародною реєстрацією № 647280; ASTOCOOL»за міжнародною реєстрацією № 811194; СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779; LEX»за міжнародною реєстрацією № 634381; »за міжнародною реєстрацією № 782569?

При наданні відповіді на поставлені питання експерт дійшов наступних висновків:

1. Позначення «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58120 для товарів 17 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками: lastogran»за свідоцтвом України № 3747; «ELASTOGRAN»за міжнародною реєстрацією № 623127; РAN»за міжнародною реєстрацією № 633775; »за міжнародною реєстрацією № 634385; ASTOLIT»за міжнародною реєстрацією № 635007; »за міжнародною реєстрацією № 635545; LL»за міжнародною реєстрацією № 647280; «ELASTOCOOL»за міжнародною реєстрацією № 811194; СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779; OFLEX»за міжнародною реєстрацією № 634381; »за міжнародною реєстрацією № 782569.

2. Позначення «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58120 для товарів 17 класу МКТП є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар з використанням знаків для товарів і послуг: «Elastogran»за свідоцтвом України № 3747; »за міжнародною реєстрацією № 623127; РAN»за міжнародною реєстрацією № 633775; OPOR»за міжнародною реєстрацією № 634385; »за міжнародною реєстрацією № 635007; ASTOFOAM»за міжнародною реєстрацією № 635545; »за міжнародною реєстрацією № 647280; OOL»за міжнародною реєстрацією № 811194; СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779; »за міжнародною реєстрацією № 634381; TOSTAB»за міжнародною реєстрацією № 782569.

Позивач висновок судової експертизи підтримав та зазначив, що він відповідає вимогам, встановленим відповідно до положень ст. 41 та ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, містить обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання, не викликає сумнівів у його правильності та відповідає іншим матеріалам справи.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, повязані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, повязаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший обєкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До обєктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків (Закон України «Про приєднання України до Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків»від 01.06.2000 року № 1763-III), товарний знак, який має міжнародну реєстрацію, з дати реєстрації в Міжнародному бюро користується такою ж охороною в кожній із заявлених країн, як і знаки, що зареєстровані в цій країні за національною процедурою.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач звернувся до суду про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 58120 недійсним частково, а саме у відношенні товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва України № 58120 від 16.01.2006р. та копій матеріалів заявки № 2004021822 за цим свідоцтвом, датою подання заявки на реєстрацію знаку «ЭЛАСТОМЕТ»є 24.02.2004р., отже відповідність заявленого на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна була визначатися відповідачем-1 згідно редакції Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 22.05.2003 року.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003 року, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003 року.

Зокрема, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003р.).

Крім того, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003р.).

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116, згідно з п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг та із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна (в тому числі, міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою). Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

На дату винесення рішення в Україні чинний Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.).

Згідно п. «а»ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.), свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У вирішенні спорів, повязаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для зясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, судом призначено експертизу обєктів інтелектуальної власності у справі № 39/51, яку доручено провести експерту Дорошенку О.Ф.

Згідно з висновком № 376 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 20.05.2009р., який суд враховує в якості належного доказу у справі і оцінює за правилами оцінки доказів саме в якості висновку судової експертизи, підтверджується, що:

позначення «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58120 для товарів 17 класу МКТП є схожим настільки, що його можна сплутати із знаками: togran»за свідоцтвом України № 3747; STOGRAN»за міжнародною реєстрацією № 623127; РAN»за міжнародною реєстрацією № 633775; R»за міжнародною реєстрацією № 634385; LASTOLIT»за міжнародною реєстрацією № 635007; »за міжнародною реєстрацією № 635545; ELL»за міжнародною реєстрацією № 647280; »за міжнародною реєстрацією № 811194; СОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779; TOFLEX»за міжнародною реєстрацією № 634381; »за міжнародною реєстрацією № 782569;

позначення «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 58120 для товарів 17 класу МКТП є таким, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар з використанням знаків для товарів і послуг: stogran»за свідоцтвом України № 3747; ASTOGRAN»за міжнародною реєстрацією № 623127; РAN»за міжнародною реєстрацією № 633775; R»за міжнародною реєстрацією № 634385; LASTOLIT»за міжнародною реєстрацією № 635007; OFOAM»за міжнародною реєстрацією № 635545; »за міжнародною реєстрацією № 647280; »за міжнародною реєстрацією № 811194; ASTOСОAТ»за міжнародною реєстрацією № 633779; »за міжнародною реєстрацією № 634381; TAB»за міжнародною реєстрацією № 782569.

Виходячи з вищевикладеного, висновок № 376 судової експертизи обєктів інтелектуальної власності від 20.05.2009р. обґрунтовано підтвердив той факт, що оспорюваний знак «ЭЛАСТОМЕТ»за свідоцтвом України № 58120 частково не відповідає умовам надання правової допомоги, як передбачено ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Таким чином, на підставі вивчених матеріалів справи, результатів експертизи (експертний висновок № 376 від 20.05.2009р.) та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 58120 від 16.01.2006 року підлягає визнанню недійсним частково у відношенні товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг.

За таких обставин вимоги позивача про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 58120 недійсним частково, а саме у відношенні товарів 17 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду про зобовязання відповідача-1 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України № 58120 на знак недійсним частково, а саме у відношенні товарів 17 класу МКТП та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.).

За таких обставин, вимоги позивача про зобовязання відповідача-1 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України № 58120 на знак недійсним частково, а саме у відношенні товарів 17 класу МКТП та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що позивач належними засобами доказування довів обставини, на які він посилається як на підставу своїх позовних вимог, тоді як відповідач-1 та відповідач-2 належних доказів на спростування тверджень позивача не надали.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Згідно п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

За таких обставин на відповідача-2 покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 118,00 грн. та витрат за проведення судової експертизи в розмірі 8100,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позовні вимоги задовольнити повністю.

Визнати свідоцтво України № 58120 на знак «ЭЛАСТОМЕТ», зареєстроване на імя Товариства з обмеженою відповідальністю Науково виробниче підприємство «Техсервіс» недійсним частково, а саме у відношенні товарів 17 класу МКТП.

Зобовязати Державний департамент інтелектуальної власності (Україна, 03680, м. Київ, вул. Урицького, 45) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтва України № 58120 на знак недійсним частково, а саме у відношенні товарів 17 класу МКТП та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Науково виробниче підприємство «Техсервіс»(49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, просп. Гагаріна, 133, кв. 4; ідентифікаційний код 23944353, р/р 26000110525003 у відділенні «Будинок Губернатора»ПриватБанку, МФО 305299), а у разі відсутності коштів, з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Еластогран ГмбХ (Elastogran GmbH) (Еластогранштр. 60, 49440 Лемфьорде, Німеччина (Elastogranstr. 60, 49440 Lemfцrde, Germany), 85,00 (вісімдесят пять) грн. 00 коп. державного мита, 118,00 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 8100,00 (вісім тисяч сто) грн. 00 коп. витрат на проведення судової експертизи.

Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст. 84 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Гумега О. В.

Дата підписання рішення

28.07.2009 року