Рішення № 58704348, 17.06.2016, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з цивільних справ Апеляційного суду м. Києва в складі: головуючого: Соколової В.В.

суддів: Поливач Л.Д., Невідомої Т.О.

при секретарі Меженко А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Солом'янського районного суду м. Києва від 21.08.2015 у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Хладопром» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним повністю свідоцтв на знак для товарів і послуг, -

В С Т А Н О В И Л А:

У вересні 2014 року позивач звернувся до суду із вищезазначеним позовом, в якому просив суд визнати недійсним повністю Свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № НОМЕР_1 від 26.04.2010 та Свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за № НОМЕР_2 від 26.04.2010, зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - ДСІВУ) внести відомості про визнання недійсними повністю вищезазначених свідоцтв до відповідного Державного реєстру та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність», мотивуючи свої вимоги наступним.

Відкрите акціонерне товариство «Київський холодокомбінат №2» подало заявку на реєстрацію знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» ще 22.02.1999, в той час як відповідач ОСОБА_1 з відповідними заявками на реєстрацію знаків для товарів і послуг на «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» до ДСІВУ звернувся лише 04.07.2008.

Відповідно і реєстрація ДСІВУ торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» відбулася значно раніше із видачею свідоцтва на знак для товарів і послуг (16.04.2001), аніж «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» (26.04.2010), відтак представники позивача наполягають на тому, що з 2001 року діють виключно права позивача на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», що відповідно до положень Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надає останньому виключних прав використовувати зазначену торговельну марку для виробництва товарів, для яких вона була зареєстрована, за своїм розсудом, а також виключно позивач має право дозволяти іншим особам використовувати цю торговельну марку без його дозволу.

Справа № 760/20574/14-ц № апеляційного провадження 22-ц/796/140/2016Головуючий у суді першої інстанції: Кицюк В.С.Доповідач у суді апеляційної інстанції: Соколова В.В.В той же час, позивач дізнався про те, що ДСІВУ всупереч положенням вищезазначеного закону зареєструвала торговельні марки «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів, зокрема, 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), серед яких є морозиво.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 21.08.2015 позовні вимоги Приватного акціонерного товариства «Хладопром» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним повністю свідоцтв на знак для товарів і послуг - задоволено.

Визнано недійсним повністю свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № НОМЕР_1 від 26.04.2010, власником якого є ОСОБА_1.

Визнано недійсним повністю свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за № НОМЕР_2 від 26.04.2010, власником якого є ОСОБА_1.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за № НОМЕР_1 від 26.04.2010 та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за № НОМЕР_2 від 26.04.2010 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати такі відомості в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Стягнуто з ОСОБА_1, (02100, АДРЕСА_1) на користь Приватного акціонерного товариства «Хладопром» (61099, м. Харків, вул. Хабарова, 1, код ЄДРПОУ 01548734) судовий збір в розмірі 243 (двісті сорок три) грн. 60 коп.

Не погоджуючись із рішенням суду, представник ОСОБА_1 звернувся із апеляційною скаргою, так як вважає, що ухвалене рішення суду суперечить фактичним обставинам справи, має місце порушення норм матеріального та процесуального права, невірне застосування законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності. Апелянт зазначає, що судом першої інстанції неправомірно було відмовлено в проведені судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, натомість прийнято до уваги неналежний доказ Висновок експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності № 7407 від 09.09.2014. Крім того, вважає, що позивачем не доведено належними засобами доказування схожість зареєстрованих на його ім'я торговельних марок за свідоцтвами України № № НОМЕР_1, НОМЕР_2 з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України № НОМЕР_3. Також вказує на те, що судом першої інстанції неправомірно відмовлено в застосуванні строку позовної давності.

Враховуючи вищевикладене просить, рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове про відмову в задоволенні позовних вимог повністю.

В судовому засіданні представник відповідача ОСОБА_1 - ОСОБА_4 підтримала апеляційну скаргу з підстав викладених у ній, просила рішення суду скасувати, ухвалити нове про відмову у задоволенні заявлених позовних вимог.

Представник Державної служба інтелектуальної власності України - Потоцький М.Ю. також підтримав апеляційну скаргу, просив про задоволення її вимог.

Представники позивача - Лучка І.Ю., Картушин Д.М. в судовому засіданні заперечували проти доводів апеляційної скарги, вважають рішення законним і обґрунтованим, просили залишити його без змін.

Заслухавши доповідь судді, пояснення осіб які приймали участь в судовому засіданні, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Задовольняючи заявлені позовні вимоги, суд першої інстанції оцінивши висновок № 7407 від 09.09.2014 у сукупності з іншими доказами у справі, прийшов до висновку, що торговельні марки за свідоцтвами України НОМЕР_1 та НОМЕР_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 щодо всіх товарів 29, 30 класів МКТП, для яких вони зареєстровані, що в силу абз. 2 п. З ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» є самостійною підставою для визнання свідоцтв України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 недійсними повністю. Разом з цим, суд зазначив, що вважає недоведеними з боку позивача обставин щодо введення в оману споживача щодо виробника товарів та визнав недійсними повністю знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, що зареєстровані на ім'я ОСОБА_1

Проте, погодитись з такими висновками суду першої інстанції колегія суддів апеляційного суду не вважає за можливе.

Згідно з ч. 1 ст. 4 Протоколу до Мадридської Угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989, який набув чинності для України 01.06.2000, з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 3ter, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї договірної сторони.

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 ЦКУкраїни).

У відповідності до ст. 494 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно зі ст. 495 ЦК України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно з п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вбачається, що не можуть одержати правову охорону також позначення, які: звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання; складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами; відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Крім того, в силу ч.ч. 2,5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Частиною 1 статті 499 ЦК України встановлено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Згідно з п. 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 (далі - Правила), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати із іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

З матеріалів справи вбачається, що позивач є власником знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 з 22.02.1999 /т.1 а.с.9-13, 75-77/.

Знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконане заголовними кириличними літерами чорного кольору з «жирним» накресленням шрифтом Times New Roman, який входить до розширеного пакету шрифтів True Туре.

Відповідач ОСОБА_1 є власником знаків для товарів послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2, заявки на які були подані 26.04.2010 /т. 1 а.с.14,15, 78-160/.

Знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 є комбіноване позначення, у центральній частині якого розміщено напис «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаний рядковими, окрім першої, кириличними літерами чорного кольору, курсивом з «жирним» накресленням шрифтом подібним до Times New Roman, який входить до розширеного пакету шрифтів True Туре. Заголовна літера виконана у оригінальній графічній манері.

Над написом «ІНФОРМАЦІЯ_1» розташовано комбіноване позначення, яке складається із зображення трьох ведмедів у русі, на фоні трикутника, під якими розміщено напис «три ведмеді», що виконаний за хвилястою лінією заголовними кириличними літерами чорного кольору.

Під надписом «ІНФОРМАЦІЯ_1» розміщено напис «шоколад», виконаний рядковими кириличними літерами чорного кольору, курсивом з «жирним» накресленням шрифтом TimesNew Roman, який входить до розширеного пакету шрифтів TrueТуре. Розмір напису «шоколад» менший за розмір напису «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 є комбіноване позначення, у центральній частині якого розміщено напис «ІНФОРМАЦІЯ_1», виконаний рядковими, окрім першої, кириличними літерами чорного кольору, курсивом з «жирним» накресленням шрифтом подібним до Times New Roman, який входить до розширеного пакету шрифтів True Туре. Заголовна літера виконана у оригінальній графічній манері.

Над написом «ІНФОРМАЦІЯ_1» розташоване комбіноване позначення, яке складається із зображення трьох ведмедів у русі, на фоні трикутника, під якими розміщено напис «три ведмеді», що виконаний за хвилястою лінією заголовними кириличними літерами чорного кольору.

Під надписом «ІНФОРМАЦІЯ_1» розміщено напис «ваніль», виконаний рядковими кириличними літерами чорного кольору, курсивом з «жирним» накресленням шрифтом Times New Roman, який входить до розширеного пакету шрифтів True Туре. Розмір напису «ваніль» менший за розмір напису «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Виходячи з вищевикладеного, безумовно переважне право використання позначення має особа, яка раніше здійснила його реєстрацію в установленому законом порядку.

Проте, судова колегія звертає увагу на те, що виходячи з положень чинного законодавства, наведених вище, для визнання свідоцтва недійсним з підстав невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, є схожість із зареєстрованим знаком, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати або схожість позначення із зареєстрованим знаком, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману споживача щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги. Таким чином, одними із кваліфікуючих ознак та необхідною умовою для висновку про невідповідність знака для товарів і послуг умовам правової охорони на підставі п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», є можливість його сплутування із знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України зареєстрованими раніше та принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність товарів під зазначеними знаками одній особі.

Згідно з п. 4.3.2.4. Правил для перевірки позначень на схожість необхідно визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень. Для цього вивчається значимість положення, що займає тотожній або схожий елемент у заявленому позначенні. Відповідно до п. 4.3.2.6 Правил, при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, і таку схожість позначень необхідно оцінювати у сукупності або комплексно. Пунктом 4.3.2.7. Правил визначено, що зображувальні та об'ємні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з зображувальними, об'ємними та комбінованими позначеннями, в композиції яких входять зображувальні чи об'ємні елементи. Відповідно до п. 4.3.2.8. Правил комбіновані позначення, заявлені як знаки порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи. Комбіновані знаки відповідача ОСОБА_1 за свідоцтвами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 включають до свого складу як зображувальні, так і словесний елемент («ІНФОРМАЦІЯ_1»), і таким чином мають порівнюватися за всіма критеріями схожості, визначеними вище.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Матеріали справи місять копії трьох висновків експертів з питань схожості оспорюваних знаків, висновки яких є відмінними, а саме:

· Експертний висновок Харківського НДІ судових експертиз № 7407 від 09.09.2014 (експерт Копитько А.П.) /т. 1 а.с.17/;

· Висновок судової експертизи Київського НДІ судових експертиз № 3193/12-53 від 14.09.2012 (експерт Андрєєва А.В. /т.1 а.с.44-74/;

· Висновок експерта Дорошенка О.Ф. № 474 від 12.12.2014 /т.2 а.с.4-11/.

Судом надана їх оцінка, проте саме ця оцінка є предметом апеляційного оскарження.

Зокрема, судом першої інстанції прийнято до уваги висновок експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 7407 від 09.09.2014 складений атестованим судовим експертом «Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Копитько А.П.. Згідно цього висновку експертного дослідження:

o Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 26.04.2010 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 16.04.2001 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

o Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 26.04.2010 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 від 16.04.2001 є схожими настільки, що їх можна сплутати;

o Товари 29, 30 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є однорідними з товарами 29, 30 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1;

o Товари 29, 30 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_3 є однорідними з товарами 29, 30 класів МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2.

Разом з цим, суд не погодився із висновками експерта щодо можливості торговельних марок за свідоцтвами України № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар, оскільки такі висновки побудовані на порівняльному дослідженні торговельної марки позивача за свідоцтвом України № НОМЕР_3 та торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_3» за свідоцтвом України НОМЕР_4, наявність правової охорони якого не стосується предмету цього спору, а отже і не входить до предмету доказування у даній справі.

Висновок експерта Дорошенка О.Ф. № 474 від 12.12.2014 суд першої інстанції визнав недопустимим доказом, оскільки за переконанням суду зроблені судовим експертом висновки одержанні з порушенням порядку, встановленим законом (ч. 1 ст. 59 ЦПК України). Так на сторінках 9 - 15 висновку судовим експертом наведені численні відомості про торговельні марки та промислові зразки третіх осіб, а також зроблено їх порівняння з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України №19356. Між тим, наведені у висновку відомості зібрані судовим експертом самостійно, що є суттєвим порушенням експертом вимог, встановлених абз. 4 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, щодо заборони експерту самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Разом з тим, наведені відомості здійснені експертом в ході застосування порівняльного методу дослідження. Експертом вказано, що якщо торгівельні марки, що належать різним власникам у своєму складі мають однаковий (спільний) елемент, необхідно провести пошуки по базах даних знаків, які охороняються в Україні та з'ясувати чи використовуються такі знаки. Якщо це має місце, то це свідчить про те, що споживачі (експерти патентних відомств) звикли до використання такого елементу різними власниками та не звертатимуть на нього увагу як на елемент знаку, що забезпечує чи відіграє якусь роль у забезпеченні дистинктивності знаку. Таким чином, наведені експертом відомості про зареєстровані знаки, що містять оспорюваний елемент не можна вважати матеріалами, які підлягають дослідженню, або вихідними даними для дослідження, це є даними необхідними для здійснення порівняння знаків, що є предметом дослідження. В іншому випадку, тобто без такого порівняння, дослідження буде позбавлено об'єктивності.

Висновок судової експертизи Київського НДІ судових експертиз № 3193/12-53 від 14.09.2012 проведений в ході розгляду іншої справи в порядку господарського судочинства, проте відповідне судове рішення, в якому була б надана його оцінка судом, в матеріалах справи відсутнє. А тому здійснення оцінки цього висновку, як доказу отриманого в ході розгляду іншої справи не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.

Для вирішення питань щодо того, чи є знаки для товарів і послуг за оспорюваними свідоцтвами № НОМЕР_1, № НОМЕР_2 схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою позивача за свідоцтвом № НОМЕР_3; чи є торговельні марки за оспорюваними свідоцтвами такими, що можуть вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар; чи є спорідненими товари 29, 30 класів МКТП за оспорюваними свідоцтвами і свідоцтвом позивача, ухвалою суду першої інстанції від 12.12.2014 за заявою ОСОБА_1 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, оплату за її проведення покладено на відповідача /т.1 а.с.179/.

Проте, судова експертиза не була проведена з підстав відсутності здійснення її попередньої оплати (т. 2 а.с.65). Після повернення справи до суду стороною відповідача ОСОБА_1 було заявлено клопотання про проведення експертизи незалежним експертом (т.2 а.с.130). Ухвалою Солом'янського районного суду м. Києва від 20.08.2015 відмовлено у задоволенні клопотання з посиланням на свідоме зловживання процесуальними правами відповідачем ОСОБА_1, направлене на затягування розгляду справи.

Разом з тим, в матеріалах справи відсутні дані про направлення та/або вручення відповідачу ОСОБА_1 або його представнику за довіреністю клопотання експерта про необхідність здійснення оплати з визначеним рахунком та сумою. Крім того, в ухвалі суду була вказана інша адреса, ніж зареєстроване місце проживання даного відповідача. А тому висновок суду про зловживання процесуальними правами є неспроможнім.

Оскільки судом першої інстанції не враховані наведені обставини, виходячи з положень ст.ст. 213, 303 ЦПК України, а також за для забезпечення повного і всебічного з'ясування обставин справи апеляційним судом було задоволено клопотання представника відповідача ОСОБА_1 про призначення у справі експертизи об'єктів інтелектуальної власності, що є предметом спору.

В порядку виконання ухвали апеляційного суду м. Києва від 02.11.2015 був складений висновок експерта № 1077 від 24.03.2016. Так, експерт зробив наступні висновки:

§ знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 відносно товарів і послуг 29 та 30 класів МКТП.

§ знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_3 відносно товарів і послуг 29 та 30 класів МКТП.

§ знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 не є таким, що може ввести в оману відносно особи, яка виробляє товари 29 та 30 класів МКТП.

§ знак «ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України № НОМЕР_2 не є таким, що може ввести в оману відносно особи, яка виробляє товари 29 та 30 класів МКТП.

В мотивувальній частині експертом вказано на те, що у складі знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, а також № НОМЕР_2, додаткового, крім словесного елементу «ІНФОРМАЦІЯ_1», міститься комбіноване позначення, зокрема, зображувально-словесний елемент, що дозволяє споживачу чітко або асоціативно ідентифікувати виробника - ТОВ «ТРИ ВЕДМЕДІ», а тому знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в цілому не є схожими зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України № НОМЕР_3 настільки, що їх можна сплутати.

Наявність комбінованого позначення у складі знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 дозволяє індивідуалізувати товар конкретно взятого виробника для споживача, та виключає можливість введення потенційного споживача морозива в оману відносно особи, яка виробляє товари 29-30 класів МКТП, маркований зазначеним знаком.

За результати порівняння експертом встановлено, що за сукупністю елементів, які формують композицію зображень та розміщенням в просторові один відносно іншого, за своїм зоровим враженням не є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Так, відповідно до ч.6 ст.147 ЦПК України висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими ст.212 ЦПК України. Але ч.1 вказаної норми передбачає, що для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. І в силу ч. 2 ст. 59 ЦПК України обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Крім того, положеннями ст.ст.10,11 ЦПК України визначаються принципи змагальності і диспозитивності як основні принципи цивільного судочинства.

Як вже зазначено вище, вказана експертиза була призначена ухвалою апеляційного суду від 12.12.2015 у даній справі і її проведення було доручено незалежному експерту. Зроблені ним висновки ґрунтуються на матеріалах даної цивільної справи, тобто з урахуванням наданих сторонами письмових доказів. Також слід звернути увагу, що висновок судової експертизи, підтверджує висновки зроблені експертом Дорошенко О.Ф. № 474 від 12.12.2014 /т.2 а.с.4-11/.

Висновок експертного дослідження в сфері інтелектуальної власності № 7407 від 09.09.2014 складений атестованим судовим експертом «Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса» Копитько А.П., який взятий до уваги судом першої інстанції, ґрунтується виключно на наявності в спірних позначеннях словесного елементу «ІНФОРМАЦІЯ_1», який визнаний домінуючим. Інші позначення, такі як «шоколад», «ваніль» та «ТРИ ВЕДМЕДІ» віднесені до слабких елементів. Разом з тим експертом при досліджені графічної схожості вказано на відсутність графічної (візуальної) схожості, проте далі аналіз зводиться до порівняння букв та смислової схожості виключно позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1». Хоча саме наявність додаткових елементів у позначенні може виключати його схожість, а позначення «ТРИ ВЕДМЕДІ» виключає можливість введення потенційного споживача в оману відносно особи, яка виробляє товари.

Також апеляційний суд приймає до уваги, що оспорюванні знаки містять елементи, які вказують на особу виробника, відміну від особи позивача, що виключає можливе введення в оману споживача, або сплутування знаків.

За змістом приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З урахуванням вказаний функцій, відсутність такої умови як схожість настільки, що його можна сплутати з іншим знаком, а також відсутність введення в оману споживача щодо особи виробника виключає підстави вважати спірний знак таким, що не відповідає умовам надання правової охорони.

За таких обставин, на основі сукупного аналізу матеріалів справи, слід зробити висновок, що за відсутності підстав вважати спірний знак таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченими п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відсутні підстави для визнання свідоцтв № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 недійсними.

Посилання представників позивача на наявність рішення суду про визнання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» добре відомим відхиляються апеляційним судом з огляду на те, що вказані обставини та підстави не були заявлені ними, як при зверненні до суду з цим позовом, так і під час розгляду судом першої інстанції. До того ж як вбачається рішення ухвалено Солом'янським районним судом м. Києва 19.11.2015 (т.3 а.с.50-59), тобто після ухвалення рішення, що є предметом даного апеляційного розгляду. А тому на перевірку його правильності впливати не може.

Також відхиляється колегією суддів посилання представників позивача на висновок експертного дослідження № 03-04/16 від 25.04.2016, складений експертом Андрєєвою А.В., оскільки при здійсненні дослідження вона неодноразово посилається на вказане вище рішення суду, як на підставу своїх висновків.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача Держаної служби інтелектуальної власності внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно оспорюваних свідоцтв та здійснити про це публікацію є похідною від вимог про визнання недійсними свідоцтв, у зв'язку з чим задоволенню не підлягає.

В порядку ст. 88 ЦПК України не підлягають відшкодуванню позивачу понесені ним судові витрати, оскільки заявлені ним вимоги не знайшли свого підтвердження.

Оскільки судом першої інстанції не враховані наведені вище положення норм матеріального та процесуального права, допущена неповнота дослідження обставин справи, що мають значення для її вирішення, колегія суддів приходить до висновку, що рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення про відмову в задоволенні позову.

Керуючись ст.ст. 303, 307, 309, 313-315, 317, 319 ЦПК України, колегія суддів

В И Р І Ш И Л А:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1- задовольнити.

Рішення Солом'янського районного суду міста Києва від 21.08.2015 - скасувати та ухвалити нове рішення.

В задоволенні позовних вимог Приватного акціонерного товариства «Хладопром» до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_1 про визнання недійсним повністю свідоцтв на знак для товарів і послуг - відмовити.

Рішення набирає законної сили з моменту проголошення, може бути оскаржена до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом двадцяти днів.

Головуючий:

Судді