Рішення № 55536305, 01.02.2016, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, е-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2016№910/6318/15-г

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/6318/15-г

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ», м. Київ,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Новація», м. Дніпропетровськ,

про припинення порушення прав інтелектуальної власності на добре відомий знак для товарів і послуг,

за участю представників:

позивача - Кириченко І.А. (довіреність від 10.03.2015 №б/н);

відповідача-1 - Запорожець Л.Г. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8566);

відповідача-2 - не з'явився.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» (далі - ТОВ «ОмніФарма Київ») звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) не рекомендувати до державної реєстрації позначення за заявкою від 20.06.2014 №m201408511 стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);

- зобов'язання товариства з обмеженою відповідальністю «Новація» (далі - ТОВ «Новація») припинити використовувати в процесі виробництва та реалізації продукції у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення «Білий сорбент», схоже настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язання ТОВ «Новація» вилучити з комерційного обігу лікарські засоби з незаконно використаним позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1) та знищити упаковку біологічно активних добавок, марковану позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1), схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (ІНФОРМАЦІЯ_1) за свідоцтвом України №17403.

Позов мотивовано тим, що:

- позивач активно використовує належний йому знак для товарів і по маркування дієтичної добавки - ентеросорбента «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- на думку позивача популярність його продукту стала причиною того, що ТОВ «Новація» виготовляє аналогічний фармацевтичний препарат та здійснює нанесення позначення «Білий сорбент» (тотожне за змістом до назви БАД «ІНФОРМАЦІЯ_1») на його упаковку, що є використанням знака у розумінні пункту 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон);

- позначення «Білий сорбент» (з посиланням на те, що це те саме, що й «ІНФОРМАЦІЯ_1» на упаковці БАД виробництва ТОВ «Новація» є схожим до ступеню змішування з торговельною маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)» за фонетичним, семантичним та графічним критеріями;

- позначення «Білий сорбент» використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстрована торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)», а саме: дієтичних добавок (ентеросорбентів) - фармацевтичних препаратів;

- БАД «Білий сорбент» і «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)» не тільки належать до однієї фармакотерапевтичної групи, а саме - є ентеросорбентами, але й мають подібний склад, що підтверджується інструкціями для їх застосування.

Позивач 17.03.2015 подав суду уточнення до позовної заяви, в яких просив суд:

- зобов'язати Службу не рекомендувати до державної реєстрації знак для товарів і послуг за заявкою від 20.06.2014 №m201408511 стосовно товарів 05 класу МКТП;

- зобов'язати ТОВ «Новація» припинити використання в процесі виробництва та реалізації продукції у своїй рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації позначення «Білий сорбент», схоже настільки, що його можна сплутати з добре відомим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)» стосовно товарів 05 класу МКТП, та вилучити з комерційного обігу відповідні товари 05 класу МКТП з незаконно використаним позначенням «Білий сорбент», а також його рекламні матеріали з посиланням, що це те саме, що й «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)».

Суд розцінив заяву позивача про уточнення позовних вимог як заяву про зміну предмета позову та ухвалою господарського суду міста Києва від 06.04.2015 прийняв заяву до розгляду.

ТОВ «Новація» 24.04.2015 подало суду відзив на позов та 12.05.2015 доповнення до відзиву на позов, в яких зазначило таке: ТОВ «Новація» законно розміщує на власній продукції позначення «Добавка дієтична Сорбофіт + Білий сорбент» з дати подання заявки від 20.06.2014 №m 2014 08511, не вводячи в оману ні споживачів даної добавки, ані ринок взагалі; відповідач-2 не використовує на своїй біологічно активній добавці (далі - БАД) торгову назву «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)»; позначення «Білий Сорбент» видумане ТОВ «Новація» на підставі назви та функції діючої речовини діоксину кремнію; первинна упаковка продукції з позначенням «Білий сорбент» та продукції з торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)» значно відрізняються матеріалом та дизайном; позовні вимоги позивача є такими, що сприяють монополізації позивача на ринку зі своєю продукцією, ущемляють права та інтереси споживачів та інших конкурентоспроможних виробників, що заборонено чинним законодавством України.

Служба 27.04.2015 подала суду відзив на позов, в якому зазначила, що: оскарження дій закладу експертизи або Служби до винесення будь-якого рішення за заявкою на знак Законом взагалі не передбачена, тобто позивач обрав спосіб захисту, який взагалі не визначений спеціальним законодавством; за рішенням Апеляційної палати Служби від 15.07.2011, затвердженим наказом Служби від 19.09.2011 № 864-Н, знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» визнано добре відомим в Україні щодо особи позивача для товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)» станом на 01.01.2011; позивач як власник добре відомого в Україні знака відповідно до пункту 5 статті 16 Закону має виключне право власника забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.2015 призначено у справі №910/6318/15-г судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку Сергію Анатолійовичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; далі - Інститут), та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

10.06.2015 матеріали справи №910/6318/15-г надіслано судовому експерту Петренку С.А.

До господарського суду міста Києва 22.12.2015 надішли матеріали справи №910/6318/15-г з висновком судового експерта від 18.12.2015 №1032 (далі - Висновок).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 25.12.2015 поновлено провадження у справі.

Позивач 18.01.2016 подав суду письмові пояснення з приводу Висновку, у яких вказав таке: експертом було переконливо доведено, що поняття «сорбент» відносно товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)» є таким, що має описовий характер щодо певного виду препарату, вказує на його характеристику, у тому числі на його властивості та призначення; проведене дослідження щодо схожості домінуючого словесного елементу комбінованого позначення за заявкою від 20.06.2014 №m2014 08511 та знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», який визнано добре відомим в Україні з 01.01.2011, свідчить про те, що вони є: фонетично частково схожими; графічно несхожими; семантично тотожними; враховуючи те, що досліджуване позначення є описовим відносно товарів, що мають абсорбуючу (сорбуючу) дію, та крім того, пов'язується лише з видовими ознаками та властивостями товару, який маркується таким позначенням, то експерт дійшов висновку, що використовуване ТОВ «Новація» позначення не має розрізняльної здатності для позначення товарів 05 класів МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)»; враховуючи викладене, позовні вимоги ТОВ «ОмніФарма Київ» є доведеними.

01.02.2016 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів платіжного доручення від 03.11.2015 № 2745 на суму 15 000 грн., що підтверджує оплату проведеної судової експертизи. Також, ТОВ «ОмніФарма Київ» просило суд покласти судові витрати щодо оплати судової експертизи на відповідача-2.

01.02.2016 ТОВ «Новація» подало суду клопотання про відкладення розгляду справи та заперечення на Висновок.

Клопотання про відкладення ТОВ «Новація» мотивоване тим, що:

- відповідач-2 випадково дізнався про відкладення даної справи на 01.02.2016;

- представник ТОВ «Новація» не зможе прибути у судове засідання 01.02.2016 у зв'язку із станом здоров'я;

- відповідач-2 не має можливості направити іншого представника.

Відповідно до статті 42 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Згідно зі статтею 43 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до частини першої статті 69 ГПК України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.

Відповідач-2 не подав жодного документального підтвердження неможливості явки повноважного представника у судове засідання, у зв'язку із станом здоров'я (довідка лікаря, лікарняний лист тощо).

Крім того, відповідно до частин першої - третьої статті 28 ГПК України справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника.

Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище.

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації.

Таким чином, стаття 28 ГПК України не обмежує коло осіб, які можуть представляти інтереси юридичної особи в суді.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання представника відповідача-2 про відкладення розгляду справи.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, відкладення розгляду справи є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

Представник позивача у судовому засіданні 01.02.2016 надав пояснення у справі, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача-1 надав пояснення по суті спору, щодо задоволення позовних вимог заперечив.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 01.02.2016 без участі представника відповідача-2 за наявними в ній матеріалами (стаття 75 ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 видано свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (заявка від 27.10.2008), яке стало базовою реєстрацією для подання міжнародної заявки.

17.11.2008 ОСОБА_6 також отримав міжнародну реєстрацію НОМЕР_2 торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» (очікувана дата закінчення терміну дії реєстрації - 17.11.2018).

Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» є словесним та складається із двох слів, написаних кирилицею, та перекладається українською мовою як «ІНФОРМАЦІЯ_1».

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 (дата набуття чинності для України 25.12.1991) з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

ТОВ «ОмніФарма Київ» за ліцензійним договором від 26.08.2010, укладеним з ОСОБА_6, отримало права на використання знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Частиною першою статті 1109 ЦК України передбачено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Отже, позивач як ліцензіат, отримав право захищати надані ліцензіаром права щодо торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Пунктом 1 і 4 статті 25 Закону передбачено, що охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні.

З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Так, рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 15.07.2011, затвердженим наказом названого Департаменту від 19.09.2011 № 864-Н, торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» визнано добре відомою в Україні з 01.01.2011 для товарів 05 класу МКТП (ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки) відносно ТОВ «ОмніФарма Київ».

Крім того, знак у різних варіантах та комбінаціях зареєстрований також за такими свідоцтвами: №93723, №118844, НОМЕР_1, №126169, №127706, №142165, №151370, №58545, №165211, №170925, №171227, №171228, №172338, №176694, №176768, №177372, №180591, №180830, №184041.

Так, позивач отримав свідоцтво України № 154430 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 05 класу МКТП (заявка від 13.05.2011 № m2011 07459; інформацію про видачу свідоцтва опубліковано 10.04.2012 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 7).

ТОВ «ОмніФарма Київ» активно використовує належний йому знак для товарів і послуг для маркування дієтичної добавки - ентеросорбента «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Позивач зазначає, що ним було з'ясовано те, що:

- відповідач-2 виготовляє аналогічний фармацевтичний препарат та здійснює нанесення позначення «БІЛИЙ СОРБЕНТ» (тотожне за змістом до назви БАД «ІНФОРМАЦІЯ_1») на його упаковку, що є використанням знака у розумінні пункту 4 статті 16 Закону;

- ТОВ «Новація» подало Службі заявку від 20.06.2014 №m201408511 стосовно товарів 05 класу МКТП, в якій просить зареєструвати знак для товарів 05 класу МКТП в якому використовується словосполучення «БІЛИЙ СОРБЕНТ».

Крім того, ТОВ «Новація» вказує на упаковці, що «БІЛИЙ СОРБЕНТ» - це те саме, що й «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Позначення «БІЛИЙ СОРБЕНТ» використовується для тих самих товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)», а саме: дієтичних добавок (ентеросорбентів) - фармацевтичних препаратів.

БАД «БІЛИЙ СОРБЕНТ» і «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)» не тільки належать до однієї фармакотерапевтичної групи, а саме - є ентеросорбентами, але й мають подібний склад, що підтверджується інструкціями для їх застосування.

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 3.3 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть виникнути питання про те чи торговельна марка: мала розрізняльну здатність на дату подання заявки або чи набула розрізняльної здатності внаслідок використання; є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Крім того, підпунктом 4.3.2.4 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72) і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, передбачено, що позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Поряд з цим, пунктом 2 статті 6 Закону встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.05.2014 зі справи № 910/6318/15-г призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Петренку С.А.

На вирішення судовому експерту поставлені такі питання:

- чи є комбіноване позначення «БІЛИЙ СОРБЕНТ» на чорному тлі, що використовується на упаковці ТОВ «Новація», схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», визнаним добре відомим відносно позивача з 01.01.2011 для товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)»?

- чи є комбіноване позначення «БІЛИЙ СОРБЕНТ» на чорному тлі, що використовується на упаковці ТОВ «Новація», схожим настільки, що його можна сплутати знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України №154430?

- чи є словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», вказане в анотації товару «Сорбофіт + Білий Сорбент» ТОВ «Новація» у назві препарату та у дужках поряд з хімічною назвою його діючої речовини - діоксид кремнію, іншою (загальноприйнятою) назвою цієї сполуки та/або її синонімом?

- чи є словосполучення «Білий Сорбент» таким, що складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)», або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг»?

- чи є позначення «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА СОРБОФІТ+ БІЛИЙ СОРБЕНТ, зобр» (за заявкою № m 2014 08511 від 20.06.2014), що використовується ТОВ «Новація» (шляхом нанесення на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, застосоване в діловій документації чи в рекламі і в мережі Інтернет та інших носіях інформації), схожим із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», визнаним добре відомим в Україні щодо особи позивача для товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)» станом на 01.01.2011, настільки, що їх можна сплутати?

- чи має позначення «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА СОРБОФІТ+ БІЛИЙ СОРБЕНT, зобр» (за заявкою № m 2014 08511 від 20.06.2014) внаслідок його використання ТОВ «НОВАЦІЯ» розрізняльну здатність для позначення товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)»?

До господарського суду міста Києва 22.12.2015 надійшли матеріали справи №910/6318/15-г з Висновком, в якому зазначено, що:

- комбіноване позначення з домінуючим словесним елементом «БІЛИЙ СОРБЕНТ» на чорному тлі, що використовується на упаковці товарів ТОВ «Новація», є схожим з добре відомим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що їх можна сплутати;

- комбіноване позначення з домінуючим словесним елементом «БІЛИЙ СОРБЕНТ» на чорному тлі, що використовується на упаковці товарів ТОВ «Новація», є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № 154430 настільки, що їх можна сплутати;

- словосполучення «ІНФОРМАЦІЯ_1», вказане в анотації товару «Сорбофіт + Білий Сорбент» ТОВ «Новація», у назві препарату та у дужках поряд з хімічною назвою його діючої речовини - діоксид кремнію, не є іншою загальноприйнятою назвою діоксиду кремнію, але відноситься до контекстуального синоніму назви цієї сполуки;

- словосполучення «Білий Сорбент» є таким, що складається лише з позначень, що є описовими при використанні щодо товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)» або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, властивості, призначення товару;

- позначення «Добавка дієтична Сорбофіт + Білий сорбент, зобр.» (за заявкою від 20.06.2014 №m201408511), що використовується ТОВ «Новація», є схожим зі знаком для товарів і послуг «Белый сорбент», що визнаний добре відомим в Україні станом на 01.01.2011, для товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)» настільки, що їх можна сплутати;

- позначення «Добавка дієтична Сорбофіт + Білий сорбент, зобр.» (за заявкою від 20.06.2014 №m201408511) не має розрізняльної здатності для позначення товарів 05 класів МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)».

Отже, Висновком підтверджено те, що позначення «БІЛИЙ СОРБЕНТ» та «Добавка дієтична Сорбофіт + Білий сорбент, зобр.», є схожими із добре відомим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що їх можна сплутати.

Відповідач-2 заперечив щодо прийняття Висновку як доказу у даній справі, посилаючись, зокрема, на таке:

- відповідач-2 не погоджується з Висновком і вважає, що дослідження проведено не у повному обсязі, судовим експертом порушено принцип незалежності, а тому Висновок є неаргументованим та неправомірним;

- на думку ТОВ «Новація», судовий експерт скоротив викладене у поставленому питанні 5, та не врахував при дослідженні умови, за якою необхідно було аналізувати вказане питання, тобто процес використання таких знаків з метою реалізації, а саме, слід було визначити чи є позначення «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА СОРБОФІТ+БІЛИЙ СОРБЕНТ», зобр» (за заявкою №ш2014 08511 від 20.06.2014), що використовується відповідачем-2 (шляхом нанесення на товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, застосовується в діловій документації чи в рекламі і в мережі Інтернет та інших носіях інформації), схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», визнаним добре відомим в Україні щодо особи позивача для товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)» станом на 01.01.2011, настільки, що їх можна сплутати;

- у Висновку судовий експерт неповно визначив вид об'єктів дослідження та їх опис, що веде до неточного опису оспорюваного позначення, а разом з цим і неякісне дослідження;

- у Висновку відсутня вказівка про направлення судовим експертом до суду клопотання про подання додаткових матеріалів та відомості про наслідки розгляду такого клопотання;

- відповідач-2 не визнає результати дослідження питання 1, а саме що: «Комбіноване позначення з домінуючим словесним елементом «БІЛИЙ СОРБЕНТ» на чорному тлі, що використовується на упаковці Товариства з обмеженою відповідальністю «Новація» є схожим з добре відомим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що можна сплутати»;

- так, ТОВ «Новація» не погоджується з тим, що вказані позначення є частково фонетично схожими;

- відповідач-2 вважає, що слова «СОРБЕНТ» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» по-різному вимовляються та звучать, сильний словесний елемент позначення «БІЛИЙ СОРБЕНТ» - «СОРБЕНТ» та сильний елемент знака для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» - «ІНФОРМАЦІЯ_1», не співпадають, а тому не є фонетично тотожними, в зв'язку з цим і словосполучення «БІЛИЙ СОРБЕНТ» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» є фонетично несхожими;

- ТОВ «Новація» не погоджується з тим, що вказані позначення є семантично тотожними, оскільки домінуючий словесний елемент «БІЛИЙ СОРБЕНТ» комбінованого позначення, що використовується на упаковці відповідача-2, не є семантично тотожним з добре відомим знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

- відповідач-2 не погоджується з висновком судового експерта щодо визначення схожості позначень «БІЛИЙ СОРБЕНТ» та «ІНФОРМАЦІЯ_1» настільки, що їх можна сплутати, через те, що позначення відносяться до однорідних товарів, у зв'язку з тим, що використання ТОВ «Новація» позначення створює «здорову» конкуренцію та не порушує прав інтелектуальної власності позивача;

- комбіноване позначення з домінуючим словесним елементом «БІЛИЙ СОРБЕНТ» на чорному тлі, що використовується на упаковці товарів ТОВ «Новація», не є схожим зі знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України № 154430 настільки, що їх можна сплутати;

- відповідач-2 вважає, що словосполучення «Білий сорбент» не є таким, що складається лише з позначень, що є описовими при використанні для товарів 05 класу МКТП;

- позначення ТОВ «Новація» «ДОБАВКА ДІЄТИЧНА СОРБОФІТ+ БІЛИЙ СОРБЕНТ, зобр» (за заявкою №m 2014 08511 від 20.06.2014) не відноситься до жодного з критеріїв позначень, що не мають розрізняльної здатності та має розрізняльну здатність для позначення товарів 05 класу МКТП «ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки)»;

- з огляду на викладене відповідач-2 просить суд встановити, що викладене у Висновку не має доказової сили у справі № 910/6318/15-г, та відхилити його..

Суд не погоджується з доводами ТОВ «Новація», виходячи з такого.

Судовий експерт провів дослідження щодо кожного поставленого питання з використанням документів, які були йому подані сторонами.

Висновки з кожного питання обґрунтовані належним чином, зроблені за допомогою методу співставлення та порівняння, синтезу та аналізу, підтверджені положеннями нормативних актів та відповідної літератури.

Документального підтвердження того, що судовим експертом були порушені норми чинного законодавства України, суду подано не було.

Крім того, відповідача-2 заперечував проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що припинив використовувати в рекламній продукції словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

На підтвердження викладеного ТОВ «Новація» подало суду копію договору від 13.04.2015 № 13/04/2015 на виготовлення нових рекламних матеріалів без позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Разом з тим, на момент звернення до суду відповідач-2 використовував вказане позначення, у тому числі і на рекламних матеріалах.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 1 статті 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до пункту 2 статті 5 Закону об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (пункт 3 статті 5 Закону).

Згідно із пунктом 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; означення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Матеріалами справи підтверджено те, що ТОВ «Новація» без згоди ТОВ «ОмніФарма Київ» використовує:

- позначення «БІЛИЙ СОРБЕНТ», що схоже із добре відомою в Україні торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)», стосовно наведених у свідоцтві товарів, а саме 05 класу МКТП, та внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати (абзац четвертий пункту 5 статті 16 Закону).

Судом встановлено використання відповідачем-2 торговельної марки способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону, а саме нанесення знака для товарів і послуг на упаковки та етикетки БАД.

Введення БАД «БІЛИЙ СОРБЕНТ» у цивільний оборот підтверджується матеріалами справи та відповідачем-2. Так, до матеріалів справи долучено фотографії товару, а саме БАД «БІЛИЙ СОРБЕНТ» та фіскальний чек від 22.04.2015, що підтверджує придбання товару у аптеці м. Дніпропетровська.

За таких обставин позовні вимоги в частині зобов'язання відповідача-2 припинити використовувати позначення «БІЛИЙ СОРБЕНТ» є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов'язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги щодо вилучення з цивільного обороту товарів - БАДів з зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення «БІЛИЙ СОРБЕНТ», а також рекламних матеріалів з посиланням на те, що «БІЛИЙ СОРБЕНТ» це те саме, що й «ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1)» підлягають задоволенню.

Що ж до вимог позивача про зобов'язання Служби не рекомендувати до державної реєстрації знак для товарів і послуг за заявкою від 20.06.2014 №m201408511 стосовно товарів 05 класу МКТП, то вони не підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Згідно з пунктом 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань: організовує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів; визначає уповноважені заклади експертизи та доручає їм проведення експертизи заявок тощо.

Тобто, доручаючи закладу експертизи здійснювати експертизу заявки від 20.06.2014 №m201408511 Служба діє у межах і у спосіб, визначений законодавством, та у відповідності до наданих законом повноважень. Порушення прав позивача Службою на момент розгляду справи по суті фактично відсутнє, що унеможливлює здійснення судом відповідної заборони на майбутнє.

Крім того, чинне законодавство України не передбачає такий спосіб захисту порушеного права як зобов'язання Служби не рекомендувати до державної реєстрації торговельну марку.

У свою чергу, Служба як сторона у справі у вирішенні питання щодо реєстрації торговельної марки за заявкою від 20.06.2014 №m201408511 як визначений законодавством орган влади повинна врахувати обставини, встановлені у даній справі.

Відповідно до статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачі доказів, які б спростовували доводи позивача, не подали.

За таких обставин, позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню щодо відповідача-2.

Відповідно до частини першої статті 44 ГПК України судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

За проведення судової експертизи позивач сплатив 15 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 03.11.2015 № 2745.

Отже, за приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача-2.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Новація» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 3А, кв. 51; ідентифікаційний код 31959223) припинити використовувати позначення «Білий сорбент» у своїй господарській діяльності, в тому числі в процесі виробництва та реалізації продукції, у рекламі, на вивісках, інтернет-сторінці та інших носіях інформації стосовно товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

3. Вилучити з цивільного обороту товари - фармацевтичний препарат із зображеним на упаковці та/або на етикетці позначення «Білий сорбент» та рекламні матеріали з посиланням на те, що препарат «Білий сорбент» - це те саме, що й «ІНФОРМАЦІЯ_1» («ІНФОРМАЦІЯ_1»).

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Новація» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Театральна, 3А, кв. 51; ідентифікаційний код 31959223) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного рішення суду, на користь товариства з обмеженою відповідальністю «ОмніФарма Київ» (02088, м. Київ, вул. Леніна, 55; 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 11; ідентифікаційний код 35758392): 15 000 (п'ятнадцять тисяч) грн. витрат за проведення судової експертизи та 1 218 (одну тисячу двісті вісімнадцять) грн. судового збору.

5. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

6. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 05.02.2016.

Суддя О. Марченко