Постанова № 53950658, 24.11.2015, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2015 р. Справа№ 910/1102/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Пантелієнка В.О.

за участі представників:

Компанії "Хагер унд Веркен ГмбГ унд Ко. КГ" (Hager & Werken GmbH & Co. KG) (Дуісбург, Німеччина) - Коваль М.С., довір. б/н від 18.04.2012р.

Державної служби інтелектуальної власності України - Запорожець Л.Г., довір. №1-8/8566 від 21.11.2014р.

розглядаючи апеляційну скаргу компанії "Хагер унд Веркен ГмбГ унд Ко. КГ"

(Hager & Werken GmbH & Co. KG) (Дуісбург, Німеччина)

на рішення господарського суду міста Києва від 21.09.2015р.

у справі №910/1102/13 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом закритого акціонерного товариства "МІРРА-М" (м. Москва, РФ)

до 1. Компанії "Хагер унд Веркен ГмбГ унд Ко. КГ" (Hager &

Werken GmbH & Co. KG) (Дуісбург, Німеччина)

2. Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання частково недійсними на території України міжнародних

реєстрацій від 26.01.2005р. №873959, від 14.06.2006р. №916431 та

від 03.11.2006р. №904240

ВСТАНОВИВ:

Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) "МІРРА-М" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до компанії "Хагер унд Веркен ГмбГ унд Ко. КГ" (Дуісбург, Німеччина) - Hager & Werken GmbH & Co. KG (Duisburg Germany), Державної служби інтелектуальної власності України про визнання частково недійсними в Україні:

- міжнародної реєстрації від 26.01.2005р. №873959 в частині товарів 03 класу МКТП "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП "матеріали на зубні виліпки";

міжнародної реєстрації від 14.06.2006р. №916431 в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь";

- міжнародної реєстрації від 03.11.2006р. №904240 в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби";

- зобов'язання Служби повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій від 26.01.2005р. №873959, від 14.06.2006р. №916431 та від 03.11.2006р. №904240;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання частково недійсними на території України міжнародних реєстрацій від 26.01.2005р. №873959, від 14.06.2006р. №916431 та від 03.11.2006р. №904240.

Рішенням господарського суду міста Києва від 19.02.2014р., залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 04.06.2014р., позов задоволено повністю. Постановою Вищого господарського суду України від 14.10.2015р. рішення та постанову скасовано, справу передано на новий розгляд суду першої інстанції. Рішенням господарського суду міста Києва від 21.09.2015р. позовні вимоги задоволено повністю. Визнано частково недійсною в Україні

- міжнародну реєстрацію знака №873959 від 26.01.2005р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП: "матеріали на зубні виліпки".

- міжнародну реєстрацію знака №916431 від 14.06.2006р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь".

- міжнародну реєстрацію знака №904240 від 03.11.2006р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби".

- зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними на території України дії міжнародних реєстрацій знаків:

- №873959 від 26.01.2005р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП: "матеріали на зубні виліпки";

- №916431 від 14.06.2006р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь";

- №904240 від 03.11.2006р., а саме в частині товарів 03 класу МКТП: "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП: "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та зробити публікацію про це в Офіційному бюлетені "Промислова власність".

Не погоджуючись, компанія "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" (Hager & Werken GmbH & Co. KG) звернулась до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 21.09.2015р. у справі №910/1102/13, прийняти нове, яким в задоволенні позову відмовити. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.10.2015р. (в складі колегії суддів: Верховця А.А. - головуючого, Остапенка О.М., Шипка В.В.) апеляційну скаргу було прийнято до провадження, призначено до розгляду на 10.11.2015р.

Наводячи підстави, з яких порушено питання про перегляд оскарженого рішення, в змісті скарги зазначено про порушення норм матеріального і процесуального права, що призвели до прийняття неправильного рішення, що судом прийнято рішення за відсутності представника скаржника на першому ж засіданні після поновлення провадження у справі. Вказуючи на окремі з недоліків висновку судових експертів №1017 від 18.08.2015р. з призначеної у справі судової експертизи, зазначено про те, що судом необґрунтовано надано перевагу одному з висновків з призначеної у справі судової експертизи (повторної), що вказаний висновок є неповним, необ'єктивним, не є належним і допустимим доказом. Наведені інші доводи і міркування в підтвердження викладених обставин.

09.11.2015р. через відділ документального забезпечення суду від ЗАТ "МІРРА-М" надійшов відзив на апеляційну скаргу компанії "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" (Hager & Werken GmbH & Co. KG), в якому викладено доводи на користь необґрунтованості скарги. Зазначено про те, що відсутність представників скаржника в засіданні суду першої інстанції в даному випадку не перешкоджала вирішенню спору, що судом досліджено і надано вірну оцінку наявним у матеріалах висновкам судових експертів, у т.ч. з призначеної у справі повторної, комісійної судової експертизи, що і сам висновок є логічним та зрозумілим, яким визначено мотиви, з яких виявлено схожість до ступеню споріднення між порівнювальними знаками. Наведені інші доводи і міркування в підтвердження викладених обставин.

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2015р., враховуючи перебування судді Шипка В.В. у відпустці, для розгляду скарги сформовано колегію у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів Остапенка О.М., Пантелієнка В.О. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 10.11.2015р. апеляційну скаргу компанії "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" (Hager & Werken GmbH & Co. KG) на рішення господарського суду міста Києва від 21.09.2015р. у справі №910/1102/13 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів. Ухвалою від 10.11.2015р. розгляд справи відкладався на 24.11.2015р.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, відзиву, заслухавши присутніх в засіданнях суду апеляційної інстанції представників сторін - учасників провадження, перевіривши матеріали справи і дослідивши наявні докази, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального і процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що скарга підлягає залишенню без задоволення, оскаржене рішення без змін, зважаючи на наступні обставини.

Як вбачається з матеріалів справи, ЗАТ "Мірра-М" є юридичною особою, створеною за законодавством Російської Федерації (далі - позивач) є власником торгівельної марки за свідоцтвом України №37071 від 15.01.2004р. на знак для товарів і послуг "Мирра-Люкс", виданого зокрема відносно товарів 03 класу МКТП, є власником знаку "MIRRA LUX" за міжнародною реєстрацією №835205 відносно товарів в тому числі 03 класу МКТП, дія якої поширена на територію України з 19.07.2004р.

Компанія "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" (Hager & Werken GmbH & Co. KG (далі - відповідач 1, апелянт) є юридичною особою, створеною за законодавством Німеччини, яка є власником знаків "Mirafluor", "Miradent" (комбінований), "MIRAFLUORID" за міжнародними реєстраціями №873959 від 26.01.2005р., №916431 від 14.06.2006р., №904240 від 03.11.2006р. відносно товарів 05, 10, 14, 21, 28, 30 класів МКТП, а саме:

- "Mirafluor" за міжнародною реєстрацією №873959 від 26.01.2005р. відносно товарів 03 (лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти), 05 (матеріали на зубні виліпки"), 10 класів МКТП;

- "Miradent" (комбінований) за міжнародною реєстрацією №916431 від 14.06.2006р. відносно товарів 03 (нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами), 05 (фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь), 10, 14, 21, 28, 30 класів МКТП;

- "MIRAFLUORID" за міжнародною реєстрацією №904240 від 03.11.2006р. відносно товарів 03 (нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби), 05 (лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби) класів МКТП, дію яких поширено на територію України.

Обґрунтовуючи вимоги позивач посилався на те, що торговельні марки за міжнародними реєстраціями №873959, 904240 та 916431 є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельними марками за більш ранніми реєстраціями №37071, 835205, що не відповідає умовам надання правової охорони згідно Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", у зв'язку з чим і просив суд визнати міжнародні реєстрації знаків №873959, 904240 та 916431 недійсними частково щодо товарів 03 та 05 класу МКТП та зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про визнання частково недійсними вказаних міжнародних реєстрацій знаків та опублікувати про це відомості в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Компанія "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" (Hager & Werken GmbH & Co. KG проти позову заперечувала, посилаючись на відсутність схожості між спірними позначеннями - знаками позивача та відповідача-1, зазначаючи, що сукупний аналіз позначень за міжнародними реєстраціями знаків №873959, 904240 та 916431 не дає підстави для висновку, що вони є схожими зі знаками позивача, що і 05 клас товарів МКТП, в частині зокрема якого позивач просив суд визнати недійсними міжнародні реєстрації №873959, 904240 та 916431, та 03 клас товарів, існуванням реєстрації якого позивач обґрунтовував позовні вимоги, є товарами різного призначення, у зв'язку з чим небезпека змішування таких позначень виключається.

Досліджуючи матеріали справи, оцінюючі наявні докази, колегія відзначає, згідно з ч. 1 ст. 1, ст. 4, 4-1 Господарського процесуального кодексу (далі - ГПК) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у т.ч. іноземні) мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Господарський суд вирішує спори на підставі Конституції України, цього Кодексу, інших законодавчих актів України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, у порядку позовного провадження, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України №18-рп/2004 від 01.12.2004р. під охоронюваним законом інтересом слід розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу (далі - ЦК) України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом (далі - ГК) України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України). Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним (ч. 3 ст. 418 ЦК України). Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом. До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно ч. 1 ст. 155 ГК України, ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України). Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Відповідно ч. 1 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною 2 цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

У п. 6 ст. 5 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків встановлено, що рішення про визнання міжнародного знака недійсним не може бути винесено компетентними органами без надання власникові знака можливості для захисту своїх прав у відповідний час. За змістом п. (1) угоди, п. (1)(а) ст. 4 протоколу угоди з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень ст. 3 і 3/ter угоди, охорона знака в кожній зацікавленій договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у відомстві цієї договірної сторони.

Згідно наявних у матеріалах справи копій міжнародних реєстрацій щодо спірних знаків відповідача 1, міжнародна реєстрація №873959 діє на території України в повному обсязі з 26.01.2005р., міжнародна реєстрація №916431 діє на території України в повному обсязі з 14.06.2006р., міжнародна реєстрація №904240 діє на території України в повному обсязі з 03.11.2006р. В свою чергу, щодо позначень позивача, існуванням яких він обґрунтовував позовні вимоги, то знак для товарів і послуг "Мирра-Люкс" за свідоцтвом України №37071 був зареєстрований 15.01.2004р., а міжнародна реєстрація №835205 діє на території України в повному обсязі з 19.07.2004р.

На дату поширення дії спірних міжнародних реєстрацій відповідача 1 чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 22.05.2003р. Відповідно ст. 5 Закону правова охорона надавалась знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Пунктом 1 ч. 3 ст. 6 Закону було встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, позивач вказував, що міжнародні реєстрації №873959, 916431, 904240 "Mirafluor", "Miradent", "MIRAFLUORID" є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими на ім'я іншої особи для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг, а саме зі знаками "Мирра-Люкс" за свідоцтвом №37071 та "MIRRA LUX" за міжнародною реєстрацією №835205. Очевидно, з метою з'ясування питання схожості знаків за міжнародними реєстраціями №873959, 916431, 904240 зі знаками за свідоцтвом №37071 та міжнародною реєстрацією №835205 настільки, що їх можна сплутати, обов'язковим є встановлення існування однорідності (спорідненості) товарів, для яких зареєстровано знаки відповідача 1 та товарів, для яких зареєстровано знаки позивача чи навпаки.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Згідно п. 3.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України 23.03.2012р. №5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності", з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. Матеріалами справи підтверджується в процесі першого розгляду даного спору призначення судом у даній справі первісної та згодом повторної судової експертизи інтелектуальної власності, при цьому судові експерти дійшли протилежних висновків стосовно поставлених на їх вирішення питань в частині встановлення схожості між знаками для товарів та послуг позивача та відповідача 1.

З огляду на висновки Вищого господарського суду України, викладені в постанові від 14.10.2014р. №910/1102/13, якою дану справу передано на новий розгляд, враховуючи, що експерти у проведенні первісної та повторної судових експертиз у справі №910/1102/13 дійшли прямо протилежних висновків в частині встановлення схожості між знаками для товарів та послуг, власником яких є відповідач 1, та знаками для товарів і послуг, власником яких є позивач, і такі розходження неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні, ухвалою суду від 17.11.2014р. у справі №910/1102/13 було призначено повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам ОСОБА_7 та ОСОБА_8.

На вирішення атестованих судових експертів поставлено наступні питання:

1) Чи є знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією №873959 від 26.01.2005р. в частині товарів 03 класу МКТП, а саме "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП "матеріали на зубні виліпки" схожим до ступеню сплутування зі знаком за міжнародною реєстрацією №835205 від 19.07.2004р. відносно товарів 03 класу МКТП та/або зі знаком за Свідоцтвом України №37071 від 15.01.2004р. стосовно товарів 03 класу МКТП?

2) Чи є знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією №916431 від 14.06.2006р. в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами" та 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь" схожим до ступеню сплутування зі знаком за міжнародною реєстрацією №835205 від 19.07.2004р. відносно товарів 03 класу МКТП та/або зі знаком за Свідоцтвом України №37071 від 15.01.2004р. стосовно товарів 03 класу МКТП?

3) Чи є знак для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією №904240 від 03.11.2006р. в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" схожим до ступеню сплутування зі знаком за міжнародною реєстрацією №835205 від 19.07.2004р. відносно товарів 03 класу МКТП та/або зі знаком за Свідоцтвом України №37071 від 15.01.2004р. стосовно товарів 03 класу МКТП?

За результатами проведення повторної комісійної судової експертизи у господарській справі №910/1102/13 судом одержано висновок експертів №1017 за результатами проведення повторної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 18.08.2015р. (надалі - Висновок судової експертизи), згідно з яким експерти прийшли до таких висновків:

1. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №873959 від 26.01.2005р. в частині товарів 03 класу МКТП, а саме "лікарські та нелікарські зубні порошки, пасти" та 05 класу МКТП "матеріали на зубні виліпки" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією №835205 від 19.07.2004р. відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України №37071 від 15.01.2004р. стосовно товарів 03 класу МКТП.

2. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №916431 від 14.06.2006р. в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські препарати для догляду за зубами, а також препарати для догляду за ротовою порожниною, препарати для вибілювання зубів, косметичні препарати для догляду за губами", 05 класу МКТП: "фармацевтичні, ветеринарні та гігієнічні препарати для області зубів, рота, глотки та губ; лікарські препарати для догляду за зубами (включно з жувальною гумкою); препарати для тестів на зубний камінь" та 30 класу МКТП: "жувальна гумка" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією №835205 від 19.07.2004р. відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України №37071 від 15.01.2004р. стосовно товарів 03 класу МКТП.

3. Знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією №904240 від 03.11.2006р. р. в частині товарів 03 класу МКТП "нелікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" та 05 класу МКТП "лікарські фторидні лаки та пасти на стоматологічні потреби" є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією №835205 від 19.07.2004р. відносно товарів 03 класу МКТП та зі знаком за свідоцтвом України №37071 від 15.01.2004р. стосовно товарів 03 класу МКТП.

Згідно з приписами ст. 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими ст. 43 цього Кодексу. При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту. Відповідно п. 18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012р. "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта, якщо проведення судової експертизи доручено окремій особі, і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Згідно з п.п. 15.2 п. 15 Постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу призначається повторна експертиза, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Висновок повторної комісійної судової експертизи у справі №910/1102/13 складений кваліфікованими атестованими судовими експертами ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які попереджені про кримінальну відповідальність згідно зі ст. 384 та 385 Кримінального кодексу України. Вбачається узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновками, обґрунтованість та узгодженість висновку з іншими матеріалами справи, що висновок є логічним та зрозумілим, містить чіткі мотиви, з яких експертами виявлено схожість до ступеню споріднення між порівнювальними знаками.

Усуваючи недоліки попередніх експертних досліджень, в висновку вказано як "сильними" елементами знаків, що порівнюються є сугестивні морфеми «МИРРА», «MIRRA», «MIRA», які викликають уяву про цілющі властивості товарів, не вказуючи на них безпосередньо, тоді як форманти «ЛЮКС», «LUX», «FLUORID» є "слабкими" складовими знаків, оскільки мають оціночний характер («ЛЮКС», «LUX»), вказують на властивості (призначення) та склад товарів («FLUORID»). При цьому самі товари є однорідними та належать до групи профілактичних, гігієнічних, лікувальних товарів (засобів), що реалізуються, як правило, аптечними мережами, спеціалізованими закладами з продажу косметичних і гігієнічних засобів.

В змісті апеляційної скарги компанії "Хагер унд Веркен ГмбХ унд Ко. КГ" (Hager & Werken GmbH & Co. KG) було визнано, що експертами повною мірою досліджено звукова та семантична схожість знаків, однак, загальне зорове враження від знаків різне і в обґрунтування висновку, якого дійшли експерти, останніми не наведено доводів, підтверджених посиланням на графічну схожість цих знаків. З тим, такі доводи вбачається необґрунтованими. Частинами 2, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 22.05.2003р. було визначено і схожі положення в цілому містить чинна редакція Закону, що об'єктом знака можуть бути словесні, зображувальні, об'ємні та інші позначення або їх комбінації, виконані у будь-якому кольорі чи поєднанні кольорів. Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг.

Знак "Мирра-Люкс" за свідоцтвом України №37071 є словесним, "MIRRA LUX" за міжнародною реєстрацією №835205 - комбінованим позначенням, що складається із словесних ("MIRRA LUX") та зображувальних елементів (словесна частина знаку обведена в кружечку), знаки "Mirafluor" та "MIRAFLUORID" за міжнародними реєстраціями №873959, 904240 так само є словесними, "Miradent" за міжнародною реєстрацією №916431 - комбінованим позначенням, що складається із словесних ("Miradent") та зображувальних елементів (словесна частина знаку виконана певним шрифтом, підсилююче графічне зображення). Як вбачається з Висновку судових експертів останніми досліджувались і порівнювались будова словесних позначень (фонетична, стилістична тощо), значення, в яких вживаються "сильні" і "слабкі" самостійні елементи знаків. Висновок, складений за результатами повторної комісійної експертизи, складений на 44 арк. і містить чіткі мотиви, з яких знаки вбачаються такими, що є схожими до ступеня сплутування, схожі на стільки, що їх можна сплутати.

Оцінюючи Висновок №1017, здійснений за результатами проведення повторної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 18.08.2015р., колегія суддів суду апеляційної інстанції погоджується з висновком суду першої інстанції, що зазначений висновок містить відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, висновок за результатами проведення повторної комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності за загальним змістом відповідає і висновку повторної комісійної судової експертизи, якого дійшли експерти при першому розгляді справи, в цілому є належним та допустимим доказом.

За таких обставин вбачається невідповідність зареєстрованих знаків за міжнародними реєстраціями №873959, 904240 та 916431 (щодо товарів 3 та 5 класу МКТП) умовам надання правової охорони, передбаченими п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", що в силу приписів п.п. а), в) ч.1 ст. 19 Закону є підставою для визнання таких реєстрацій недійсними в цій частині. За змістом п.п. а), в) ч. 1 ст. 19 цього ж Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними на підставі ст. 19 Закону вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно п. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Згідно ст. 5 Мадридської угоди рішення про визнання міжнародного знака недійсним повідомляється Міжнародному бюро. За змістом п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, у т.ч., відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

З урахуванням наведеного, вимога ЗАТ "МІРРА-М" до Державної служби інтелектуальної власності України про зобов'язання останнього повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання частково недійсними міжнародних реєстрацій знаків №873959, 904240 та 916431 (щодо товарів 3 та 5 класу МКТП) та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" є такою, що ґрунтується на наведених вище нормах Закону, а тому підлягає задоволенню.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновками суду першої інстанції, всебічно, повно і об'єктивно розглянувши в процесі всі обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, за наслідками розгляду апеляційної скарги та перевіряння законності та обґрунтованості рішення у повному обсязі, повторно розглянувши справу, не вбачає доводи апеляційної скарги обґрунтованими і такими, що знайшли своє підтвердження під час розгляду (перегляду) справи, оскаржене рішення суду такими, що повною мірою відповідає вимогам законності та обґрунтованості.

Керуючись ст. 99, 101-106 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу компанії "Хагер унд Веркен ГмбГ унд Ко. КГ" (Hager & Werken GmbH & Co. KG) (Дуісбург, Німеччина) залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 21.09.2015р. у справі №910/1102/13 залишити без змін.

3. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України через суд апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня набрання постановою законної сили

Повний текст постанови складено 27.11.2015р.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

В.О. Пантелієнко