Постанова № 51870672, 29.09.2015, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" вересня 2015 р. Справа№ 910/6197/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Разіної Т.І.

суддів: Доманської М.Л.

Сотнікова С.В.

представники сторін:

від ТОВ ««Фармацевтична компанія «Здоров'я» - Титаренко Ю.П., довіреність № 1026/3 від 03.03.2015;

від Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп) - Лавренова Н.О., довіреність № б/н від 14.02.2013;

від Міністерства охорони здоров'я України - представник не з'явився.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» на рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2013 року у справі № 910/6197/13 (суддя Прокопенко Л.В.)

за позовом Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп), Німеччина, м. Берлін

до 1. товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я", м. Харків

2. Міністерства охорони здоров'я України, м. Київ

про припинення порушення, визнання незаконним та часткове скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2013 року Компанія Берлін-Хемі (Менаріні Груп) звернулася до господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична компанія "Здоров'я" та Міністерства охорони здоров'я України про припинення порушення , визнання незаконним та часткове скасування наказу Міністерства охорони здоров'я України.

Позовні вимоги мотивовані тим, що реєстрація лікарського засобу ЕСПУЗІН- ЗДОРОВ'Я, виробником якого є відповідач-1 порушує права інтелектуальної власності позивача, оскільки позивач є власником свідоцтва раніше зареєстрованого знаку для товару, на який схожий лікарський засіб відповідача-1 за своїми властивостями та назвою, внаслідок чого ці позначення і знаки можна сплутати.

Рішенням господарського суду міста Києва від 11.12.2013 року у справі № 910/6197/13 (суддя Прокопенко Л.В.) позовні вимоги Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп) задоволено в повному обсязі; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658 "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7 (7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у блістерах, заявник товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я», номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01) зазначений під номером 5 у додатку № 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658; визнано незаконним та скасовано наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07.06.2013 р. № 480 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» в частині реєстрації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у коробці, заявник товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я», номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01) зазначений під номером 6 у додатку № 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 07.06.2013 р. № 480; зобов'язано Міністерство охорони здоров'я України виключити лікарські засоби ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, реєстраційні посвідчення UA/12456/01/01 та UA/12946/01/01, з Державного реєстру лікарських засобів України, шляхом видання наказу; заборонено товариству з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» використовувати позначення ЕСПУЗІН, схоже із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 25612 стосовно товарів 5 класу МКТП; зобов'язано товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» усунути позначення ЕСПУЗІН з лікарських засобів власного виробництва.

Рішення обґрунтоване правом позивача, як власник свідоцтва на знак для товарів і послуг на захист останнього, в тому числі, шляхом заборони його використання відповідачу-1 як виробнику схожого лікарського засобу під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, а оскільки підставою для використання відповідачем-1 вказаного позначення з метою виробництва та реалізації лікарських засобів під такою назвою на території України є накази відповідача-2 від 23.08.2012 № 658 та від 07.06.2013 № 480, та за умови, що таке використання є порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН, вимога позивача про визнання незаконними та скасування наказів відповідача-2 є правомірною та підлягає задоволенню.

При цьому, суд першої інстанції керувався ст. 1, ст. 16, ст.ст. 20, 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ч. 1 ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби», ч. 1 ст. 21, ст. 495 Цивільного кодексу України, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2013 року у справі № 910/6197/13 та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог; призначити повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити атестованому судовому експерту Харківського науково-дослідного Інституту судових експертиз ім. Засл. професора М.С. Бокаріуса, м. Харків, оскільки в призначенні повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності було необґрунтовано відмовлено; повідомити ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я» про час та місце проведення судового засідання.

Апеляційна скарга обґрунтована неповним з'ясуванням обставин справи, що мають значення для справи, а висновки, викладені у рішенні не відповідають обставинам справи, зокрема висновок суду та експертизи про те, що знаки/позначення «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» за свідоцтвом № 170776 є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи яка виробляє товар або видає послуги. Крім того скаржник зазначає, що позивачем не доведено факту порушення та в чому полягає порушення відповідачем-1 його прав, а судом порушено ст. 22 ГПК України, оскільки їм прийнято та розглянуто заяву позивача від 28.11.2013 про зміну предмету позову. Скаржник також посилаючись на ст. 9 Закону України «про лікарські засоби» вважає, що суду першої інстанції були відсутні підстави для визнання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23.08.20112 № 658 № 480 від 07.06.2013, яким зареєстровано лікарський засіб під назвою «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я».

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.02.2014 року вказану апеляційну скаргу прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні.

04.03.2014 через відділ документального забезпечення представником Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп) подано відзив на апеляційну скаргу, в якому заперечує вимоги апеляційної скарги та просить залишити її без задоволення, оскаржуване рішення - без змін.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 18.03.2014 у справі № 910/6197/13 задоволено клопотання ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи; призначено у справі № 910/6197/13 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити Харківського науково-дослідного Інституту судових експертиз ім. Засл. професора М.С. Бокаріуса, м. Харків (61077, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 29.09.2014 у справі № 910/6197/13 поновлено провадження у справі та призначено її до розгляду в зв'язку з надходженням 29.09.2014 року на адресу Київського апеляційного господарського суду від Харківського науково-дослідного Інституту судових експертиз ім. Засл. професора М.С. Бокаріуса надійшов висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 3928/10006 від 09.09.2014 та матеріали справи, що надалися на дослідження.

14.10.2014 через відділ документального забезпечення представником Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп) подано додаткові пояснення до висновку повторної комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, в яких зазначає про необґрунтованість висновку повторної експертизи, вважає висновок упередженим та таким, що не може розглядатися в якості належного та допустимого доказу.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.11.2014 у справі № 910/6197/13 призначено повторну комісійну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та зупинено провадження у справі № 910/6197/13 до закінчення проведення експертного дослідження.

11.09.2015 на адресу Київського апеляційного господарського суду надійшов лист Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з доданим до нього висновком повторної комісійної судової експертизи у сфері об'єктів інтелектуальної власності № 15693/14-53 від 31.08.2015 та матеріали справи № 910/6197/13.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.09.2015 у справі № 910/6197/13 поновлено провадження у справі та призначено її до розгляду.

29.09.2015 через відділ документального забезпечення Київського апеляційного господарського суду представником позивача подано додаткові пояснення щодо висновків експертів, в яких просить врахувати висновок експертів від 31.08.2015 та апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення місцевого господарського суду - без змін.

У судовому засіданні 29.09.2015 представник скаржника заявив усне клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Представник позивача у судовому засіданні заперечила проти задоволення вказаного клопотання скаржника, оскільки вважає неповним висновок судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 31.08.2015.

Колегія суддів, порадившись на місці, відхилила усне клопотання скаржника про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності з причини його необґрунтованості, недоведеності наявності необхідності в такій експертизі та наявності в даній справі трьох висновків судових експертиз.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні підтримав доводи апеляційної скарги з викладених в ній підстав.

В судовому засіданні представники позивача заперечив проти доводів апеляційної скарги.

В судове засіданні представник відповідача-2 не з'явився , причини неявки суду не повідомив. Враховуючи, що в матеріалах справи містяться докази належного повідомлення про час та місце розгляду справи, Київський апеляційний господарський суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності представника відповідача-2.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши застосування судом першої інстанції норм процесуального та матеріального права, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

У відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Згідно ст. 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечується представниками сторін Компанія Берлін-Хемі (Менаріні Груп) є власником зареєстрованого знаку для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН і виробником лікарських засобів ЕСПУМІЗАН ® (реєстраційне посвідчення UA/0152/02/01), а також ЕСПУМІЗАН ® L (реєстраційне посвідчення UA/0152/01/01).

На території України використання знаку для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН захищено відповідно до свідоцтва № 25612 від 17.06.2002 (клас 5 Міжнародної класифікації товарів і послуг - фармацевтичні препарати, ліки для людини).

23.08.2012 Міністерство охорони здоров'я України наказом № 658 (п. 5 додатку № 1 до наказу) зареєструвало лікарський засіб під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я. Виробником цього лікарського засобу є товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я». Таблетка лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я містить симетикону 125 мг, таблетки, вкриті оболонкою, по 125 мг № 7 (7х1), № 14 (7х2), № 21 (7х3), № 10 (10х1) у блістерах, реєстраційне посвідчення номер UA/12456/01/01.

Крім того 07.06.2013 Міністерство охорони здоров'я України наказом № 480 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін до реєстраційних матеріалів» зареєструвало лікарський засіб під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі оральні, 40 мг/мл по 30 мл у флаконах з пробкою-крапельницею № 1 у коробці; реєстраційне посвідчення UA/12946/01/01). Виробником цього лікарського засобу також є товариство з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я».

Позивач вважає, що реєстрація вказаних лікарських засобів порушує його права як власника зареєстрованого знаку для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН, оскільки позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я є схожим на нього настільки, що їх можна сплутати.

Під обома найменуваннями випускаються лікарські засоби, які призначенні для застосування при функціональних розладах кишечнику. Препарати містять однакову діючу речовину - Simethicone (симетикон). Позивач вважає, що назви є настільки схожими, що їх можна сплутати, внаслідок чого покупці можуть бути введені в оману щодо особи, яка є виробником товару, та можуть помилитись під час придбання товару і використання лікарського засобу.

Відповідно до приписів ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (Закон) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Стаття 20 Закону надає право власнику свідоцтва на знак для товарів і послуг вимагати припинення порушення його прав, що і стало підставою для звернення позивача до суду.

В матеріалах справи наявні три висновки судових експертиз, що були надані експертами в галузі інтелектуальної власності.

Згідно, наявного в матеріалах справи висновку № 900 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 07.10.2013, назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", є схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН за свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002. Крім того, назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Відповідно до висновку № 3928/10006 повторної комплексної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.09.2014, позначення «ЕСПУЗІН» не є домінуючою частиною назви лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", не є тотожною або схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН за свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002. Крім того, назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", не є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Знак для товарів і послуг України ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, який засвідчується свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та не є тотожним або схожим зі знаком для товарів і послуг Украйни «ЕСПУМІЗАН» який засвідчується свідоцтвом України № 256123 від 07.06.2002.

Отже, колегією встановлено, що відповіді на питання, які дали експерти у висновку повторної експертизи та висновку експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 900 від 07.10.2013, різняться між собою.

Причиною таких розбіжностей експерти у висновку повторної експертизи № 3928/10006 вказують те, що експертами первинної експертизи був невірно визначений об'єкт дослідження, оскільки в питанні йдеться про дослідження саме назви лікарського засобу «ЕСПУЗІИ-ЗДОРОВ'Я», а не словесного елементу знака за свідоцтвом України № 170776.

Проте, з такими доводами суд погодитися не може, оскільки при первинній експертизі експертами досліджувалися як назва лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», так і словесний елемент знака за свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 на предмет їх схожості та тотожності із знаком для товарів і послуг «ЕСПУМІЗАН» за свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002.

Крім того у відповіді на перше питання експерти розглядали правові питання, що прямо заборонено, а саме експерти аналізують питання щодо порядку присвоєння, зміни назви лікарського засобу та начебто автоматичного скасування реєстрації препаратів в Україні. Такі висновки експертів є недопустимими, тим більше, що про зміну назви лікарського засоби в матеріалах справи не йдеться.

На сторінці 19 висновку повторної експертизи зазначено, що відповідь на питання № 3 в первинній експертизі не надана, однак це не відповідає дійсності оскільки на сторінці 17 висновку експерта від 07.10.2013 наведено відповідь на питання № 3.

На сторінці 21 висновку повторної експертизи експерти стверджують, що: назви лікарських засобів відповідача-1 широко відомі українському споживачу (абзац третій): «Цей елемент незмінно протягом тривалого часу використовується виробником на покуванні препаратів власного виробництва» (абзац четвертий).

Однак, щоб стверджувати про широку відомість назв та тривале використання елементів експерти мали досліджувати відповідні об'єкти та питання, аналізувати ринок, обізнаність споживачів тощо, однак такі питання перед експертами не ставились, крім того даний висновок не містить про дослідження таких питань. Отже наведені твердження є неприпустимими.

Крім цього, надаючи відповідь на питання № 4 експерти обмежились наведеними вище та недослідженими доводами без аналізу назви лікарського засобу відповідача-1 та торговельної назви лікарського засобу позивача.

Безпідставними та необґрунтованими є твердження експертів стосовно того, що при первинній експертизі експерт не врахував наявність у складі знака елементів фірмового найменування при вирішенні питання щодо визначення ступеню схожості знаків.

На сторінках 7, 24-25 висновку експерта від 07.10.2013 враховується вся словесна частина знаку за свідоцтвом України № 170776 і зокрема фірмове найменування - «ЗДОРОВЬЕ».

Також у висновку повторної експертизи експерти протирічать самі собі. В одній частині вони стверджують, що саме частина «ЗДОРОВЬЕ» несе смислове (сематичне) значення оскільки означає природний стан організму, що характеризується його врівноваженістю і відсутністю будь-яких хворобливих змін (сторінка 19). В іншій частині, а саме на сторінці 31 зазначено, що це є частина фірмового найменування, а тому ідентифікує виробника. Тобто однозначної відповіді експертами не надано.

Крім цього, на 15 сторінці експерти зазначають, що «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» є складним іменником і повинно вживатись та сприйматись лише цілком, нероздільно, але вже далі експерти аналізують цей складний іменник як дві частини ЕСПУЗІН і ЗДОРОВ'Я і вказують на те, що вони означаються і, що саме частина «ЗДОРОВЬЕ» несе смислове значення.

Стаття 12 Закону України «Про судову експертизу» передбачає, що незалежно від виду судочинства судовий експерт зобов'язаний провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок.

Однак аналіз та обґрунтування наведеним у висновку повторної експертизи твердженням відсутні.

Враховуючи наведене вище, колегія суддів вважає, що висновок повторної експертизи є необґрунтованим, а тому не розглядається судом в якості належного та допустимого доказу.

В висновку судових експертів № 15693/14-53 від 31.08.2015 за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності експерти дійшли висновків, що позначення «ЕСПУЗІН» є домінуючою частиною назви лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", є схожою настільки, що її можна сплутати із знаком для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН за свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002; назва лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» містить позначення «ЕСПУЗІН», схоже із знаком для товарів і послуг «ЕСПУМІЗАН» (свідоцтвом України № 25612 від 17.06.2002) за фонетичними (звуковими) та семантичними (смисловими) ознаками. Крім того, назва лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», що виробляється ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я", є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, власника свідоцтва України № 25612 від 17.06.2002. Знак для товарів і послуг України «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я», який засвідчується свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 є схожим на стільки, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар та є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг Украйни «ЕСПУМІЗАН» який засвідчується свідоцтвом України № 256123 від 07.06.2002. Знак для товарів і послуг «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я» за свідоцтвом України № 170776 від 13.05.2013 не є оманливим.

На підставі вищенаведеного апеляційний суд приймає висновок експерта за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності за господарською справою № 910/6197/13 від 07.10.2013 № 900 та висновок судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 31.08.2015 № 15693/14-53 в якості належних доказів у справі в порядку ст. ст. 42, 43 ГПК України.

Як вірно встановлено місцевим господарським судом даний спір підлягає розгляду в порядку господарського судочинства, оскільки Міністерство охорони здоров'я України не здійснювало владних управлінських функцій щодо Позивача. Натомість спір має цивільний характер.

Відповідно до інструкцій для застосування препаратів ЕСПУМІЗАН та ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (і краплі, і таблетки), лікарські засоби показано для застосування при функціональних розладах кишечнику, також препарати мають однакову діючу речовину, а саме Simethicone (симетикон).

Отже, товари позивача і відповідача-1 є фармацевтичними препаратами.

Права позивача як власника свідоцтва на знак для товарів і послуг захищені в Україні свідоцтвом № 25612 від 17.06.2002.

Власник свідоцтва на знак для товарів і послуг користується виключним правом використання позначення та правом забороняти іншим особам використовувати зареєстрований знак без його дозволу (ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 495 ЦК України).

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається, серед іншого, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, а також пропонування його для продажу, продаж. Факт використання відповідачем-1 цими способами позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я підтверджується матеріалами справи та не заперечується відповідачем-1.

Позивач як власник свідоцтва має право забороняти будь-якій особі, у тому числі, відповідачу-1 використовувати позначення схоже зі знаком для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН без відповідного дозволу.

Стаття 16 Закону визначає, що свідоцтво надає власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Висновок судового експерта від 07.10.2013 № 900 та висновок судових експертів від 07.10.2013 № 900 підтверджують те, що назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я є схожою із знаком для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН настільки, що їх можна сплутати. Крім того, назва лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я, що виробляється ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров'я», є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар. Отже факт порушення відповідачем -1 прав інтелектуальної власності позивача є доведеним.

Таким чином, позивач як власник свідоцтва на знак для товарів і послуг має право на його захист всіма доступними способами, в тому числі, шляхом заборони його використання відповідачу-1 як виробнику лікарського засобу під назвою ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби», лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації. При цьому державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до Міністерства охорони здоров'я України.

Введення в цивільний оборот на території України лікарських засобів можливе лише після проведення їх державної реєстрації.

Згідно з п. 2 Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 р. № 376 державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює саме відповідач 2.

Таким чином, єдиною підставою для отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та можливості реалізації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (таблетки, номер реєстраційного посвідчення UA/12456/01/01) на території України є реєстрація лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658.

В свою чергу єдиною підставою для отримання реєстраційного посвідчення на лікарський засіб та можливості реалізації лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я (краплі, номер реєстраційного посвідчення UA/12946/01/01) на території України є реєстрація лікарського засобу ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.06.2013 № 480.

Оскільки підставою для використання відповідачем-1 позначення ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я є згадані накази відповідача- 2 від 23.08.2012 № 658 та від 07.06.2013 № 480, а таке використання є порушенням прав позивача на знак для товарів і послуг ЕСПУМІЗАН, тобто є єдиною підставою (надають право) для використання та реалізації лікарських засобів під такою назвою на території України, накази відповідача-2 підлягають скасуванню.

Чинним законодавством не передбачений обов'язок відповідача-2 чи третьої особи перевіряти лікарські засоби, що подаються на реєстрацію в Україні, на предмет дотримання прав інтелектуальної власності інших учасників цивільного обороту, в тому числі, інших виробників лікарських засобів.

Проте, це не позбавляє права власників інтелектуальної власності в судовому порядку оскаржувати рішення про державну реєстрацію лікарських засобів, які призводять до порушення прав інтелектуальної власності.

Стаття 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачає, що захист прав на знак здійснюється у судовому порядку.

Суд визнає незаконним та скасовує правовий акт індивідуальної дії, виданий органом державної влади, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси (ч. 1 ст. 21 ЦК України).

Частина 2 ст. 20 Господарського кодексу України, як один із способів захисту прав і законних інтересів передбачає визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб'єктів, що суперечать законодавству, щеплюють права та законні інтереси суб'єкта господарювання або споживачів.

Оскільки внаслідок прийняття відповідачем-2 рішень про реєстрацію лікарських засобів відповідача-1, назва яких схожа з назвою лікарських засобів позивача, і це може ввести споживачів в оману, такі накази, як єдині законні підстави для використання лікарських засобів на території України підлягають скасуванню.

Таким чином на підставі наведених вище обставин справи та норм чинного законодавства колегія суддів вважає правомірним та обґрунтованим задоволення судом першої інстанції позовних вимог Компанії Берлін-Хемі (Менаріні Груп) в повному обсязі.

Таким чином, колегія суддів приходить до висновку, що доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі не спростовують висновків господарського суду першої інстанції враховуючи наступне.

Відповідно до п. 3.12 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 « Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» початком розгляду справи по суті вважається момент коли суд переходить безпосередньо до розгляду позовних вимог, а тому відповідно до процесуальних документів даної справи 28.11.2013, тобто на момент звернення позивача з заявою про зміну предмета спору, судом першої інстанції не було розпочато розгляду даної справи по суті, на підставі чого доводи відповідача-1 про порушення місцевим господарським судом ст. 22 ГПК України є безпідставними.

Доводи скаржника про недоведеність позивачем факту порушення відповідачем-1 його прав, як власника свідоцтва, та не зазначення яким саме чином дані порушення відбулися, зроблені скаржником в силу невірного тлумачення норм чинного законодавства та спростовуються положеннями ст.ст. 9, 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. 21 Цивільного кодексу України, ст. 20 Господарського кодексу України, що наведені вище.

Не приймаються апеляційним судом, як підстава для скасування твердження відповідача щодо відсутності підстав для відмови у реєстрації лікарського засобу, які встановлені в ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби», а тому відсутні підстави визнавати недійсним накази Міністерства охорони здоров'я України від 23.08.2012 № 658 та від 07.06.2013 № 480, оскільки відповідно до положень чинного законодавства та позовних вимог підставою для скасування відповідних наказів є та обставина, що вони порушують законні та охоронювані права позивача тому що є підставою для здійснення реалізації лікарського засобу «ЕСПУЗІН-ЗДОРОВ'Я».

Крім того, колегія суддів не приймає до уваги твердження скаржника щодо неправомірного прийняття судом першої інстанції до уваги висновок експерта від 07.10.2013 № 900 оскільки вони є безпідставними та необґрунтованими, а також враховуючи, що в матеріалах справи наявний висновок судових експертів за результатами проведення повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 31.08.2015 № 15693/14-53, який підтвердив висновки, надані первинною експертизою.

У відповідності до ст.ст. 32-34 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Враховуючи викладене, колегія суддів на підставі доказів та пояснень наявних в матеріалах справи дійшла до висновку, що відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України підстав для скасування чи зміни ухвали місцевого господарського суду не вбачає, а тому апеляційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 4-2, 4-3, 4-7, 32-34, 43, 44, 49, 99, 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фармацевтична компанія «Здоров'я» залишити без задоволення, рішення господарського суду міста Києва від 11.12.2013 року у справі № 910/6197/13 залишити без змін.

Головуючий суддя Т.І. Разіна

Судді М.Л. Доманська

С.В. Сотніков