Рішення № 4800768, 29.09.2009, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/146

29.09.09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна»

До 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»

2. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

Про дострокове припинення на території України дії свідоцтва України №57076 на

торговельну марку

Суддя Палій В.В.

Секретар Молочна Н.С.

Представники:

Від позивача Коваль А.М.- предст. (дов. від 11.03.2009р.), Кляшторний С.С.- предст.

(дов. від 01.01.2009р.)

Від відповідачів 1. Белицький Ф.В.- предст. (дов. від 15.12.2008р.)

2. Саламов О.В- предст. (дов. від 10.03.2009р.)

Обставини справи:

Позивач звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс», Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про дострокове припинення на території України дії свідоцтва України №57076 на торговельну марку. Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач-1 протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва України №57076 не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням торговельної марки.

Ухвалою від 28.05.2009р. судом порушено провадження у справі №20/146, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 16.06.2009р.

В порядку підготовки справи до судового розгляду, 28.05.2009р. судом направлено запит до Державної митної служби України.

Ухвалою від 29.05.2009р. за клопотанням позивача судом вжито заходи до забезпечення позову у справі №20/146.

05.06.2009р. судом одержано клопотання від відповідача-1 про зупинення провадження у справі №20/146 до вирішення Господарським судом Миколаївської області по суті господарської справи №3/364/08 та набрання рішенням суду законної сили. Клопотання обґрунтовано тим, що рішенням суду у справі №3/364/08 буде розв’язано питання щодо порушення ТОВ «Хенкель Україна»прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»на знак за свідоцтвом України №57076. При цьому, відповідач-1 зазначив, що ним не використовується спірний знак у зв’язку з тим, що позивач довгий час незаконного використовує в Україні на товарах серії «Bref WC-GEL», які є спорідненими товарам 03 класу (для яких, зокрема, користується правовою охороною знак за свідоцтвом №57076) позначення «Морской Бриз», яке є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком відповідача-1, що перешкоджає відповідачу-1 використовувати знак у своїй діяльності.

У судовому засіданні 16.06.2009р. клопотання відповідача-1 судом не задоволено, оскільки відповідно до ст. 35 ГПК України, факти встановлені судом під час розгляду справи №3/364/08 не будуть мати преюдиційного значення для справи №20/146, так як суб’єктний склад сторін у даних справах не є тотожним. Таким чином, відсутні підстави вважати, що вирішення справи №20/146 є неможливим до вирішення Господарським судом Миколаївської області по суті господарської справи №3/364/08.

Представник відповідача-2 звернувся до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі №20/146 до вирішення Господарським судом міста Києва пов’язаної з нею господарської справи №54/49 про визнання недійсним патенту України №16616 на промисловий зразок. Клопотання мотивовано тим, що в обґрунтування порушеного права у справі №20/146 позивач посилається на промисловий зразок за патентом України №16616, який є предметом спору у справі №54/49.

Розгляд зазначеного клопотання перенесено судом на наступне судове засідання.

З метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 16.06.2009р. відкладено.

У судовому засіданні 24.06.2009р. представник позивача надав суду письмові заперечення проти клопотання відповідача-2 про зупинення провадження у справі №20/146, оскільки справи №20/146 та №54/49 мають різні предмети та підстави, стосуються різних об’єктів інтелектуальної власності, а відтак жодної неможливості вирішувати одну з них до вирішення іншої немає.

Суд прийшов до висновку про обґрунтованість наданих позивачем заперечень проти клопотання відповідача-2, у зв’язку з чим, у задоволенні клопотання відповідача-2 про зупинення провадження у справі №20/146 до вирішення Господарським судом міста Києва господарської справи №54/49 відмовив.

У судовому засіданні 24.06.2009р. представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на використання знака за свідоцтвом України №57076 відповідачем-1 та відсутності у позивача правових підстав для звернення до суду із даним позовом, оскільки позивачем не доведено наявності у нього порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення, у яких, зокрема, зазначив, що дострокове припинення дії свідоцтва України №57076 можливе лише за умови, якщо відповідач-1, як власник такого знака, не доведе факту використання зазначеного знака відносно зареєстрованих товарів і послуг, а у разі відсутності такого використання, не надасть суду докази, що виправдовують причини невикористання зареєстрованого знака.

Представники сторін звернулись до суду із спільною заявою про продовження строку вирішення спору у справі №20/146.

Клопотання, викладене у заяві, судом задоволено.

З метою витребування додаткових доказів по справі та для надання позивачу можливості ознайомитись із відзивами відповідачів на позовну заяву, розгляд справи 24.06.2009р. відкладено.

02.07.2009р. судом одержано відповідь Державної митної служби України на запит суду, до якої додано статистичну інформацію щодо митного оформлення ввезення на митну територію України та вивезення з митної території України товарів, у комерційній назві яких міститься назва торговельної марки «МОРСКОЙ БРИЗ/SEA BREEZE»у період з 01.01.2006р. до 19.06.2009р. Крім того, у відповіді повідомляється, що інформації стосовно митного оформлення зазначених товарів у період з 15.12.2005р. до 31.12.2005р. в базі даних електронних копій ВДМ ЄАІС Держмитслужби України станом на 20.06.2009р. не виявлено.

26.08.2009р. судом одержано письмові пояснення по справі від відповідача-1, відповідно до яких відповідач-1 просить суд врахувати при вирішенні справи №20/146 висновок судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності №894 по справі №3/364/08, яка знаходиться в провадженні Господарського суду Миколаївської області.

У судовому засіданні 26.08.2009р. представник позивача звернувся до суду з письмовим клопотанням про залучення до матеріалів справи відповіді Асоціації товарної нумерації України «ДжЕс1 Україна» на запит позивача.

Клопотання судом задоволено.

Представник відповідача-1 надав суду письмові пояснення на відзив відповідача-1 на позовну заяву.

У судовому засіданні 26.08.2009р. судом оголошено перерву до 15.09.2009р., для надання сторонам можливості підготувати додаткові пояснення по суті спору.

15.09.2009р. судом одержано письмові пояснення по справі від відповідача-1, на підставі яких відповідач-1 просить суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

У судовому засіданні 15.09.2009р. представник позивача надав суду письмові пояснення по справі, які просить суд врахувати при прийнятті рішення у справі.

Представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення, відповідно до яких зазначає, що докази, надані відповідачем-1 на підтвердження використання знаку за свідоцтвом України №57076, мають бути обмежені трирічним терміном до дати звернення позивача до суду.

У судовому засіданні 15.09.2009р. судом оголошено перерву до 29.09.2009р., з метою виготовлення повного тексту рішення по справі.

24.09.2009р. судом одержано письмові пояснення від відповідача-1 в обґрунтування підстав для зупинення провадження у справі №20/146 до вирішення господарської справи №3/364/08.

Проте, суд зазначає, що клопотання відповідача-1 про зупинення провадження у справі №20/146 до вирішення господарської справи №3/364-08 було розглянуто судом у судовому засіданні 16.06.2009р. та за результатами розгляду –у задоволенні клопотання відмовлено.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-1 є власником свідоцтва України № 57076 на торговельну марку “Морской бриз/Seа Breеze”, яка зареєстрована для товарів і послуг 03, 16 та 35 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі –МКТП):

- вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискувальні, знежирювальні та абразивні препарати; мило; парфуми, ефірні олії, косметика, лосьйони для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу МКТП (03 клас МКТП);

- картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; опаковання, що належить до 16 класу, для вищезазначених товарів 3 класу (16 клас МКТП);

- реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; аналізування собівартості; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; розповсюджування зразків; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; послуги щодо рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; всі вищезазначені послуги стосовно товарів 3 класу (35 клас МКТП).

Заявку на реєстрацію даної торговельної марки було подано відповідачем-1 до Держдепартаменту 16.03.2004 р. Датою реєстрації вказаної торговельної марки є 15.12.2005р. Відомості про видачу свідоцтва України № 57076 були опубліковані в офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 12 за 2005 р. з датою публікації 15.12.2005 р. Зазначене підтверджується випискою з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 57076.

В силу п. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України (далі –ЦК України) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Таким чином, відповідач-1 набув прав інтелектуальної власності на торговельну марку “Морской бриз/ Seа Breеze”.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями (далі –Закон про товарні знаки) відповідачу-1 належить право на використання вказаної торговельної марки та інші права, надані законом.

Згідно ст. 17 Закону про товарні знаки власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають зі свідоцтва.

П. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»визначено, що якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. Також п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»встановлено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є з’ясування того, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” за свідоцтвом України № 57076, протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (15.12.2005 р.), як зазначає позивач, тобто, з 15.12.2005р. по 15.12.2008р., та чи наявні або відсутні поважні причини такого невикористання. При цьому, судом враховується те, що Позивач звернувся до суду із відповідним позовом 15.05.2009 р.

Так, станом на дату публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 57076 на торговельну марку “Морской бриз/Seа Breеze” (15.12.2005р.) використанням знака визнавалось:

· нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

· застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

· застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

На дату подання позовної заяви, як і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 10.04.2008 р., згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

· нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

· застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

· застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Належними у справі доказами доводиться, що торговельна марка “Морской бриз/Seа Breеze” за свідоцтвом України № 57076 не використовувалася в Україні від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва (15.12.2005р.) по 15.12.2008р. майже для усіх товарів і послуг 03, 16, 35 класів МКТП, що підтверджується наступним.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України № 57076, власником зазначеного свідоцтва є відповідач-1, який є юридичною особою, зареєстрованою за законодавством України. Таким чином, у випадку вироблення ним товарів 3 та 16 класів МКТП, такі товари мали бути б сертифіковані у встановленому законодавством України порядку.

Також відповідно до ст. 1 Закону про товарні знаки «знак –це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб». Схоже визначення торговельної марки наведено у ст. 492 ЦК України, згідно якої «торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами». Таким чином, у випадку здійснення дій, які визнаються використанням торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” за свідоцтвом України № 57076, відповідач-1 мав би реалізовувати на території України та пропонувати до продажу свою продукцію 03 та 16 класів МКТП під даною торговельною маркою. Тобто, виходячи з поняття торговельної марки (знака для товарів і послуг), закріпленого у ст. 1 Закону про товарні знаки та ст. 492 ЦК України, без здійснення реалізації вказаної продукції та пропонування її для продажу на території України, неможливим є використання торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” на території України.

Згідно п. 10 Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 року № 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 р. за № 466/10746, мийні засоби (в тому числі засоби мийні порошкоподібні, засоби мийні рідкі, засоби піномийні (для приймання ванн), шампуні, засоби для фарбування волосся (фарби, відтінковий шампунь), відновлювачі кольору волосся, мила рідкі (засоби гігієни), засоби для укладання волосся та завивання, засоби чистильні різних товарних форм), тобто товари 3-го класу МКТП, підлягають обов’язковій сертифікації на території України та законним шляхом можуть реалізуватися на території України виключно за наявності відповідного сертифіката. Однак, за даними Державного підприємства «Державний реєстр системи сертифікації»(ДП «Реєстр УкрСЕПРО») Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (довідка № 67/л від 23.04.2009 р. міститься у матеріалах справи) у державному реєстрі УкрСЕПРО не знайдено жодного запису щодо продукції, маркованої торговельною маркою «МОРСКОЙ БРИЗ / SEA BREEZE».

Також судом встановлено, що за даними Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна»усім товарам 3-го класу МКТП під торгівельною маркою «МОРСКОЙ БРИЗ/SEA BREEZE»не присвоювався Глобальний номер товарної позиції (довідка від 27.04.2009 р. міститься у матеріалах справи). При цьому, в матеріалах справи наявна надана відповідачем-1 копія свідоцтва № 8806-169 від 17.12.2008 р. про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі «GS1», відповідно до якого глобальний номер товарної позиції (структури GTIN-13) 4823052201630 присвоєно лише такій товарній позиції як «Мило «ТЕТ-А-ТЕТ»рідке «морський бриз»освіжаюче». Стосовно даного мила Відповідачем-1 також надані висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.12.2008 р. № 05.03.02-07/82920 та № 05.03.02.-04/82905.

Однак, за даними ТОВ «Моніторинг ЗМІ України»(довідка № 25 від 30.04.2009 р. міститься у матеріалах справи) товари під торговельною маркою «МОРСКОЙ БРИЗ / SEA BREEZE»на телебаченні, радіо, у друкованих ЗМІ з 01.01.1999 р. не рекламувалися.

Додатково судом береться до уваги те, що за даними Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (довідка № 1123/11 від 12.05.2009 р. міститься у матеріалах справи) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносилися зміни щодо видачі ліцензій на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 57076.

Судом не беруться до уваги як неналежні докази використання торговельної марки, надані відповідачем-1 разом із відзивом на позовну заяву від 24.06.2009р. (тобто, після звернення Позивача до суду із відповідним позовом) роздруківки сторінок із мережі Інтернет (із сайту http://www.amalgamalux.com/) щодо пропонування до продажу у мережі Інтернет таких товарів: скраб МОРСКОЙ БРИЗ, крем МОРСКОЙ БРИЗ, маска МОРСКОЙ БРИЗ, а також надані фотографічні знімки вказаних товарів, оскільки на них відсутні жодні дати виготовлення даних товарів. Відповідно, у суду відсутні підстави вважати, що дані товари були виготовлені і реалізовувались на території України протягом встановленого законом трьохрічного періоду від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 57076 (15.12.2005р.) і до дати звернення Позивача до суду із відповідним позовом (15.05.2009 р.). Крім того, судом враховується і те, що відповідачем-1 не надано суду жодних сертифікатів відповідності, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, свідоцтв про присвоєння товарній позиції ідентифікаційного номера у всесвітній системі «GS1»щодо вказаних товарів протягом встановленого законом і зазначеного вище трьохрічного періоду.

Докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути обмежені трирічним строком, на який позивач вказує у позовній заяві. Відсутність такого обмеження призвела б до того, що після закінчення трирічного терміну невикористання знака та після звернення зацікавленої особи з позовом до суду про дострокове припинення дії свідоцтва, власник такого свідоцтва мав би змогу посилатись на факт добросовісного використання торговельної марки безпосередньо у період розгляду відповідної справи у суді, що фактично призводило б до необхідності відмовляти у задоволенні позовних вимог навіть без дослідження доказів використання чи невикористання знака протягом визначеного Законом трирічного строку.

Суд вважає, що не можуть вважатися належними доказами використання торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” за свідоцтвом України № 57076 для товарів 03 класу МКТП надані відповідачем-1 копії листів № 261/1 від 10.03.2008 р., № 672/1 від 15.05.2008 р., № 428/1 від 20.07.2008 р. до приватних підприємців Фридмана О.Г., Шпинева Д.А., Мартиненко І. Г. з інформацією про те, що відповідач-1 розпочинає виробництво нової косметичної продукції під даною торговельною маркою. Як вбачається із матеріалів справи, до вищевказаних листів відповідачем-1 не було додано жодних зразків вказаної продукції. Крім того, цих зразків із датою виробництва косметичної продукції під торговельною маркою “Морской бриз/Seа Breеze” за період з 15.12.2005 р. по дату звернення Позивача до суду із позовом (15.05.2009 р.) відповідачем-1 не було надано і суду.

Викладене дає підстави вважати, що відповідач-1 протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 57076 (15.12.2005 р.) використовував торговельну марку “Морской бриз/Seа Breеze” лише для такого товару 03 класу МКТП, як мило. Щодо усіх інших товарів 03, 16 та послуг 35 класу МКТП відповідачем-1 належними доказами не доведено факту використання торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” за спірним свідоцтвом України № 57076 на території України.

Таким чином, суд приходить висновків, що за виключенням такого товару 03 класу МКТП як «мило», і протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу спірного свідоцтва України № 57076 (15.12.2005 р.):

- торговельна марка “Морской бриз/ Seа Breеze” не наносилася на товар, для якого її зареєстровано, упаковку такого товару, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку, інший прикріплений до товару предмет;

- продукція із нанесенням торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” не зберігалися з метою пропонування її для продажу, не пропонувалася для продажу, не продавалася, не імпортувалася (ввозилася), не експортувалася (вивозилася), а також не вироблялася на території України.

- торговельна марка “Морской бриз/Seа Breеze” не застосовувалась під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої вона зареєстрована;

- торговельна марка “Морской бриз/Seа Breеze” не застосовувалась у діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Отже, відповідач-1 протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 57076 (15.12.2005р.) не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням торговельної марки.

Наступним питанням, яке підлягає з’ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи наявні або відсутні у відповідача-1 поважні причини невикористання в Україні торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” за спірним свідоцтвом України № 57076. Щодо даного питання судом встановлено наступне.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону про товарні знаки дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Суд не вважає поважними причинами невикористання торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” за спірним свідоцтвом України № 57076 посилання відповідача-1 на незаконне, як вважає відповідач-1, використання вказаного позначення Позивачем у своїй господарській діяльності, оскільки цей факт не підтверджено належними доказами. Так, надана відповідачем-1 копія рішення Господарського суду Миколаївської області від 10.09.2009р. у справі № 3/364/08 за позовом ТОВ «Амальгама Люкс»до ТОВ «Хенкель Україна», ТОВ «Хенкель Ужгород», ТОВ «Стиль Д»про припинення порушень прав власника свідоцтва України № 57057 на торговельну марку “Морской бриз/Seа Breеze”, заборону використання даного позначення на товарах 03 класу МКТП не набрало законної сили (станом на 15.09.2009р., а саме, на день оголошення перерви у судовому засіданні, з метою виготовлення повного тексту рішення по справі №20/146), а отже, жодні, встановлені цим рішенням, факти не мають для господарського суду преюдиційного значення у розумінні ст. 35 ГПК України. Також, сторони у справі №3/364/08 та даної справи є різними, що взагалі унеможливлює використання вказаного рішення, як такого, що є обов’язковим для господарського суду згідно приписів ст. 35 ГПК України. З наведених підстав, судом відхиляються посилання відповідача-1 на висновок №894 від 17.07.2009р. судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, яка проводилася у межах господарської справи № 3/364/08.

Крім того, при встановленні відсутності поважних причин невикористання торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” за спірним свідоцтвом України № 57076 судом враховується і те, що за заявами Відповідача-1 про порушення кримінальної справи проти посадових осіб ТОВ «Хенкель Україна», ТОВ «Новоторг-Сервіс», ПП «АРС», ТОВ і ІІ «Глобал Космед»за фактом незаконного використання вказаної торговельної марки органами Міністерства внутрішніх справи України були проведені перевірки і прийняті рішення про відмови у порушенні кримінальних справ за відсутністю ознак складу злочину (п. 2 ст. 6 КПК України). Це підтверджується листами-повідомленнями Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві від 12.02.2009 р., УМВС України в Луганській області від 29.02.2008 р., УМВС України Миколаївській області від 21.05.2008 р., ГУМВС України в Дніпропетровській області від 01.09.2008 р., тощо.

Суд також не погоджується із тим, що листи трьох приватних підприємців Фридмана О.Г., Шпинева Д.А. та Мартиненко І.Г. від 15.04.2008р., 10.06.2008р., 03.09.2008р. відповідно, про відмову від пропозиції щодо реалізації косметичної продукції під торговельною маркою “Морской бриз/Seа Breеze” об’єктивно перешкоджали відповідачу-1 використовувати дану торговельну марку, оскільки відповідач-1 не був позбавлений права самостійно реалізовувати вказану продукцію на усій території України або реалізовувати її через інші торговельні мережі. В той час, як вже було встановлено вище, відповідачем-1 взагалі не було надано суду жодних доказів використання торговельної марки “Морской бриз/Seа Breеze” протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва України № 57076 (15.12.2005р.), зокрема, доказів виробництва вказаної косметичної продукції під торговельною маркою “Морской бриз/Seа Breеze”.

Крім того, суд погоджується із доводами позивача та відповідача-2 відносно того, що, виходячи з конструкції законодавчої норми п. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідач-1 має довести або факт використання спірної торговельної марки, або наявність поважних причин її невикористання. Відповідач-1 у ході судового розгляду справи стверджує як про використання спірної торговельної марки за свідоцтвом України № 57076, так і посилається на поважні причини невикористання цієї ж торговельної марки. Проте, наведені позивачем обставини, по своїй суті виключаються одна одну. Також суд погоджується із твердженням позивача, що чинне законодавство України, зокрема п. 4 ст. 18 Закону про товарні знаки, не містить поняття «неповноцінного»використання знака для товарів і послуг, як про це стверджує відповідач-1.

Суд вважає, що не використовуючи торговельну марку за свідоцтвом України №57076, відповідач-1 порушує обов’язки власника свідоцтва, тим самим допускаючи зловживання правом. У відповідності до ст. 17 Закону про товарні знаки власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із даного свідоцтва. Згідно ст. 16 Закону про товарні знаки одним із основних прав власника свідоцтва є право на використання торговельної марки. Таким чином, за змістом ст. 17 Закону про товарні знаки власник свідоцтва зобов’язаний використовувати торговельну марку.

Відповідно до ст. 1 ГПК України право на звернення до господарського суду мають юридичні особи, права або охоронювані інтереси яких оспорюються або порушуються. Також згідно ст. ст. 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права та свого інтересу, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого або майнового права та інтересу.

Згідно п. 3.1 Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 р. № 18-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) (надалі за текстом –“Рішення КСУ у справі про охоронюваний законом інтерес”) “зміст слова "інтерес" включає: а) увагу до кого-, чого-небудь, зацікавлення кимось, чимось; цікавість, захоплення; б) вагу; значення; в) те, що найбільше цікавить кого-небудь, що становить зміст чиїхось думок і турбот; г) прагнення, потреби; д) те, що йде на користь кому-, чому-небудь, відповідає чиїмось прагненням, потребам; вигоду, користь, зиск”.

В силу п. 3.6 Рішення КСУ у справі про охоронюваний законом інтерес “законний інтерес відбиває легітимне прагнення свого носія до того, що не заборонено законом, тобто тільки його бажання, мрію, потяг до нього, а отже - й не юридичну, а фактичну (соціальну) можливість. Це прагнення у межах сфери правового регулювання до користування якимсь конкретним матеріальним або нематеріальним благом”.

Відповідно до п. 1 резолютивної частини Рішення КСУ у справі про охоронюваний законом інтерес “поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в законах України треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам”.

Щодо наявності права позивача на звернення до господарського суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України № 57076, судом встановлено наступне.

Позивач здійснює реалізацію на території України дезінфікуючого засобу WC-GEL Морской бриз»(етикетка, яка використовується на упаковці товару з 01.01.2008 р. залучена до матеріалів справи), використовуючи при цьому описовий елемент «морской бриз». Відповідна етикетка захищена патентом України №16616 на промисловий зразок, копія якого міститься у матеріалах справи.

Судом встановлено, що відповідач-1, не визнаючи права позивача на використання описового елемента «морской бриз»на етикетці дезінфікуючого засобу WC-GEL», звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання вказаного патенту недійсним повністю (копія ухвали про порушення провадження у справі залучена до матеріалів справи), вважаючи, що такі дії позивача порушують право відповідача-1 на торговельну марку за свідоцтвом України №57076. Однак, як вбачається із залучених до матеріалів справи доказів, відповідач-1 не використовує торговельну марку за спірним свідоцтвом. Суд вважає, що за наведених обставин, позивач належним чином скористався своїм правом для захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів, а саме, звернувся до суду з позовом про дострокове припинення дії свідоцтва України №57076, оскільки невиконання відповідачем-1 обов’язків власника свідоцтва України № 57076 створило позивачу перешкоди у використанні належного йому промислового зразка за патентом України №16616.

При цьому, висновком № 295 експертного дослідження об’єктів інтелектуальної власності від 14.09.2009 р., який приймається судом у якості одного із належних доказів у справі, встановлено факт спорідненості товарів 3 класу МКТП, для яких зареєстровано спірну торговельну марку відповідача-1, з товарами 5-го класу «дезинфікувальні засоби», на які наклеюється етикетка, зареєстрована на ім’я позивача за патентом України № 16616 на промисловий зразок. Так, даним висновком встановлено, що товар «дезінфікувальні засоби»5-го класу МКТП, для яких позивачем використовується торговельна марка за міжнародною реєстрацією №757372 та промисловий зразок за патентом України №16616, є спорідненими з наступними товарами 3 класу МКТП: «Бриття (Мило для); Ганчірки, просочені мийними засобами, для прибирання; Кускове туалетне мило; Лосьйони косметичні; Лосьйони після бриття; Мийні засоби, крім промислових і лікарських [медичних]; Мийні препарати; Мило; Мило дезінфікувальне; Мило дезодорувальне; Мило проти пітніння ніг; Мило проти потове; Одеколони; Перекис водню для косметики; Серветки, просочені косметичними лосьйонами; Спирт нашатирний [мийний засіб]; Туалетна вода; Чистильні [лискувальні] препарати; Чистильні препарати; Чистильні розчини; Чищення стічних труб (Препарати для); Шампуні; Шампуні для домашніх тварин».

Наведене дає змогу дійти висновку, що торговельна марка “Морской бриз/Seа Breеze” за спірним свідоцтвом України №57076 перешкоджає позивачу у використанні належного йому промислового зразка за патентом України №16616, чим порушуються його права та охоронювані законом інтереси у сфері здійснення господарської діяльності. А отже, згідно ч. 1 ст. 1 ГПК України, ст. ст. 15, 16 ЦК України, п. п. 3.1, 3.6, п. 1 резолютивної частини Рішення КСУ у справі про охоронюваний законом інтерес позивач має право на звернення до суду із заявленим позовом.

Судові витрати у відповідності до ст. 49 ГПК України підлягають стягненню з відповідача-1 на користь позивача, оскільки Положенням про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженим Постановою КМУ від 20.06.2000р. №997, не передбачено здійснення ним контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками. В той же час, відповідач-2 здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об’єктів інтелектуальної власності та видає в установленому порядку охоронні документи на ці об’єкти.

Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог в частині та, відповідно, задовольняє позовні вимоги частково.

Керуючись ст. 49, 68, 82-85, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Достроково припинити дію свідоцтва України №57076 на торговельну марку «Морской бриз/Sea Breeze»на території України для наступних товарів 03 класу МКТП: «Ганчірки, просочені мийними засобами, для прибирання; Лосьйони косметичні; Лосьйони після бриття; Мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); Мийні препарати; Одеколони; Перекис водню для косметики; Серветки, просочені косметичними лосьйонами; Спирт нашатирний (мийний засіб); Туалетна вода; Чистильні (лискувальні) препарати; Чистильні препарати; Чистильні розчини; Чищення стічних труб (Препарати для); Шампуні; Шампуні для домашніх тварин», таких товарів 16 класу МКТП: «картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; опаковання, що належить до 16 класу, для вищезазначених товарів 3 класу», таких послуг 35 класу МКТП «реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; аналізування собівартості; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; розповсюджування зразків; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; послуги щодо рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; всі вищезазначені послуги стосовно товарів 3 класу».

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (м. Київ-35, МСП, вул. Урицького, 45) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового припинення дії свідоцтва України №57076 щодо наступних товарів 03 класу МКТП: «Ганчірки, просочені мийними засобами, для прибирання; Лосьйони косметичні; Лосьйони після бриття; Мийні засоби, крім промислових і лікарських (медичних); Мийні препарати; Одеколони; Перекис водню для косметики; Серветки, просочені косметичними лосьйонами; Спирт нашатирний (мийний засіб); Туалетна вода; Чистильні (лискувальні) препарати; Чистильні препарати; Чистильні розчини; Чищення стічних труб (Препарати для); Шампуні; Шампуні для домашніх тварин», таких товарів 16 класу МКТП: «картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; опаковання, що належить до 16 класу, для вищезазначених товарів 3 класу», таких послуг 35 класу МКТП «реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; аналізування собівартості; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; досліджування ринкове; економічне прогнозування; розповсюджування зразків; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; послуги щодо рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; телевізійне рекламування; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; всі вищезазначені послуги стосовно товарів 3 класу»та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Амальгама Люкс»(м. Миколаїв, вул. Громадянська, 119, офіс 109, ЄДРПОУ 32719869) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Хенкель Україна»(м. Київ, вул. Саксаганського, 120, код ЄДРПОУ 31283830) 85,00грн. - державного мита, 312,50грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. У іншій частині позовних вимог - відмовити.

6. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

7. Заходи до забезпечення позову, вжиті ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.05.2009р. у справі №20/146, скасувати.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя В. В. Палій