Рішення № 43642282, 14.04.2015, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, е-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.04.2015№910/4250/15-г

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/4250/15-г

за позовом Diageo Scotland Limited (Діагео Скотланд Лімітед), м. Едінбург, Великобританія,

до Державної служби інтелектуальної власності, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод», м. Дніпропетровськ,

про визнання недійсним патенту України №28860 на промисловий зразок,

за участю представників сторін:

позивача - Коваля А.М. (довіреність від 10.12.2014 №б/н);

відповідача-1 - Саламова О.В. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8564);

відповідача-2 - Литвинової М.Ю. (довіреність від 01.04.2015 №б/н).

Diageo Scotland Limited (Діагео Скотланд Лімітед, далі - Компанія) звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) та товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - Завод) про:

- визнання недійсним повністю патенту України №28860 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» (заявка №s201402493 від 16.12.2014; публікація відомостей про видачу патенту здійснена 10.02.2015 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №3), власником якого є Завод;

- зобов'язання Служби внести запис до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання недійсним патенту України №28860 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність». Позов мотивовано тим, що оспорюваний патент України підлягає визнанню недійсним з підстав його видачі внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб відповідно до підпункту «в» пункту 1 статті 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі - Закон).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 26.02.2015 порушено провадження у справі.

Компанія 02.03.2015 подала суду заяву про вжиття заходів до забезпечення позову, в якій просить суд: заборонити Зводу до набрання рішенням суду у справі №910/4250/15-г законної сили передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» за патентом України №28860 та заборонити Службі реєструвати будь-які договори про передачу права власності на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» за патентом України №28860.

Компанія 13.03.2015 подала суду документи, підготовлені на виконання вимог ухвали суду про порушення провадження у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.03.2015 заяву Компанії задоволено; вжито заходів до забезпечення позову шляхом: заборони Заводу передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» за патентом України № 28860; заборони Службі реєструвати будь-які договори про передачу права власності на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» за патентом України № 28860.

Служба 23.03.2015 подала суду відзив на позов, в якому зазначила таке: згідно з пунктом 1 статті 11 Закону особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до установи заявку; відповідно до абзацу другого пункту 1 статті 18 Закону патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту; пунктом 8 статті 14 Закону встановлено, що за заявкою на промисловий зразок проводиться формальна експертиза; на підставі проведеної формальної експертизи здійснюється видача патенту України на промисловий зразок у місячний строк після державної реєстрації патенту; отже, відповідно до законодавства України Служба під час прийняття рішення про видачу патенту України на промисловий зразок та заклад експертизи під час проведення формальної експертизи не уповноважені здійснювати перевірку поданих заявок на предмет того, чи подані вони з порушенням прав інших осіб.

01.04.2015 позивач подав суду клопотання про долучення додаткових документів до справи.

14.04.2015 відповідач-2 подав суду відзив на позовну заяву, в якому вказав таке:

- висновок спеціаліста з експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 28.10.2014 № 28-10/2014, складений судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Жилою Б. В., не є належним доказом, оскільки експертне дослідження проводилися на підставі адвокатського запиту представника позивача від 10.10.2014 за № 101014/12889, тобто ця експертиза була замовлена позивачем за власною ініціативою, а не в рамках судової справи;

- висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.01.2015 № 1011, проведеної судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України, також не є належним доказом; названа експертиза була проведена під час розгляду господарським судом Київської області справи № 911/4825/15 за позовом Компанії до Заводу, товариства обмеженою відповідальністю «Край-1» (далі - ТОВ «Край-1») про припинення порушення прав інтелектуальної власності; предмети позовів у справах № 911/4825/15 та № 910/4250/15-г відрізняються, а тому питання, поставлені на вирішення експертизи під час розгляду однієї справи, не є коректними під час розгляду іншої;

- крім того, названі висновки експертиз від 28.10.2014 № 28-10/2014 та від 30.01.2015 № 1011 не можуть бути використані, оскільки їх предметом дослідження не був промисловий зразок «ЕТИКЕТКА»; патент України № 28860 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» був зареєстрований в Державному реєстрі патентів України лише 10.02.2015;

- результати опитування однієї тисячі споживачів алкогольної продукції на території України від 02.02.2015, проведеного приватним підприємством «Міжнародна Маркетингова «Група Київ», є неналежним доказом, оскільки питання в опитуванні стосувалися знаків для товарів і послуг, а не промислових зразків;

- позивач намагається представити процес розслідування Антимонопольним комітетом України справи про недобросовісну конкуренцію в якості належного доказу неправомірності використання Заводом промислового зразка за патентом України № 28860; проте, розслідування не завершено і жодним компетентним органом не встановлено факт недобросовісної конкуренції; отже, звинувачення Компанії на адресу відповідача-2 у недобросовісній конкуренції передчасні та необґрунтовані та є свідченням його упередженості та агресивності до продукції Заводу;

- Компанія помилково вважає, що факт відмови Державною службою інтелектуальної власності України зареєструвати торговельні марки «Captain Jack gold Капітан Джек Голд» та «Captain Jack black Капітан Джек Блек» є доказом неправомірності патенту України № 28860; по-перше, відмова державного органу у вчиненні зазначених дій оскаржується відповідачем-2 у встановленому законом порядку; по-друге, незареєстровані відповідачем-1 торгові марки не знаходять свого повного відображення в промисловому зразку за патентом України № 28866; по-третє, рішення державного органу не має для суду преюдиційного значення, оскільки не є рішенням суду, що набрало законной сили;

- позивач не довів порушення своїх прав внаслідок подання відповідачем-2 заявки на патент, а тому не має права на звернення до суду з позовом на підставі підпункту «в» пункту 1 статті 25 Закону;

- з огляду на наведене Завод просить у задоволенні позову відмовити в повному обсязі.

Представник позивача у судовому засіданні 23.03.2015 надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

Представник Служби підтримав доводи, викладені у відзиві на позов, поданому суду 23.03.2015 у письмовому вигляді.

Представник Заводу підтримав доводи, викладені у відзиві на позов, поданому суду 14.04.2015 у письмовому вигляді; проти задоволення позовних вимог заперечив.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Статтею 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до частини першої статті 1 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених ГПК України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно зі статтею 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям «охоронюваний законом інтерес» (рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004) необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що, на думку Компанії, видача оспорюваного патенту України на промисловий зразок відбулася внаслідок подання заявки з порушенням його прав інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN»; Компанія є відомим у всьому світі виробником рому; у свою чергу, відповідач зареєстрував промисловий зразок «ЕТИКЕТКА», який схожий із зображенням торговельних марок позивача, що може призвести до сплутування продукції сторін.

Як встановлено судом, Службою за на ім'я Заводу було видано патент України № 28860 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» (заявка від 16.12.2014 № s201402493; публікація про видачу патенту здійснена в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 10.02.2015 № 3).

Разом з тим, рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 13.05.2014 (набрало законної сили 26.05.2014) зі справи № 760/19393/13-ц за позовом Компанії до Служби, Віражевського Олександра Вікторовича, Ніколаєнка Петра Вікторовича, товариства з обмеженою відповідальністю «УСПІХ» про визнання знака для товарів і послуг «CAPTAIN MORGAN» добре відомим в Україні, визнання недійсними свідоцтв України № № 170039, 170040, 53675 на знаки для товарів і послуг «КАПИТАН & МОРГАН», «MORGAN CLUB», «КАПИТАН МОРГАН» та припинення порушень прав інтелектуальної власності, позов задоволено частково.

Відповідно до частини третьої статті 35 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, крім встановлених рішенням третейського суду, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Рішенням Солом'янського районного суду м. Києва від 13.05.2014 зі справи № 760/19393/13-ц визнано знак для товарів і послуг «CAPTAIN MORGAN» добре відомим в Україні станом на 21.06.2012 для товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «алкогольні напої».

Таким чином, названим рішенням було підтверджено те, що торговельна марка позивача «CAPTAIN MORGAN» є добре відомою в Україні. Протилежного повноважними органами не встановлювалося.

Відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 ЦК України об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є, зокрема, промислові зразки.

Об'єктом промислового зразка відповідно до частини другої статті 461 ЦК України і пункту 2 статті 5 Закону можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Набуття права інтелектуальної власності на промислові зразки засвідчується патентом (частина перша статті 462 ЦК України, пункт 5 статті 5 Закону).

Згідно з частиною другою статті 462 ЦК України і пунктом 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до статті 1 Закону) і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Відповідно до статті 461 ЦК України та статті 6 Закону промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він є новим. Промисловий зразок є новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки.

Статтею 18 Закону передбачено, що патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Права інтелектуальної власності, зокрема, на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом (частина перша статті 469 ЦК України).

Відповідно до підпункту «в» пункту 1 статті 25 Закону патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Позивач зазначає, що видача оспорюваного патенту відбулася внаслідок подання заявки з порушенням його прав, виходячи з такого.

Компанія є власником добре відомої у світі, зокрема і в Україні торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» та серії інших зареєстрованих торговельних марок «CAPTAIN MORGAN», які активно використовує у своїй господарській діяльності.

Так, позивач є володільцем таких свідоцтв України:

- № 30 на знак для товарів та послуг «CAPTAIN MORGAN» (словесний), зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої»; дата подання заявки - 03.08.1987; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 30.04.1993;

- № 63411 на знак для товарів та послуг (зображувальний - малюнок) , зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої»; дата подання заявки - 18.10.2004; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 15.06.2006;

- № 140653 на знак для товарів та послуг «CAPTAIN MORGAN ORIGINAL SPICED GOLD; CAPTAIN; MORGAN; ORIGINAL; SPICED; GOLD» (комбінований: словесний та зображувальний; малюнок червоного, білого, золотисто-жовтого, чорного, коричневого, синього, бежевого кольорів) , зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої»; дата подання заявки - 13.05.2010; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 25.06.2011;

- № 139969 на знак для товарів та послуг (зображувальний; малюнок червоного, білого, золотисто-жовтого, чорного, коричневого, синього кольорів) , зареєстрований для товарів 33 класу МКТП «алкогольні напої»; дата подання заявки - 13.05.2010; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 10.06.2011.

Спірний промисловий зразок «ЕТИКЕТКА», який включає до свого складу словесні позначення «Captain Jack Gold» і «Captain Jack Black», на думку позивача, імітує належні Компанії добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN» та інші зареєстровані (словесні та зображувальні) торговельні марки «CAPTAIN MORGAN».

Позивачу стало відомо про те, що відповідач-2 розпочав виробництво та реалізацію в Україні напою алкогольного тростинового (рому) під схожими позначеннями «Captain Jack gold» та «Captain Jack black», які включені до спірного промислового зразка «ЕТИКЕТКА» за патентом України № 28860, а також з використанням самого зображення етикетки, яка є спірним промисловим зразком «ЕТИКЕТКА», що підтверджується таким: фотографічними знімками названої продукції; інформацією щодо її пропонування до продажу продукції, яка міститься на сайті Заводу у мережі Інтернет за посиланнями http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain iack.pbp; листом відповідача-2 від 28.08.2014 № 625/2.14 щодо пропонування до продажу продукції рому «Captain Jack» до керівників підприємств-партнерів; чеками та видатковою накладною про продаж продукції Заводу у торговельних мережах.

Крім того, у судовому засіданні 23.03.2015 оглянуто зразки продукції, придбані представником Компанії в торговельних мережах України.

Таким чином, відповідач-2 використовує спірний промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» за патентом України № 28860 на ринку для маркування власної алкогольної продукції (напою алкогольного міцного тростинового (рому)).

У пункті 5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що згідно з пунктом 6 статті 5 Закону обсяг правової охорони, що надається промисловому зразку, визначається сукупністю суттєвих ознак такого зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Державного реєстру патентів України на промислові зразки (далі - Реєстр) і засвідчується патентом з наведеного у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу; тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Згаданий опис промислового зразка є документом, що складається заявником та не публікується. Правилами розгляду заявки на промисловий зразок не передбачено при проведенні експертизи заявки обов'язкового приведення переліку суттєвих ознак, зазначених заявником у такому описі, у відповідність із зображенням виробу, яке міститься в матеріалах заявки. Отже, сам лише опис промислового зразка не може вважатися джерелом визначення суттєвих ознак такого зразка та обсягу правової охорони промислового зразка, на який видано патент.

Таким чином, на час подання позову, пов'язаного із захистом права власності на промисловий зразок, не існує правовстановлювального документа, що містив би в словесній формі перелік суттєвих ознак промислового зразка, на який видано патент. Відтак вирішення питань, пов'язаних з визначенням сукупності суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні виробу, внесеному до Реєстру, потребує спеціальних знань, а отже, призначення судової експертизи.

Крім того, перед судовим експертом можуть бути поставлені питання, зокрема, про: наявність новизни промислового зразка на дату подання заявки на видачу патенту або, якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (у порівнянні із протиставленим промисловим зразком); виготовлення конкретного виробу з використанням усіх суттєвих ознак промислового зразка; наявність у складі зображення виробу, внесеного до Реєстру, інших охоронюваних об'єктів права інтелектуальної власності (торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення походження товарів, твори образотворчого мистецтва тощо).

Згідно з частиною першою статті 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Разом з тим, у провадженні господарського суду Київської області перебувала справа № 911/4825/14 за позовом Компанії до Заводу та ТОВ «Край-1» про припинення прав інтелектуальної власності.

Рішенням господарського суду Київської області від 24.02.2015 зі справи № 911/4825/14 позов задоволено повністю; зобов'язано Завод, ТОВ «Край-1» припинити порушення прав інтелектуальної власності Компанії на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969; заборонено Заводу використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення «CAPTAIN JACK», «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони нанесення їх на пляшки напою алкогольного тростинового (рому), етикетку напою алкогольного тростинового (рому), заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень «CAPTAIN JACK», «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) «CAPTAIN JACK», «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень "CAPTAIN JACK", «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) в діловій документації, зокрема, у листах та в мережі Інтернет, зокрема, на сайті http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/captain_jack.php; заборонено ТОВ «Край-1» використовувати схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення «CAPTAIN JACK», «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами шляхом заборони зберігання напою алкогольного тростинового (рому) із зазначеним нанесенням схожих позначень «CAPTAIN JACK», «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) з метою пропонування для продажу, заборони пропонування для продажу, заборони продажу напою алкогольного тростинового (рому) «CAPTAIN JACK», «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек), заборони використання схожих позначень «Captain Jack Gold», «Captain Jack Black», в діловій документації, зокрема, у накладних; зобов'язано Завод усунути схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення «CAPTAIN JACK», «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, листів та з мережі Інтернет, зокрема, з сайту http://svkz.ua/ru/production/, http://svkz.ua/ru/production/ captain_jack.php; зобов'язано ТОВ «Край-1» усунути схожі з добре відомою торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» позначення «CAPTAIN JACK», «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) будь-якими шрифтами та алфавітами з пляшок напою алкогольного тростинового (рому), етикеток напою алкогольного тростинового (рому), з ділової документації, зокрема, накладних; зобов'язано Завод, ТОВ «Край-1» вилучити з цивільного обороту та знищити напій алкогольний тростиновий (ром) під назвою «CAPTAIN JACK», «Captain Jack» rum Gold», «Captain Jack» rum Black», «Captain Jack Gold» (Капітан Джек Голд), «Captain Jack Black» (Капітан Джек Блек) як такий, що був виготовлений та введений в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності Компанії на добре відому торговельну марку «CAPTAIN MORGAN», торговельні марки «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвами України №№ 30, 63411, 140653, 139969.

Назване рішення було оскаржено; на день судового розгляду суду не подано результатів перегляду рішення від 24.02.2015 зі справи № 911/4825/14 в апеляційному порядку.

У вирішенні господарського спору зі справи № 911/4825/14 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованим судовим експертам у сфері інтелектуальної власності Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України.

На вирішення експертів судом були поставлені такі питання:

- чи є словесні позначення «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які застосовуються Заводом для маркування алкогольного напою (тростинового), схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», а також з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати?

- чи є етикетки алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» виробництва Заводу схожими з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати?

- чи може використання Заводом словесних позначень «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» та етикеток алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які також включають до свого складу позначення «RUM», «RUM GOLD», «RUМ BLACK», ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», та/або щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» - Компанія?

Господарським судом Київської області було отримано від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України висновок від 30.01.2015 № 1011 (далі - Висновок № 1011).

За результатами проведеного дослідження судовий експерт дійшов висновків про таке:

- словесні позначення «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які застосовуються Заводом для маркування алкогольного напою (тростинового) є схожими з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN», а також з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 30 настільки, що їх можна сплутати;

- етикетки алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» виробництва Заводу є схожими з торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» за свідоцтвом України № 140653, зображувальними торговельними марками пірата за свідоцтвами України №№ 63411, 139969 настільки, що їх можна сплутати;

- використання Заводом словесних позначень «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК» та етикеток алкогольного напою (тростинового) «CAPTAIN JACK», «КАПІТАН ДЖЕК», «CAPTAIN JACK GOLD», «КАПІТАН ДЖЕК ГОЛД», «CAPTAIN JACK BLACK», «КАПІТАН ДЖЕК БЛЕК», які також включають до свого складу позначення «RUM», «RUM GOLD», «RUМ BLACK», може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN», та щодо товару, виробником якого є власник добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN» - Компанія.

Таким чином, судова експертиза, проведена під час розгляду справи № 911/4825/14, вирішила питання, які виникли при вирішення даного господарського спору.

Об'єктом дослідження судового експерта був промисловий зразок «ЕТИКЕТКА», тому посилання відповідача-2 на безпідставність Висновку № 1011 та неможливість його використання в даній справі є необґрунтованими.

Судом встановлено, що: Завод подав заявку до Служби 16.12.2014; продукцію з маркуванням етикеткою відповідач-2 почав розповсюджувати до реєстрації промислового зразка «ЕТИКЕТКА» (10.02.2015), що підтверджується такими документами: фотографічними знімками, на яких чітко видно дату розливу продукції (21.08.2014, 22.08.2014, 27.08.2014, 28.08.2014); квитанцією від 31.10.2014 № 1658324 та фіскальним чеком від 05.11.2014 № 142, які свідчать про придбання алкогольних напоїв із маркуванням етикеткою; листом Заводу від 28.08.2014 № 625/2.14, в якому відповідач-2 повідомив про введення на ринок нової продукції, а саме рому торговельної марки «CAPTAIN JACK».

Відповідачем-2 не доведено, що досліджувалась етикетка інша, ніж та, що пізніше була зареєстрована.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема «Іззетов проти України», «Пискал проти України», «Майстер проти України», «Субот проти України», «Крюков проти України», «Крат проти України», «Сокор проти України», «Кобченко проти України», «Шульга проти України», «Лагун проти України», «Буряк проти України», «ТОВ «ФПК «ГРОСС» проти України», «Гержик проти України» суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи «Федіна проти України» від 02.09.2010, «Смірнова проти України» від 08.11.2005, «Матіка проти Румунії» від 02.11.2006, «Літоселітіс проти Греції» від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення судової експертизи в даній справі з визначенням кола питань, які вже вирішені під час розгляду справи № 911/4825/14 є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

Крім того, до матеріалів справи долучено висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 28.10.2014 № 28-10/2014 (далі - Висновок № 28-10/2014), складений атестованим судовим експертом у сфері інтелектуальної власності Жилою Б.В.

У Висновку № 28-10/2014 вказано таке:

- позначення «CAPTAIN JACK», яке застосовується Заводом для маркування алкогольних напоїв, є схожим з добре відомою в Україні торговельною маркою «CAPTAIN MORGAN» настільки, то їх можна сплутати;

- етикетка напою «Captain Jack» rum gold» виробництва Заводу є схожою зі знаком за свідоцтвом України № 140653 настільки, що їх можна сплутати;

- етикетка напою «Captain Jack» rum black» виробництва Заводу є схожою зі знаком за свідоцтвом України №140653 настільки, що їх можна сплутати;

- використання Заводом позначення «CAPTAIN JACK» (словесного та етикетки) може ввести в оману щодо особи, яка виробляє ром, породжуючи асоціації з власником добре відомої торговельної марки «CAPTAIN MORGAN».

Відповідно до частини першої статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово (частина друга статті 32 ГПК України).

Частиною п'ятою статті 42 ГПК України передбачено, що висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Сукупність зібраних у справі доказів свідчить про те, що вдача патенту на спірний промисловий зразок відбулася внаслідок подання заявки з порушенням прав інтелектуальної власності позивача як власника добре відомої в Україні торговельної марки.

Таким чином, на підставі досліджених матеріалів справи, результатів судової експертизи і пояснень сторін суд дійшов висновку, що позовна вимога про визнання недійсним повністю патенту України №28860 на промисловий зразок є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Відповідно до пункту 1 статті 2 Установа (Служба) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на корисні моделі і промислові зразки, для чого, зокрема забезпечує опублікування офіційних відомостей про названі об'єкти права інтелектуальної власності.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені; патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (пункти 3 і 4 статті 25 Закону).

Згідно з пунктом 1.2 статті 1 Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки (далі - Положення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001 № 290 (зі змінами і доповненнями), Державний реєстр патентів України на промислові зразки - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на промислові зразки, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Пунктом 2.2 статті 2 Положення передбачено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо визнання патенту недійсним повністю або частково.

Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до пункту 2.3 статті 2 Положення є, зокрема, рішення судових органів.

Відповідно до пункту 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, Служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, організує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти на об'єкти права інтелектуальної власності, веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності, видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

За таких обставин, зважаючи, що позовна вимога до Служби є похідними від вимоги про визнання недійсним патенту України на промисловий зразок, то вона підлягає задоволенню повністю.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на Завод.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати патент України № 28860 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА», володільцем якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А; адреса для листування: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 12, каб. 527; ідентифікаційний код 35112619), недійсним.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним патенту України № 28860 на промисловий зразок «ЕТИКЕТКА» та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Сімферопольський вино-коньячний завод» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, буд. 14-А; адреса для листування: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 12, каб. 527; ідентифікаційний код 35112619) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання даного судового рішення, на користь Diageo Scotland Limited (Діагео Скотланд Лімітед) (Великобританія, м. Едінбург, Парк, 5 Лохсайд Уей; адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. судового збору за подання позовної заяви та 1 827 (одну тисячу вісімсот двадцять сім) грн. судового збору за подання клопотання про забезпечення позову.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 17.04.2015.

Суддя О. Марченко