Ухвала суду № 43527129, 31.03.2015, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

31.03.15р. Справа № 904/6840/14За позовом Приватного науково-виробничого підприємства "СІТОН", м. Дніпропетровськ

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді", смт. Ювілейне

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", м.Бердянськ Запорізька область

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Суддя Кеся Н.Б.

Представники:

Від позивача: Трикур М.Ю., довіреність № б/н від 27.12.2013 р., представник

Від відповідача-1: представник не з'явився

Від відповідача-2: Котелевський К.В., довіреність № б/н від 06.10.2014 р., представник

СУТЬ СПОРУ:

Приватне науково-виробниче підприємство "СІТОН" звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" та до Відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА", в якому просить суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" припинити використання у будь-якій спосіб винаходів за патентами України №80885 та №80051.

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

виписку з ЄДРПОУ ПНВПФ "Сітон" з вказівкою про повноваження Сонкіна О.Л., повноважень діяти від підприємства без довіреності;

копію свідоцтва про реєстрацію ПНВПФ "Сітон";

копію довідки про внесення ПНВПФ "Сітон" до ЄДРПОУ;

копію наказу про призначення директора ПНВПФ "Сітон";

копію патенту України №80885 і опису на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду";

копію патенту України №80051 і опису на винахід "Чавунний спосіб і спосіб виготовлення чавунного посуду";

копію ліцензійного договору № 2 від 01 березня 2011 р.;

копію квитанції (чеку) щодо купівлі посуду виробництва ТОВ "Біол";

роздруківка з сайту ТОВ "ВП "Берілка";

висновок №454 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 22.05.14р.;

копію листа-попередження на адресу ТОВ "ВП "Берілка";

оригінал документу про сплату судового збору;

докази направлення копії позовної заяви та додатків до неї Відповідачам.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що ТОВ "Торгівельно-будівельний дім "Олді" (Відповідач-1) здійснює на території Дніпропетровської області продаж виготовленого ТОВ "Промислове підприємство "БЕРЛІКА" (Відповідач-2) чавунного посуду. Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" (Позивач) вважає, що дії Відповідачів порушують його права інтелектуальної власності, як власника патентів України №80051 та №80885 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", оскільки проведеним дослідженням (висновок №454 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 22.05.2014 року, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Петренком С.А.) було встановлено, що у посуді, виробником якого є Відповідач-2, використані відповідні ознаки винаходу за патентами України №80051 "Чавунний посуд і спосіб виготовлення чавунного посуду" та №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду", який виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.11.2007 року та 10.08.2007 року. Вказує, що ніколи не надавав Відповідачам дозволів на використання винаходу за патентами України №80051 та №80885, у тому числі, у вигляді ліцензій та ліцензійних договорів, а відтак останні використовують такий винахід Позивача без відповідного дозволу. Із посиланням на положення ст. ст. 28, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Позивач просить припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентами України №80051 та №80885 Відповідачами та заборонити Відповідачу-2 виготовляти та здійснювати продаж чавунного посуду з використанням винаходу за патентами України №80051 та №80885.

22.09.2014р. Позивач подав клопотання про долучення речових доказів до справи (сковорода чавунна гриль 24см; сковорода чавунна для млинців 24см; жаровня чавунна 24 см; копії квитанції (чеку) щодо купівлі продукції ТОВ "ВП Берліка") (а.с. 54-56 Т.1).

09.10.2014р. Позивач подав клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (а.с. 75-76 Т.1), на вирішення якої поставити питання:

чи використовується у продукті виробництва ТОВ "ВП Берліка" сковорода чавунна гриль 24см та/або сковорода чавунна для млинців 24см та/або жаровня чавунна 24 см кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака, еквівалентна їй?

чи використовується у продукті виробництва ТОВ "ВП Берліка" сковорода чавунна гриль 24см та/або сковорода чавунна для млинців 24см та/або жаровня чавунна 24 см кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака, еквівалентна їй?

Проведення експертизи доручити атестованим судовим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Петренку Сергію Анатолійовичу або Дорошенко Олександру Федоровичу (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх; телефон: (044) 200-08-76, 200-08-75, 228-22-16, 228-21-36). Також Позивач просить залучити до проведення експертизи фахівця в галузі чорної металургії, а саме: Завідуючого кафедрою термічної обробки металів Національної металургійної академії України, доктора технічних наук, професора Дейнеко Л.М.

09.10.2014р. Відповідач-2 подав відзив на позовну заяву (а.с. 118-120 Т.1) в якому вказує на те, що виробництво чавунного посуду Відповідачем-2 здійснюється згідно з вимогами діючого санітарного законодавства України у відповідності до ТУ У 28.7-376992590-001:2011 "Посуд чавунний чорний. Технічні умови" від 17.01.2011р. затверджених Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02.-07/68087 від 04.06.2011р. Також до вказаних ТУ 07.06.2012р. внесена Зміна №1, що затверджено Висновком державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-07/69603 від 12.07.2012р. (далі-ТУ). Той факт, що посуд з чавуну виробляється Відповідачем-2 згідно з ТУ підтверджується сертифікатами відповідності (а.с. 172-174 Т.1). До того ж, у чавунному посуді виробництва Відповідача-2 згідно з до ТУ, відповідність яким підтверджена сертифікатами відповідності, вміст в сірому чавуні кремнію становить 2,5-4,0 %, а не понад 4,1 % як вказує Позивач, а при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 його нагрів ведуть до температури плюс 500-670 С, а не 680-800С, як вказує Позивач. Також, Відповідач-2 вважає, що він не має жодного відношення до Відповідача-1. Це дві окремі юридичні особи, а виробництво чавунного посуду Відповідачем-2, і продаж його Відповідачем-1 абсолютно дві незалежні діяльності двох окремих осіб. Відповідач-2 не займається будь-якою діяльністю на території Дніпропетровської області, а тому апріорі не міг там порушити права інтелектуальної власності Позивача.

11.03.2015р. представник Позивача надав письмові пояснення щодо обрання експертної установи для проведення судової комплексної експертизи (а.с. 202-204 Т.2).

Під час судового засідання Відповідач-2 подав письмові пояснення (а.с. 211 Т.2).

31.03.15р. Позивач подав клопотання про залучення до матеріалів справи копії звіту "Дослідження структури зразків з чавунного посуду з покриттям після термооброботки" (а.с. 212-245 Т.2).

При розгляді матеріалів справи та наданих сторонами доказів судом встановлено наступне:

засновник та директор Позивача - Сонкін Олександр Леонідович - є власником патентів України на винахід №80051 "Чавунний посуд і спосіб виготовлення чавунного посуду" та №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду";

власник патентів України на винахід №80051 та №80885 - Сонкін О.Л. - на підставі ліцензійного договору №2 від 01.03.2011 року передав Позивачеві виключні права на використання винаходу за цим патентом;

патенти на винахід №80051 та №80885 виданий на спосіб виготовлення чавунного посуду, формула якого полягає в наступному: спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає лиття чавуну в ливарну форму для отримання чашоподібного виливка, послідовне видалення ливників, задирок, обдиркання, шліфування, піскоструминну обробку виливка і формування на заливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 шляхом його нагріву і занурення в масло, який відрізняється тим, що при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 його нагрів ведуть до температури 680-800 оС;

має місце факт продажу 23.07.2014 року в будівельному супермаркеті ТОВ "ТБД "ОЛДІ", розташованого в Дніпропетровській області, смт.Ювілейне, вул.Ніжньодніпровська, 17 сковороди чавунної гриль 24см; сковороди чавунної для млинців 24см; жаровні чавунної 24 см. До справи Позивачем надано сковороду чавунну гриль 24см; сковороду чавунну для млинців 24см; жаровню чавунну 24 см з нанесеним на них маркуванням у вигляді слова "БИОЛ";

за наданим до справи Позивачем висновком №454 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 22 травня 2014р., зробленим експертом науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Петренком С.А., у чавунному посуді виробництва ТОВ "ВП Берліка" використано таку ознаку винаходу за патентами України №80051 "Чавунний посуд і спосіб виготовлення чавунного посуду", як "при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 його нагрів ведуть до температури 680-800 оС" та №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду", як вміст у сірому чавуні кремнію в кількості не менше 4,1 мас. %.

Отже, для вирішення спору є необхідним встановлення факту, чи використано у наданих Позивачем виробах, ознаки винаходу (корисної моделі), що включені до формули за патентами України на винахід №80051 та №80885, для чого необхідні спеціальні знання.

Зважаючи на викладені обставини, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі судової експертизи.

Сторонами надані пропозиції щодо питань для експертизи, а також пропозиції щодо експертних установ з обґрунтуванням, що проаналізовано судом.

Відповідно до пункту 3 Пленуму постанови Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" на підставі пункту 5 статті 65 та пункту 1 частини другої статті 79 ГПК судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду. Відповідно до частини другої статті 41 ГПК учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте, остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 41, ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі судову експертизу із залученням до її проведення експертів на предмет досліджень, пов'язаних з охороною прав на винаходи, корисні моделі, а також на предмет досліджень металів і сплавів, на вирішення якої поставити наступні запитання:

1. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна гриль 24 см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

2. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

3. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна для млинців 24 см (вх. №904/6840/14/р/80424/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

4. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80458/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

5. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80460/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

6. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80457/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80051, або ознака еквівалентна їй?

7. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна гриль 24 см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

8. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

9. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка чавунна для млинців 24 см (вх. №904/6840/14/р/80424/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

10. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80458/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

11. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80460/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

12. Чи використовується у продукті, наданому для дослідження, сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80457/14) кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака еквівалентна їй?

2. Доручити проведення зазначеної експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

5. Зупинити провадження у справі до завершення експертних досліджень.

6. Матеріали справи №904/6840/14, а також речові докази по справі (сковорода чавунна гриль 24см (вх. №904/6840/14/Р/80421/14); сковорода чавунна для млинців 24см (вх. №904/6840/14/р/80424/14); жаровня чавунна 24 см (вх. №904/6840/14/р/80425/14); сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80458/14); сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/р/80460/14); сковорідка з дерев'яною рукояткою (вх.№904/6840/14/ р/80457/14)) направити на адресу експертної установи.

7. Зобов'язати Київський науково-дослідний інститут судових експертиз після закінчення експертних досліджень повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи.

Суддя Н.Б. Кеся