Рішення № 43204303, 10.03.2015, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2015Справа №20/94

За позовом Астра Зенека АБ (Astra Zeneca AB)

до Публічного акціонерного товариства «Фармак»

про припинення дій, що порушують права на Патенти України № № 60334, 60289 на винаходи та зобов'язання вчинити дії щодо припинення порушення прав

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

від позивача: Жухевич О.В.- представник

Трофименко М.М.- представник

від відповідача: Тесля Ю.О.- представник

СУТЬ СПОРУ:

Позовні вимоги заявлені про визнання реєстрації та введення в господарський оборот лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) порушенням прав інтелектуальної власності АстраЗенека АБ (Astra Zeneca AB) на Патенти України № 60334, № 60289; заборону відповідачу використання композиції в лікарському засобі під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), яка охороняється Патентами України №60334, №60289 до кінця строку їх чинності; заборону відповідачу вводити в господарський оборот лікарські засоби під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), які виготовлені із використанням композиції, яка охороняється патентами України №60334 та №60289 до кінця строку їх чинності; спонукання відповідача за власний рахунок вилучити із продажу лікарські засоби під торговою маркою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), які виготовлені із використанням композиції, яка охороняється Патентами України №60334 та №60289; спонукання відповідача дати публічне оголошення за власний рахунок в офіційному національному друкованому органі ЗМІ "Голос України" або "Урядовий кур'єр" про припинення виготовлення лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), як такий, що виготовлений з порушенням прав позивача на винаходи, що охороняються Патентами України №60334, №60289.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.04.2011 суддею Палієм В.В. порушено провадження у справі № 20/94, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 17.05.2011.

16.05.2011 судом одержано клопотання від відповідача про відкладення розгляду

справи, у зв'язку з перебуванням представника відповідача на лікарняному та неможливістю направити у судове засідання іншого представника.

У судовому засіданні 17.05.2011 клопотання судом не задоволено, оскільки у клопотанні не обґрунтовано причин, за яких інший представник відповідача не може бути направлений у судове засідання 17.05.2011.

Представник позивача надав суду витребуваний фармацевтичний препарат під торговою маркою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), який долучено до матеріалів справи.

Представник позивача надав суду витребуване обґрунтування позовної вимоги про зобов'язання відповідача за власний рахунок в офіційному національному друкованому органі ЗМІ "Голос України" або "Урядовий кур'єр" про припинення виготовлення лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), як такий, що виготовлений з порушенням прав позивача на винаходи, що охороняється Патентами України № 60334, № 60289.

У зв'язку з неявкою у судове засідання представника відповідача, та з метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 17.05.2011 відкладено.

31.05.2011 судом одержано клопотання від відповідача про залучення до участі у

справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). Клопотання мотивовано тим, що активною речовиною лікарського засобу "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) є езомепразол у пелетах 22,5%. Виробником вказаної речовини є Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія), у якої відповідач закуповує езомепразол пелети 22,5%. У разі встановлення судом факту використання композиції у лікарському засобі "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) таким, що порушує права позивача на патенти, дана обставина вплине на договірні відносини між відповідачем та Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). Крім того, може зашкодити іншим інтересам та існуючим договірним відносинам Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія) в Україні.

Представник позивача заперечив проти наведеного клопотання.

З метою вирішення судом клопотання відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія), у судовому засіданні 31.05.2011 оголошено перерву до 07.06.2011.

У судовому засіданні 07.06.2011 представник позивача надав суду письмові заперечення проти клопотання відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача -

Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). Заперечення мотивовані тим, що лікарський засіб "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), який порушує права позивача на патенти України, вироблений саме відповідачем. Питання щодо виробника активної речовини препарату, документації та пояснень стосовно технології виробництва не стосуються предмету доказування та не мають значення для справи. Відповідачем не надано суду належних доказів наявності договірних відносин між відповідачем та Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія).

З огляду на наведені позивачем обґрунтовані заперечення проти клопотання відповідача, судом відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія).

Відповідач у відзиві заперечив проти позовних вимог, зазначаючи, що у відповідача відсутня технологія виробництва езомепразолу. Така технологія виробництва наявна лише у виробника - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). За наявними у сторін матеріалами немає можливості порівняти технологію виготовлення езомепразолу з описаною у патентах України, відповідно, немає можливості встановити факт порушення прав. У відзиві відповідач просить суд залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія).

Представник позивача надав суду перелік питань, які просить суд поставити перед

експертом при призначенні судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі

№ 20/94.

У судовому засіданні 07.06.2011 оголошено перерву до 14.06.2011 з метою вирішення питання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної

власності.

У судовому засіданні 14.06.2011 представник позивача звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи завірених копій описів до Патентів України № 60334, № 60289.

Клопотання судом задоволено.

Представник позивача надав суду заяву про уточнення позовних вимог, відповідно до якої просить суд: визнати реєстрацію та введення в господарський оборот лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) порушенням прав інтелектуальної власності позивача на Патенти України № 60334 та № 60289; заборонити відповідачу використання тригідрату магнієвої солі (S) - омепразолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60334 та оптично чистої солі (-)-5-МЕТОКСИ-2-[[(4-МЕТОКСИ-3,5-ДИМЕТИЛ-2-ПІРИДИНІЛ)МЕТИЛ]СУЛЬФІНІЛ]-1H-БЕНЗІМІДАЗОЛУ та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України №60289, в лікарському засобі під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA); заборонити відповідачу вводити в господарський оборот лікарські засоби під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), які виготовлені із використанням тригідрату магнієвої солі (s)-омепразолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60334 та оптично чистої солі (-)-5-метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-піридиніл)метил]сульфініл]-1Н-бензімідазолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України №60289, до кінця строку їх чинності; зобов'язати відповідача за власний рахунок вилучити із продажу лікарські засоби під торговою маркою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), які виготовлені із використанням тригідрату магнієвої солі (s)- омепразолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України N9 60334 та оптично чистої солі (-)-5-метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2~піридиніл)метил]сульфініл]-1Н- бензім ідазолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60289; зобов'язати відповідача дати публічне оголошення за власний рахунок в офіційному національному друкованому органі ЗМІ "Голос України" або "Урядовий кур'єр" про припинення виготовлення лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), як такий, що виготовлений з порушенням прав позивача на винаходи, що охороняються Патентами України № 60334 та № 60289.

В обґрунтуванні уточнених позовних вимог позивач вказує на те, що відповідачем порушені права позивача на Патенти України № 60334 та № 60289 шляхом подання заявки на реєстрацію лікарського засобу під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), його виробництва та розповсюдження (шляхом продажу, пропонування до продажу) із використанням тригідрату магнієвої солі (в)- омепразолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60334 та оптично чистої солі (-)-5-метокси-2-[[(4-метокси-3,5-диметил-2-піридиніл)метил]сульфініл]-1 Н-бензімідазолу та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених Патентом України № 60289, права на які належать позивачу.

Уточнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

Представником позивача надано суду письмові заперечення на відзив відповідача, у яких позивач вказує на те, що відповідачем порушені права позивача, шляхом використання запатентованих продуктів, а не процесів. Таким чином, доведення факту порушення прав позивача на процеси, захищені Патентами України № 60334 та № 60289 не мають значення для справи.

Представником позивача надано суду уточнену заяву щодо призначення судової експертизи.

Представник відповідача надав суду власний перелік питань, які відповідач просить суд поставити перед експертом при призначенні судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності.

Представник відповідача звернувся до суду із клопотанням про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія). Клопотання мотивовано тим, що без залучення виробника езомепразолу (активної речовини лікарського препарату "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), неможливо порівняти технологію виготовлення пелет езомепразолу з описаною в Патентах № 60289 та № 60334, відповідно, встановити факт порушення прав. Виробник активної речовини лікарського препарату "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) здійснює її продаж з подальшою її реалізацією на територію України. У встановлення судом факту неправомірного використання композиції у лікарському засобі "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія) втратить ринок збуту пелет езомепразолу, що позначиться на фінансовому стані компанії. Не залучення третьої особи до участі у справі позбавить можливості компанію відстояти свої інтереси стосовно виготовлення езомепразолу іншим способом, який суттєво відмінний від описаних у Патентах України № 60289 та № 60334. Вказане позначиться на діловій репутації третьої особи.

Розгляд вказаного клопотання перенесено судом на наступне судове засідання.

У судовому завданні 14.06.2011 судом оголошено перерву до 21.06.2011.

17.06.2011 судом одержано письмові заперечення від позивача на клопотання відповідача про залучення до участі у справі третьої особи.

У судовому засіданні 21.06.2011 представник позивача надав суду письмові пояснення щодо питань, які мають бути роз'яснені судом експертом із переліком таких питань.

Представник відповідача звернуся до суду із письмовим клопотанням про долучення до матеріалів справи висновку спеціаліста від 20.06.2011 щодо використання у виробництві таблеток "ЕЗОНЕКСА" Патентів України на виходи, власником яких є позивач.

Клопотання судом задоволено.

У судовому засіданні 21.06.2011 судом відмовлено у задоволенні клопотання відповідача про залучення до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія), з огляду на наступне. Матеріали справи не містять доказів того, що саме Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія) здійснює поставку езомепразолу пелет 22,5% на територію України. Відповідачем не надано суду доказів на підтвердження існування договірних відносин безпосередньо між відповідачем та Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія), а також доказів обізнаності Гленмарк Генерікс Лімітед (Індія) про те, що придбані відповідачем езомепразол пелети 22,5% буде використано у якості активної речовини у лікарському засобі "ЕЗОНЕКСА", виробництва відповідача. Щодо поставок вказаної речовини у інші країни, то зазначене не стосується предмету даного спору, оскільки дія Патентів України № 60334 та № 60289 поширюється виключно на територію України.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам

чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про

судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України. Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі. При цьому, судом ставляться перед експертом питання, які кореспондуються із положенням Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі" (зокрема, ст. 28 Закону). Запропоноване відповідачем питання щодо встановлення новизни винаходів за Патентами України № 60334, № 60289 не ставиться перед експертом, оскільки наявність чи відсутність новизни винаходів за Патентами України № 60334, № 60289 не є предметом даного спору. Так як для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання позивача та призначає у справі № 20/94 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручає Київському НДІ судових експертиз. При цьому, суд вважає за необхідне витребувати у Державного експертного центру МОЗ України копії матеріалів заявки, на підставі якої було зареєстровано лікарський засіб з торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (заявник/виробник ВАТ "Фармак") та видано реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02.

Ухвалою суду від 21.06.2012 зобов'язано Державний експертний центр МОЗ України (03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40) надати суду копії матеріалів заявки, на підставі якої було зареєстровано лікарський засіб з торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (заявник/виробник ВАТ "Фармак") та видано реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02 та призначено по справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 20/94, проведення якої доручено Київському науково- дослідному інституту судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

20.09.2011 відділом діловодства суду від Державного експертного центру МОЗ України отримано копії матеріалів заявки на підставі якої було зареєстровано лікарський засіб з торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (заявник/виробник ВАТ "Фармак") та видано реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02.

20.09.2012 зазначені вище копії матеріалів заявки було скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз для долучення до матеріалів справи № 20/94 та врахування під час проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

18.10.2012 відділом діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз отримано матеріали справи та Висновок № 7250/11-12 від 12.10.2012 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Відповідно до ст. 79 ГПК України, господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 29.10.2012 суддя Прокопенко Л.В. поновила провадження у справі та прийняла справу до свого провадження, призначила розгляд справи на 20.11.2012.

Через відділ діловодства суду до початку судового засідання представником відповідача подано заперечення на висновок судової експертизи, відповідно до якого відповідач зазначає, що висновок судової експертизи № 7250/11-12 не може бути належним доказом у справі, з підстав наведених у запереченнях. Представником відповідача подано клопотання про призначення повторної експертизи.

В судове засідання 20.11.2012 представник позивача з'явився, підтримав позовні вимоги.

Представник відповідача в судове засідання 20.11.2012 з'явився, підтримав подане через відділ діловодства клопотання про призначення повторної експертизи.

В судовому засіданні 20.11.2012 оголошено перерву до 23.11.2012.

В судовому засіданні 23.11.2012 представник позивача подав клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 23.11.2012 представник відповідача підтримав подане 20.11.2012 клопотання про призначення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Згідно п. 15.2 Роз'яснення що містяться у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою. Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необгрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Заслухавши пояснення сторін у справі суд приходить до висновку про необхідність призначення повторної судової експертизи.

Ухвалою суду від 23.11.2012 призначено у справі № 20/94 повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення судової експертизи доручено атестованим судовим експертам Дорошенко Олександру Федоровичу, атестованому судовому, який працює на посаді заступника директора з експертної роботи у Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, що знаходиться за адресою: вул. Боженка, 11, корп. 4, 13-й поверх, м. Київ, МСП, 03680; Освіта вища технічна, спеціальна вища освіта в сфері інтелектуальної власності, вчений ступінь кандидата юридичних наук, стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1997 року. Атестований судовий експерт з питань інтелектуальної власності, в т.ч. за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції», стаж судово-експертної роботи ? з 2001 року та Петренку Сергію Анатолійовичу, атестованому судовому експерту, який працює на посаді завідувача центру з експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, що знаходиться за адресою: вул. Боженка, 11, корп. 4, 13-й поверх, м. Київ, МСП, 03680; тел. (044) 200-08-76. Має вищу технічну освіту (інженер, хімік-технолог), спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності (магістр з інтелектуальної власності). Атестований судовий експерт за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції». Стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002 року.

15.01.2015 р. відділом діловодства суду від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук отримано матеріали справи та Висновок експерта №866 за результатами проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 20/94.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у

справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою від 22.01.2015 провадження у справі поновлено та призначено до розгляду на 11.02.2015.

11.02.2015 відділом діловодства суду отримано від представника відповідача пояснення з урахуванням висновку експерта.

11.02.2015 відділом діловодства суду отримано від представника відповідача клопотання про призначення додаткової експертизи.

11.02.2015 відділом діловодства суду отримано від представника позивача пояснення щодо висновку експерта.

11.02.2015 розгляд справи не відбувся, у зв'язку із перебуванням судді Прокопенко

Л.В. на лікарняному.

06.03.2015 відділом діловодства суду отримано від представника відповідача відзив на позовну заяву.

Ухвалою від 16.02.2015 розгляд справи призначений на 10.03.2015.

10.03.2015 відділом діловодства суду отримано від представника позивача заперечення на клопотання відповідача про призначення додаткової експертизи.

У судовому засіданні 10.03.2015 судом відмовлено в задоволені клопотання про призначення додаткової експертизи з огляду на наведені позивачем обґрунтовані заперечення проти клопотання відповідача.

Дослідивши всі докази по справі, пояснення, клопотання та заперечення сторін, повно, об'єктивно та всебічно з'ясувавши всі обставини, які мають значення для розгляду і вирішення спору по суті, суд -

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником патенту України № 60334 на винахід «ТРИГІДРАТ МАГНІЄВОЇ СОЛІ (S)-ОМЕПРАЗОЛУ, СПОСІБ ОТРИМАННЯ ТРИГІДРАТУ МАГНІЄВОЇ СОЛІ (S)-ОМЕПРАЗОЛУ (ВАРІАНТИ), СПОСІБ ОТРИМАННЯ КАЛІЄВОЇ СОЛІ (S)-ОМЕПРАЗОЛУ, КАЛІЄВА СІЛЬ (S)-ОМЕПРАЗОЛУ, ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ТА СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СТАНУ, ПОВ'ЯЗАНОГО З ПОРУШЕННЯМ ШЛУНКОВОЇ СЕКРЕЦІЇ» та патенту України № 60289 на винахід «ОПТИЧНО ЧИСТІ СОЛІ (-)-5-МЕТОКСИ-2-[[(4-МЕТОКСИ-3,5-ДИМЕТИЛ-2-ПІРИДИНІЛ)МЕТИЛ]СУЛЬФІНІЛ]-1H-БЕНЗІМІДАЗОЛУ, СПОСІБ ЇХ ОДЕРЖАННЯ, ПРОМІЖНІ СПОЛУКИ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ».

Відповідач виготовляє та реалізує в Україні лікарський засіб під торговою назвою "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), активною діючою речовиною якого є магній езомепразолу, що підтверджено копіями реєстраційних посвідчень №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02, а також упаковкою лікарського засобу "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA), інструкцією для медичного застосування препарату "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA) та фіскальним чеком № 22787 від 20.12.2010.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач порушив права позивача на патенти України № 60334 та № 60289 шляхом подання заявки на державну реєстрацію лікарського засобу під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (ESONEXA), його виробництва та розповсюдження (шляхом продажу, пропонування до продажу) із використанням сполуки тригідрату магнієвої солі (s)-омепразолу, та фармацевтичної композиції, яка її містить, захищених патентами України № 60334 та № 60289, права на які належать Позивачу.

До того ж позивач стверджує, що він не надавав дозволу відповідачу використовувати захищену патентами України № 60289 та № 60334 сполуку та фармацевтичну композицію.

Відповідно ч.2 ст.28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» використанням винаходу (корисної моделі) визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

Відповідно до ч.5 ст.6 Закону «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу. Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу та відповідних креслень.

Згідно ч.1 ст. 41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Для з'ясування обставин справи, а саме чи використовується відповідачем винаходи за патентами позивача, необхідні спеціальні знання. Зокрема, встановленню із застосуванням спеціальних знань підлягають наступні обставини:

1. Чи використано у лікарському засобі під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02) кожну ознаку, включену до незалежних пунктів формули винаходу, що охороняється патентом України № 60334, або ознаку еквівалентну їй?

2. Чи використано у лікарському засобі під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02) кожну ознаку, включену до незалежних пунктів формули винаходу, що охороняється патентом України № 60289, або ознаку еквівалентну їй?

Проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності доручено Київському НДІ судових експертиз.

Згідно Висновку № 7250/11-12 від 12.10.2012 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності:

1. У лікарському засобі під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02) використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту 1 формули винаходу та незалежного пункту 17 формули винаходу, що охороняється патентом України № 60334.

2. У лікарському засобі під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02) не використано кожну ознаку, включену до незалежних пунктів формули винаходу, що охороняється патентом України № 60289.

Згідно ч. 5 ст. 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

За результатами проведеної судової експертизи позивачем подано клопотання про призначення повторної судової експертизи з мотивів наведених у клопотанні. На підтвердження своїх доводів позивач надав суду Висновок спеціаліста з хімічної технології органічних речовин від 16.11.2012. Зокрема позивач зазначає, що при проведені судової експертизи було помилково визначено обсяг правової охорони за патентом України № 60289, не застосовано теорію еквівалентності ознак та окремо проаналізовані ознаки незалежних пунктів формули винаходу за патентом України № 60289.

Відповідач підтримав подане позивачем клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту, у зв'язку з чим суд приходить до висновку про необхідність призначення повторної судової експертизи.

Згідно Висновку експерта № 866 від 14.01.2015 за результатами проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, експерти прийшли до наступних висновків:

1. У лікарському засобі під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01, UA/8279/01/02) використано кожну ознаку, включену до незалежних пунктів 1, 5, 17 формули винаходу, що охороняється патентом України № 60334.

2. У лікарському засобі під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01, UA/8279/01/02) використано ознаки еквівалентні ознакам, які включені до незалежних пунктів 1, 11-16 формули винаходу, що охороняється патентом України № 60289.

Суд приймає Висновок експерта № 866 від 14.01.2015 в якості належного та допустимого доказу, оскільки судові експерти, що проводили дослідження, відповідають вимогам встановленим Законом України «Про судову експертизу», проведене дослідження є повним, об'єктивним та законним, а відповіді на поставлені питання є обґрунтованими.

При цьому суд враховує, що висновок судових експертів за питанням № 1 фактично не відрізняються за суттю від висновку за таким самим питанням, зробленим при проведенні первинної експертизи, але є більш конкретизованим.

Проте, зроблений висновок за результатами дослідження питання № 2 відрізняється від висновку за таким самим питанням, зробленим при проведенні первинної експертизи, та є більш конкретизованим. Це пов'язано з тим, що під час проведення первинної експертизи, не врахована особливість прямої патентної охорони хімічних речовин та застосування у цьому контексті теорії еквівалентів.

Отже, за результатами проведення судової експертизи встановлено факт використання відповідачем винаходів, що охороняються патентами України № 60289 та № 60334, що належать позивачу.

Суд критично ставиться до клопотання відповідача щодо призначення додаткової експертизи. Так, в обґрунтування поданого клопотання відповідач посилається на необхідність дослідження судовими експертами додаткових матеріалів, а саме матеріалів заявок, на підставі яких були перереєстровані реєстраційні посвідчення № UA/8279/01/01, № UA/8279/01/02 та № UA/13769/01/01, що викликано зміною виробника субстанції лікарського засобу "ЕЗОНЕКСА" (ESONEXA). Проте згідно поданих до клопотання документів, а також інших наявних в матеріалах справи доказів діючою речовиною лікарського засобу «ЕЗОНЕКСА» є магній езомепразолу, який охороняється патентами України на винаходи № 60289 та № 60334. Як вбачається з Висновку експертів № 866 від 14.01.2015 об'єктом дослідження повторної судової експертизи були винаходи за патентами України № 60334 та № 60289, а також інформаційні матеріали, які стосуються лікарського засобу під торговою маркою «Езонекса» (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02), діючою речовиною яких є тригідрат магнієвої солі (S)-омепразолу. Оскільки саме вказана речовина була об'єктом дослідження, та вона не змінилася після перереєстрації лікарського засобу «ЕЗОНЕКСА» (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01 та UA/8279/01/02), суд вважає, що проведення додаткового дослідження не може мати наслідком встановлення додаткових обставин, які можуть вплинути на правильність вирішення спору, а тому підстави для призначення додаткової судової експертизи відсутні. До цього ж суд вважає, що клопотання відповідача суперечить положенням ч. 3 ст. 42 ГПК України, п. п. 1.2.10 Наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, а тому не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 5 ст. 28 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу.

Відповідно до ст. 34 «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби» лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації.

Відповідно ч. 1 ст. 20 вказаного Закону на території України можуть реалізовуватись лише зареєстровані лікарські засоби.

Отже, реєстрація та введення в господарський оборот лікарського засобу під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (ESONEXA) є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на патенти України № 60334 та № 60289, а використання сполуки та виготовлення лікарських засобів з використанням сполуки, що охороняється патентами позивача підлягають забороні.

Згідно п.3 ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів.

У зв'язку з наведеною нормою та встановленими судом обставинами позовна вимога щодо вилучення з продажу лікарських засобів під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (ESONEXA) підлягає задоволенню.

Щодо позовної вимоги про публічне оголошення про припинення виготовлення лікарського засобу під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (ESONEXA) суд зазначає наступне.

Відповідно п.6 ч. 2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення, у зв'язку з чим відповідна позовна вимога підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 49, 82-85 ГПК України, суд,

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позовні вимоги повністю.

2. Визнати реєстрацію та введення в господарський оборот лікарського засобу під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення № UA/8279/01/01, № UA/8279/01/02) порушенням прав інтелектуальної власності Астра Зенека АБ (Astra Zeneca AB) на патенти України № 60334 та № 60289.

3. Заборонити Публічному акціонерному товариству «ФАРМАК» (ідентифікаційний код 00481198) використання сполуки тригідрату магнієвої солі (s)-омепразолу, та фармацевтичної композиції, яка її містить, в лікарському засобі під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01, UA/8279/01/02), що охороняються патентами України № 60334 та № 60289.

4. Заборонити Публічному акціонерному товариству «ФАРМАК» (ідентифікаційний код 00481198) вводити в господарський оборот лікарські засоби під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення № UA/8279/01/01, № UA/8279/01/02), які виготовлені з використанням сполуки тригідрату магнієвої солі (s)-омепразолу, та фармацевтичної композиції, яка її містить, що охороняються патентами України № 60334 та № 60289.

5. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ФАРМАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 00481198) за власний рахунок вилучити з продажу лікарські засоби під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення №№ UA/8279/01/01, UA/8279/01/02), які виготовлені з використанням сполуки тригідрату магнієвої солі (s)-омепразолу, та фармацевтичної композиції, яка її містить, що охороняється патентами України № 60334 та № 60289.

6. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «ФАРМАК» (ідентифікаційний код 00481198) дати публічне оголошення за власний рахунок в офіційному національному друкованому органі ЗМІ «Голос України» або «Урядовий Кур'єр» про припинення виготовлення лікарського засобу під торговою назвою «ЕЗОНЕКСА» (ESONEXA) (реєстраційні посвідчення № UA/8279/01/01, № UA/8279/01/02), як такий, що виготовлений з порушенням прав Астра Зенека АБ (Astra Zeneca AB) на винаходи, що охороняються патентами України № 60334 та № 60289.

7. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «ФАРМАК» ( 04080, м. Київ, вул.. Фрунзе, буд. №63, ідентифікаційний код 00481198) на користь Астра Зенека АБ (Astra Zeneca AB) ( SE-15185 Содертальє, Швеція) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, 85 ( вісімдесят п'ять) грн. 00 коп. державного мита, 236 ( двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційне-технічне забезпечення, 52 100 ( п'ятдесят дві тисячі сто) грн. 40 коп. витрат на проведення судових експертиз.

8. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

9. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складений 16.03.2015

Суддя Прокопенко Л.В.