Рішення № 43095661, 10.03.2015, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, е-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2015№910/16142/14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/16142/14

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одескабель", м. Одеса,

до публічного акціонерного товариства завод "Південкабель", м. Харків, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про визнання недійсним патенту України № 60285 на винахід,

за участю представників сторін:

позивача - Семенова В.І. (довіреність від 01.01.2015 №б/н);

Поліщука Є.Г. (довіреність від 27.08.2014 №б/н);

відповідача-1 - Краюшкіна В.В. (довіреність від 26.03.2014 № 19-юр);

Боровика П.А. (довіреність від 15.08.2014 №19юр);

відповідача-2 - Ресенчука В.М. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8570).

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Одеського кабельного заводу "Одескабель" (далі - ТОВ "ТД "Одескабель") звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним повністю патенту України № 60285 на винахід "Кабель силовий";

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести відомості до Державного реєстру патентів України на винаходи і корисні моделі (далі - Реєстр) стосовно визнання недійсним патенту України № 60285 на винахід "Кабель силовий" та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.08.2014 порушено провадження у справі.

Публічне акціонерне товариство завод "Південкабель" (далі - Завод "Південкабель") 28.08.2014 подало суду відзив на позов, в якому зазначило, що патент України № 60285 на винахід "Кабель силовий" був виданий Службою після проведення кваліфікаційної експертизи, а тому він відповідає усім вимогам патентоздатності.

Служба 28.08.2014 подала суду відзив на позов, в якому просить суд відмовити у задоволенні позову в повному обсязі, з огляду на таке: 30.07.2003 Завод "Південкабель" подав заявку № 2003077178 на видачу патенту України на винахід "Кабель силовий"; за результатами експертизи заявки № 2003077178, проведеної уповноваженим закладом експертизи - Державним підприємством "Український інститут промислової власності" (далі - ДП «УІПВ»), встановлено відповідність заявленого винаходу умовам патентоспроможності та прийнято рішення про видачу патенту України № 60285 на винахід "Кабель силовий"; патент України № 60285 на винахід був виданий відповідно до порядку, встановленого законодавством про охорону прав на винаходи та корисні моделі, а Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Департамент), на який станом на дату подання заявки було покладено функції прийняття рішення про видачу патенту, приймаючи таке рішення, не порушив жодної з вимог законодавства України.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.09.2014 у справі № 910/16142/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та в зв'язку з цим зупинено провадження у справі.

26.09.2014 матеріали справи №910/16142/14 надіслано судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України).

До господарського суду міста Києва 03.02.2015 надійшли матеріали справи №910/16142/14 з висновком експерта від 30.01.2015 №997, в якому зазначено, що матеріали справи не містять відомостей, які свідчать про те, що винахід за патентом України № 60285 на винахід "Кабель силовий" не відповідає умові патентоздатності "винахідницький рівень", тобто випливає явно з рівня техніки.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.02.2015 поновлено провадження у справі.

Завод "Південкабель" 23.02.2015 подав суду клопотання про призначення у справі №910/16142/14 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої просив поставити те саме питання: "Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що винахід за патентом України №60285 "Кабель силовий" не відповідає умовам патентоздатності "винахідницький рівень", тобто випливає явно з рівня техніки?".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.02.2015 продовжено строк розгляду спору до 11.03.2015 включно; викликано в судове засідання 10.03.2015 для надання пояснень стосовно висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 30.01.2015 №997 судового експерта Дорошенка О.Ф.

У судовому засіданні 10.03.2015 представники позивача надали пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримали в повному обсязі, проти висновку від 30.01.2015 №997 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності заперечили; представники відповідачів надали пояснення у справі, проти висновку від 30.01.2015 №997 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності не заперечили та просили суд у задоволенні позовних вимог відмовити.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

30.07.2003 Завод «Південкабель» подало заявку № 2003077178 на видачу патенту України на винахід «Кабель силовий».

У частині першій статті 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) зазначено, що особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку.

18.09.2008 ДП «УІПВ» було складено висновок про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи.

За результатами експертизи на локальну новизну, проведеної відділом 9.10 ДП «УІПВ» відповідно до частини десятої статті 16 Закону встановлено, що заявка відповідає локальній новизні, у зв'язку з чим Департаментом було прийнято рішення про видачу патенту.

10.12.2008 було здійснено публікацію відомостей про видачу патенту України № 60285 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 23.

Частиною першою статті 22 Закону передбачено, що на підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються в установленому порядку.

На підставі вказаного рішення Департаментом було здійснено державну реєстрацію та видано заявнику патент.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає таке:

- ТОВ «ТД «Одескабель» є імпортером кабельної продукції виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Камкабель» Російської Федерації (далі - ТОВ «Камкабель»), що має коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності 8544609010 та 8544609090;

- 10.04.2014 позивач звернувся до Південної митниці Міністерства доходів і зборів України про можливість вільно імпортувати товари виробництва ТОВ «Камкабель», на що отримав відповідь про необхідність звертатися до Заводу «Південкабель» для отримання дозволу на імпорт даної продукції, оскільки у випадку імпорту товарів, зареєстрованих в Митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, посадові особи митниці будуть діяти відповідно до порядку, визначеного статтею 399 Митного кодексу України, за приписами якої у разі якщо орган доходів і зборів на підставі даних митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, виявляє ознаки порушення прав інтелектуальної власності щодо товарів, пред'явлених до митного контролю та митного оформлення, їх митне оформлення призупиняється, а товари підлягають розміщенню на складі цього органу;

- ТОВ «ТД «Одескабель» звернулось до Заводу «Південкабель» з проханням подати заяву до Південної митниці Міністерства доходів і зборів України про те, що Завод «Південкабель» не має заперечень щодо імпорту позивачем кабельної продукції виробництва ТОВ «Камкабель», проте відповідач відповіді не надав;

- оскільки ТОВ «ТД «Одескабель» не може імпортувати кабельну продукцію ТОВ «Камкабель» без дозволу Заводу «Південкабель», патент України №60285 на винахід «Кабель силовий», виданий Службою 10.12.2008, повинен бути визнаний недійсним з підстави його невідповідності умовам патентоздатності, а саме відсутності винахідницького рівня.

Відповідачі проти задоволення позовних вимог заперечили у повному обсязі з підстав їх необґрунтованості та невідповідності нормам законодавства України.

Винахід, відповідно до частини першої статті 459 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для промислового використання.

За змістом статей 462 та 464 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід засвідчуються патентом, зважаючи на що визнано недійсним може бути саме патент.

Відповідно до статті 469 ЦК України права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно з частиною першою статті 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

Частиною першою статті 33 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.

Частинами першою та сьомою статті 7 Закону визначено, що винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним. Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто, не випливає явно із рівня техніки.

У частинах першій і другій пункту 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» зазначено, що відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду. Водночас і згідно з частиною першою статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

З метою з'ясування питання наявності чи відсутності в матеріалах справи відомостей, які б свідчили про те, що винахід за патентом України № 60285 відповідає умовам патентоздатності «винахідницький рівень», тобто не випливає явно з рівня техніки, ухвалою господарського суду міста Києва від 22.09.2014 у справі № 910/16142/14 було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку О.Ф. (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України).

03.02.2015 відділом діловодства суду було отримано висновок експерта від 30.01.2015 № 997, в якому зазначено, що матеріали справи не містять відомостей, які свідчать про те, що винахід за патентом України № 60285 «Кабель силовий» не відповідає умові патентоздатності «винахідницький рівень», тобто не випливає явно з рівня техніки.

Разом з тим, Завод "Південкабель" 23.02.2015 подано суду клопотання про призначення у справі №910/16142/14 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, на вирішення якої Завод просив поставити те саме питання: "Чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що винахід за патентом України №60285 "Кабель силовий" не відповідає умовам патентоздатності "винахідницький рівень", тобто випливає явно з рівня техніки?".

Клопотання мотивовано тим, що судовий експерт Дорошенко О.Ф. у складанні висновку порушив вимоги нормативних актів, які використовувались у проведенні судової експертизи, а саме: підмінив поняття "технічного результату" поняттям "технічної задачі"; не застосував "збірний прототип" (комбінацію різних документів - джерел) у визначенні винахідницького рівня винаходу "Кабель силовий" за патентом України №60285; безпідставно визначив нову властивість винаходу, яка відсутня у формулі патенту України №60285, тим самим викривлюючи обсяг прав, наданих патентом, та порушуючи принцип об'єктивності.

Відповідно до статті 31 ГПК України в судовому процесі може брати участь судовий експерт. Судовий експерт зобов'язаний за ухвалою господарського суду з'явитись на його виклик і дати мотивований висновок щодо поставлених йому питань. Судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів.

Враховуючи наявність питань до висновку судової експертизи у представників сторін, ознайомившись з матеріалами справи, суд дійшов висновку про необхідність виклику в судове засідання для надання пояснень стосовно висновку судової експертизи від 30.01.2015 №997 судового експерта Дорошенка О.Ф.

Так, у судовому засіданні 10.03.2015 судовий експерт Дорошенко О.Ф. дав пояснення стосовно складеного ним висновку судової експертизи та відповів на запитання сторін.

Згідно з частиною четвертою статті 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

У підпункті 15.1 пункту 15 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» зазначено, що додаткова експертиза призначається судом після розгляду ним висновку первинної експертизи, якщо виявиться, що усунути неповноту або неясність висновку в судовому засіданні шляхом заслуховування експерта неможливо.

Висновок експерта визнається неповним, якщо досліджено не всі надані йому об'єкти або не дано вичерпних відповідей на всі поставлені перед експертом питання.

Висновок експерта визнається неясним, якщо він викладений нечітко або носить непевний, неконкретний характер.

Разом з тим, суд, заслухавши пояснення судового експерта Дорошенка О.Ф., вважає, що висновок судової експертизи від 30.01.2015 № 997 є повним і ясним і відсутні підстави для призначення повторної експертизи.

Так, підпунктом 6.5.3.2 пункту 6.5 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 і Зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 за № 364/6652, передбачено, що при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення зазначеного заявником технічного результату. Якщо така відомість не встановлена, то винахід визнається як такий, що відповідає умові винахідницького рівня.

У підпунктах 6.6.1 - 6.6.3 пункту 6.6 Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001 N 22 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27.02.2001 за N 173/5364, зазначено, що суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід (корисна модель).

Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним результатом.

У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення якої направлений винахід (корисна модель), та технічний результат, якого можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Технічна задача, як правило, полягає у створенні об'єкта, характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом може бути пристрій, спосіб тощо.

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу (корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу (корисної моделі).

Відповідно до підпункту 6.5.3.7 пункту 6.5 Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.03.2002 № 197 і Зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15.04.2002 за № 364/6652, підтвердження відомості впливу сукупності ознак заявленого винаходу на технічний результат не потрібно, якщо технічний результат не зазначений заявником щодо таких ознак або якщо встановлено, що зазначений заявником технічний результат не досягається.

На сторінці 16 висновку судової експертизи зазначено, що в описі винаходу «Кабель силовий» за патентом України № 60285 не зазначено технічний результат, натомість зазначається задача, яку вирішують винахідники: «забезпечення захисту конструкції кабелю, придатного для прокладання у висотних спорудах, від дії полум'я, води і механічних ушкоджень»; очевидно, що технічний результат визначається саме цією задачею.

Отже, з аналізу приписів Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель і Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, можна дійти висновку про те, що особі, яка здійснює експертизу заявки (як і судовому експерту), для вирішення питання про те, чи має винахід за спірним патентом винахідницький рівень, не заборонено визначати технічний результат у разі, якщо це можливо.

Частиною першою статті 32 ГПК України встановлено, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Частиною другою цієї ж статті передбачено, що дані встановлюються такими засобами:

- письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;

- поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Згідно з частиною першою статті 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази (у тому числі висновку експерта від 30.01.2015 №997) господарський суд міста Києва встановив відповідність запатентованого Заводом «Південкабель» винаходу умовам патентоздатності.

При цьому доводи позовної заяви ТОВ "ТД "Одескабель" наведеного не спростовують.

Згідно з частиною першою статті 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Беручи до уваги наведене, господарський суд міста Києва дійшов висновку про відмову в задоволенні позову.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 13.03.2015.

Суддя О. Марченко