Рішення № 41991399, 18.12.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/3376/14 18.12.14

За позовом Публічного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод»

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Приватного акціонерного товариства «Миргородський завод продтоварів «Калинка»

про визнання свідоцтва України № 32001 на знак для товарів і послуг недійсним повністю

Суддя Бондарчук В.В.

Представники:

від позивача: Сопільняк В.Ю.

від відповідача 1: Саламов О.В.

від відповідача 2: Сулім Я.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Публічне акціонерне товариство «Миргородський завод мінеральних вод» (далі-позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) Державної служби інтелектуальної власності України (далі-відповідач-1) 2) Приватного акціонерного товариства «Миргородський завод продтоварів «Калинка» (далі-відповідач-2) про: 1) визнання свідоцтва України №32001 на знак для товарів і послуг «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» недійсним повністю; 2) зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 32001 повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.03.2014 р. порушено провадження у даній справі, призначено її до розгляду у судовому засіданні на 20.03.2014 р. за участю представників сторін, яких зобов'язано надати суду певні документи.

20.03.2014 р. через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва представник позивача подав заяву про забезпечення позову, в якій просить суд заборонити Приватному акціонерному товариству «Миргородський завод продтоварів «Калинка» передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом України № 32001; заборонити Державній службі інтелектуальної власності України реєструвати будь-які договори про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 32001 до набрання рішення Господарського суду міста Києва законної сили.

У процесі провадження у справі представник відповідача-1 подав відзив на позов, в якому просить суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог, та пояснив, що Державна служба інтелектуальної власності України не порушила жодної вимоги законодавства України, також зазначив про необхідність дослідження питання відтворення (схожості) добре відомого знака позивача та оспорюваного знака відповідача-2.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 20.03.2014 р. суд задовольнив зазначену вище заяву позивача про вжиття заходів до забезпечення позову, зокрема, ухвалив заборонити: Приватному акціонерному товариству «Миргородський завод продтоварів «Калинка» передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом України № 32001; Державній службі інтелектуальної власності України реєструвати будь-які договори про передачу права власності на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 32001 до вирішення спору по суті та набрання рішення Господарського суду міста Києва законної сили.

Розгляд справи відкладався через нез'явлення повноважних представників відповідача-2 та неналежне виконання сторонами вимог суду.

10.04.2014 р. через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва представник відповідача-2 подав відзив на позовну заяву, в якому проти позову заперечив та просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2014 р. у справі № 910/3376/14 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та зупинено провадження на час її проведення.

13.11.2014 р. матеріали справи № 910/3376/14 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 57 від 13.11.2014 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.2014 р. поновлено провадження у справі № 910/3376/14, розгляд справи призначено на 01.12.2014 р. за участю представників сторін.

Розгляд справи відкладався в порядку п.п. 1-2 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

10.12.2014 р. через загальний відділ діловодства Господарського суду міста Києва від судового експерта Жили Б.В. надійшов лист, в якому експерт просив суд врахувати виправлення описки, допущеної у дослідницькій частині та у висновку.

У даному судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача-2 заперечив проти задоволення позовних вимог та у судовому засіданні надав клопотання про призначення повторної судової експертизи, в якому просить суд призначити повторну комісійну судовому експертизу у справі та на вирішення якої поставити наступні питання:

- Чи є знак «МИРГОРОДСЬКА № 2 MIRGORODSKA № 2» за свідоцтвом України № 32001 схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим в Україні знаком «МИРГОРОДСЬКА», щодо товарів 05 та 32 класів МКТП?

- Чи вказуватиме використання для товарів 05 та 32 класів МКТП позначення «МИРГОРОДСЬКА № 2 MIRGORODSKA № 2» у господарській діяльності Приватного акціонерного товариства «Миргородський завод продтоварів «Калинка» на зв'язок між ним та Публічним акціонерним товариством «Миргородський завод мінеральних вод»?

- Чиє знак «МИРГОРОДСЬКА № 2 MIRGORODSKA № 2» за свідоцтвом України № 32001 таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє, товари 05 та 32 класів МКТП «МИРГОРОДСЬКА», а саме Публічним акціонерним товариством «Миргородський завод мінеральних вод»?

Розглянувши подане відповідачем клопотання, суд відхиляє останнє, оскільки не вбачає необхідності у проведенні повторної судової експертизи для вирішення спору у даній справі.

Відповідно до ст. 82 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 18.12.2014 р. відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

16.06.2003 р. Державною службою інтелектуальної власності України було зареєстровано свідоцтво України № 32001 на знак для товарів і послуг «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» щодо товарів 05 класу: мінеральні води лікарські та 32 класу: Мінеральні води (напої) за МКТП на підставі заявки №99010246 від 29.01.1999 р., про реєстрацію якого, 16.06.2003 р. відповідачем-1 було здійснено публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» №6.

Обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що свідоцтво України №32001 на знак для товарів та послуг «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» для товарів і послуг 05, 32 класів МКТП має бути визнане недійсним повністю через невідповідність знака для товарів і послуг, умовам надання правової охорони, передбачених ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 32 Господарського процесуального кодексу України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ч. ч. 2 та 4 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом. Знак може бути визнаний добре відомим незалежно від реєстрації його в Україні. З дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. При цьому вона поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Так, відповідно до п. 57 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим.

Як вбачається з матеріалів справи, рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 16.07.2004 р. словесне позначення «МИРГОРОДСЬКА» визнано добре відомим знаком в Україні відносно Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» щодо товарів 05 класу МКТП «води мінеральні на медичні потреби» та товарів 32 класу МКТП «мінеральні води (напої); води столові» станом на 01.03.1998 р.

В березні 2005 року Закрите акціонерне товариство «Миргородський завод продтоварів «Калинка» звернулося з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання недійсним рішення від 16.07.2004 р. про визнання позначення «Миргородська» добре відомим знаком в Україні відносно Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» щодо товарів 05 класу МКТП «води мінеральні на медичні потреби» та товарів 32 класу МКТП «мінеральні води (напої): води столові» станом на 01.03.1998 р., мотивуючи тим, що воно порушує його права, і прийняте з порушенням передбаченого законодавством порядку, не відповідає приписам законодавства і є необґрунтованим.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.04.2007 р. позов задоволено. Суд визнав протиправним та скасував рішення колегії Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 16.07.2004 р. про визнання позначення «Миргородська» добре відомим знаком в Україні відносно ЗАТ «Миргородський завод мінеральних вод» щодо товарів 05 класу МКТП «води мінеральні на медичні потреби» та товарів 32 класу МКТП «мінеральні води (напої): води столові» станом на 01.03.1998 р. Своє рішення суд мотивував тим, що позначення «Миргородська» не може виконувати функції торговельної марки для товарів 05 класу МКТП «води мінеральні на медичні потреби» та товарів 32 класу МКТП «мінеральні води (напої): води столові» відносно будь-якого суб'єкта господарювання, оскільки не має розрізняльної здатності для зазначених товарів. Зазначене позначення, на думку суду, є широко відомою назвою мінеральної води, що походить з Миргородського родовища мінеральних вод.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 16.05.2008 р. у справі № 22а-1437/08 апеляційну скаргу Закритого акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» задоволено. Рішення Господарського суду міста Києва від 25.04.2007 р. скасовано та ухвалено нове про відмову Закритому акціонерному товаристві «Миргородський завод продтоварів «Калинка» у задоволенні позову.

Відповідно до абзацу 4 п. 63 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», порушенням прав на знак, зокрема, визнається введення в цивільний оборот позначень, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із: знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності; фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг; кваліфікованими зазначеннями походження товарів.

Згідно ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Частиною 3 ст. 494 Цивільного кодексу України зазначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

У п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У відповідності до п. 3 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2014 р. було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 910/3376/14, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи є знак «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» за свідоцтвом України № 32001 схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомим в Україні знаком «МИРГОРОДСЬКА», щодо товарів і послуг 05, 32 класів МКТП»?;

- Чи є знак «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA»за свідоцтвом України № 32001 таким, що може вводити споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зареєстровані товари або надає послуги щодо товарів і послуг 05, 32 класів МКТП «МИРГОРОДСЬКА»?

У висновку № 57 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 13.11.2014 р. судового експерта Жили Б.В. встановлено:

1) Відносно всіх, наведених у свідоцтві України № 32001 товарів 05 та 32 класів МКТП, знак за вказаним свідоцтвом є схожим з добре відомим в Україні знаком «МИРГОРОДСЬКА» настільки, що їх можна сплутати.

2) Знак за свідоцтвом України № 32001 є таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи виробника вказаних у свідоцтві товарів 05 та 32 класів МКТП.

У відповідності до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: - невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; - наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; - видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Таким чином, суд приходить до висновку про невідповідність умовам надання правової охорони знаку для товарів і послуг «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» за свідоцтвом України №32001 щодо товарів 05 класу (мінеральні води лікарські) та 32 класу (Мінеральні води (напої)) за МКТП, а також порушення відповідачами п. 3 ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Згідно ст. ст. 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Підсумовуючи вищевикладене, враховуючи невідповідність зареєстрованого знака «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» за свідоцтвом України №32001 умовам надання правової охорони та видачі останнього внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача, суд приходить до висновку про обґрунтованість вимог позивача, а тому останні підлягають задоволенню.

Щодо розподілу судових витрат, суд відзначає наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при задоволенні позову на відповідача.

Разом з тим, згідно ч.2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року N 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності», за змістом статті 49 ГПК України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково, господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останню було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Як вбачається з матеріалів справи, окрім судового збору позивачем було сплачено 9 568, 00 грн. за проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі №910/3376/14, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.04.2014 р., що підтверджується копією платіжного доручення №1671 від 29.04.2014 р.

За наведених обставин, згідно зі статтею 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача-2.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов Публічного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» задовольнити.

2. Визнати свідоцтво України № 32001 «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України №32001 «МИРГОРОДСЬКА MIRGORODSKA» на знак для товарів і послуг, про що здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Приватного акціонерного товариства «Миргородський завод продтоварів «Калинка» (37601, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Багачанська, буд. 2, ідентифікаційний код - 00377041) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Публічного акціонерного товариства «Миргородський завод мінеральних вод» (37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, буд. 1, ідентифікаційний код - 00382651) 2 436 (дві тисячі чотириста тридцять шість) грн. 00 коп. - судового збору та 9 568 (дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят вісім) грн. 00 коп. - витрат на оплату судової експертизи.

5. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено: 22.12.2014 р.

Суддя Бондарчук В.В.