Рішення № 41950925, 17.12.2014, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-б, тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 910/16085/13 17.12.14

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В.,

при секретарі судового засідання Грабовській А.С.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/16085/13

за позовом ЛЄК фармацевтска дружба д.д., м. Любляна, Словенія,

до приватного підприємства "Прогресфарм", с. В. Дальник Біляївського району Одеської області, та

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ,

про визнання недійсним свідоцтва України №135102 на знак товарів і послуг,

за участю представників сторін:

позивача - Коваль М.С. (довіреність від 21.01.2013 №б/н);

відповідача-1 - не з'явився;

відповідача-2 - Саламова О.В. (довіреність від 21.11.2014 №1-8/8564).

ЛЄК фармацевтска дружба д.д. звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України № 135102 на знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН", володільцем якого є приватне підприємство "Прогресфарм" (далі - ПП "Прогресфарм"), у повному обсязі;

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № 135102 на торговельну марку "PACLIN ПАКЛІН" в повному обсязі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.08.2013 (суддя Куркотова Є.Б.) порушено провадження у справі.

Розпорядженням заступника голови господарського суду міста Києва від 29.08.2013 у зв'язку з відпусткою судді Куркотової Є.Б. справу передано на розгляд судді Марченко О.В.

29.08.2013 суддя Марченко О.В. прийняла справу до свого провадження.

ПП "Прогресфарм" 23.09.2013 подало відзив на позовну заяву, в якому просить відмовити в задоволенні позовних вимог в повному обсязі та вказує, що позивачем не було надано суду будь-яких доказів дослідження того, що крім співзвучності знаків, дані знаки будь-яким чином фактично були або можуть бути сплутані споживачами лікарських засобів, або вводять в оману щодо виробника товару, а також не було зазначено, які саме права були порушені відповідачами на час реєстрації спірного знака, що належить відповідачу-1.

У свою чергу, Служба подала відзив на позовну заяву, в якому просила відмовити у задоволенні позовних вимог та зазначила, що твердження позивача про те, що знак ПП "Прогресфарм" є схожим настільки, що їх можна сплутати із знаком ЛЄК фармацевтска дружба д.д., є необґрунтованими та недоведеними.

07.10.2013 ухвалою господарського суду міста Києва призначено у справі №910/16085/13 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України), та зупинено провадження у справі.

До господарського суду міста Києва 13.11.2014 надійшли матеріали справи №910/16085/13 з висновком від 06.11.2014 №933 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, в якому зазначено, що товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН" за свідоцтвом України № 135102, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "PALIN" за міжнародною реєстрацією № 472770, та з товарами, для яких зареєстровано торговельну марку "ПАКЛІН" за свідоцтвом України №44115; знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН" за свідоцтвом України № 135102 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "PALIN" за міжнародною реєстрацією №472770 та торговельною маркою "ПАКЛІН" за свідоцтвом України № 44115.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.11.2014 поновлено провадження у справі №910/16085/13.

Позивач 05.12.2014 подав суду пояснення щодо висновку судового експерта, в яких зазначив таке: експертом абсолютно вірно окремо відзначено той факт, що змішування назв лікарських засобів у дійсності є досить помітним явищем, що, в свою чергу, може призвести до загрози життю людей та навіть їхньої смерті; позивач повністю погоджується із заключними висновками експерта, якими підтверджуються доводи ЛЄК фармацевтска дружба д.д., викладені у позовній заяві.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.12.2014 продовжено строк розгляду спору до 25.12.2014 включно; відкладено розгляд справи на 17.12.2014.

17.12.2014 від Служби надійшло заперечення на висновок судової експертизи, в якому зазначено, що відповідно до матеріалів справи знак для товарів і послуг «PALIN» за міжнародною реєстрацією № 472770 використовується виключно для маркування фармацевтичних препаратів для лікування «гострих та хронічних інфекцій сечових шляхів, спричинених чутливими мікроорганізмами»: пиелонефрит, уретрит, цистит, простатит, тобто, галуззю застосування даного знаку є «антибактериальные препараты - уроантисептики»; галуззю використання знака для товарів і послуг «PACLIN ПАКЛІН» за свідоцтвом України № 135102 є ринок фармацевтичних препаратів, призначених для лікування різноманітних пухлин людського організму; тому спірний знак для товарів і послуг «PACLIN ПАКЛІН» за свідоцтвом України № 135102 і знаки для товарів і послуг «PALIN» за міжнародною реєстрацією №472770, «Палін» за свідоцтвом України № 44115 використовуються в різних нішах на ринку лікарських засобів та спрямовані на задоволення відмінних одна від одної людських потреб у лікуванні не пов'язаних одна з одною хвороб та ділянок людського організму, а отже споживачі не можуть сплутати ці товари, оскільки їх медична дія та призначення істотно відрізняються; таким чином, є очевидним, що у зв'язку з різним призначенням, різним хімічним складом, з якого товари виготовлені та колом споживачів товари (протипухлинні препарати), для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «PACLIN ПАКЛІН» за свідоцтвом України № 135102, не є спорідненими з товарами (фармацевтичні продукти), для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «PALIN» за міжнародною реєстрацією №472770, та з товарами (фармацевтичні продукти), для яких зареєстровано торговельну марку «Палін» за свідоцтвом України № 44115.

У судовому засіданні 17.12.2014 представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав у повному обсязі; представник відповідача-2 щодо задоволення позовних вимог заперечив; представник відповідача-1 у судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, був належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового засідання.

З метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, врахувавши принцип вирішення спору упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, який втілено у статті 6 Європейської конвенції з прав людини, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи в судовому засіданні 17.12.2014 без участі представника ПП "Прогресфарм" за наявними в ній матеріалами.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-2, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

ЛЄК фармацевтска дружба д.д. є власником торговельної марки "PALIN" за міжнародною реєстрацією № 472770, зареєстрованої для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «фармацевтичні продукти»; дата реєстрації 20.10.1982; дата закінчення терміну дії реєстрації (продовження) 20.10.2022.

Крім того, на ім'я позивача видано свідоцтво України № 44115 на знак для товарів і послуг "ПАЛІН" для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні продукти» (заявка 2002108660 від 11.10.2002; публікація відомостей про видачу свідоцтва здійснена 15.10.2004 в офіційному бюлетені «Промислова власність» №10).

Службою було зареєстровано торговельну марку "PACLIN ПАКЛІН" на ім'я ПП "Прогресфарм" і видане свідоцтво України № 135102 для товарів 05 класу МКТП «протипухлинні засоби»; публікація відомостей про видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 135102 була здійснена 25.02.2011 в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 4.

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) і пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту 2 статті 6 Закону та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону.

Враховуючи викладене, розгляду в даному судовому провадженні підлягають вимоги позивача про визнання свідоцтва України № 135102 на знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН" з підстав, наведених в абзаці другому пункту 3 статті 6 Закону.

У пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

З метою роз'яснення питань про те, чи є товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН" за свідоцтвом України № 135102, спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "PALIN" за міжнародною реєстрацією № 472770 і з товарами, для яких зареєстровано торговельну марку "Палін" за свідоцтвом України № 44115 та чи є знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН" за свідоцтвом України № 135102 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "PALIN" за міжнародною реєстрацією № 472770 та торговельною маркою "Палін" за свідоцтвом України № 44115, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту Дорошенку О.Ф.

13.11.2014 судом отримано від судового експерта Дорошенка О.Ф. висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 06.11.2014 № 933, відповідно до якого:

товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН" за свідоцтвом України № 135102, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "PALIN" за міжнародною реєстрацією № 472770, та з товарами, для яких зареєстровано торговельну марку "ПАКЛІН" за свідоцтвом України №44115;

знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН" за свідоцтвом України № 135102 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "PALIN" за міжнародною реєстрацією №472770 та торговельною маркою "ПАКЛІН" за свідоцтвом України № 44115.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Матеріали справи містять належні та допустимі докази на підтвердження того, що знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН" за свідоцтвом України № 135102 є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "PALIN" за міжнародною реєстрацією № 472770, для споріднених товарів.

Доводи Служби про те, що товари не є спорідненими, оскільки галуззю застосування торговельної марки «PALIN» за міжнародною реєстрацією № 472770 є «антибактериальные препараты - уроантисептики», а галуззю використання знака для товарів і послуг «PACLIN ПАКЛІН» за свідоцтвом України № 135102 є ринок фармацевтичних препаратів, призначених для лікування різноманітних пухлин людського організму, - не беруться судом до уваги з огляду на те, що відповідні доводи стосуються використання знака у розумінні статті 16 Закону, яке відбувається на даний час, а не на дату реєстрації відповідачем спірного позначення.

Таким чином, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення позовних вимог про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 135102 на знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН".

Що ж до вимоги про зобов'язання Служби внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України №135102 на знак для товарів і послуг, то відповідна вимога як похідна від основної підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Відповідно до статті 44 ГПК України судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.10.2013 у даній справі витрати за проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності були покладені на позивача.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи на загальну суму 18 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням від 06.11.2013 № 269.

За змістом статті 49 ГПК України якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, господарський суд має право покласти на неї судові витрати незалежно від результатів вирішення спору.

За таких обставин судові витрати (судовий збір у сумі 1 147 грн. і витрати за проведення судової експертизи у сумі 18 000 грн.) слід покласти на ПП "Прогресфарм".

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 135102 на знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН", володільцем якого є приватне підприємство "Прогресфарм" (67668, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Південна, 59; ідентифікаційний код 33137689).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 135102 на знак для товарів і послуг "PACLIN ПАКЛІН".

4. Стягнути з приватного підприємства "Прогресфарм" (67668, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Великий Дальник, вул. Південна, 59; ідентифікаційний код 33137689) на користь ЛЄК фармацевтска дружба д.д. (Веровшкова 57, 1526 Любляна, Словенія; представник позивача - Коваль Марія; товариство з обмеженою відповідальністю "Невінпат-Україна"; 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, 56-б, оф. 1) 1 147 (одну тисячу сто сорок сім) грн. судового збору та 18 000 (вісімнадцять тисяч) грн. витрат за проведення судової експертизи.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 18.12.2014.

Суддя О. Марченко