Постанова № 41825053, 25.11.2014, Київський апеляційний господарський суд

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2014 р. Справа№ 910/1518/14

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Остапенка О.М.

Разіної Т.І.

за участю секретаря Карпюк О.С.,

представників:

від третьої особи-2 - Лучка І.Ю. (дов. від 03.10.2014),

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель»

на рішення Господарського суду міста Києва від 16.06.2014

у справі № 910/1518/14 (головуючий суддя - Бондарчук В.В., судді: Любченко М.О., Нечай О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель»

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Компанії «Yarlis Investments Ltd» (м. Нікосія, Кіпр)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Українська корпорація по виноградарству та виноробній промисловості «Укрвинпром»

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин»

про визнання права попереднього користувача на знак для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» (далі - ТОВ «КД Коктебель», позивач) звернулось з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба, відповідач-1), Компанії «Yarlis Investments Ltd» (далі - Компанія, відповідач-2) про визнання права попереднього користувача на знак для товарів та послуг «Старий нектар».

Рішенням Господарського суду міста Києва від 16.06.2014 у справі № 910/1518/14 в позові відмовлено.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 16.06.2014 та прийняти нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги повністю.

Доводи апеляційної скарги обгрунтовані неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, невідповідністю висновків суду, обставинам справи.

Так, за твердженням заявника апеляційної скарги, місцевий господарський суд дійшов помилкового висновку про відсутність правових підстав для визнання позивачем права попереднього користувача торгівельною маркою «Старий нектар», оскільки судом не з'ясовано обставин правонаступництва позивача щодо прав та обов'язків попередніх користувачів спірної торговельної марки - ДП радгосп-завод «Коктебель» та ЗАТ ЗМВК «Коктебель». Також не з'ясовано, що позивач набув фірмове найменування «Коктебель» та на інші об'єкти інтелектуальної власності, що свідчить про право попереднього користувача. Також, суд першої інстанції, на думку позивача, безпідставно не взяв до уваги докази виготовлення вина під назвою «Старий нектар» низкою українських підприємств, в тому числі і позивачем, до дати подання заявки на спірний знак для товарів та послуг відповідачем-2.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.08.2014 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель».

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 09.09.2014 розгляд справи було відкладено відповідно до ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 07.10.2014 було продовжено строк розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» на п'ятнадцять днів та відкладено розгляд справи на 21.10.2014.

Розпорядженням заступника Голови Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2014, доручено здійснити розгляд даної справи колегії суддів у складі: Сотніков С.В. - головуючий, судді: Копитова О.С., Разіна Т.І.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.10.2014 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель».

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.10.2014 було продовжено строк розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» на п'ятнадцять днів.

21.10.2014 в судовому засіданні оголошено перерву до 04.11.2014 відповідно до ст. 77 ГПК України.

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 03.11.2014, доручено здійснити розгляд даної справи колегії суддів у складі: Сотніков С.В. - головуючий, судді: Остапенко О.М., Разіна Т.І.

04.11.2014 в судовому засіданні оголошено перерву до 11.11.2014 відповідно до ст. 77 ГПК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.11.2014 було продовжено строк розгляду апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» на п'ятнадцять днів.

11.11.2014 в судовому засіданні оголошено перерву до 25.11.2014 відповідно до ст. 77 ГПК України.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на наступне.

В обґрунтування позовних вимог щодо визнання права попереднього користувача на торговельну марку «Старий нектар» позивач послався на те, до дати (10.11.2003) подання відповідачем-2 заявки на реєстрацію знака «Старий нектар», використовував вказану марку в Україні і здійснював значну і серйозну підготовку для такого використання, оскільки є правонаступником підприємств на території України, які починаючи з 1980-х років здійснюють виробництво вина під назвою «Старий нектар» згідно затверджених технологічних інструкцій, а відтак відповідно до ст.ст. 16, 500 Цивільного кодексу України має право на продовження такого використання.

Відмовляючи у задоволенні позову, суд першої інстанції дійшов висновку про не доведення позивачем обставин правонаступництва щодо прав та обов'язків підприємств, що використовували спірну торговельну марку, а так само не доведено власного використання спірного знаку чи здійснення значної і серйозної підготовки для такого використання станом на 10.11.2003 з огляду на дату створення та державної реєстрації позивача - 14.08.2009.

Разом з тим, колегія суддів перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права та відповідність висновків суду обставинам справи, з'ясування дійсних обставин, що мають значення для справи, дійшла висновку про наявність підстав для скасування ухваленого у даній справі рішення про відмову у задоволенні позову, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 494 Цивільного кодексу України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно зі статтею 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Положення статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачають, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідоцтва встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Частиною 3 статті 157 Господарського кодексу України передбачено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Відповідно до статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом. Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач-2 є володільцем Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 56235 від 15.11.2005, відповідно до якого був зареєстрований знак "Старий нектар" для 33, 35, 43 класів МКТП.

Дата подання заявки на реєстрацію знаку для товарів і послуг - 10.11.2003. Тобто, з цієї дати торговельна марка «Старий нектар» отримала правову охорону на території України.

Разом з тим, з 1980-х років Державне підприємство радгосп-завод «Коктебель», а згодом і Закрите акціонерне товариство «Завод марочних вин та коньяків «Коктебель» у 2000-х роках здійснювали виготовлення та реалізацію вина під назвою «Старий нектар».

Вказані обставини підтверджуються наступними документами, які надані позивачем до матеріалів справи:

стандарт підприємства Радгосп-заводу «Коктебель» із затвердженням переліку продукції, затверджений 07 липня 1982 року;

журнал ТХМК №7 Контролю технологічної обробки вин (1986 - 1993 роки);

плани по цехам зняття виноматеріалів з витримки (1986 - 1993 роки);

посвідчення про якість №41 від 15.03.1995 видане на партію продукції, що спрямовувалась до Кіровського ПО автомобілем із номерами 90-60 КРН відповідно до накладної №156-158, серед якої було вино «Старий нектар», вироблене із врожаю 1990 року;

посвідчення про якість №55 від 24.03.1995 видане на партію продукції, що спрямовувалась до м. Феодосія (ТОВ «Елементал») автомобілем із номерами 26-55 відповідно до накладної №192 серед якої було вино «Старий нектар», вироблене із врожаю 1990 року;

посвідчення про якість №524 від 27.07.1999 видане на партію продукції, що спрямовувалась до ЗАТ «ТД Коктебель» автомобілем із номерами 64-96 КРР відповідно до накладної №1431 серед якої було вино «Старий нектар», вироблене із врожаю 1994 року;

посвідчення про якість №976 від 22.11.1999 видане на партію продукції, що спрямовувалась до ЗАО «КД Коктебель» автомобілем із номерами 64-96 КРР відповідно до накладної №1431 серед якої було вино «Старий нектар», вироблене із врожаю 1994 року;

результати гігієнічної оцінки харчових продуктів та продовольчої сировини, затверджених головним державним санітарним лікарем м. Феодосія відносно вина «Старий нектар» від 19.05.1999;

Почесний диплом міжнародного дегустаційного конкурсу вин та лікеро-горілчаної продукції, що проходив у жовтні 1995 року в м. Санкт-Петербург;

Диплом конкурсу союзу виноробів Криму, що проходив у серпні 1995 року в м. Ялта;

Диплом міжнародного конкурсу «КРЫМ. ВИНО-96», що проходив у 1996 року в м. Ялта;

Диплом міжнародного конкурсу «КРЫМ. ВИНО-97», що проходив у 1997 року в м. Ялта;

Диплом міжнародного конкурсу «КРЫМ. ВИНО-99», що проходив у 1999 року в м. Ялта;

каталог продукції 2001 року;

Диплом 5-го міжнародного дегустаційного конкурсу «ОДЕССКИЙ ЗАЛИВ», що проходив у 2005 року в м. Одеса;

Диплом 6-го міжнародного дегустаційного конкурсу «ОДЕССКИЙ ЗАЛИВ», що проходив у 2006 року в м. Одеса;

Диплом Міжнародного конкурсу «Ялта. Золотий грифон - 2007», що проходив у 2007 року в м. Ялта (рік врожаю 1990р.).

Вважаючи, що до подачі заявки Компанією на реєстрацію торговельної марки «Старий нектар» правопопередники позивача добросовісно використовували її і здійснювали значну і серйозну підготовку для такого використання, останній звернувся з позовом про визнання за ним права попереднього користувача на знак для товарів і послуг «Старий нектар».

Згідно зі ч. 1 ст. 500 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Ч. 2 ст. 500 Цивільного кодексу України встановлено, що право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

За загальним правилом під здійсненням та серйозною підготовкою для набуття права попереднього користувача на торговельну марку розуміється така підготовка, яка потребувала певних інтелектуальних, організаційних, промислових, фінансових та трудових зусиль і затрат, необхідних для виготовлення товару або для надання послуги. Право попереднього користувача виникає за одночасної наявності таких умов:

- має бути створений тотожний об'єкт права інтелектуальної власності в результаті самостійної творчої роботи іншими особами;

- ця торговельна марка має бути реально застосована особою, яка претендує на визнання її попереднім користувачем, або, принаймні, вона має здійснити значну підготовку для застосування цього об'єкта права інтелектуальної власності;

- зазначені дії мають бути вчинені до дати подання заявки на торговельну марку або до дати її пріоритету.

Відповідно до частини 2 статті 157 Господарського кодексу України використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Частиною 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмінності знака.

Оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва. Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки.

При цьому, якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

Отже, в даному випадку, позивач повинен довести своє правонаступництво щодо прав та обов'язків підприємства, яке використовувало торгову марку «Старий нектар» під час виготовлення та реалізації вина під зазначеною назвою, як основного виду своєї господарської діяльності, застосування знака в діловій документації чи в рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з введенням продукції у господарський (комерційний) обіг, тощо.

Разом з тим, відповідно до п. 1.1 Договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства радгосп-завод «Коктебель» № 1127 від 26.07.2001, укладений між Фондом державного майна України (орендодавець) та Закритим акціонерним товариством «Завод марочних вин та коньяків «Коктебель» (орендар), орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування цілісний майновий комплекс державного підприємства радгосп-завод «Коктебель» (підприємство).

Згідно з п. 1.5 договору оренди № 1127 від 26.07.2001, орендар виступає правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства радгосп-завод «Коктебель».

Договір оренди № 1127 від 26.07.2001 згідно з пунктом 10.1 укладено строком на 10 (десять) років, що діє з 26.07.2001 до 26.07.2011 включно.

26.07.2001 було підписано акт приймання-передачі в оренду цілісного майнового комплексу державного підприємства радгосп-завод «Коктебель».

Додатковою угодою № 3 до договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства радгосп-завод «Коктебель» № 1127 від 26.07.2001 на підставі рішення Господарського суду Автономної республіки Крим від 02.11.2009 у справі № 2-19/5668-2009 було внесено зміни щодо орендаря підприємства.

Рішення Господарського суду Автономної республіки Крим від 02.11.2009 у справі № 2-19/5668-2009 залишено без змін постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 19.12.2011 та постановою Вищого господарського суду України від 03.04.2012 та є чинним станом на дату подання позову та розгляду даної справи в господарському суді.

Так, у додатковій угоді № 3 від 12.11.2009 Фонд майна Автономної республіки Крим як орендодавець та Товариство з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» як орендар узгодили змінити назву орендаря з Закритого акціонерного товариства «Завод марочних вин та коняків «Коктебель» на Товариство з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель».

Вказана додаткова угода відповідно до її п. 2 набирає чинності з моменту підписання сторонами і діє протягом терміну дії договору оренди.

Додатковою угодою № 4 від 12.07.2010 сторони виклали п. 10.1 договору до договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства радгосп-завод «Коктебель» № 1127 від 26.07.2001 та узгодили, що договір укладено терміном на 20 років з 26.07.2001 до 26.07.2021 включно.

Докази розірвання або визнання недійсним договору оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства радгосп-завод «Коктебель» № 1127 від 26.07.2001 у матеріалах справи відсутні.

Згідно зі ст. 178 Цивільного кодексу України об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (в редакції чинній на дату укладення договору оренди № 1127 від 26.07.2001) орендар стає правонаступником прав та обов'язків підприємства відповідно до договору оренди, а у разі оренди цілісного майнового комплексу структурного підрозділу - також правонаступником прав та обов'язків підприємства, пов'язаних з діяльністю цього структурного підрозділу.

Враховуючи викладені вище обставини та норми законодавства, колегія суддів вважає, що позивач є правонаступником державного підприємства радгосп-завод «Коктебель» щодо усіх його прав та обов'язків, включаючи права інтелектуальної власності.

Проте, судом першої інстанції неповно з'ясовано обставини правонаступництва та переходу до позивача прав та обов'язків державного підприємства радгосп-завод «Коктебель», які беззаперечно підтверджені належними та достатніми доказами, наявними у матеріалах справи.

Подані позивачем докази на підтвердження виготовлення вина під назвою «Старий нектар», його реалізацію, пропонування до продажу, а так само і участь у спеціалізованих конкурсах (посвідчення про якість, накладні, каталог продукції, дипломи конкурсів тощо) свідчать про використання державним підприємством радгосп-завод «Коктебель» спірної торговельної марки у господарській діяльності, а також здійснення значної та серйозної підготовки для такого використання в розумінні статті 500 Цивільного кодексу України.

Враховуючи, що матеріалами справи підтверджується використання торговельної марки «Старий нектар» державним підприємством радгосп-завод «Коктебель» до дати подання Компанією заявки на реєстрацію знака для товарів та послуг (10.11.2003), а позивач згідно із вимогами статті 33 Господарського процесуального кодексу України довів своє правонаступництво, як того вимагає стаття 500 Цивільного кодексу України, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" права попереднього користувача на торговельну марку «Старий нектар», власником якого згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 56235 від 15.11.2005 є Компанія "Yarlis Investments Ltd".

Невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи та неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи, визнаються колегією суддів беззаперечними підстави для скасування прийнятого у справі рішення та задоволення позову у зв'язку з його доведеністю та обґрунтованістю.

Відповідно до ст. 49 ГПК України підлягають перерозподілу судові витрати. Судові витрати слід покласти на відповідача-2 за розгляд справи в суді першої та апеляційної інстанції у зв'язку з задоволенням апеляційної скарги та позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 49, 99, 101, 103 - 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 16.06.2014 у справі № 910/1518/14 скасувати.

3. Прийняти нове рішення.

4. Позов задовольнити.

5. Визнати за Товариством з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» (98112, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, бульвар Старшинова, 8 А; ідентифікаційний код 36517196) право попереднього користувача на знак для товарів і послуг «Старий нектар».

6. Стягнути з Компанії ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (Yarlis Investments Ltd) (м. Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер НЕ 247649) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» (98112, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, бульвар Старшинова, 8 А; ідентифікаційний код 36517196) 1827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) грн. витрат по сплаті судового збору.

7. Видачу відповідного наказу доручити Господарському суду міста Києва.

Головуючий суддя С.В. Сотніков

Судді О.М. Остапенко

Т.І. Разіна