Ухвала суду № 41569327, 20.11.2014, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

20.11.14р. Справа № 904/7458/14За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон", м. Миколаїв

до Приватне підприємство "Ві.Джей.Тайрс Протектор", м. Дніпропетровськ

про визнання права попереднього користування

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: представник Заворотній А.В., довіреність № б/н від 04.01.2014 р.

Від Відповідача: представник Лучка І.Ю., довіреність б/н від 16.10.2014 р.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" звернулось з позовом до Приватне підприємство "Ві.Джей.Тайрс Протектор", в якому просить господарський суд визнати за товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" згідно ст.22 Закону України" Про охорону прав на промислові зразки" право попереднього користування на вироби, виготовлені із застосуванням всіх суттєвих ознак промислових зразків, захищених патентами на промислові зразки приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор""Шина до транспортного засобу" №№ 25364,25365 та "Шина" №№ 25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604 та стягнути з Відповідача на свою користь суму судового збору.

В обгрунтування позову Позивач посилається на здійснення ним до подачі Відповідачем відповідних заявок на видачу відповідних патентів значної і серйозної підготовки до використання та безпосереднє добросовісне використання в Україні виробів, виготовлених із застосуванням промислових зразків, захищених патентами на промислові зразки приватного підприємства "Ві.Джей.Тайрс Протектор".

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

копію договору поставки товару №038645 від 02.01.2011р.;

копії видаткових накладних №ХВ-0063998 від 31.01.2013р.; №ХВ-0463273 від 05.06.2013р.; №ХВ-0512401 від 19.06.2013 р.;№ХВ-0413 594 від 22.05.2013р.; №ХВ-0350 845 від 29.04.2013р.; №ХВ-0299 641 від 15.04.2013 р.; №ХВ-0240102 від 29.03.2013р.; №ХВ-0240 104 від 29.03.2013р.; №ХВ-0159 326 від 04.03.2013р. №ХВ-0070020 від 04.02.2013р.; №ХВ-0126169 від 20.02.2013р.; №ХВ-0095114 від 08.02.2013р.; №ХВ-0099 114 від 11.02.2013 р.; №ХВ-0064137 від 31.01.2013р.;

копії платіжних доручень №284 від 20.02.2013р.; №728 від 19.02.2013р.; №31 від 26.02.2013р.; №1089 від 21.06.2013р.; №977 від 22.04.2013р.; №1678 від 29.03.2013р.; №1360 від 19.03.2013р.;

копії банківських виписок від 05.07.2013р.; від 19.07.2013р.; від 01.03.2013р.; від 23.04.2013р., від 15.05.2013р., від 11.03.2013р.; від 20.05.2013 р.; від 04.03.2013р.;

копію Договору купівлі-продажу №57 від 04.01.2011р.;

копію видаткової накладної №46158 від 21.10.2011 р.;

копію Договору №166 від 13.12.2010 р.;

копію Додаткової угоди від 31.12.2012 р. до договору №166 від 13.12.2010 р.;

копії видаткових накладних №804 від 15.03.2013 р.; №1524 від 24.04.2013 р.; №1675 від 07.05.2013 р.; №2618 від 27.06.2013 р.;

копії платіжних доручень №1030 від 30.05.2013р.; №3430 від 15.07.2013р.;

копії банківських виписок від 20.05.2013 р.; від 04.04.2013 р.; від 20.05.2013р.;

копію Договору постачання на умовах відстрочення платежу №008-Н від 02.01.2013 р.;

копії видаткових накладних №3668 від 14.02.2012 р.; №36038 від 13.09.2012 р.; №31778 від 14.08.2012р.;

копії платіжних доручень №9772776 від 02.03.2012р.; №657 від 03.10.2012 р.;

копію банківської виписки від 11.09.2012 р.;

копію Договору №64 від 25.08.2011 р.;

копію Додаткової угоди №8 від 25.12.2012 року до договору №64 від 25.08.2011 р.; №3131 від 19.09.2012 р.; копію банківської виписки від 08.10.2012 р.;

копії видаткових накладних № С-16698 від 14.03.2013 р.; № Х-8750 від 20.02.2013 р.; № Д-53924 від 11.06.2013 р.; № ЬІ-53400 від 11.06.2013 р.; № 3-51217 від 05.06.2013 р.; № 3-54672 від 13.06.2013 р.; № 0-38209 від 02.05.2013 р.; № У-37449 від 29.04.2013 р.; № 43152 від 17.05.2013 р.; № 39367 від 07.05.2013 р.; № Д-WbToв001318 від 09.02.2012 р.; № Е-35819 від 25.04.2013 р.; № Й-44623 від 21.05.2013 р.; № У-50183 від 03.06.2013 р.; № 48512 від 30.05.2013 р.; № Е-46476 від 24.05.2013 р.; № Х-6783 від 13.02.2013 р.; № В-52292 від 07.06.2013 р.; № К-49754 від 03.06.2013 р.;

копії банківських виписок від 12.03.2013р.; від 20.02.2013р.; від 14.06.2013р.; від 13.06.2013р.; від 06.06.2013р.; від 15.07.2013р.; від 21.05.2013р.; від 15.05.2013р.;від 09.07.2013р.; від 30.05.2013р.; від 31.05.2013р.; від 19.06.2013р.; від 12.06.2013р.; № К-49754 від 03.06.2013р.;

висновок експертів №48/14 від 06.05.2014 року разом із додатком;

копія постанови Одеського апеляційного господарського суду від 02.09.2014 року по справі №915/605/14;

Постанова ВГС України від 14.01.2014р. по справі №922/973/13-г .

22.10.2014р. Відповідач подав клопотання про долучення до матеріалів справи довідки щодо відкритого поточного рахунку у національній валюті №26004430 та копію статуту Відповідача (а.с. 237-248 Т.1).

Відповідач позов не визнав, подав відзив на позовну заяву, в якому зазначив про те, що Позивач в позові не наводить обґрунтування наявності у нього права на звернення до суду, а текст позовної заяви не містить вказівки про те, на захист яких прав та охоронюваних законом інтересів Позивача подано позовну заяву та яким чином їх порушено саме Відповідачем. До того ж, в позовній заяві не вказано обставин, на яких ґрунтується позовна вимога. Також позовна заява не містить жодного доказу на підтвердження того, що зовнішній вигляд виробів, постачання яких є предметом зазначених у позовній заяві договорів поставок, містить всі ознаки промислових зразків за належними Відповідачу патентами України (а.с. 1-3 Т.2).

На виконання вимог ухвали суду від 26.09.2014р. Позивач подав клопотання про залучення додаткових документів (а.с. 4-11 Т.2), а саме:

свідоцтво про державну реєстрацію АОО № 519157;

довідка ГУС у Миколаївській області від 19.04.2012 р.;

витяг з ЄДРЮОФОП від 26.08.2014 р.;

довіреність представника Заворотнього А.В. від 04.01.2013 р.

10.11.14р. Відповідач подав письмові пояснення (а.с. 16-18 Т.2) зазначивши про те, що позовна заява не містить належних доказів на підтвердження того, що зовнішній вигляд виробів, постачання яких є предметом зазначених у позовній заяві договорів поставок, містить всі ознаки промислових зразків за належними Відповідачу патентами України. В позовній заяві в табличній формі наводиться перелік видаткових накладних, в яких зазначено артикули моделей шин, яким нібито відповідають промислові зразки за патентами Відповідача. Однак, лише з назви артикулу моделі шини неможливо визначити її зовнішній вигляд. Тому в якості доказу розкриття у відповідних моделях шин всіх суттєвих ознак промислових зразків Відповідача, в позовній заяві наявний Висновок експертів №48/14 за результатами комісійного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 06.05.2014 року (а.с. 117-194 Т.1).

11.11.14р. Позивач подав клопотання про залучення доказів до матеріалів справи (а.с. 22-24) копії видаткових накладних №1528 від 11.04.2013р., №2821 від 09.07.2013р., №441 від 15.02.2013р.

Також Позивач подав письмові пояснення щодо наявності у Позивача права на звернення до суду. Для зручності ідентифікації Виробів, виготовлених із застосування промислових зразків, захищених патентами та визначення первинних документів, які підтверджують використання їх Позивачем, останній подав інформацію у вигляді таблиці (а.с. 26-30 Т.2).

До письмового пояснення Позивач подав:

позовну заяву ПП "Ві.Джей.Тайрс Протектор" №47 від 05.06.2014р.;

копію рішення господарського суду Миколаївської області від 17.07.2014р. по справі №915/605/14;

платіжне доручення №108648 від 29.10.2014р.

Відповідач подав копії патентів на промислові зразки (а.с. 39-80 Т.2).

17.11.14р. Позивач подав письмові пояснення щодо каталогу шинної продукції торгової марки "Кама", зазначивши про те, що каталог шинної продукції торгової марки "Кама", виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" був отриманий ТОВ "Техноторг-Дон" від ТОВ "Торговий Дім "Кама", що є генеральним дистриб'ютором ВАТ "Нижнекамскшина", про що зазначено на 3 аркуші каталогу. Виробництво ВАТ "Нижнекамскшина" виробів, визначених в позовній заяві від 25.09.2014 року №811 та письмових поясненнях від 07.11.2014 року №969 підтверджується також листом ТОВ "УК "ТАТНЕФТЬ-НЕФТЕХИМ" від 21.07.2014 року №3891/01-03. Згідно письмових пояснень ТОВ "Техноторг-Дон" від 07.11.2014 року №969 кожному окремому патенту ПП "ВІ.Джей.Тайрс Протектор" відповідає принаймні одна модель шини, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина". Зазначені вище моделі шин, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", були об'єктом дослідження спеціалістів, за результатом чого було складено висновок експертів №48/14 від 06.05.2014 року, долучений до матеріалів справи разом із позовною заявою від 25.09.2014 року №811, який підтверджує, що у зазначених виробах ВАТ "Нижнекамскшина" використано всі суттєві ознаки промислових зразків ПП "ВІ.Джей.Тайрс Протектор". Використання (застосування, пропонування до продажу, продаж, імпорт, зберігання) ТОВ "Техноторг-Дон" хоча б одного виду виробу, виготовленого із застосуванням промислового зразка, захищеного патентом Відповідача, до дати подання ПП "ВІ.Джей.Тайрс Протектор" заявки на отримання такого патенту, дає ТОВ "Техноторг-Дон" право на безоплатне продовження використання (право попереднього користування) такого промислового зразка (ст. 22 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

До письмового пояснення Позивач подав копії листів ТОВ "УК "Татнефть-Нефтехім" від 16.06.2014р. №3134/01-03, від 21.07.2014р. №3891/01-03, від 22.07.2014р. №3912/01-03 та копію каталогу шинної продукції торгової марки "Кама", виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" (а.с. 87-219 Т.2).

В судовому засіданні 20.11.14р. Відповідач подав клопотання про призначення експертизи з питаннями для судової експертизи (а.с. 222 Т.2), а саме: чи містяться в матеріалах справи відомості, які свідчать про те, що сукупність всіх суттєвих ознак промислових зразків за патентами України №№25584, 25595, 25597, 25601, 25706, 25610, 25608, 25604 використано в діяльності ТОВ "Техноторг-Дон"? Проведення експертизи представник Відповідача пропонує доручити Науково-дослідному інституту експертно-криміналістичному центру при ГУМВС України в Дніпропетровській області (49000, м.Дніпропетровськ, вул.Короленка, 4а).

У зв'язку із заявленим з боку Відповідача клопотанням про призначення експертизи Позивач запропонував для судової експертизи свої запитання (а.с. 220, 221 Т.2), а саме:

Чи використано у виробах ИН-142БМ, И-281, ИД-304, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробах ИН-142БМ, ИД-304, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина до транспортного засобу" №25365, по кожному виробу окремо?

Чи використано у виробі У-2, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробі У-2, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина до транспортного засобу" №25364, по кожному виробу окремо?

Чи використано у виробі И-359, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25584?

Чи використано у виробі И-А185, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат" та/або у виробі ИА-185, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25595, по кожному виробу окремо?

Чи використано у виробі КАМА-310, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробі Бел-310, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25597, по кожному виробу окремо?

Чи використано у виробі ІІТР-14, виробництва ПрАТ "Росава" та/або у виробі ФД-14А, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробі ФД-14А, виробництва ВАТ "Дніпрошина" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25601, по кожному виробу окремо?

Чи використано у виробі И-111АМ, виробництва ВАТ "Омскшина" та/або у виробі И- 111АМ, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", та/або у виробі И-111АМ, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25706, по кожному виробу окремо?

Чи використано у виробі КАМА-301, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25610?

Чи використано у виробі КАМА-217, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25608?

Чи використано у виробі 0-40БМ, виробництва ПрАТ "Росава" та/або у виробі 0-40БМ, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробі 0-40БМ, виробництва ВАТ "Омскшина" всю сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25604, по кожному виробу окремо?

Проведення експертизи представник Позивача пропонує доручити Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (01133, м. Київ, вул. Лесі Українки, 26).

Зважаючи на обставини справи, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі судової експертизи для встановлення факту на предмет, чи має місце у зовнішньому вигляді виробів, які Позивач використовував за обставинами справи, всі ознаки промислових зразків за належними Відповідачу спірними патентами.

Відповідно до пункту 3 Пленуму постанови Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 року "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" на підставі пункту 5 статті 65 та пункту 1 частини другої статті 79 ГПК судову експертизу може бути призначено судом як у порядку підготовки справи до розгляду, так і в процесі розгляду.

Відповідно до частини другої статті 41 ГПК учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені експертом. Ці питання можуть бути запропоновані у позовній заяві, у відзиві або в окремому письмовому клопотанні сторони. Проте, остаточне коло питань судовому експерту визначається господарським судом.

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 41, ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі судову експертизу, на вирішення якої поставити наступні запитання:

- Чи має місце у виробах ИН-142БМ, И-281, ИД-304, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробах ИН-142БМ, ИД-304, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", придбаних Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, уся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина до транспортного засобу" №25365, по кожному виробу окремо?

-Чи має місце у виробі У-2, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробі У-2, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", придбаних Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, уся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина до транспортного засобу" №25364, по кожному виробу окремо?

-Чи має місце у виробі И-359, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаному Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, вся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25584?

-Чи має місце у виробі И-А185, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат" та/або у виробі ИА-185, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаних Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, вся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25595, по кожному виробу окремо?

-Чи має місце у виробі КАМА-310, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробі Бел-310, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", придбаних Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторнг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, вся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25597, по кожному виробу окремо?

-Чи має місце у виробі ІІТР-14, виробництва ПрАТ "Росава" та/або у виробі ФД-14А, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробі ФД-14А, виробництва ВАТ "Дніпрошина", придбаних Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, вся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25601, по кожному виробу окремо?

-Чи має місце у виробі И-111АМ, виробництва ВАТ "Омскшина" та/або у виробі И- 111АМ, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", та/або у виробі И-111АМ, виробництва ВАТ "Беларусский шинний комбинат", придбаних Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, вся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25706, по кожному виробу окремо?

-Чи має місце у виробі КАМА-301, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаному Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, вся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25610?

-Чи має місце у виробі КАМА-217, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина", придбаному Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, вся сукупність суттєвих ознак, що належить промисловому зразку за патентом України "Шина" №25608?

-Чи має місце у виробі 0-40БМ, виробництва ПрАТ "Росава" та/або у виробі 0-40БМ, виробництва ВАТ "Нижнекамскшина" та/або у виробі 0-40БМ, виробництва ВАТ "Омскшина", придбаних Товариством з обмеженою відповідальністю "Техноторг-Дон" відповідно до витратних накладних, копії яких наявні в матеріалах справи, вся сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України "Шина" №25604, по кожному виробу окремо?

2. Доручити проведення зазначеної експертизи Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Приватне підприємство "Ві.Джей.Тайрс Протектор"(49006, м.Дніпропетровськ, вул.Робоча, 23-В, кімн.316, код ЄДРПОУ 38599218) оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

5. Зупинити провадження у справі до завершення експертних досліджень.

6. Матеріали справи №904/7458/14 направити на адресу експертної установи.

7. Зобов'язати Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса (61177, м. Харків, вул. Золочівська, 8-а) після закінчення експертних досліджень повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи.

Суддя Н.Б. Кеся