Ухвала суду № 41569325, 18.11.2014, Господарський суд Дніпропетровської області

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

18.11.14р. Справа № 904/6839/14За позовом Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН", м.Дніпропетровськ

до Відповідач-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-будівельний дім "Олді", м.Київ

Відповідач-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Біол", м.Мелітополь Запорізька область

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

Суддя Кеся Н.Б.

При секретарі судового засідання Хавіна О.С.

Представники:

Від Позивача: представник Трикур М.Ю., довіреність б/н від 27.12.2013р.

Від Відповідача-1: представник не з'явився

Від Відповідача-2: представники Шарий А.М., довіреність б/н від 16.10.2014 р.,

СУТЬ СПОРУ:

Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" звернулось з позовом до Відповідача-1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-будівельний дім "Олді" та Відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Біол", в якому просить господарський суд:

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Біол" припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентом України №80885;

- зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-будівельний дім "Олді" припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентом України № 80885;

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "Біол" використовувати винахід за патентом України № 80885, шляхом заборони виготовлення, пропонування до продажу та продажу чавунного посуду з використанням винаходу за патентом України № 80885;

- вилучити з цивільного обороту продукцію, виготовлену з використанням за патентом України № 80885 Товариство з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство" "Біол" з порушенням прав інтелектуальної власності за місцем знаходження, а саме Запорізька область., м. Мелітополь, вул. Мічуріна, б. 21 Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство" "Біол" та знищити таку продукцію;

- вилучити з цивільного обороту та знищити матеріали і знаряддя, які використовуються Товариство з обмеженою відповідальністю "Біол" для виготовлення чавунного посуду з використанням винаходу за патентом України №80885 за місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю "Промислове підприємство" "Біол", а саме Запорізька область., м. Мелітополь, вул. Мічуріна, б. 21;

- судові витрати покласти на Відповідача.

В підтвердження обґрунтованості позовних вимог Позивач надав до позову:

виписку з ЄДРПОУ ПНВПФ "Сітон" з вказівкою про повноваження Сонкіна О.Л., повноважень діяти від підприємства без довіреності;

копію свідоцтва про реєстрацію ПНВПФ "Сітон";

копію довідки про внесення ПНВПФ "Сітон" до ЄДРПОУ;

копію наказу про призначення директора ПНВПФ "Сітон";

копію патенту України №80885 і опису на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду";

копію ліцензійного договору № 2 від 01 березня 2011 р.;

копію квитанції (чеку) щодо купівлі посуду виробництва ТОВ "Біол";

роздруківка з сайту ТОВ "Біол";

висновок № 462 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 04 серпня 2014 р.;

копію листа-попередження на адресу ТОВ "Біол";

оригінал документу про сплату судового збору;

докази направлення копії позовної заяви та додатків до неї Відповідачам.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що ТОВ "Торгівельно-будівельний дім "Олді" (Відповідач-1) здійснює на території Дніпропетровської області продаж виготовленого ТОВ "Біол" (Відповідач-2) чавунного посуду. Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" (Позивач) вважає, що дії Відповідачів порушують його права інтелектуальної власності, як власника патенту України №80885 на винахід "Спосіб виготовлення чавунного посуду", оскільки проведеним дослідженням (висновок №462 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 04.08.2014 року, складеного експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Дорошенком О.Ф.) було встановлено, що у посуді, виробником якого є Відповідач-2, використані відповідні ознаки винаходу за патентом України №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду", який виданий відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України на винаходи 12.11.2007 року. Вказує, що ніколи не надавав Відповідачам дозволів на використання винаходу за патентом України №80885, у тому числі, у вигляді ліцензій та ліцензійних договорів, а відтак останні використовують такий винахід Позивача без відповідного дозволу. Із посиланням на положення ст. ст. 28, 35 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" Позивач просить припинити використання у будь-який спосіб винаходу за патентом України №80885 Відповідачами та заборонити Відповідачу-2 виготовляти та здійснювати продаж чавунного посуду з використанням винаходу за патентом України №80885.

22.10.2014р. Позивач подав клопотання про долучення речових доказів до справи (сковорода 22см чавунна; каструля чавунна з кришкою; товарні чеки на придбання посуду) (а.с. 57, 58) та клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (а.с. 59-60), на вирішення якої поставити питання: чи використовується у продукті виробництва ТОВ "Біол" сковорода чавунна 22см, та каструля чавунна з кришкою, кожна ознака винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом №80885, або ознака, еквівалентна їй? Доручити проведення експертизи атестованому судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Петренку Сергію Анатолійовичу (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, 13 поверх; телефон: (044) 200-08-76, 200-08-75, 228-22-16, 228-21-36). Також Позивач просить залучити до проведення експертизи фахівця в галузі чорної металургії, а саме: Завідуючого кафедрою термічної обробки металів Національної металургійної академії України, доктора технічних наук, професора Дейнеко Л.М.

05.11.2014р. Відповідач-2 подав відзив на позовну заяву, в якій просить суд передати справу за територіальною юрисдикцією до господарського суду Запорізької області та залишити позовну заяву Позивача без задоволення (а.с. 67-69). У відзиві зазначив про те, що ТОВ "Біол" є однією з провідних виробничих компаній, яка виготовляє литий алюмінієвий посуд з антипригарним та керамічним покриттям, а також чавунний посуд. Про існування патенту України про винахід №80885 Відповідачу-2 стало відомо після отримання позовної заяви та ознайомлення з матеріалами справи. Так, Відповідач-2 вважає, що Позивач, зловживаючи своїми правами, які випливають із чинного на даний час патенту на винахід №80885, надумано звинувачує Відповідача-2 у порушенні його прав на винахід, намагається у такий спосіб втрутитись у господарську діяльність Відповідача-2 та заблокувати виготовлення Позивачем чавунного посуду для послаблення конкурентного середовища на ринку. Також, Відповідач-2 вважає, що патент України на винахід №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду", який зареєстрований на ім'я Сонкіна О.Л., не відповідає умовам патентоздатності, визначеним ст.7 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", що є підставою для визнання такого патенту недійсним.

До відзиву на позовну заяву Відповідач-2 подав копії правовстановлюючих документів.

Представник Позивача надав клопотання про долучення до матеріалів справи копії фіскального чека №9.317.120 від 23.07.2014р. на придбання сковороди (Биол, 24 см., чавунна) та заперечень на відзив Відповідача-2 на позовну заяву, зазначивши про те, що статтею 16 ГПК України встановлена виключна підсудність господарських спорів, згідно правилами якої справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення. Так, роз'яснюючи дану норму Пленум Вищого господарського суду України у своїй постанові від 17.10.2012р. №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначив про те, що у разі коли порушення вчинено на території двох чи більше адміністративно-територіальних одиниць, зокрема, областей, що входять до складу України (частина друга статті 133 Конституції України), то розгляд справи здійснюється тим господарським судом, до якого звернувся позивач. Відповідно до ст.ст. 28, 34 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" порушення майнових прав інтелектуальної власності на винахід є, зокрема, незаконне виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу та продаж такого продукту.

Під час судового засідання Відповідач-2 подав письмові заперечення на клопотання Позивача про призначення судової експертизи та пропозиції щодо призначення судової експертизи, вважає неприпустимим надання на проведення долучених Позивачем сковорідки та каструлі, в зв'язку з тим, що картонні коробки візуально схожі на картонні коробки, в які пакується продукція ТОВ "Біол", але картонні коробки обмотані стрічкою ПНВП "Сітон". Враховуючи це, ТОВ "Біол" вважає, що не виключено, що Позивач, який є виробником чавунного посуду, не тільки обмотав своєю стрічкою коробки, а ще здійснив певний технічний вплив на продукцію, що може відобразитися на результатах експертизи. Крім того, Відповідач-2 вважає неприпустимим доручення проведення експертизи Науково- дослідного інституту інтелектуальної власності та саме тим експертам, якого конкретно вказав представник Позивача в своєму клопотанні, тому що в підтвердження позову позивач надав експертизу, складену експертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності, складену Дорошенко О.Ф. До того ж, в провадженні господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №904/6840/14 за позовом ПНВП "Сітон" до ТОВ ТБД "Олді", ТОВ ПП "Берліка" припинення порушення прав інтелектуальної власності, в якій теж є експертиза, яка виготовлена Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності експертом Петренко С.А. Таким чином, той факт, що представник Позивача вказує конкретне прізвище експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності та фахівця в галузі чорної металургії Дейнеко Л.М. викликає сумніви в об'єктивності цих осіб. ТОВ "Біол" не заперечує в цілому проти проведення експертизи по даній справі, в рамках якої буде проведене повне і неупереджене дослідження, яке дасть вичерпні відповіді на поставлені питання, що дозволить суду прийняти об'єктивне рішення по справі. У зв'язку з чим Відповідач-2 пропонує наступне: для вирішення питання, чи порушує Відповідач-2 патент на винахід №80885, слід визначити до якої температури Відповідач-2 при виробництві чавунного посуду веде нагрів виливку при формуванні на ньому захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4. Відповісти на це питання зможуть лише експерти в галузі металів і сплавів, на підставі відповіді яких експерт у сфері інтелектуальної власності зможе відповісти на питання стосовно порушення Відповідачем-2 вказаного патенту №80885. У зв'язку з чим, необхідно призначити та провести комплексну судову експертизу, до якої залучити експерта у сфері інтелектуальної власності, що має право як експерт здійснювати дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями (в даному випадку Відповідача-2 звинувачують в порушенні патенту на винахід) та експерта-криміналіста (саме експерти-криміналісти здійснюють діяльність у галузі дослідження металів і сплавів, що передбачено п. 1.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень).

При розгляді матеріалів справи та наданих сторонами доказів судом встановлено наступне:

засновник та директор Позивача - Сонкін Олександр Леонідович - є власником патенту України на винахід №80885 "Спосіб виготовлення чавунного посуду";

власник патенту України на винахід №80885 - Сонкін О.Л. - на підставі ліцензійного договору №2 від 01.03.2011 року передав Позивачеві виключні права на використання винаходу за цим патентом;

патент на винахід №80885 виданий на спосіб виготовлення чавунного посуду, формула якого полягає в наступному: спосіб виготовлення чавунного посуду, що включає лиття чавуну в ливарну форму для отримання чашоподібного виливка, послідовне видалення ливників, задирок, обдиркання, шліфування, піскоструминну обробку виливка і формування на заливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 шляхом його нагріву і занурення в масло, який відрізняється тим, що при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 його нагрів ведуть до температури 680-800 оС;

має місце факт продажу 23.07.2014 року в будівельному супермаркеті ТОВ "ТБД "ОЛДІ", розташованого в Дніпропетровській області, смт.Ювілейне, вул.Ніжньодніпровська, 17 сковороди БИОЛ 24см. чавунної, без кришки вартістю 156,00 грн. та сковороди БИОЛ 22 см чавунної без кришки (за штрихкодом призначеним для каструлі чавунної) вартістю 134,30 грн. До справи Позивачем надано сковороду 22см чавунної та каструлю чавунну з кришкою з нанесеним на них маркуванням у вигляді слова "БИОЛ";

за наданим до справи Позивачем висновком №462 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 04 серпня 2014р., зробленим експертом науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Дорошенко О.Ф., у чавунному посуді виробництва ТОВ "Біол" використано таку ознаку винаходу за патентом України №80885 ("Спосіб виготовлення чавунного посуду"), як "при формуванні на виливку захисного покриття з оксиду заліза Fe3О4 його нагрів ведуть до температури 680-800 оС".

Отже, для вирішення спору є необхідним встановлення факту, чи використовується у наданих Позивачем виробах, маркованих словом "БИОЛ" ознак винаходу (корисної моделі), що включена до формули за патентом №80885, для чого необхідні спеціальні знання.

Зважаючи на викладені обставини, суд дійшов висновку про необхідність призначення по справі судової експертизи.

В силу пункту 1 частини першої статті 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі за клопотанням сторони або за своєю ініціативою у випадку призначення господарським судом судової експертизи.

За вказаних обставин провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст. 41, ч. 2 ст. 79, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В:

1. Призначити у справі судову експертизу, із залученням до її проведення експертів на предмет досліджень, пов'язаних з охороною прав на винаходи, корисні моделі, а також на предмет досліджень металів і сплавів, на вирішення якої поставити наступне запитання:

- Чи має місце використання у виробах - сковорода чавунна 22 см та каструля з кришкою з нанесеним на них маркуванням "БИОЛ", які залучені до матеріалів справи, та/або у процесі їх виготовлення кожної ознаки винаходу (корисної моделі), що включена до незалежного пункту формули за патентом України №80885, або ознаки, еквівалентній їй?

2. Доручити проведення зазначеної експертизи Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. Попередити судових експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Зобов'язати Приватне науково-виробниче підприємство фірма "СІТОН" оплатити вартість експертних досліджень у визначені експертною установою строки та розмірах.

5. Зупинити провадження у справі до завершення експертних досліджень.

6. Матеріали справи №904/6839/14, а також речові докази по справі (сковорода чавунна 22 см та каструля з кришкою з нанесеним на них маркуванням "БИОЛ") направити на адресу експертної установи.

7. Зобов'язати Київський науково-дослідний інститут судових експертиз після закінчення експертних досліджень повернути господарському суду Дніпропетровської області матеріали даної справи разом із висновком експертизи.

Суддя Н.Б. Кеся