Рішення № 40832998, 29.09.2014, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 2-835/14

Справа № 760/19423/13-ц

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2014 року Солом'янський районний суд м. Києва

в складі головуючого судді - Букіної О.М.,

при секретарі - Осадчій В.М. , Назарчук Н.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду цивільну справу за позовом компанії МЕЙК АП ФОР ЕВЕР до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1, припинення порушенням прав та зобов»язання вчини певні дії , -

ВСТАНОВИВ

06.09.2014 року Позивач звернувся з позовом до відповідачів та просив:

- визнати недійсними повністю свідоцтво України НОМЕР_1 від 25.04.2013 року на знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» ( комб.);

- зобов'язати Державну служба інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- зобов'язати ОСОБА_2 припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії «МЕЙК АП ФОР ЕВЕР» на знак для товарів і послуг «MAKE UP FOR EVER» за міжнародною реєстрацією № 908544, зокрема, шляхом заборони використання схожого з ним позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.)) всіма можливими способами, в тому числі будь-яке нанесення такого позначення, зберігання товару із нанесеним позначенням з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Свої вимоги позивач мотивує тим, що позначення, зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом України НОМЕР_1, є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованою торговельною маркою «MAKE UP FOR EVER» за міжнародною реєстрацією № 908544 , що належить позивачу, та є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а тому не відповідає умовам надання правової охорони.

Крім того, позивач зазначає, що оспорюване позначення за свідоцтвом України НОМЕР_1 використовується її власником ОСОБА_2 (ФОП ОСОБА_2) на веб-сайті www.millery.kiev.ua та у магазині «Миллери», у якому, серед іншого, реалізується продукція під позначенням «MAKE UP FOR LIFE PROFESSIONAL» (комб.). Оскільки використання схожого позначення «MAKE UP FOR LIFE» («ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб)), порушує права інтелектуальної власності позивача на торговельну марку «MAKE UP FOR EVER» (міжнародна реєстрація № 908544). Тому, при продовженні використання відповідачем -2 спірного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.), схожого настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією № 908544 стосовно тих самих товарів 3 класу МКТП, а також споріднених товарів, з урахуванням того, що таке використання, як було зазначено вище, може вводити в оману щодо особи, яка виробляє товари, майнові права інтелектуальної власності позивача будуть продовжувати порушуватись.

Представники позивача в судовому засіданні позов підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України (далі - відповідач-1) у судовому засіданні просив у задоволенні позову відмовити повністю, зазначивши, що Держслужба не порушувала норм чинного законодавства України при розгляді поданої заявки на реєстрацію спірної торговельної марки та видачі спірного свідоцтва.

Посилався на те, що експертиза заявки на торговельну марку за спірним свідоцтвом була проведена у повній відповідності із ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (ділі також Закон) та Правилами складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (ділі також Правила), затвердженими наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року № 116 з наступними змінами та доповненнями.

За результатами експертизи заявки № НОМЕР_2 було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони, встановленим ст. 5 Закону, та на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені ст. 6 Закону, відносно усього переліку товарів. На підставі зазначеного висновку було прийнято рішення про реєстрацію знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», для всіх заявлених товарів, внаслідок чого 25.04.2013 року було видано свідоцтво України НОМЕР_1.

Представники відповідача-2 в судовому засіданні позов не визнали та заперечували проти його задоволення посилаючись на те, що знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком позивача за міжнародною реєстрацією № 908544, а також таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Зазначили, що власник свідоцтва України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2 з 2006 року по теперішній час здійснює продаж та рекламу косметичних товарів маркованих спірним знаком в Україні, також є власником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» та Інтернет-магазинів: www.makeupforlife.kiev.ua, www.millery.kiev.ua. Також зазначають, що під час здійснення господарської діяльності відповідачем-2 добросовісно використовується позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1».

В судовому засіданні предстаники відповідача-2 просили відмовити в задоволенні позову в повному обсязі.

Вислухавши пояснення сторін, дослідивши та оцінивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я відповідача -2 ОСОБА_2 зареєстрований комбінований знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП): Бальзами, крім лікарських (медичних); барвники косметичні; бергамотова олія; блиск для губ; косметика для брів; олівці для брів; вазелін косметичний; вибілювальні креми для шкіри; косметика для вій; вії штучні; грим; грим масляний; аквагрим; препарати для знімання гриму; препарати для гриму; губна помада; ефірні есенції; ефірні олії; жавелева вода; жасминна олія; жири косметичні; ефірні олії з кедрового дерева; клейкі речовини на косметичні потреби; косметика; косметика професійна; косметика декоративна; косметична пудра; косметичні маски; косметичні набори; креми косметичні; лавандова вода; лавандова олія; лимонні ефірні олії; лискувальний віск; лосьйони косметичні; препарати для знімання макіяжу; препарати для макіяжу; мигдалева олія; мигдалеве молочко косметичне; молочко очищальне туалетне; м'ятна есенція (ефірна олія); м'ятна олія; олівці косметичні; олії косметичні; очищальні препарати; помади косметичні; препарати з алое вера на косметичні потреби; трояндова олія; туш (фарба) для вій та брів; фарби косметичні; косметичні препарати для догляду шкіри; підводки для очей; тіні для очей; слюда косметична; бази під макіяж; мусс-основи для макіяжу; тональні основи; тональні креми; рум'яна; пензлі косметичні для візажу; палети для косметики; спонжі косметичні; кейси (сумки) з косметикою для візажистів; сумки з косметикою; кофи з косметичними пензликами; чохли з косметичними пензликами; і видано свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 (дата реєстрації 25.04.2013 року), що підтверджується офіційною публікацією про видачу вказаного свідоцтва України НОМЕР_1 у бюлетені «Промислова власність» № 8 за 2013 рік та роздруківкою з сайту ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) з інформацією відносно актуального статусу знаку за свідоцтвом України НОМЕР_1.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо свідоцтва України НОМЕР_1, заявка № НОМЕР_2 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) в якості торговельної марки була подана до Відповідача-1 -19.12.2012 року.

У відповідності до п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 р. відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

На дату подання відповідачами-2 заявки на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) (19.12.2012 р.) чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 15 грудня 1993 р. з останніми змінами від 10 квітня 2008 року № 254-VI.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявки, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Відповідно до абз. 3 п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», чинного на дату подання заявок, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна.

Разом з тим, судом також встановлено, що позивач є власником торговельної марки «MAKE UP FOR EVER» за міжнародною реєстрацією № 908544 від 08.11.2006 року, зареєстрованої для товарів 03, 16, 21 класів МКТП, дія якої у повному обсязі поширюється на територію України з 08.11.2006 року.

Наведене підтверджується наявним у матеріалах справи листом ДП «Український інститут промислової власності» (Укрпатент) № 1140/5 від 09.08.2013 відносно поширення торговельної марки «MAKE UP FOR EVER» за міжнародною реєстрацією № 908544 на територію України.

Відповідно до ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до ч.3 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Таким чином, на дату подання 19.12.2012 року відповідачем ОСОБА_2 заявки НОМЕР_2 на реєстрацію позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) в якості знаку для товарів і послуг, торговельна марка позивача за міжнародною реєстрацією № 908544 діяла на території України.

Представник позивача вважає, що знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 було надано правову охорону з порушенням вимог, встановлених ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», внаслідок чого відповідно до п. а) ч. 1 ст. 19 Закону, свідоцтво України НОМЕР_1 повинно бути визнано недійсним повністю.

Суд погоджується з доводами представника позивача, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 143 ЦПК України для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань, суд призначає експертизу.

Ухвалою суду від 26.11.2013 року за клопотанням позивача по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності проведення якої було доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_3, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг»(свідоцтво Міністерства юстиції України № 933 про присвоєння кваліфікації судового експерта), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2001 року та внесений до реєстру атестованих судових експертів.

Відповідно до Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності за № 942 від 05.08.2014 року визначено, що:

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією № 908544;

- знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є таким, що може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар.

Так, відповідно до п. 4.3.2.4 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 року за №276/812, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 року №72 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 року №578, позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

При цьому, при перевірці позначень на схожість, зокрема, визначаються ступінь схожості позначень; однорідність товарів і/або послуг, для яких зареєстровано знаки (п. 4.3.2.4 Правил); визначення ступеня схожості.

В даному випадку знак за міжнародною реєстрацією № 908544 є словесним, а спірний знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 - комбінований, що складається із словесних та зображувальних елементів.

Дослідження шляхом порівняння вказаних знаків свідчить, що вони є фонетично схожими; графічно схожими; семантично схожими.

При цьому, згідно Висновку вбачається, що у порівнювальних знаках спостерігається повний збіг трьох перших слів, більше половини з наявних слів у кожному із порівнюваних словосполучень, при цьому, співпадаючі слова, які вимовляються однаково, знаходяться на однаковому місці та, відповідно, займають однакові фонетичні позиції - на початку речення.

Також згідно Висновку вбачається, що зображувальний елемент знака за свідоцтвом України НОМЕР_1 не є оригінальним ні за кольором, ні за формою, і сам по собі не здатен виконувати функцію торговельної марки. Більш того він сприймається як фон, на якому розміщено словесний елемент, тому його не можна вважати домінуючим в зображенні знака. Таким домінуючим елементом є в даному разі словосполучення «MAKE UP FOR LIFE», завдяки розміщенню у верхній частині знака та використанню більшого розміру шрифту.

Суд вважає, що Висновок експерта про наявність схожості до ступеню сплутування між комбінованим знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» за свідоцтвом України НОМЕР_1 та знаком «MAKE UP FOR EVER» за міжнародною реєстрацією № 908544, узгоджуються з наявними доказами у справі, які містять численні зображення порівнюваних знаків.

Отже, експертне дослідження є обґрунтованим, такими, що відповідає вимогам чинного законодавства та узгоджується з матеріалами справи.

Щодо визначення однорідності товарів та послуг, то порівняння при співставленні товарів 03 класу МКТП, у міжнародній реєстрації знака № 908544 з товарами 03 класу МКТП, стосовно яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 вбачається, що знак для товарів та послуг за свідоцтвом НОМЕР_1 зареєстровано, в тому числі, і для тих самих товарів, що і знак для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 908544. Ці товари мають однакове найменування, мають те же саме призначення, виготовляються із застосуванням тих самих складових речовин однаковим способом. Інші товари 03 класу МКТП щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 є спорідненими враховуючи, що вони відносяться до парфюмерно-косметичної продукції, є виробами і засобами, які використовуються у парфумерних та косметичних цілях, охоплюючи як індивідуальні видові назви товарів, так і об'єднані за родовими ознаками у групи косметичних (парфумерних) засобів, або їх основні складники.

Таким чином, як випливає з Висновку експерта № 942, дослідивши питання щодо спорідненості товарів і послуг, відносно яких надано правову охорону порівнюваним знакам, експерт встановив, що загалом товари 03 класу МКТП щодо яких зареєстровано знак за свідоцтвом України НОМЕР_1, та товари 03 класу МКТП щодо яких зареєстрований знак за міжнародною реєстрацією № 908544, відносяться до виробів широкого вжитку, які споживачі купують для особистого споживання, призначені для задоволення індивідуальних потреб одного кола споживачів жіночої, та/або чоловічої статі, реалізується через ті самі пункти роздрібного або оптового продажу непродовольчих товарів - магазини, магазини-склади тощо, спеціалізовані магазини, призначені для продажу косметичних та парфумерних виробів (продукції), знаходяться у вільному доступі для будь-кого.

Що стосується товарів 16 та 21 класів МКТП, для яких зареєстровано знак за міжнародною реєстрацією № 908544, то вони здебільшого являють собою аксесуари та приладдя, що є супутніми для товарів 03 класу, тобто є спорідненими цим товарам.

Ознайомившись з переліками товарів, відносно яких зареєстровано порівнювані знаки, суд погоджується з Висновком експерта, що всі товари 03 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, є такими самими та спорідненими з товарами 03 класу МКТП, щодо яких надано охорону знаку для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією № 908544.

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 року N 116, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995року за №276/812, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.1997 року №72 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.06.2011 року №578, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Висновком судової експертизи встановлено, що сплутування споживачами однорідних товарів і/або послуг, що виробляють або надають різні виробники, за рахунок позначення цих товарів і/або послуг тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, торговельними марками, може призвести до змішування діяльності господарюючих суб'єктів, які виготовляють або розповсюджують ці товари. Використання схожих позначень може ввести в оману щодо особи, яка виробляє певний товар, або викликати у споживачів асоціації з певним джерелом походження цих товарів, конкретним виробником, що не відповідає дійсності.

Тобто, один із критеріїв введення споживачів в оману ґрунтується саме на схожості або ідентичності знаків для товарів і послуг, що порівнюються. Загроза введення в оману споживачів стосовно виробника товарів або особи, що надає послуги існує тоді, коли для однорідних або споріднених товарів або послуг використовуються знаки, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати.

Отже, беручи до уваги, фактичне використання знаків та те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 908544 у числі товарів, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1, наявні як ті самі, так і споріднені товари, щодо яких зареєстровано знак «MAKE UP FOR EVER» за міжнародною реєстрацією № 908544, товари, для яких зареєстровані знаки є виробами широкого споживання та мають спільні кола споживачів і канали збуту, експерт обґрунтовано встановив, що використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) може призвести до введення споживачів в оману стосовно особи, що виробляє ці товари, оскільки породжує у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з певним виробником, а саме компанією Мейк Ап Фор Евер (Франція).

Суд вважає, що в цій частині Висновок експерта є також таким, що узгоджується з дослідженими в судовому засіданні матеріалами справи та вимогами чинного законодавства.

Статтею 57 ЦПК України встановлено, що доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Однак, висновок експерта для суду не є обов'язковим і оцінюється судом за правилами, встановленими статтею 212 ЦПК України.

Судом встановлено, що Висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши Висновок за правилами ст. 212 ЦПК України, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи. Зважаючи на викладене, Висновок слід вважати належним та допустимим доказом у справі.

Отже, оцінивши Висновок судової експертизи у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожими настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг позивача, що діє на території України у повному обсязі, за міжнародною реєстрацією № 908544, а також те, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) є таким, що може ввести в оману щодо особи яка виробляє товар.

Суд з урахуванням вищевикладеного приходить до висновку, що знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 03 класу МКТП, для яких даний знак зареєстрований.

Ст. 499 ЦК України визначено, що права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом. Згідно зі ст.ст. 494, 495 ЦК України права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчуються свідоцтвом, тому визнанню недійсним підлягає саме свідоцтво.

У відповідності до підпункту «а»п. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг» невідповідність зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є підставою для визнання свідоцтва недійсним повністю чи частково.

Зважаючи на встановлення судом того, що зареєстрований на ім'я відповідача-2 знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 не відповідає умовам надання правової охорони щодо всього переліку товарів 03 класу МКТП, для яких він зареєстрований, свідоцтво України НОМЕР_1 підлягає визнанню недійсним.

Оскільки згідно чинного законодавства України, зокрема, п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3. вказаного положення відповідач-1 публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність», суд визнає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо зобов'язання відповідача-1 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

За змістом ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» позивачу належить право використовувати вказану торговельну марку та дозволяти її використання іншим особам.

Згідно ч. 2 ст. 426 ЦК України особа, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об'єкт на власний розсуд. Ч. 3 вказаної статті передбачено, що використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності.

Ст. 495 ЦК України визначено, що одним з майнових прав інтелектуальної власності є виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Водночас, згідно приписів ст. 20 Закону будь-яке посягання на права позивача на добре відому торговельну марку є порушенням цих прав і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За правилами п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати».

При цьому, згідно п. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

З огляду на те, що спірна торговельна марка відповідача-2 за свідоцтвом України НОМЕР_1 є схожою з зареєстрованою раніше торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією № 908544, та такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, то позивач має визначене законом право забороняти використання такої торговельної марки. Тобто заявлений позивачем позов спрямований на захист належного йому права інтелектуальної власності на торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 908544.

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечувалося представниками відповідача-2 , відповідач-2 використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) за свідоцтвом України НОМЕР_1, схожого до ступеню ступеню змішування із зареєстрованою раніше торговельною маркою позивача за міжнародною реєстрацією № 908544 на знак «MAKE UP FOR EVER», на товарах - косметичні продукції, зокрема у спосіб зберігання такої продукції із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування до продажу, пропонування його до продажу, продаж, імпорт (ввезення), використання його у мережі Інтернет на сторінках веб-сайтів www.millery.kiev.ua, www.makeupforlife.kiev.ua, у доменному імені www.makeupforlife.kiev.ua, що були наведені позивачем у якості кольорових фотографій продукції та її упаковок, у родруківках відповідних веб-сторінок вказаних сайтів, у висновку експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мінистерства юстиції України № 179/13 від 11.09.2013 р.

Відповідач-2 не заперечував та не спростував використання ним оспорюваного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1» (комб.) за свідоцтвом України НОМЕР_1. Крім того, в судовому засіданні відповідач-2 посилався на, те, що з 2006 року по теперішній час здійснює продаж та рекламу косметичних товарів маркованих спірним знаком в Україні, також є власником магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» та Інтернет-магазинів: www.makeupforlife.kiev.ua, www.millery.kiev.ua.

З огляду на викладене, та приймаючи до уваги вимоги п.2 ст. 20 Закону, суд вважає обґрунтованим посилання позивача щодо необхідності припинення порушення прав інтелектуальної власності на торгівельну марку «МАКЕ UP FОR ЕVER» за міжнародною реєстрацією № 908544.

Таким чином, з огляду на приписи чинного законодавства, суд приходить до висновку, що вимоги позивача щодо зобов»язання відповідача-2 припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії МЕЙК ФОР ЕВЕР на знак для товарів і послуг «МАКЕ UP FОR ЕVER» за міжнародною реєстрацією № 908544, шляхом заборони використання схожого до ступеня сплутування позначення «МАКЕ UP FОR LIFE» («ІНФОРМАЦІЯ_1»), а саме, нанесення такого позначення на товар, зберігання товару із нанесеним позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимоги позивача щодо заборони використання відповідачем-2 усіма можливими способами, без зазначення конкретного використання, не узгоджується з вимогами ст.16 Закону.

За таких обставин, позов в цій частині підлягає задоволенню частково.

Згідно ч. 3 ст. 60 ЦПК України доказуванню підлягають обставини, які мають значення для ухвалення рішення у справі і щодо яких у сторін виникає спір. В силу ч. ч. 1, 3 ст. 58 ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування, а докази, які не стосуються предмета доказування, суд не бере до уваги.

З огляду на викладене вимоги позивача підлягають задоволенню частково

Приймаючи до уваги те, що на час видачі спірного свідоцтва закладом Установи не було порушено вимог чинного законодавства, суд вважає, що понесені позивачем судові витрати по сплаті судової експертизи в розмірі 12000,00 грн. та судового збору у розмірі 114,70 грн. підлягають стягнення з відповідача- 2.

Керуючись ст. ст. 432, 492-495, 499 ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 3-4, 10-11,57-61, 88, 209, 212-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов компанії МЕЙК АП ФОР ЕВЕР до Державної служби інтелектуальної власності України, ОСОБА_2 про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1, припинення порушенням прав та зобов»язання вчини певні дії , задовольнити частково.

Визнати свідоцтво України НОМЕР_1 на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Україна, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 та здійснити публікацію це в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Зобов'язати ОСОБА_2 (АДРЕСА_1, 02140) припинити порушення прав інтелектуальної власності компанії МЕЙК ФОР ЕВЕР на знак для товарів і послуг «МАКЕ UP FОR ЕVER» за міжнародною реєстрацією № 908544, шляхом заборони використання схожого до ступеня сплутування позначення «МАКЕ UP FОR LIFE» («ІНФОРМАЦІЯ_1»), а саме, нанесення такого позначення на товар, зберігання товару із нанесеним позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення), застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет .

В іншій частині позову, відмовити.

Стягнути з ОСОБА_2 на користь компанії МЕЙК АП ФОР ЕВЕР судовий збір у розмірі 114, 70 грн., витрати по оплаті судової експертизи у розмірі 12000,00 грн.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Апеляційна скарга подається апеляційному суду через Солом'янський районний суд м. Києва.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Суддя: